DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
9 septembre 2011 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale OMNICARE CLINICAL RESEARCH – Marque nationale figurative antérieure OMNICARE – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des services – Usage sérieux de la marque antérieure »
Dans l’affaire T‑289/09,
Omnicare, Inc., établie à Covington, Kentucky (États-Unis), représentée par M M. Edenborough, QC,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Astellas Pharma GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes C. Gutiérrez Martínez, M. H. Granado Carpenter et M. Polo Carreño, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 mai 2009 (affaire R 401/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Yamanouchi Pharma GmbH et Omnicare, Inc.,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2009,
vu l’ordonnance du 24 novembre 2009 portant jonction des affaires T‑289/09 et T‑290/09 aux fins de la procédure écrite,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2009,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2010,
vu le mémoire en réplique de la requérante déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2010,
vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2010,
vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2010,
à la suite de l’audience du 10 mai 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 juin 2000, la requérante, Omnicare Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal suivant : OMNICARE CLINICAL RESEARCH.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Conduite de recherches cliniques et de laboratoire pour le compte de tiers, à l’exception des urologues, dans le domaine des produits pharmaceutiques ».
4 Le 16 juillet 2001, Yamanouchi Pharma GmbH, aux droits de laquelle s’est substituée l’intervenante, Astellas Pharma GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque allemande antérieure n° 39401348 suivante :
6 La marque antérieure désigne les services relevant des classes 35, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Services d’organisation, gestion d’entreprise et conseils médicaux pour la pratique de la médecine, en particulier pour la pratique de l’urologie ; distribution de documentation et imprimés aux médecins à des fins publicitaires, en particulier aux urologues ; organisation de conférences, séminaires, expositions et salons pour les médecins, en particulier les urologues ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
8 Conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009], la requérante a demandé à l’intervenante d’apporter la preuve que sa marque avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne au cours de la période pertinente jusqu’au 17 avril 2001, date de publication de la demande de marque communautaire.
9 Le 20 décembre 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble.
10 Le 19 février 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 14 mai 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours, annulant la décision de la division d’opposition et rejetant la demande de marque communautaire.
12 En particulier, elle a considéré que la marque antérieure était enregistrée en Allemagne et que le public pertinent était le public médical spécialisé allemand, faisant preuve d’un degré d’attention et de circonspection sensiblement supérieur à celui du consommateur moyen.
13 Confirmant l’appréciation de la division d’opposition, la chambre de recours a estimé que les preuves produites par l’intervenante démontraient que cette dernière n’avait fait un usage sérieux de sa marque en Allemagne au cours de la période considérée que pour les services suivants : « Conseils médicaux pour la pratique de la médecine, à savoir pour la pratique de l’urologie ; distribution de documentation et imprimés aux médecins à des fins publicitaires, à savoir les urologues ; organisation de conférences, séminaires, expositions et salons pour les médecins, à savoir les urologues ».
14 La chambre de recours a cependant considéré que les services en cause étaient similaires. Elle a relevé, d’une part, que, bien que les services de l’intervenante soient destinés aux urologues, ils sont également accessibles au public plus large des professionnels de santé et, d’autre part, que, même si, d’après ses spécifications, la requérante ne fournit pas ses services aux urologues, il n’en reste pas moins que ce ne sont ni les urologues ni les chirurgiens qui commandent des services de recherche clinique ou de laboratoire, mais bien les sociétés pharmaceutiques et les organisations gouvernementales ou internationales, dans le cadre de programmes de santé nationaux ou intergouvernementaux. Elle a noté que les médecins et les patients bénéficiaient de la recherche qui était menée, mais qu’ils ne pouvaient pas directement l’influencer. Selon la chambre de recours, il ne sert à rien de mener des « recherches cliniques ou de laboratoire pour le compte de tiers à l’exception des urologues » si les urologues ne peuvent de toute façon pas être considérés comme un groupe cible de ces services. Par conséquent, ces services se chevaucheraient et présenteraient suffisamment de points communs pour être considérés comme similaires. Elle a souligné que la limitation relative aux urologues visait en vain à éviter le conflit avec les services de l’intervenante, dans la mesure où, même si la recherche clinique n’était pas directement proposée dans le domaine de l’urologie – ce qui ne serait pas évident au regard de la limitation indiquée par la requérante – cela n’empêcherait pas les spécialistes de ce domaine d’obtenir des informations sur la recherche pharmaceutique réalisée par la requérante dans des revues ou des lettres scientifiques et de penser que les deux entreprises sont liées, puisque les services se complètent.
15 Par ailleurs, la chambre de recours a entériné l’analyse de la division d’opposition et estimé qu’il existait une similitude visuelle et phonétique entre les marques en cause et une identité conceptuelle en ce qui concerne l’élément commun « omnicare ». Elle a relevé que la requérante ne contestait pas cette analyse.
16 Compte tenu du fait que, d’une part, les signes en conflit seraient similaires sur les plans visuel et phonétique et presque identiques sur le plan conceptuel et que, d’autre part, les services en cause seraient similaires, à tout le moins faiblement, la chambre de recours a considéré que le consommateur établirait inévitablement un lien entre les marques en conflit et supposerait que les services commercialisés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
17 Elle a conclu par conséquent à l’existence d’un risque de confusion.
Conclusions des parties
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
19 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
21 La requérante estime, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré, premièrement, que la marque demandée et la marque antérieure étaient similaires, deuxièmement, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux et, troisièmement, que les services pour lesquels elle avait fait une demande d’enregistrement étaient semblables à ceux pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré. Par conséquent, ce serait à tort que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit et qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité.
22 Elle ne remet cependant pas en cause la définition du public pertinent qui est le public médical spécialisé allemand, qui fera preuve d’un niveau d’attention et de circonspection sensiblement supérieur à celui du consommateur moyen.
Sur la comparaison des signes en cause
Arguments des parties
23 Premièrement, la requérante fait valoir que, sur un document daté du 21 décembre 2005 qu’elle produit en annexe de ses écritures et qui émane du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), il est indiqué que le nom de la marque antérieure est MINICARE. Elle considère que l’inclusion de la première des deux lettres « i » constitue une erreur typographique. Par conséquent, selon la requérante, la marque a été transcrite, en tenant compte de cette erreur, comme étant MNICARE. En revanche, selon elle, l’omission de la lettre « o » ne saurait être considérée comme une erreur. La requérante soutient que la personne qui a examiné cette marque complexe a considéré que la lettre « m » était la première lettre de l’élément verbal et que le logo précédant cette lettre n’était pas une lettre, ni une lettre stylisée. Elle estime, par conséquent, en substance, que la marque antérieure a été et sera toujours perçue comme une marque complexe, la première partie étant un logo représentant un cercle plein recouvert d’un certain nombre de cercles partiellement ombrés, suivi de l’élément verbal « mnicare ». Selon la requérante, dès lors que c’est ainsi que la marque antérieure a été perçue par le Deutsches Patent- und Markenamt, c’est également ainsi qu’elle continuerait d’être perçue par une personne appartenant au public pertinent.
24 La requérante avance, en substance, qu’il y a par conséquent lieu de constater que les marques en cause se distinguent tant sur le plan visuel que sur les plans phonétique et conceptuel.
25 Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’OHMI produit, en annexe de son mémoire en réponse, deux pièces, datées du 3 décembre 2009, selon lesquelles, d’une part, la marque antérieure enregistrée auprès du Deutsches Patent- und Markenamt est OMNICARE et, d’autre part, aucune marque MNICARE n’a été enregistrée auprès de ce dernier. Or, selon la requérante, ces pièces n’ayant pas été produites auparavant, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, elles doivent dès lors être déclarées irrecevables.
26 La requérante soutient, en outre, en substance, que ces deux pièces n’étayent de toute manière pas l’argumentation avancée par l’OHMI dans la présente affaire dans la mesure où l’une, qui porte sur le terme « omnicare », est postérieure à la rectification de la marque antérieure qui a été effectuée le 24 juillet 2008 par le Deutsches Patent- und Markenamt et où l’autre porte sur une recherche effectuée sur le terme « mnicare » qui n’a jamais été enregistré.
27 Troisièmement, la requérante avance que l’intervenante produit, en annexe de son mémoire en réponse, quatre pièces – dont une communication du Deutsches Patent- und Markenamt datée du 26 août 2008, qui indique que la marque antérieure a été rectifiée et que sa dénomination correcte est « omnicare », ainsi que les décisions rendues, en première instance et en appel, par les juridictions allemandes dans le cadre d’un litige entre la requérante et l’intervenante ayant eu pour objet une demande d’annulation de ladite marque pour défaut d’usage – qui ont pour objet d’établir que la marque antérieure est bien OMNICARE, mais qui, n’ayant pas été produites auparavant, dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, doivent dès lors être déclarées irrecevables.
28 La requérante soutient, en outre, en substance, que ces pièces n’étayent en tout état de cause pas l’argumentation soutenue par l’intervenante dans la présente affaire. En effet, selon la requérante, en dépit de la rectification de la marque antérieure intervenue en 2008, l’agent du Deutsches Patent- und Markenamt a perçu ladite marque, lors de l’enregistrement de celle-ci en 1995, comme étant MINICARE et la première lettre du signe comme étant un « m » et non comme étant un « o ». Ce serait dès lors toujours ainsi que la marque antérieure est comprise lorsqu’elle est vue pour la première fois sur le marché.
29 C’est par conséquent à tort, selon la requérante, que la chambre de recours a conclu à la similitude des marques en cause.
30 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
31 Il y a lieu de relever que, devant la division d’opposition, la requérante a fait valoir une argumentation identique à celle qu’elle soulève devant le Tribunal quant à la manière dont la marque antérieure est perçue par le public pertinent.
32 Quoiqu’elle ait rejeté l’opposition, la division d’opposition n’a cependant pas fait droit à cette argumentation de la requérante et a considéré que la marque antérieure était OMNICARE, dans laquelle la lettre « o » est stylisée et constitue un élément figuratif.
33 L’intervenante a introduit un recours contre la décision de la division d’opposition sans toutefois remettre en cause le raisonnement de cette dernière quant à la similitude visuelle et phonétique des signes eu cause ainsi qu’à l’identité conceptuelle concernant leur élément commun « omnicare ».
34 La requérante s’est abstenue de participer à la procédure devant la chambre de recours et n’a donc pas réitéré son argumentation relative à la manière dont la marque antérieure était perçue par le public pertinent devant celle-ci.
35 La chambre de recours s’est bornée, sur ce point, à faire siennes les conclusions de la division d’opposition et a ainsi considéré que la marque antérieure était perçue par le public pertinent comme étant OMNICARE.
36 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, au point 5 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que la division d’opposition avait pris en considération les décisions qui avaient été rendues par les juridictions allemandes, en première instance et en appel, dans un litige entre la requérante et l’intervenante ayant eu pour objet une demande d’annulation de ladite marque pour défaut d’usage.
37 La requérante soulève l’irrecevabilité des preuves produites à cet égard par l’intervenante.
38 Il y a lieu de rappeler que, ainsi que le prévoit l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, dudit règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Il découle notamment de cette disposition que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle‑ci a été prise, elle était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation. En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé. Il découle également de ladite disposition que, ainsi qu’il a été jugé de manière constante, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le juge de l’Union européenne. Le Tribunal est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celle‑ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui (voir arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, points 52 à 54, et la jurisprudence citée).
39 C’est dès lors à tort que la requérante soutient que les décisions des juridictions allemandes produites par l’intervenante sont des éléments de preuve irrecevables, car ils n’auraient pas été produits dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. Il s’agit en effet d’éléments de fait qui ont été soumis par l’intervenante devant la division d’opposition, ainsi qu’il résulte de la décision de celle-ci, éléments dont la chambre de recours a eu connaissance et sur lesquels elle a, notamment, fondé son appréciation.
40 Il s’ensuit que le Tribunal peut prendre en considération ces décisions.
41 Or, les juridictions allemandes ont, elles aussi, considéré que la marque antérieure était OMNICARE et non MNICARE ou MINICARE.
42 Il est donc établi que la division d’opposition, la chambre de recours et deux juridictions allemandes ont considéré que la marque antérieure était perçue par le public pertinent comme étant OMNICARE.
43 La requérante persiste cependant à soutenir que la marque antérieure est perçue par le public pertinent comme étant MNICARE, précédée d’un logo représentant un cercle plein recouvert d’un certain nombre de cercles partiellement ombrés. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à étayer son argumentation, selon laquelle le public pertinent perçoit et continuera à percevoir la marque antérieure de la même manière que le fonctionnaire qui a effectué l’enregistrement de cette dernière en 2005.
44 En effet, le fonctionnaire du Deutsches Patent- und Markenamt a enregistré le mot « minicare », et non le mot « mnicare », et ce sans faire précéder cet élément verbal d’un quelconque logo. En d’autres termes, ce fonctionnaire n’a pas perçu la marque antérieure comme étant MNICARE, précédée d’un logo, ainsi que le soutient la requérante.
45 L’argumentation de la requérante quant à la manière dont la marque antérieure est perçue par le public pertinent, qui n’est étayée que par cet enregistrement dont il est établi qu’il est en tout état de cause erroné dès lors qu’il comporte une lettre « i » supplémentaire entre les lettres « m » et « n », n’emporte dès lors pas la conviction du Tribunal.
46 Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de l’argumentation de la requérante, ni sur la recevabilité des éléments de preuve soumis par l’OHMI et l’intervenante qui visent à établir que l’enregistrement de la marque antérieure a été rectifié en août 2008 comme étant OMNICARE par le Deutsches Patent- und Markenamt, il y a lieu de considérer que la chambre de recours était fondée à considérer que la marque antérieure était perçue comme étant OMNICARE par le public pertinent.
47 Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison de la marque antérieure et de la marque demandée, il résulte de la décision de la division d’opposition, dont le raisonnement a été approuvé par la chambre de recours, que les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel dans la mesure où elles ont en commun le mot « omnicare ». La division d’opposition a estimé que l’élément figuratif que comprend la marque antérieure, à savoir la lettre « o » stylisée, n’était pas marquant sur le plan visuel et n’altérait pas substantiellement la perception du mot « omnicare ». Elle a relevé que la demande de marque communautaire contenait deux mots supplémentaires, à savoir les mots « clinical » et « research », mais que le mot situé en première place était le mot « omnicare », identique à celui de la marque antérieure. Quant à la similitude des signes en conflit sur le plan phonétique, la division d’opposition a noté que le premier mot était identique dans les deux signes, ce qui rendait ces derniers moyennement similaires eu égard aux mots « clinical » et « research » figurant dans la demande de marque communautaire. Par ailleurs, selon la division d’opposition, les marques étant composées d’un mot identique, elles seront perçues d’une manière identique sur le plan conceptuel, comme signifiant « soin total » (total care) par le public pertinent, lequel serait composé d’experts dans le domaine médical et pharmaceutique en Allemagne. En effet, l’élément « clinical research » dans la marque demandée étant, selon elle, descriptif de la nature des services en cause et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif, la division d’opposition a considéré qu’ils auraient peu d’influence sur la perception conceptuelle globale des signes en question.
48 Il y a lieu de relever que la requérante n’a pas remis cette analyse en cause et qu’elle a elle-même souligné, au point 10 de la requête, que l’inclusion de l’élément « clinical research » ajoutait peu à l’analyse dans ce contexte.
49 Il convient donc de valider cette analyse de la comparaison des signes en cause.
50 Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée à considérer que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’elles présentaient une identité conceptuelle en ce qui concerne l’élément commun « omnicare » des signes en cause (point 21 de la décision attaquée).
51 Il convient par conséquent de rejeter le premier grief du moyen unique soulevé par la requérante.
Sur l’usage sérieux de la marque antérieure
Arguments des parties
52 La requérante fait valoir, en substance, que les services fournis par l’intervenante l’ont été gratuitement, ce qui n’aurait pas été contesté par celle-ci.
53 Or, selon la requérante, la Cour a jugé que, lorsque le titulaire d’une marque appose celle-ci sur des objets qu’il offre gratuitement aux acquéreurs de ses produits, il ne fait pas un usage sérieux de cette marque pour la classe dont relèvent lesdits objets (arrêt de la Cour du 15 janvier 2009, Silberquelle, C‑495/07, Rec. p. I‑137, point 22). Elle estime que le raisonnement de la Cour s’appuie sur le fait que, les produits en question étant proposés gratuitement, il n’y avait donc aucune intention de maintenir ou de créer des parts de marché au profit de ces produits et non sur le fait qu’une comparaison directe était impossible lorsque les produits étaient proposés gratuitement.
54 La requérante fait valoir que, en l’espèce, les services fournis sous la marque antérieure sont fournis gratuitement aux acquéreurs – ou aux acquéreurs potentiels – des produits pharmaceutiques que l’intervenante vend sous la marque OMNIC utilisés par les urologues pour traiter les hyperplasies prostatiques bénignes.
55 Dès lors qu’il est constaté que les services fournis sous la marque antérieure l’ont été gratuitement, et ce même s’ils ne l’ont pas été simultanément à la vente desdits produits pharmaceutiques, il y aurait lieu de constater, selon la requérante, que ces services ne sont pas concurrents d’autres services similaires sur le marché, car la fourniture de ces services gratuits n’aurait pas de raison d’être commerciale indépendante, hormis celle d’inciter des clients potentiels à acheter ensuite des produits ou à les récompenser pour avoir acheté ces produits. Partant, selon elle, l’intervenante n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque antérieure et il convient par conséquent d’annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours n’a pas rejeté l’opposition.
56 La requérante relève en outre que les services en cause et les produits vendus ne relèvent pas du même domaine commercial, lesdits produits étant des produits pharmaceutiques et les services gratuits étant des services éducatifs.
57 Elle conteste en outre la pertinence en l’espèce de l’arrêt de la Cour du 12 mars 2009, Antartica/OHMI (C‑320/07 P, non publié au Recueil), dans la mesure où les services en cause dans cette affaire étaient des services payants et où il était indifférent, par conséquent, que d’autres services soient fournis gratuitement.
58 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
59 Il est de jurisprudence constante que la notion d’usage sérieux doit s’entendre d’un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêts de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, points 35 et 36, et du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden, C‑442/07, Rec. p. I‑9223, point 13).
60 Il résulte de cette notion d’usage sérieux que la protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises (arrêts Ansul, point 59 supra, point 13, et Verein Radetzky-Orden, point 59 supra, point 14).
61 Selon la Cour, il est nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles, de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou des services de cette classe (arrêt Silberquelle, point 53 supra, point 19).
62 Il y a lieu de considérer que cette condition n’est pas remplie lorsque des objets publicitaires sont distribués pour récompenser l’achat d’autres produits et pour promouvoir la vente de ces derniers (arrêt Silberquelle, point 53 supra, point 20).
63 En effet, dans un tel cas, lesdits objets ne sont soumis à aucune distribution visant à les faire pénétrer sur le marché des produits qui relèvent de la même classe qu’eux. Dans de telles conditions, l’apposition de la marque sur ces objets ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci ni même à les distinguer, dans l’intérêt du consommateur, des produits provenant d’autres entreprises (arrêt Silberquelle, point 53 supra, point 21).
64 Il convient de préciser que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Silberquelle, point 53 supra, des boissons étaient offertes lors de l’achat de vêtements, boissons qui, par ailleurs, n’étaient pas – et n’avaient pas vocation à être – distribuées dans le commerce.
65 C’est pourquoi, la Cour a considéré que ces boissons n’entraient pas en concurrence avec des produits relevant de la même classe, dès lors qu’elles ne faisaient l’objet d’aucune distribution visant à les faire pénétrer sur le marché des boissons.
66 En revanche, la Cour a jugé, dans son arrêt Antartica/OHMI, point 57 supra, concernant les indices Nasdaq, pour lesquels il était allégué que l’usage sérieux de la marque antérieure n’était pas établi au motif qu’ils étaient fournis gratuitement dans la presse et à la télévision, alors que l’usage d’une marque présuppose que les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée soient rémunérés, ce qui suit :
« […] même à supposer qu’une partie des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée soit offerte par The Nasdaq Stock Market sans rémunération, il ne saurait être exclu que ladite société commerciale, par un tel usage de sa marque, vise à créer ou à conserver un débouché pour ces services dans la Communauté, par rapport aux services d’autres entreprises.
En effet, […] les indices Nasdaq renvoient aux services de cotation boursière et aux services financiers fournis par The Nasdaq Stock Market, couverts par la marque antérieure et pour lesquels celle-ci a été enregistrée » (points 29 et 30 de l’arrêt).
67 Par conséquent, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la gratuité éventuelle des biens ou des services n’exclut pas que l’usage sérieux soit démontré.
68 En revanche, pour déterminer si l’usage sérieux est ou non démontré, il importe de vérifier si, par un tel usage de sa marque, l’entreprise vise à créer ou à conserver un débouché pour ces services dans l’Union par rapport aux services d’autres entreprises. Tel ne sera pas le cas si ces services n’entrent pas en concurrence avec les services proposés sur le marché par d’autres entreprises, c’est-à-dire s’ils ne sont pas – et n’ont pas vocation à être – distribués dans le circuit commercial.
69 En l’espèce, il convient de rappeler que les services proposés par l’intervenante pour lesquels l’usage de la marque antérieure est établi sont les conseils médicaux pour la pratique de la médecine, à savoir pour la pratique de l’urologie, la distribution de documentation et d’imprimés aux médecins à des fins publicitaires, à savoir les urologues, et l’organisation de conférences, de séminaires, d’expositions et de salons pour les médecins, à savoir les urologues.
70 Même s’il ne peut être exclu que de tels services aient pour finalité ultime d’inciter le public pertinent à acheter ou à prescrire des médicaments produits par l’intervenante, ils sont néanmoins concurrents d’autres services similaires sur le marché, notamment lorsqu’ils sont fournis par des entreprises présentes sur le marché des médicaments, lesquelles sont également susceptibles de fournir ces services de manière non rémunérée.
71 Partant, il y a lieu d’admettre que, par un tel usage de sa marque, la requérante vise à créer ou à conserver un débouché pour ces services dans l’Union, sur un marché où d’autres entreprises sont présentes.
72 Dès lors que la requérante ne conteste pas les preuves apportées à l’appui de l’usage de la marque antérieure par l’intervenante, mais uniquement l’incidence de la gratuité des services concernés sur le caractère sérieux dudit usage, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il y avait lieu d’entériner les constatations de la division d’opposition selon lesquelles cet usage sérieux avait été démontré.
73 Par conséquent, le deuxième grief avancé par la requérante à l’appui de son moyen unique doit être rejeté.
Sur la comparaison des services en cause
Arguments des parties
74 La requérante soutient, en substance, que la marque qu’elle souhaite faire enregistrer concerne des services qui ne s’adressent pas aux urologues et que c’est à tort que la chambre de recours a mis en doute l’effectivité de cette limitation alors que la validité de celle-ci n’était pas en cause.
75 Elle estime en outre que, si l’intervenante souhaitait mettre la validité de cette limitation en cause, il lui appartenait de le faire en dehors de la procédure d’opposition.
76 Elle ajoute qu’une limitation similaire a été imposée à la marque antérieure, car il avait été démontré que l’usage sérieux de cette marque était limité et que, par conséquent, rien n’empêche que la marque dont elle demande l’enregistrement fasse l’objet de la même limitation.
77 Selon la requérante, la chambre de recours a ainsi implicitement nié la limitation imposée à la description de la marque antérieure.
78 Par ailleurs, la requérante avance, en substance, qu’une telle limitation opère en ce qui concerne les droits revendiqués plutôt que comme une limitation réelle sur le marché, rien n’empêchant en effet la fourniture des services en dehors de la description fournie pour l’obtention de la marque. Ainsi, selon elle, la limitation imposée à la marque antérieure ne signifie pas que les services pour lesquels l’intervenante bénéficie de ladite marque ne peuvent pas être fournis à des personnes ne relevant pas de cette limitation. Il en irait de même en ce qui la concerne, la limitation imposée à sa marque ne l’empêchant pas de fournir les services visés à des personnes en dehors du champ d’application décrit, le seul effet étant que, dans ce cas, elle ne bénéficie pas de sa marque.
79 La limitation agirait ainsi, selon elle, comme un « accord de délimitation » entre les services pouvant être légitimement fournis dans le champ d’application respectif de chaque marque. La requérante soutient que, compte tenu de la limitation apportée à l’étendue des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, elle n’est pas en mesure de proposer quelque type de recherches que ce soit à des urologues, de sorte que ces services ne seraient pas similaires ni mêmes complémentaires par rapport à ceux proposés par l’intervenante.
80 La requérante fait également valoir en substance que les consommateurs des services en cause sont fondamentalement différents.
81 Ainsi, selon elle, le fait que des articles destinés à différents publics pertinents puissent paraître dans le même journal n’est pas un élément à prendre en considération, car les articles intéressant un public pertinent ne feraient l’objet d’aucune attention de la part d’un autre public pertinent distinct.
82 En outre, selon la requérante, les services de l’intervenante sont destinés à des urologues, tandis que ceux pour lesquels elle a demandé l’enregistrement de la marque sont destinés à des sociétés pharmaceutiques, ainsi qu’à des organisations gouvernementales ou internationales. À cet égard, le fait que ces entités soient constituées de personnes n’impliquerait pas qu’un conflit surgisse, dans la mesure où ces personnes agissent dans le cadre du rôle qui leur incombe en tant que membres de ces entités et non en tant qu’urologues.
83 Enfin, la requérante avance que les circuits commerciaux au travers desquels les services en cause sont fournis sont différents. Selon elle, les services en cause ne sont par conséquent ni concurrents ni complémentaires.
84 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
85 Il convient de rappeler que l’enregistrement de la marque a été demandé par la requérante pour les services suivants : « Conduite de recherches cliniques et de laboratoire pour le compte de tiers, à l’exception des urologues, dans le domaine des produits pharmaceutiques ».
86 Premièrement, comme l’OHMI le fait à juste titre remarquer, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas remis en cause la validité de la limitation présentée par la requérante, mais a seulement souligné son incapacité à opérer une distinction claire entre les services en cause, susceptible de lui permettre de considérer que lesdits services n’étaient pas similaires.
87 Deuxièmement, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas que les services en cause sont très largement similaires, mais qu’elle fait seulement valoir que, eu égard à la limitation qu’elle propose, les clients potentiels seront différents, les urologues étant les seuls destinataires des services offerts par l’intervenante tandis qu’elle-même vise les sociétés pharmaceutiques ainsi que les organisations gouvernementales ou internationales, « à l’exclusion des urologues ». Elle en déduit, en outre, que les canaux de distribution de ces services seront, par conséquent différents.
88 Or, d’une part, la limitation avancée par la requérante relative aux urologues n’est pas formulée en ce sens que ses services viseraient les services destinés à l’ensemble des médecins – ou des professionnels de santé – à l’exception des urologues, mais bien, selon les propres allégations de la requérante, en ce sens qu’ils viseraient les services destinés aux sociétés pharmaceutiques ainsi qu’aux organisations gouvernementales ou internationales « à l’exception des urologues ». Il s’agit toutefois de catégories de destinataires des services dont ne relèvent à l’évidence pas les urologues et dont, par conséquent, ils ne sauraient être exclus.
89 Dès lors, force est de constater le caractère artificiel manifeste de la limitation relative aux urologues.
90 D’autre part, s’il lui est possible d’adresser ses services aux urologues, ainsi que le fait l’intervenante, sans que cela exclue que des professionnels de santé autres que les urologues puissent également obtenir les services que celle-ci fournit, il apparaît en revanche clairement artificiel de prétendre conduire de manière générale des « recherches cliniques et de laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques » en écartant les urologues des destinataires potentiels desdits services.
91 En effet, il ne peut être exclu que des recherches cliniques et de laboratoire pour certains produits pharmaceutiques, même si ceux-ci ne sont pas des médicaments utilisés en urologie, soient susceptibles d’intéresser les urologues ou d’influer sur leur pratique, cette catégorie de médecins ne pouvant être exclue comme groupe cible d’une recherche à portée plus large ou horizontale, comme, par exemple, la recherche sur le cancer, les infections, les cellules souches ou encore la thérapie génique, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI.
92 En outre, ainsi que le relève l’intervenante, l’urologie n’est pas seulement pratiquée par les urologues, mais aussi, notamment, par les médecins généralistes lorsqu’ils soignent des maladies urinaires bénignes, la limitation prévue par la requérante n’opérant toutefois pas en ce qui concerne ces derniers.
93 Il y a par conséquent lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à la similitude des services en cause, en dépit de la limitation présentée par la requérante.
94 Le troisième grief avancé par celle-ci doit par conséquent être écarté.
95 En conclusion, dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, premièrement, que les signes en cause étaient hautement similaires sur le plan visuel, deuxièmement, qu’ils présentaient une similitude moyenne sur le plan phonétique, troisièmement, que, étant composés d’un élément commun, « omnicare », ils seraient perçus d’une manière identique sur le plan conceptuel par le public pertinent composé d’experts dans le domaine médical et pharmaceutique en Allemagne. C’est également à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services en cause étaient similaires, à tout le moins faiblement. Il convient par conséquent d’approuver l’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle a conclu à l’existence d’un risque que le consommateur pertinent en Allemagne fasse inévitablement le lien entre les marques en conflit et suppose que les services commercialisés sous ces marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et, partant, à l’existence d’un risque de confusion.
96 Aucun des griefs avancés à l’appui de son moyen unique n’étant fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.
Sur les dépens
97 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
98 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Omnicare, Inc. est condamnée aux dépens.
Azizi | Cremona | Frimodt Nielsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2011.
Signatures