UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
18 päivänä tammikuuta 2012 (*)
Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin BASmALI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi rekisteröimätön tavaramerkki ja aikaisempi merkki BASMATI – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta)
Asiassa T‑304/09,
Tilda Riceland Private Ltd, kotipaikka Gurgaon (Intia), edustajinaan barrister S. Malynicz, solicitor N. Urwin ja solicitor D. Sills,
kantajana,
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään P. Geroulakos,
vastaajana,
jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on
Siam Grains Co. Ltd, kotipaikka Bangkok (Thaimaa), edustajanaan asianajaja C. Thomas-Raquin,
ja joka koskee kannetta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 19.3.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 513/2008-1), joka koskee Tilda Riceland Private Ltd:n ja Siam Grains Co. Ltd:n välistä väitemenettelyä,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekä tuomarit F. Dehousse (esittelevä tuomari) ja A. Popescu,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 31.7.2009 jätetyn kannekirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.1.2010 jätetyn SMHV:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.12.2009 jätetyn väliintulijan vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 31.3.2010 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.7.2010 jätetyn vastaajan vastauskirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittämät kirjalliset kysymykset,
ottaen huomioon asianosaisten unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 11.7.2011, 13.7.2011 ja 14.7.2011 toimittamat huomautukset,
ottaen huomioon 7.9.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan
tuomion
Asian tausta
1 Siam Grains Co. Ltd teki 4.11.2003 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
3 Tavara, jota varten rekisteröintiä haettiin, kuuluu tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30, ja se vastaa seuraavaa kuvausta: ”pitkäjyväinen riisi”.
4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 13.9.2004 ilmestyneessä yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 37/2004.
5 United Riceland Private Ltd (josta on tullut Tilda Riceland Private Ltd, jäljempänä kantaja) teki 10.12.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen sitä vastaan, että hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki rekisteröidään edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten.
6 Väite perustui rekisteröimättömään aikaisempaan tavaramerkkiin tai aikaisempaan merkkiin BASMATI, jota käytetään riisin yhteydessä elinkeinotoiminnassa.
7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta) tarkoitettuun perusteeseen. Kantaja väitti erityisesti, että sillä oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan lain nojalla oikeus estää rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttö merkkioikeuden loukkauskanteella (action for passing off).
8 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 28.1.2008. Väiteosasto katsoi erityisesti, että kantaja ei ollut esittänyt asiakirjoja, joista olisi käynyt ilmi, miten kantajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan viemää riisiä oli markkinoitu. Kantaja ei väiteosaston mukaan näissä olosuhteissa ollut osoittanut, että sillä oli tarvittava ”goodwill” voittaakseen asiansa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan passing off ‑perustetta koskevan lainsäädännön nojalla.
9 Kantaja valitti 20.3.2008 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.
10 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 19.3.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaan väitteentekijän oli osoitettava, että se oli väitteen perusteena olevan oikeuden haltija. Nyt käsiteltävässä asiassa kantaja ei kuitenkaan ollut valituslautakunnan mukaan osoittanut olevansa sen oikeuden haltija, johon oli vedottu. Valituslautakunta katsoi erityisesti, että termi ”basmati” ei ollut omistusoikeuksilla suojattu tavaramerkki tai merkki vaan ainoastaan yleinen nimitys yhdelle riisilajikkeelle. Termi ”basmati” oli valituslautakunnan mukaan yleistermi. Lisäksi valituslautakunta korosti, että merkkioikeuden loukkauskanteella suojattu omaisuus ei liittynyt kyseiseen merkkiin vaan liikearvoon. Valituslautakunta katsoi päätöksessään, että kantaja ei ollut osoittanut, että sillä oli omistusoikeus termiin ”basmati”, ja että näin ollen väite ei täyttänyt asetuksen N:o 40/94 mukaista omistusoikeutta koskevaa edellytystä.
Asianosaisten vaatimukset
11 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
– kumoaa riidanalaisen päätöksen
– velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
12 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
– hylkää kanteen
– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
13 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen ja joka sisältää neljä väitettä. Ensimmäiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan kirjaimellisen tulkinnan perusteella yrittänyt virheellisesti määrätä aikaisempaa tavaramerkkiä tai merkkiä, johon on vedottu, koskevasta ”yhteisön oikeuteen perustuvasta omistusoikeuden käsitteestä”. Toiseksi valituslautakunta on kantajan mukaan toiminut virheellisesti, kun se on erottanut toisistaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytössä olevan loukkauskanteen, johon väite on perustunut, ”laajennetun” muodon ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan, joka valituslautakunnan mukaan viittaa yksinoikeuteen, joka voi olla ainoastaan yhdellä toimijalla. Kolmanneksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on toiminut virheellisesti, kun se on vaatinut väitteentekijää esittämään näyttöä aikaisemman merkin omistusoikeudesta sen lisäksi, että sen on pitänyt osoittaa omistusoikeus immateriaalioikeuteen. Neljänneksi valituslautakunta on kantajan mukaan toiminut virheellisesti, kun se on katsonut termin ”basmati” olevan yleistermi.
14 SMHV toteaa kantajan ensimmäisen ja neljännen väitteen osalta, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen merkkien on vastattava ”eurooppalaisia yhdenmukaisia vaatimuksia”. Valituslautakunta on SMHV:n mukaan katsonut perustellusti, että termi ”basmati”, jota on käytetty riisin yhteydessä, ei muodosta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua oikeutta. Näissä olosuhteissa ei SMHV:n mukaan ole ollut tarpeellista soveltaa kansallista oikeutta, johon väitteen tueksi on vedottu. Erityisesti merkki BASMATI ei täytä tavaramerkin keskeistä tehtävää eli sen kuvaamien tavaroiden alkuperän yksilöimistä. Kantajan esittämistä toisesta ja kolmannesta väitteestä SMHV toteaa, että katsoessaan, että termi ”basmati” ei muodostanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua oikeutta, valituslautakunta on perustellusti hylännyt valituksen tämän päätelmän perusteella eikä sillä ole ollut velvollisuutta tutkia kansallisessa oikeudessa asetettuja vaatimuksia.
15 Väliintulija toteaa, että edellytys, jonka mukaan väitteentekijän on oltava merkin haltija, on ”itsenäinen edellytys”, jota on tulkittava riippumatta kansallisessa oikeudessa asetetuista edellytyksistä. Väliintulija väittää, että sen tulkinta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdasta ei estä väitteitä, jotka perustuvat loukkauskanteeseen, kun väitteentekijä vetoaa sellaiseen merkkiin, jonka ainoa käyttäjä väitteentekijä on markkinoilla ja jonka avulla väitteentekijä voi merkin väitteentekijän asiakkaiden parissa saavuttaman maineen perusteella erottaa tavaransa tai toimintansa muiden yritysten tavaroista tai toiminnasta. Lopuksi väliintulija huomauttaa, että merkki BASMATI on yleinen nimitys yhdelle riisilajikkeelle ja että se ei muodosta merkkiä, jonka avulla yrityksen tavarat voitaisiin erottaa muiden yritysten tavaroista. Näissä olosuhteissa valituslautakunta on väliintulijan mukaan yksinkertaisesti päätellyt merkin BASMATI yleisestä luonteesta, että kantaja ei ollut tämän merkin ”haltija”.
16 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltija voi tehdä väitteen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta vastaan, jos ja siltä osin kuin sovellettavan jäsenvaltion oikeuden mukaan yhtäältä oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai josta lähtien yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja toisaalta merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.
17 Tästä seuraa, että yksi edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan soveltamiselle on se, että väitteentekijä osoittaa olevansa sen merkin haltija, johon se on väitteensä tueksi vedonnut. Tämä edellytys merkitsee sitä, että väitteentekijän on esitettävä näyttö kyseistä merkkiä koskevien oikeuksien saamisesta (ks. vastaavasti asia T-137/08, BCS v. SMHV – Deere (vihreän ja keltaisen värin yhdistelmä), tuomio 28.10.2009, Kok., s. II-4047, 73 kohta ja asia T-255/08, Montero Padilla v. SMHV – Padilla Requena (JOSE PADILLA), tuomio 22.6.2010, Kok., s. II-2551, 63 kohta). Näiden oikeuksien nojalla on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaan voitava kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.
18 Lisäksi siltä osin kuin kantaja vetoaa väitteensä tueksi loukkauskanteeseen, josta on säädetty Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa, on huomautettava, että sovellettava jäsenvaltion laki on vuoden 1994 Trade Marks Act (Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkilaki), jonka 5 §:n 4 momentissa säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tai siltä osin kuin sen käyttö Yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan estää
a) sellaisen oikeussäännön (erityisesti loukkaamista koskevan oikeuden [law of passing off]) perusteella, jolla suojataan rekisteröimätöntä tavaramerkkiä tai muuta elinkeinotoiminnassa käytettävää merkkiä – –”
19 Tästä säännöksestä, sellaisena kuin kansalliset tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, ilmenee, että väitteentekijän on osoitettava loukkauskannetta koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaisesti, että hankittua liitearvoa (eli asiakkaita tuovaa vetovoimaa), harhaanjohtavaa esitystä sekä liitearvolle aiheutunutta vahinkoa koskevat kolme edellytystä täyttyvät (ks. vastaavasti asia T‑303/08, Tresplain Investments v. SMHV – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), tuomio 9.12.2010, Kok., s. II-5659, 93 ja 101 kohta kansallisten tuomioistuinten ratkaisuja koskevine viittauksineen).
20 Nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että valituslautakunta on hylännyt väitteen yksinomaan sillä perusteella, että kantaja ei ole osoittanut olevansa sen merkin haltija, johon väitteen tueksi on vedottu. Valituslautakunta on täten todennut, että ”valitus ei [ollut] perusteltu”, että ”väitteentekijä ei ollut sen merkin haltija, johon se [oli] väitteensä tueksi vedonnut” ja että ”syyt [on esitetty] jäljempänä” (riidanalaisen päätöksen 14 perustelukappale). Pohdintansa lopuksi valituslautakunta on katsonut, että ”koska väitteentekijä ei ole esittänyt näyttöä siitä, että sillä olisi väittämänsä omistusoikeus nimeen [’]Basmati[’], asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla tehty väite ei [ollut] perusteltu ja että valitus [oli] hylättävä” (riidanalaisen päätöksen 29 perustelukappale). Tähän johtopäätökseen tullakseen valituslautakunta on katsonut, että kyseinen merkki ei ole ollut tavaramerkki erityisesti siksi, että se on ollut yleinen ja että ”omistusoikeus”, johon kantaja on vedonnut, on koskenut ainoastaan liitearvoa. Valituslautakunta ei kuitenkaan ole hylännyt väitettä sillä perusteella, että kyseinen merkki ei itsessään voinut olla asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaisen väitteen perusteena. Erityisesti on todettava, että riidanalaisesta päätöksestä ei käy ilmi, että valituslautakunta olisi katsonut, että termin ”basmati” käyttäminen riisin yhteydessä ”ei [muodostanut] [asetuksen N:o 40/94] 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua oikeutta”, kuten SMHV toteaa kirjelmissään. SMHV:n ja väliintulijan esittämät väitteet, joiden mukaan kyseinen merkki ei kuulu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, ovat näin ollen tehottomia.
21 Ensinnäkin on todettava, että vaikka riidanalainen päätös on tältä osin kaksiselitteinen, valituslautakunta näyttää katsoneen, että kantajalla oli velvollisuus osoittaa, että sillä oli muodollinen ”omistusoikeus” merkkiin, johon väitteen tueksi on vedottu. Kuten edellä 17 kohdassa on kuitenkin huomautettu, edellytys siitä, että väitteentekijä on sen merkin haltija, johon on vedottu, merkitsee sitä, että näyttö on esitettävä kyseistä merkkiä koskevien oikeuksien saamisesta. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa ei täsmennetä tällaisten oikeuksien saamistapaa. Valituslautakunnan ilmeisen suppea tulkinta on lisäksi ristiriidassa sen SMHV:n unionin yleiselle tuomioistuimelle toimittamissa kirjelmissään mainitseman seikan kanssa, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut merkit perustuvat useimmiten pikemminkin käyttöön kuin rekisteröintiin.
22 Toiseksi on todettava, että kysymystä siitä, onko väitteentekijä saanut oikeudet rekisteröimättömään tavaramerkkiin tai elinkeinotoiminnassa käytettävään merkkiin – eli onko väitteentekijä siis merkin, johon on vedottu, haltija asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla –, ei voida käsitellä erillään kansallisesta oikeudesta, johon on vedottu väitteen tueksi. Sovellettava kansallinen oikeus nimittäin tulee erityisesti kysymykseen tässä yhteydessä, kun määritellään sitä, millä tavoin sellaisen merkin oikeuksien saaminen toteutuu, johon on vedottu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla tehdyn väitteen tueksi.
23 Valituslautakunta on itsekin nimenomaisesti viitannut riidanalaisen päätöksen 24 perustelukappaleessa kansalliseen oikeuteen todetakseen, että omistusoikeus, joka liittyy merkkioikeuden loukkauskanteeseen, on koskenut ainoastaan liitearvoa. Lisäksi on todettava, että SMHV on julkaissut SMHV:ssä käytäviä menettelyjä koskevien ohjeiden (C osan, jonka otsikko on ”Väitemenettely”, 4 luku, jonka otsikko on ”[Asetuksen N:o 40/94] 8 artiklan 4 kohdan mukaiset oikeudet”) liitteenä luettelon ”kansallisista oikeuksista, jotka muodostavat [asetuksen N:o 40/94] 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ’aikaisempia oikeuksia’”. Tässä liitteessä täsmennetään kyseisten ”kansallisten oikeuksien” luonne ja niiden saamistavat. Liite koskee näin ollen Yhdistyneen kuningaskunnan osalta rekisteröimätöntä tavaramerkkiä ja elinkeinotoiminnassa käytettävää merkkiä, joka on ”suojattu oikeussäännöllä loukkaamista (passing off) koskeva kanne mukaan lukien”.
24 SMHV:n väitteillä, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohta) ei voida muuttaa tätä päätelmää. Vaikka nimittäin katsottaisiin, että pitää paikkansa, että kaikkiin aikaisempiin oikeuksiin ei voida vedota asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan nojalla, kuten SMHV väittää, tämä ei kuitenkaan tarkoita yhtäältä sitä, että kyseinen merkki suljetaan ensi näkemältä pois tämän säännöksen soveltamisalaan kuuluvien merkkien joukosta – mitä valituslautakunta ei ole hyväksynyt – ja toisaalta sitä, että kansallinen oikeus ei ole nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellinen sen määrittämiseksi, millä tavoin merkkiä, johon on vedottu, koskevat oikeudet voidaan saada.
25 Kolmanneksi on korostettava, että myös vuoden 1994 Trade Marks Actin 5 §:n 4 momentin toisessa alakohdassa täsmennetään, että henkilö, joka voi kieltää tavaramerkin käyttämisen, on katsottava ”aikaisemman oikeuden haltijaksi”. Tästä seuraa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa loukkauskanteeseen sovellettavan oikeuden mukaan aikaisemman oikeuden haltijan asemaa ei voida määritellä itsenäisesti – kuten valituslautakunta on tehnyt riidanalaisessa päätöksessä – ottamatta huomioon väitteentekijän mahdollisuutta estää tavaramerkin käyttäminen.
26 Sillä, että loukkauskanteella suojeltava omistusoikeus ei koske sanaa tai nimeä, jota kolmannet voivat käyttää rajoitetusti, vaan asiakaskuntaa, jota riidanalainen käyttö heikentää (yhdistetyt asiat T-114/07 ja T-115/07, Last Minute Network v. SMHV – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), tuomio 11.6.2009, Kok., s. II-1919, 61 kohta), kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 24 perustelukappaleessa, ei voida muuttaa tätä toteamusta. On nimittäin niin, että se, että väitteentekijä omistaa muodollisesti ainoastaan sen asiakaskunnan, jota heikennetään, ei kuitenkaan merkitse sitä, että väitteentekijä ei olisi saanut merkkiin, johon on vedottu, oikeuksia, jotka mahdollistavat tarvittaessa myöhemmän tavaramerkin käyttämisen kieltämisen. Tästä on korostettava, että loukkauskanteen yhteydessä maineen markkinoilla saavuttaa tavaroiden tai palvelujen tunnuksena oleva merkki (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat LAST MINUTE TOUR, tuomion 84 kohta). Lisäksi juuri kyseisen merkin käyttäminen tekee luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä ”aikaisemman oikeuden haltijan” Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavassa oikeudessa tarkoitetulla tavalla.
27 Seikasta, jonka väliintulija on ottanut esille unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa ja joka koskee sitä, että kantaja ei ole vedonnut unionin yleiselle tuomioistuimelle esittämissään kirjelmissä vuoden 1994 Trade Marks Actin 5 §:n 4 momentin toiseen alakohtaan, riittää, kun todetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukainen loukkauskanne on ollut perusteena väitteelle, jonka kantaja on tehnyt SMHV:ssä. Tämän vuoksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettava oikeus on ollut erottamaton osa valituslautakunnassa käytyä menettelyä. Se on näin ollen osa tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, joita unionin yleisen tuomioistuimen on valvottava.
28 Neljänneksi sen seikan osalta, että kantaja on – kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 19 perustelukappaleessa – voinut väitettään tukevissa perusteluissa yhdistää termin ”tavaramerkki” merkkiin, johon on vedottu, ei voida – lukuun ottamatta sitä, että tämä voi olla seuraus rekisteröimättömään tavaramerkkiin vetoamisesta väitteen tueksi – jättää huomiotta sitä, että väite on muun muassa perustunut elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin. Valituslautakunta on maininnut tämän väiteperusteen myös riidanalaisen päätöksen 16 perustelukappaleessa. Tässä yhteydessä on katsottava, että valituslautakunnan esittämä seikka, jonka mukaan merkki BASMATI ei ole tavaramerkki, ei kuitenkaan merkitse sitä, että kantaja ei olisi saanut oikeuksia tähän merkkiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, luettuna yhdessä asiaan sovellettavan kansallisen oikeuden kanssa. Erityisesti valituslautakunnan siitä toteamuksesta, jonka mukaan termi ”basmati” on yleistermi, on todettava, että kansallisen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen tunnuksena oleva merkki on voinut saavuttaa markkinoilla loukkauskanteeseen sovellettavassa oikeudessa tarkoitetun maineen, vaikka se olisi alun perin ollut kuvaileva tai siltä olisi alun perin puuttunut erottamiskyky (edellä 26 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat LAST MINUTE TOUR, tuomion 84 kohta). Lisäksi kansallisesta oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaroiden tai palvelujen tunnuksena oleva merkki on voinut saavuttaa markkinoilla loukkauskanteeseen sovellettavassa oikeudessa tarkoitetun maineen, vaikka useat toimijat käyttäisivät sitä kaupallisessa toiminnassaan (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v. Cadbury Ltd. ((1999) EWCA Civ 856). Tällainen loukkauskanteen niin sanottu ”laajennettu” muoto, joka kansallisessa oikeuskäytännössä on hyväksytty, mahdollistaa näin ollen sen, että useilla toimijoilla voi olla oikeuksia merkkiin, joka on saavuttanut maineen markkinoilla. Näin ollen valituslautakunnan esittämällä seikalla – vaikka se näytettäisiinkin toteen – ei voida sovellettavan kansallisen oikeuden valossa horjuttaa sitä seikkaa, että väitteentekijä on voinut saada oikeuksia merkkiin, johon on vedottu.
29 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on hylännyt väitteen sillä perusteella, että kantaja ei ollut osoittanut olevansa kyseisen merkin haltija, ja kun se ei ole arvioinut erityisesti sitä, oliko kantaja saanut oikeuksia tähän merkkiin Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden nojalla.
30 Näissä olosuhteissa kantajan esittämä ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava.
Oikeudenkäyntikulut
31 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Jos hävinneitä asianosaisia on useita, unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee, miten kulut on jaettava näiden asianosaisten kesken.
32 Nyt käsiteltävässä asiassa SMHV ja väliintulija ovat hävinneet asian. Kantaja on lisäksi vaatinut, että SMHV ja väliintulija velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
33 Tässä tilanteessa SMHV on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kaksi kolmasosaa kantajan oikeudenkäyntikuluista, ja väliintulija on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan yksi kolmasosa kantajan oikeudenkäyntikuluista.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 19.3.2009 tekemä päätös (asia R 513/2008-1) kumotaan.
2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Tilda Riceland Private Ltd:n oikeudenkäyntikuluista.
3) Siam Grains Co. Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa Tilda Riceland Private Ltd:n oikeudenkäyntikuluista.
Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä tammikuuta 2012.
Allekirjoitukset