ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)
16 de Junho de 2011 (*)
«Recurso de decisão do Tribunal Geral – Marca comunitária – Regulamento (CE) n.° 40/94 – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b) – Marcas nominativas UNIWEB e UniCredit Wealth Management – Oposição do titular das marcas nominativas nacionais UNIFONDS e UNIRAK e da marca figurativa nacional UNIZINS – Apreciação do risco de confusão – Risco de associação – Série ou família de marcas»
No processo C‑317/10 P,
que tem por objecto o recurso de uma decisão do Tribunal Geral, interposto ao abrigo do artigo 56.° do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, entrado em 1 de Julho de 2010,
Union Investment Privatfonds GmbH, com sede em Frankfurt am Main (Alemanha), representada por J. Zindel e C. Schmid, Rechtsanwälte,
recorrente,
sendo as outras partes no processo:
UniCredito Italiano SpA, com sede em Génova (Itália), representada por G. Floridia, avvocato,
recorrente em primeira instância,
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por P. Bullock, na qualidade de agente,
recorrido em primeira instância,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),
composto por: J.‑C. Bonichot, presidente de secção, L. Bay Larsen, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas (relator), juízes,
advogado‑geral: J. Kokott,
secretário: A. Impellizzeri, administradora,
vistos os autos e após a audiência de 17 de Março de 2011,
vista a decisão tomada, ouvida a advogada‑geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,
profere o presente
Acórdão
1 Com o seu recurso, a Union Investment Privatfonds GmbH pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 27 de Abril de 2010, UniCredito Italiano/IHMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 e T‑337/06, a seguir «acórdão impugnado»), que, por um lado, anulou duas decisões da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 5 de Setembro de 2006 (processos apensos R 196/2005‑2 e R 211/2005‑2) e de 25 de Setembro de 2006 (processos apensos R 456/2005‑2 e R 502/2005‑2) (a seguir «decisões controvertidas»), na medida em que essas decisões admitiram as oposições deduzidas pela recorrente contra o registo requerido pela UniCredito Italiano SpA (a seguir «UniCredito»), como marcas comunitárias, dos sinais verbais «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Management» para determinados serviços, e, por outro lado, indeferiu os seus pedidos de anulação das referidas decisões no que se refere aos serviços relativos a negócios imobiliários.
Quadro jurídico
2 O Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. Todavia, tendo em conta a data dos factos contestados naquele Tribunal, o presente litígio continua a reger‑se pelo Regulamento n.° 40/94.
3 O artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 dispõe:
«Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:
[…]
b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»
Antecedentes do litígio
4 Em 29 de Maio e 7 de Agosto de 2001, a UniCredito apresentou ao IHMI pedidos de registo, como marcas comunitárias, dos sinais verbais «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Management», para designar determinados serviços, entre os quais figuram os abrangidos pela classe 36 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»), classe que corresponde à seguinte descrição:
– «Negócios bancários, negócios financeiros; negócios monetários; seguros; negócios imobiliários; informações e consultadoria em matéria de finanças e de seguros; serviços de cartões de crédito/débito; serviços bancários e financeiros prestados via Internet», para a marca nominativa UNIWEB;
– «Negócios bancários, negócios financeiros; negócios monetários; seguros; negócios imobiliários; informações e consultadoria em matéria de finanças», para a marca nominativa UniCredit Wealth Management.
5 Em 6 de Março e 21 de Junho de 2002, a recorrente deduziu oposição ao registo das marcas para os serviços mencionados, com base no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
6 As duas oposições baseavam‑se nas marcas nominativas alemãs UNIFONDS e UNIRAK, depositadas em 2 de Abril de 1979 e registadas em 17 de Outubro seguinte, e ainda na marca figurativa alemã, depositada em 6 de Março de 1992 e registada em 10 de Julho do mesmo ano, relativas, como as duas anteriores, a «investimentos em fundos» abrangidos pela classe 36 e assim representada:
7 Por duas decisões, de 17 de Dezembro de 2004 e de 28 de Fevereiro de 2005, a Divisão de Oposição do IHMI deferiu as oposições relativas aos serviços delas objecto, com excepção dos «negócios imobiliários».
8 Nos dois casos, a Divisão de Oposição considerou, em substância, que a recorrente provara a utilização séria das marcas anteriores e ainda que era titular de marcas que incluem o prefixo «UNI» e que constituem uma série ou família de marcas. A Divisão de Oposição concluiu pela existência de um risco de confusão, incluindo o risco de associação entre as marcas cujo registo fora pedido e as marcas anteriores, salvo no caso dos «negócios imobiliários», a respeito dos quais considerou que esses serviços e os cobertos pelos registos anteriores não eram similares.
9 Em 17 de Fevereiro e 21 de Abril de 2005, a UniCredito interpôs recurso das decisões da Divisão de Oposição do IHMI, e a ora recorrente também, em 11 de Fevereiro e 28 de Abril de 2005.
10 Com as decisões controvertidas, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a esses recursos. Subscrevendo a análise da Divisão de Oposição, a Segunda Câmara de Recurso considerou que, nas duas decisões, a recorrente provara a utilização séria das marcas que constituíam uma série de marcas e provara também que a marca cujo registo era pedido tinha características susceptíveis de a ligarem a essa série, de forma que o público relevante seria levado a associar o referido prefixo à recorrente, quando o mesmo é utilizado em relação com fundos de investimento.
O recurso para o Tribunal de Primeira Instância e o acórdão impugnado
11 Por requerimentos registados na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 6 e 28 de Novembro de 2006, a UniCredito interpôs recursos de anulação das decisões controvertidas. A UniCredito precisou, na audiência no Tribunal de Primeira Instância, que o seu recurso só visava a anulação parcial das decisões, na medida em que deferiram as oposições deduzidas contra o registo como marcas comunitárias dos sinais verbais «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Management» no que se refere aos serviços da classe 36 do Acordo de Nice diferentes dos negócios imobiliários.
12 A ora recorrente, nos dois processos, pediu a negação de provimento aos recursos e a anulação parcial das decisões controvertidas, pedindo que fossem acolhidas, na íntegra, as suas oposições ao registo das marcas UNIWEB e UniCredit Wealth Management, ou seja, também na medida em que se referem a negócios imobiliários.
13 O IHMI pediu a negação de provimento aos recursos.
14 No acórdão impugnado, o Tribunal Geral decidiu:
– Apensar os dois processos para efeitos de prolação do acórdão;
– Anular a decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, de 5 de Setembro de 2006, na medida em que negou provimento ao recurso da UniCredito Italiano SpA e deferiu as oposições ao registo da marca pedida UNIWEB, no que respeita aos «negócios bancários, negócios financeiros, negócios monetários, seguros, informações e consultadoria em matéria de finanças e de seguros, serviços de cartões de crédito/débito, serviços bancários e financeiros prestados via Internet», da classe 36 do Acordo de Nice;
– Anular a decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, de 25 de Setembro de 2006, na medida em que negou provimento ao recurso da UniCredito Italiano SpA e acolheu as oposições ao registo da marca requerida UniCredit Wealth Management, no que respeita aos «negócios bancários, negócios financeiros, negócios monetários, seguros e informações em matéria de finanças», da classe 36 do dito acordo;
– Indeferir os pedidos da recorrente;
– Condenar cada uma das partes no pagamento das respectivas despesas.
15 O Tribunal Geral tomou esta decisão porque acolheu o fundamento único alegado pela UniCredito, baseado na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
16 Ao remeter, nos n.os 33, 34 e 37 a 40 do acórdão impugnado, para o seu acórdão de 23 de Fevereiro de 2006, Il Ponte Finanziaria/IHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Colect., p. II‑445, a seguir «acórdão BAINBRIDGE»), o Tribunal Geral considerou, no n.° 41 do acórdão impugnado, que, no caso concreto, o IHMI não precedeu a uma análise aprofundada do requisito de associação das marcas cujo registo foi requerido com a série invocada, pois a Câmara de Recurso limitou‑se a anotar que todas as marcas eram constituídas por uma combinação de dois elementos, ou seja, do elemento comum «UNI» com expressões diferentes, respectivamente, «web» e «credit wealth management», estas desprovidas de carácter distintivo para os serviços objecto das marcas.
17 O Tribunal Geral decidiu, no n.° 42, do acórdão impugnado, que nem o carácter distintivo do prefixo «UNI» nem os outros aspectos da comparação entre as marcas em causa permitiram concluir pela existência de risco de confusão. No que se refere ao carácter distintivo deste prefixo, o Tribunal Geral referiu, no n.° 43 do acórdão, que, no plano intrínseco, esse prefixo não tem a capacidade de desencadear, por si só, a associação das marcas cujo registo foi pedido com a série invocada. Considerou também, no n.° 44 do mesmo acórdão, que a utilização efectiva das marcas seriais no sector financeiro e a publicação regular de informações sobre as cotações dos fundos de investimento por ordem alfabética não provam a capacidade do prefixo «UNI» para indicar, por si só, a proveniência dos fundos.
18 Neste contexto, no n.° 45 do acórdão impugnado, o Tribunal Geral salientou que os recortes de imprensa juntos ao processo de oposição mencionam a existência de fundos com o prefixo «UNI» que não pertenciam à recorrente. O Tribunal Geral considerou que, embora a Câmara de Recurso tenha considerado, correctamente, que, «no caso de fundos cujos nomes começam por ‘united’ […] e ‘universal’ […] se trata de uma palavra indivisível cujas primeiras letras ‘uni’ fazem parte integrante da estrutura da palavra», não era evidente que o mesmo se pudesse dizer das marcas começadas por «unico», uma vez que este elemento não é necessariamente associado pelo público pertinente na Alemanha à palavra italiana «unico», mas pode ser também visto como elemento de uma abreviatura sem significado.
19 Além disso, no n.° 46 do mesmo acórdão, o Tribunal Geral observou que, nos recortes de imprensa juntos aos autos pela recorrente, o nome da sociedade gerente figura no cabeçalho da lista dos fundos que gere, de forma que é dificilmente concebível que o público envolvido, que tem uma capacidade de atenção relativamente elevada, possa pensar que os fundos designados pelas marcas cujo registo foi pedido são geridos por uma sociedade diferente daquela cujo nome figura em epígrafe no grupo a que eles pertencem.
20 No que toca aos outros aspectos da comparação, o Tribunal Geral observou, no n.° 47 do acórdão impugnado, que, para além do prefixo comum «UNI», a recorrente não provou a existência de outras semelhanças entre as marcas em causa e que, em contrapartida, havia uma diferença semântica entre elas, uma vez que os termos acoplados ao prefixo «UNI» estavam escritos em inglês, nas marcas UNIWEB e UniCredit Wealth Management, e em alemão, nas marcas interiores invocadas.
21 O Tribunal Geral concluiu, no n.° 48 do acórdão impugnado, que, não obstante a utilização efectiva das marcas anteriores e a existência do referido prefixo comum, os elementos de prova fornecidos ao IHMI não são susceptíveis de demonstrar a capacidade desse prefixo, por si só ou em combinação com outros factores, para associar as marcas cujo registo é pedido com a série anterior.
22 Por consequência, o Tribunal Geral, acolhendo o fundamento único invocado pela UniCredito em apoio dos recursos, indeferiu o fundamento invocado pela recorrente, também baseado na infracção ao artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, em que pedia que as oposições deduzidas fossem igualmente acolhidas no respeitante aos negócios imobiliários.
Pedidos das partes
23 No presente recurso, a recorrente pede que o Tribunal de Justiça anule o acórdão impugnado e que negue provimento aos recursos interpostos pela UniCredito no Tribunal Geral. A recorrente pede também a anulação das decisões controvertidas na medida em que indeferiram as oposições que deduziu contra o registo das marcas UNIWEB e UniCredit Wealth Management para os negócios imobiliários, deferindo‑as.
24 O IHMI solicita ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e condene a UniCredito nas despesas.
25 A UniCredito pede que seja negado provimento ao recurso e que a recorrente seja condenada nas despesas.
Quanto ao recurso
Argumentos das partes
26 Em apoio do seu recurso, a recorrente alega que o Tribunal Geral violou o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Sustenta que o Tribunal Geral não teve em conta a totalidade de circunstâncias de facto do litígio, de modo que o acórdão impugnado se baseia numa matéria de facto incompleta e, portanto, errada.
27 Com efeito, segundo a recorrente, para apreciar o risco de confusão do ponto de vista do público alemão, o Tribunal Geral deveria ter tido em conta as inúmeras decisões dos tribunais alemães e do Deutsche Patent‑ und Markenamt (Instituto das Marcas e Patentes alemão) juntas ao processo na Divisão de Oposição, que demonstram a existência desse risco. Considera que se se tivesse tido suficientemente em conta o ponto de vista do público alemão, o Tribunal Geral não teria chegado à conclusão errada de que o elemento «web» é um termo inglês e que os termos acoplados ao prefixo «UNI» são sempre alemães.
28 Além disso, o Tribunal Geral só teve em conta as três marcas anteriores em que a recorrente baseou as suas oposições, ao passo que, para a apreciação do risco de associação, deveria ter procedido a uma análise da totalidade da série de marcas de que a recorrente é titular. Se elas tivessem sido tidas em consideração, ter‑se‑ia constatado que ao prefixo «UNI» são igualmente acoplados termos ingleses e que a estrutura das marcas registadas não apresenta nenhuma diferença susceptível de impedir o público pertinente de associar quer a marca UNIWEB quer a marca UniCredit Wealth Management à sua série de marcas.
29 Segundo a recorrente, o Tribunal Geral terá concluído incorrectamente, partindo do princípio de que o público pertinente apenas encontra a denominação dos fundos nas páginas financeiras dos jornais, que essa denominação vem sempre acompanhada da indicação dos nomes dos operadores ou das sociedades gestoras dos fundos. O Tribunal Geral não teve em consideração os elementos expostos na audiência.
30 A recorrente salienta que é titular de cerca de 90 marcas com o prefixo «UNI» associado a diversos elementos e que esse prefixo – que, aliás, enquanto tal, é uma das suas marcas – constitui um elemento distintivo. Assim, uma vez que os sinais verbais «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Managament» têm a mesma estrutura, é inegável que existe um risco de confusão resultante da associação, pelo público pertinente, destes sinais com as marcas de que a recorrente é titular, mesmo que outros operadores giram fundos cujo nome inclui o elemento «united», «universal» ou «unico».
31 Quanto ao pedido da recorrente relativo aos negócios imobiliários, que foi rejeitado pelo Tribunal Geral, a recorrente sustenta existir contiguidade entre este tipo de serviços e as operações de investimento.
32 O IHMI, tal como a recorrente, entende que o Tribunal Geral incorreu em erro de direito no que toca à aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
33 Invocando o acórdão BAINBRIDGE, o IHMI considera que as marcas cujo registo foi requerido têm claramente características susceptíveis de serem associadas à série de marcas invocada pela ora recorrente. Alega ainda, a este respeito, que o elemento «UNI» é utilizado, nas marcas cujo registo foi requerido, na mesma posição que ocupa nas marcas que constituem a aludida série, que não tem conteúdo semântico diferente e ainda que o seu carácter distintivo é salientado pelo facto de ser seguido por outros elementos verbais, como «web» e «Credit Wealth Management», que, no sector financeiro, têm carácter descritivo e não distintivo, mesmo para o público alemão de referência.
34 O Tribunal Geral não se pronunciou sobre o carácter distintivo intrínseco do prefixo «UNI», violando assim o princípio segundo o qual, para apreciar o risco de confusão, é necessário ter em consideração todos os factores pertinentes do caso concreto e, especialmente, o carácter distintivo da marca anterior. Da mesma forma, o Tribunal Geral não explicou a razão por que o prefixo «UNI» não teria a capacidade de conduzir, por si mesmo, à associação das marcas cujo registo é pedido com a série invocada pela recorrente.
35 Além disso, o Tribunal Geral não procedeu a uma apreciação concreta da percepção que o público alemão tem das marcas. A este respeito, não terá sido dada a menor relevância às numerosas decisões do Deutsche Patent‑ und Markenamt, quando elas reflectem à evidência a percepção do público interessado e constituem um factor que devia ter sido considerado, embora essas decisões não vinculem o IHMI nem o Tribunal Geral.
36 No acórdão BAINBRIDGE, o Tribunal Geral declarou poder existir um risco de confusão em presença do mesmo elemento distintivo, mesmo que as marcas se diferenciem pelo acrescento de elementos verbais ou gráficos. Por consequência, no presente caso, não se compreende por que é que o significado dos diferentes termos «web», «credit», «wealth management», «zins», «fonds» e «rak» permite, segundo o Tribunal Geral, considerar que a diferenciação semântica que deles resulta exclui a existência de um risco de confusão. Além disso, tal consideração não teria em conta o facto de estes termos, que são directamente descritivos ou se tornaram comuns na linguagem financeira na Alemanha, não permitirem ao público pertinente perceber que designam serviços ou produtos financeiros de empresas diferentes, uma vez que a utilização de termos ingleses é corrente no sector financeiro.
37 Quanto às circunstâncias em que o público pertinente se encontra em presença das marcas em causa, há que observar que, embora elas sejam sempre precedidas do nome da sociedade gestora dos fundos em causa, isso não exclui por si mesmo a existência de um risco de confusão, uma vez que o consumidor alemão, que conhece já os fundos comercializados pela recorrente, pode pensar que os outros fundos que têm também o prefixo «UNI» provêm de empresas que estão economicamente ligadas a ela.
38 Aliás, ao salientar que a Câmara de Recurso não procedeu a uma análise aprofundada da exigência de associação das marcas cujo registo é pedido com a série de marcas invocada pela recorrente e que não demonstrou a existência de outras semelhanças, para além do elemento comum «UNI», para concluir pela existência de um risco de confusão, o Tribunal Geral deformou e desvirtuou a análise efectuada pela Câmara de Recurso.
39 Para fundamentar o seu pedido de rejeição do presente recurso, a UniCredito alega, em primeiro lugar, que os fundamentos invocados em apoio deste são inadmissíveis, uma vez que a recorrente invoca vícios do acórdão impugnado que se referem a erros de apreciação de factos.
40 Além disso, a UniCredito sustenta que as apreciações do Tribunal Geral criticadas pela recorrente, quer sejam as relativas à existência de denominações de fundos com o prefixo «UNI», que não lhe pertencem, quer as que se referem ao facto de estas denominações estarem associadas, nos jornais, às denominações das sociedades gestoras de fundos, quer as que se referem à associação deste prefixo com termos ingleses ou alemães, são complementares e marginais relativamente à apreciação global e factual do Tribunal Geral relativa à ausência de risco de confusão e não podem, portanto, servir para invalidar esta apreciação.
41 A UniCredito contesta, aliás, a argumentação da recorrente no que diz respeito à obrigação de ter em conta as decisões das autoridades administrativas e judiciárias nacionais, uma vez que os sistemas nacionais e o sistema comunitário de protecção das marcas são autónomos e independentes uns dos outros.
42 Segundo a UniCredito, improcede igualmente o fundamento em que a recorrente censura o Tribunal Geral por ter apenas tido em conta, para efeitos de apreciação do risco de confusão, as três marcas anteriores em que se baseavam as oposições, e não todas as marcas incluídas na série que invocou. Este fundamento, na sua opinião, é contraditório, porque as oposições se basearam nessas três marcas, e improcede segundo o critério do acórdão BAINBRIDGE. Este baseia‑se no princípio de que, perante uma série de marcas, o risco de confusão deve ser apreciado tendo em conta o risco de que o público compreenda a marca cujo registo é pedido como pertencente à série, não exigindo de maneira nenhuma que a marca seja comparada com todas as marcas da série separadamente.
43 Finalmente, no que toca aos negócios imobiliários, a UniCredito alega, por um lado, que eles não têm afinidade com os serviços financeiros e, por outro, que entre as marcas em conflito não existe risco de confusão, mesmo no que se refere aos serviços financeiros em sentido estrito.
Apreciação do Tribunal de Justiça
44 A UniCredito sustenta que o recurso é inadmissível na medida em que pretende pôr em causa as apreciações em matéria de facto realizadas pelo acórdão impugnado. Há que constatar, a este respeito, que a recorrente acusa o Tribunal Geral de inobservância do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, por não ter tido em conta, na íntegra, as circunstâncias do caso concreto e, em especial, por não ter tido em consideração o ponto de vista do público alemão quanto ao risco de associação das marcas cujo registo é pedido com a série ou família de marcas que invocou.
45 Ora, segundo jurisprudência constante, a existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os factores pertinentes do caso concreto (v., neste sentido, acórdãos de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C‑251/95, Colect., p. I‑6191, n.° 22; de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Colect., p. I‑3819, n.° 18; de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker, C‑334/05 P, Colect., p. I‑4529, n.° 34; e de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C‑193/06 P, n.° 33). Se a avaliação destes factores é uma questão de facto que escapa à fiscalização do Tribunal de Justiça, a omissão de levar em conta todos estes factores, pelo contrário, constitui um erro de direito (v., neste sentido, acórdão de 24 de Junho de 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Colect., p. I‑0000, n.° 40) e pode, enquanto tal, ser suscitado no Tribunal de Justiça, em sede de recurso.
46 O mesmo se diga do fundamento do IHMI, segundo o qual o Tribunal Geral desvirtuou a análise efectuada pela Câmara de Recurso, sendo que o desvirtuamento do conteúdo de um acto constitui igualmente um erro de direito (v. acórdão de 27 de Janeiro de 2000, DIR International Film e o./Comissão, C‑164/98 P, Colect., p. I‑447, n.° 48).
47 Daqui resulta que o fundamento de inadmissibilidade suscitado pela UniCredito deve ser julgado improcedente.
48 Quanto ao mérito, cabe salientar que, para anular as decisões controvertidas, o Tribunal Geral, nos n.os 35, 36 e 41 do acórdão impugnado, refere o seguinte:
«35 No caso em apreço, a apreciação da Câmara de Recurso, segundo a qual as marcas anteriores UNIFONDS, UNIRAK e UNIZINS invocadas pela [recorrente] constituem uma ‘série’ na acepção do acórdão BAINBRIDGE, […] baseia‑se essencialmente na consideração de que o prefixo ‘UNI’, comum a essas três marcas, tem um carácter distintivo no contexto dos serviços financeiros e de que a utilização efectiva dessas marcas foi provada pela [recorrente].
36 Após ter constatado a existência de uma ‘série’ de marcas, a Câmara de Recurso inferiu, de forma quase automática, que o público pertinente associa o prefixo ‘UNI’ à [recorrente], quando utilizado em relação com fundos de investimentos, e que, por isso, existe um risco de confusão entre as marcas em conflito.
[…]
41 No caso em apreço, o IHMI não procedeu a um exame aprofundado do requisito de associação das marcas requeridas com a série invocada na oposição. A Câmara de Recurso limitou‑se a notar que cada uma das marcas é constituída por uma combinação de dois elementos individuais, ou seja, o elemento comum ‘UNI’ e expressões diferentes, a saber, ‘web’ e ‘credit wealth management’, destituídas de carácter distintivo para os serviços pedidos.»
49 No que se refere ao fundamento segundo o qual o Tribunal Geral, ao assim proceder, desvirtuou a análise efectuada pela Câmara de Recurso, há que constatar que, nos n.os 36 e 37 da sua decisão de 5 de Setembro de 2006, a Câmara de Recurso expôs o seguinte:
«36 Neste caso, a marca [da UniCredito] e as marcas [da recorrente] têm a mesma estrutura. São constituídas por uma combinação de dois elementos individuais, ou seja, o elemento comum ‘UNI’, que constitui o início de todas as marcas, seguido, em todos os casos, de uma palavra diferente. Contudo, isso não é suficiente para considerar que a marca UNIWEB possui características que permitem associá‑la às marcas ‘UNI‑’ [da recorrente]. O elemento comum poderia ser exclusivamente descritivo ou desprovido de carácter distintivo, caso em que [a recorrente] não pode invocar validamente o argumento da família de marcas.
37 O carácter distintivo do elemento comum ‘UNI’ deve ser avaliado segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos serviços em causa. Não são apenas as qualidades intrínsecas do elemento ‘UNI’ que são pertinentes para essa avaliação, mas também a utilização que dele é feita. Na Alemanha, onde se encontra o consumidor‑alvo médio, a palavra ‘uni’ refere‑se a ‘uni’, de uma só cor, e a Uni, diminutivo de Universidade (linguagem familiar). Relativamente aos serviços em questão, este termo não parece ter um significado claro e imediato. Além disso, no caso em apreço, a [a recorrente] demonstrou, designadamente através do seu relatório de gestão e do relatório semestral de 30 de Setembro de 2001 e através de recortes de jornais, que utiliza as três marcas com o prefixo ‘UNI‑’ para ‘fundos de investimento’ na Alemanha.»
50 Os n.os 40 e 41 da decisão de 25 de Setembro de 2006 estão redigidos de forma semelhante, tendo a Câmara de Recurso constatado no primeiro desses números:
«Há que sublinhar que os termos ‘Wealth Management’ juntos à marca [da UniCredito] são vocábulos ingleses comummente utilizados no domínio financeiro no território relevante, a Alemanha, para serviços que combinam a função de consulta no domínio financeiro/investimento, os serviços contabilísticos/consulta fiscal e a planificação jurídico‑financeira. Por conseguinte, a associação da expressão ‘Wealth Management’ não tem carácter distintivo no que toca aos serviços requeridos.»
51 Assim, conclui‑se que o Tribunal Geral, ao considerar que a Câmara de Recurso concluiu, «de forma quase automática» e sem uma «análise aprofundada» dos requisitos de associação das marcas cujo registo é pedido com a série invocada pela recorrente, pela existência de um risco de confusão, limitando‑se a constatar a existência dessa série e o facto de as referidas marcas serem constituídas pelo elemento comum «UNI» combinado com diferentes expressões destituídas de carácter distintivo, desvirtuou o conteúdo das decisões controvertidas.
52 Por esta razão, o Tribunal Geral não analisou aspectos sobre os quais a Câmara de Recurso fez observações, indicados nos n.os 49 e 50 do presente acórdão. Isto aplica‑se, em especial, às considerações da Câmara de Recurso sobre a idêntica estrutura das marcas comparadas, o carácter distintivo, do ponto de vista do público pertinente, do elemento «UNI» que lhes é comum e a inexistência de carácter distintivo dos termos «Wealth Management». Por isso, o Tribunal Geral não fundamentou suficientemente o seu acórdão.
53 Quanto ao fundamento segundo o qual o Tribunal Geral fez uma aplicação errada do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, importa recordar que, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, constitui risco de confusão, no sentido do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, o facto de o público poder pensar que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v., neste sentido, acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon, C‑39/97, Colect., p. I‑5507, n.° 29; e acórdãos, já referidos, Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.° 17, IHMI/Shaker, n.° 33, e Nestlé/IHMI, n.° 32).
54 Ora, nos casos em que a oposição se baseia na existência de várias marcas com características comuns que lhes permitam ser consideradas como fazendo parte de uma mesma família ou série de marcas, para apreciar a existência de um risco de confusão, deve ter‑se em conta que, na presença de uma família ou série de marcas, esse risco resulta do facto de o consumidor se poder enganar quanto à proveniência ou origem dos produtos ou dos serviços abrangidos pela marca cujo registo é pedido e considerar, erradamente, que esta faz parte desta família ou série (v., neste sentido, acórdãos de 13 de Setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI, C‑234/06 P, Colect., p. I‑7333, n.os 62 e 63, e de 18 de Dezembro de 2008, Les Éditions Albert René/IHMI, C‑16/06 P, Colect., p. I‑10053, n.° 101).
55 Como foi salientado no n.° 45 do presente acórdão, a existência de um risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto.
56 No caso concreto, o Tribunal Geral afastou a existência de um risco de confusão, sem ter em conta todos os factores pertinentes para verificar concretamente se existe um risco de que o público pertinente possa pensar que as marcas cujo registo é pedido fazem parte da série de marcas invocada pela requerente, sendo assim iludido quanto à origem dos serviços em causa por pensar que eles são provenientes da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente.
57 Com efeito, como alegam a recorrente e o IHMI, no acórdão impugnado falta, antes de mais, a análise da estrutura das marcas a comparar e da influência da posição do elemento que lhes é comum, o prefixo «UNI», na percepção que o público pertinente pode ter dessas marcas.
58 Em segundo lugar, no que toca ao carácter eventualmente distintivo do elemento comum, o Tribunal Geral afirmou, no n.° 43 do acórdão impugnado, que o mesmo não tinha, intrinsecamente, a capacidade de conduzir, por si só, à associação das marcas cujo registo é requerido com a série de marcas invocada pela recorrente. Contudo, como alegaram, em substância, a recorrente e o IHMI na audiência, o Tribunal Geral não motivou esta afirmação e, por conseguinte, não analisou a este respeito as apreciações desenvolvidas pela Câmara de Recurso relativamente à percepção que o público pertinente podia ter deste elemento nem fundamentou o acórdão neste ponto.
59 Além disso, nos n.os 44 a 46 do acórdão impugnado, ao analisar a utilização, pela recorrente, da série de marcas que invoca, o Tribunal Geral, por razões que relevam do âmbito da análise da matéria de facto, que não cabe ao Tribunal de Justiça fiscalizar, considerou que era dificilmente concebível que o público em causa pudesse pensar que os fundos designados pelas marcas cujo registo é requerido são geridos por uma sociedade diferente daquela cujo nome, nos recortes de imprensa, figura no cabeçalho da lista dos referidos fundos. Contudo, tendo em conta o princípio enunciado no n.° 53 do presente acórdão, o Tribunal Geral não podia, sem incorrer em erro de direito, deixar de investigar se, pelo menos, esse público não poderia pensar que esses fundos correspondiam a serviços propostos por empresas economicamente ligadas.
60 Finalmente, quanto aos outros elementos que constituem as marcas a comparar, o Tribunal Geral apenas observou, no n.° 47 do acórdão impugnado, que os termos acoplados ao prefixo «UNI» estão redigidos em inglês, em todas as marcas cujo registo é requerido, e em alemão, em todas as marcas anteriores invocadas na oposição. Além de não ter analisado se essa diferença era, no que se refere aos serviços financeiros em causa e ao público pertinente, susceptível de afastar o risco de que esse público pudesse pensar que as marcas cujo registo é pedido fazem parte da série de marcas invocada pela recorrente, o Tribunal Geral não examinou se esses elementos tinham carácter descritivo ou não distintivo.
61 Assim, tendo em conta o que foi referido nos n.os 52 e 57 a 60 do presente acórdão, o Tribunal Geral não podia concluir validamente, como fez no n.° 48 do acórdão impugnado, que, «apesar da utilização efectiva das marcas anteriores e da presença do prefixo ‘UNI’, comum a todas essas marcas e às marcas requeridas, os elementos de prova fornecidos ao IHMI não permitem demonstrar a capacidade deste prefixo para, sozinho ou em combinação com outros factores, associar as marcas requeridas à série anterior», e, no n.° 49 do mesmo acórdão, que a Câmara de Recurso errou ao considerar que os sinais em conflito comportavam um risco de confusão, no sentido do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
62 Daqui decorre que, sem sequer ser necessário apreciar a restante argumentação da recorrente e especialmente a parte dessa argumentação relativa ao indeferimento das oposições no que toca aos negócios imobiliários, há que acolher o fundamento único do recurso e, assim, anular o acórdão impugnado.
63 Nos termos do artigo 61.°, primeiro parágrafo, segundo período, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, este pode, em caso de anulação da decisão do Tribunal Geral, remeter‑lhe o processo, para julgamento.
64 No caso em pareço, a apreciação global do risco de confusão implica apreciações em matéria de facto complexas, com vista a verificar se, como considerou a Câmara de Recurso do IHMI, existe o risco de que o público pertinente possa pensar que as marcas cujo registo é pedido fazem parte da série de marcas invocada pela recorrente. Assim, há que remeter o processo ao Tribunal Geral, para que este decida de novo os recursos interpostos pela UniCredito e também os pedidos de anulação parcial das decisões controvertidas formulados pela recorrente, reservando‑se para final a decisão quanto às despesas do presente recurso.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quarta Secção) decide:
1) O acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 27 de Abril de 2010, UniCredito Italiano/IHMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 e T‑337/06), é anulado.
2) O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.
3) Reserva‑se para final a decisão quanto às despesas.
Assinaturas