ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)
zo 16. júna 2011 (*)
„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 40/94 – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Slovné ochranné známky UNIWEB a UniCredit Wealth Management – Námietka majiteľa národných slovných ochranných známok UNIFONDS a UNIRAK, ako aj národnej obrazovej ochrannej známky UNIZINS – Posúdenie pravdepodobnosti zámeny – Pravdepodobnosť asociácie – Sériové alebo príbuzné ochranné známky“
Vo veci C‑317/10 P,
ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 1. júla 2010,
Union Investment Privatfonds GmbH, so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko), v zastúpení: J. Zindel a C. Schmid, Rechtsanwälte,
odvolateľka,
ďalší účastníci konania:
UniCredito Italiano SpA, so sídlom v Janove (Taliansko), v zastúpení: G. Floridia, avvocato,
žalobkyňa v prvostupňovom konaní,
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca,
žalovaný v prvostupňovom konaní,
SÚDNY DVOR (štvrtá komora),
v zložení: predseda štvrtej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia L. Bay Larsen, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas (spravodajca),
generálna advokátka: J. Kokott,
tajomník: A. Impellizzeri, referentka,
so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 17. marca 2011,
so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálnej advokátky, že vec bude prejednaná bez jej návrhov,
vyhlásil tento
Rozsudok
1 Svojím odvolaním spoločnosť Union Investment Privatfonds GmbH navrhuje zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 27. apríla 2010, UniCredito Italiano/ÚHVT ‑ Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 a T‑337/06, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Všeobecný súd jednak zrušil dve rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 5. septembra 2006 (spojené veci R 196/2005‑2 a R 211/2005‑2) a 25. septembra 2006 (spojené veci R 456/2005‑2 a R 502/2005‑2) (ďalej len „sporné rozhodnutia“) v rozsahu, v akom tieto rozhodnutia vyhoveli námietkam odvolateľky proti zápisu slovných označení „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth Management“ ako ochranných známok Spoločenstva pre určité služby spoločnosťou UniCredito Italiano SpA (ďalej len „UniCredito“), a jednak zamietol jej návrhy na zrušenie uvedených rozhodnutí v rozsahu, v akom sa týkajú služieb v oblasti nehnuteľností.
Právny rámec
2 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Avšak vzhľadom na dátum aktov napadnutých pred Všeobecným súdom sa na tento spor vzťahuje nariadenie č. 40/94.
3 Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje:
„Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:
…
b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.“
Okolnosti predchádzajúce sporu
4 V dňoch 29. mája a 7. augusta 2001 UniCredito podala na ÚHVT prihlášku slovných označení „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth Management“ ako ochranných známok Spoločenstva na označenie niektorých služieb, medzi ktoré patria služby zaradené do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“), ktoré zodpovedajú tomuto opisu:
– „bankové služby, finančné služby, peňažné služby, poisťovníctvo, služby v oblasti nehnuteľností, informačné služby a poradenstvo týkajúce sa financií a poistenia, služby týkajúce sa kreditných/debetných kariet, bankové služby a finančné služby poskytované cez internet“ pre slovnú ochrannú známku UNIWEB,
– „bankové služby, finančné služby, peňažné služby, poisťovníctvo, služby v oblasti nehnuteľností, informačné služby týkajúce sa financií“ pre slovnú ochrannú známku UniCredit Wealth Management.
5 V dňoch 6. marca a 21. júna 2002 podala odvolateľka na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu týchto ochranných známok pre uvedené služby.
6 Obe námietky boli založené na nemeckých slovných ochranných známkach UNIFONDS a UNIRAK, prihlásených 2. apríla 1979 a zapísaných 17. októbra 1979, ako aj na nemeckej obrazovej ochrannej známke prihlásenej 6. marca 1992 a zapísanej 10. júla toho istého roku týkajúcej sa, tak ako obe predchádzajúce ochranné známky, „investovania“ zaradeného do uvedenej triedy 36 a vyobrazeného takto:
7 Rozhodnutiami zo 17. decembra 2004 a z 28. februára 2005 námietkové oddelenie ÚHVT vyhovelo námietkam pre služby, ktorých sa týkali, s výnimkou „služieb v oblasti nehnuteľností“.
8 V oboch prípadoch sa námietkové oddelenie v podstate domnievalo, že odvolateľka predložila dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných známok, ako aj o skutočnosti, že bola majiteľkou ochranných známok, ktoré obsahovali predponu „UNI“ a vytvárali sériové alebo príbuzné ochranné známky. Dospelo k záveru, že medzi prihlasovanými ochrannými známkami a skoršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny, ktorá zahŕňa pravdepodobnosť asociácie, s výnimkou „služieb v oblasti nehnuteľností“, v prípade ktorých sa domnievalo, že tieto služby a služby, na ktoré sa vzťahuje skorší zápis, nie sú podobné.
9 Proti týmto rozhodnutiam námietkového oddelenia ÚHVT podali žalobu UniCredito 17. februára a 21. apríla 2005 a odvolateľka 11. februára a 28. apríla 2005.
10 Spornými rozhodnutiami druhý odvolací senát ÚHVT tieto žaloby zamietol. Súhlasil s analýzou vykonanou námietkovým oddelením a v oboch rozhodnutiach dospel najmä k záveru, že odvolateľka predložila dostatočné dôkazy o riadnom používaní ochranných známok vytvárajúcich sériové ochranné známky, ako aj dôkaz, že prihlasovaná ochranná známka mala vlastnosti, ktoré umožňovali priradiť ju k tejto sérii, takže keď bude uvedená predpona použitá v súvislosti s investovaním, príslušná skupina verejnosti ju bude asociovať s odvolateľkou.
Žaloby pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok
11 Návrhmi podanými do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. a 28. novembra 2006 podala UniCredito žaloby o neplatnosť sporných rozhodnutí. Na pojednávaní pred Súdom prvého stupňa spresnila, že jej žaloby smerujú len k čiastočnému zrušeniu týchto rozhodnutí v rozsahu, v akom vyhoveli námietkam proti zápisu slovných označení „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth Management“ ako ochranných známok Spoločenstva pre služby zaradené do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody, okrem služieb v oblasti nehnuteľností.
12 Odvolateľka v oboch veciach žiadala, aby Súd prvého stupňa zamietol žaloby na čiastočné zrušenie sporných rozhodnutí a žiadala, aby sa vyhovelo jej námietkam proti zápisu ochranných známok UNIWEB a UniCredit Wealth Management v celom rozsahu, teda aj čo sa týka služieb v oblasti nehnuteľností.
13 ÚHVT navrhoval tieto žaloby zamietnuť.
14 Všeobecný súd napadnutým rozsudkom:
– spojil obe veci na účely vydania rozsudku,
– zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. septembra 2006 v rozsahu, v akom zamietlo žalobu UniCredito, a vyhovel námietkam proti zápisu ochrannej známky UNIWEB, pokiaľ ide o „bankové služby, finančné služby, peňažné služby, poisťovníctvo, informačné služby a poradenstvo týkajúce sa financií a poistenia, služby týkajúce sa kreditných/debetných kariet, bankové služby a finančné služby poskytované cez internet“ zaradené do triedy 36 Niceskej dohody,
– zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 25. septembra 2006 v rozsahu, v akom zamietlo žalobu UniCredito, a vyhovel námietkam proti zápisu ochrannej známky UniCredit Wealth Management, pokiaľ ide o „bankové služby, finančné služby, peňažné služby, poisťovníctvo a informačné služby týkajúce sa financií“ zaradené do triedy 36 Niceskej dohody,
– zamietol žaloby odvolateľky a
– zaviazal každého z účastníkov konania znášať vlastné trovy konania.
15 Všeobecný súd tak vyhovel jedinému žalobnému dôvodu, ktorý uviedla UniCredito, založenému na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
16 Všeobecný súd, odkazujúc v bodoch 33, 34 a 37 až 40 napadnutého rozsudku na svoj rozsudok z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Zb. s. II‑445, ďalej len „rozsudok BAINBRIDGE“), v bode 41 napadnutého rozsudku rozhodol, že v predmetnej veci ÚHVT nevykonal podrobné preskúmanie podmienky spojitosti prihlasovaných ochranných známok s uvedenou sériou, lebo odvolací senát len uviedol, že každá z ochranných známok bola vytvorená spojením dvoch prvkov, teda spoločného prvku „UNI“ a rôznych výrazov, konkrétne „web“ a „credit wealth management“, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti so službami označenými týmito ochrannými známkami.
17 V bode 42 napadnutého rozsudku rozhodol, že ani rozlišovacia spôsobilosť predpony „UNI“, ani ostatné aspekty porovnania medzi predmetnými ochrannými známkami neumožňujú rozhodnúť, že existuje pravdepodobnosť zámeny. Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť tejto predpony, v bode 43 napadnutého rozsudku uviedol, že pokiaľ ide o vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, takáto predpona sama osebe nemôže vyvolať asociáciu prihlasovanej ochrannej známky s uvedenou sériou. Okrem toho sa v bode 44 tohto istého rozsudku domnieval, že skutočné používanie sériových ochranných známok vo finančnom sektore a pravidelné zverejňovanie informácií o kurzoch investičných fondov v abecednom poradí nedokazuje spôsobilosť samotnej predpony „UNI“ označiť pôvod fondov.
18 V tomto kontexte v bode 45 napadnutého rozsudku Všeobecný súd uviedol, že výstrižky z tlače predložené v priebehu námietkového konania uvádzali existenciu fondov, ktoré obsahovali predponu „UNI“ a nepatrili odvolateľke. Domnieval sa, že ak aj v tejto súvislosti odvolací senát správne konštatoval, že „v prípade fondov, ktorých názov sa začína slovami ‚united‘… a ‚universal‘…, ide o nerozdeliteľný výraz, ktorého prvé písmená ‚uni‘ sú neoddeliteľnou súčasťou slova“, to isté neplatí v prípade ochranných známok začínajúcich sa výrazom „unico“, lebo tento výraz si príslušná skupina verejnosti v Nemecku nemusí nevyhnutne spojiť s talianskym slovom „unico“ (jedinečný), ale môže ho tiež chápať ako skratku bez významu.
19 Okrem toho v bode 46 napadnutého rozsudku Všeobecný súd upozornil, že vo výstrižkoch z tlače predložených odvolateľkou je názov správcovskej spoločnosti uvedený na čele zoznamu fondov, ktoré spravuje, takže je ťažko predstaviteľné, že dotknutá skupina verejnosti, ktorej pozornosť je relatívne vysoká, by mohla veriť, že fondy označené prihlasovanými ochrannými zámkami spravuje iná spoločnosťou než tá, ktorej meno je uvedené na čele skupiny, ktorej sú súčasťou.
20 Pokiaľ ide o ostatné aspekty porovnania, Všeobecný súd v bode 47 napadnutého rozsudku konštatoval, že okrem spoločnej predpony „UNI“ odvolateľka nepreukázala existenciu iných podobností medzi predmetnými ochrannými známkami a že medzi týmito ochrannými známkami existoval naopak významový rozdiel, lebo slová pripojené k predpone „UNI“ boli v ochranných známkach UNIWEB a UniCredit Wealth Management v angličtine a v uvedených skorších ochranných známkach v nemčine.
21 Všeobecný súd z toho v bode 48 napadnutého rozsudku vyvodil záver, že bez ohľadu na skutočné používanie skorších ochranných známok a existenciu spoločnej predpony dôkazy predložené ÚHVT neboli dostatočné na to, aby sa preukázalo, že táto predpona môže samostatne alebo v spojení s inými prvkami asociovať prihlasované ochranné známky so skoršou sériou.
22 Z tohto dôvodu Všeobecný súd vyhovel jedinému žalobnému dôvodu vznesenému UniCredito na podporu svojich žalôb a zamietol žalobný dôvod vznesený odvolateľkou, založený takisto na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktorý smeroval k tomu, aby boli námietky, ktoré podala, prijaté, aj pokiaľ ide o služby v oblasti nehnuteľností.
Návrhy účastníkov konania
23 Svojím odvolaním odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a zamietol žaloby, ktoré UniCredito podala na Súd prvého stupňa. Okrem toho žiada, aby zrušil sporné rozhodnutia v rozsahu, v akom neprijali jej námietky proti zápisu ochranných známok UNIWEB a UniCredit Wealth Management pre služby v oblasti nehnuteľností, a aby týmto námietkam vyhovel.
24 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor vyhovel odvolaniu a zaviazal UniCredito na náhradu trov konania.
25 UniCredito navrhuje zamietnuť odvolanie a zaviazať odvolateľku na náhradu trov konania.
O odvolaní
Argumentácia účastníkov konania
26 Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 Všeobecným súdom. Tvrdí, že Všeobecný súd nezohľadnil všetky skutkové okolnosti sporu, takže napadnutý rozsudok je založený na neúplných, a teda nesprávnych okolnostiach.
27 Podľa odvolateľky mal Všeobecný súd na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny z pohľadu nemeckej verejnosti prihliadnuť na početné rozhodnutia nemeckých súdov a Deutsches Patent‑ und Markenamt (Nemecký úrad pre patenty a ochranné známky) predložené námietkovému oddeleniu, ktoré dokazujú existenciu tejto pravdepodobnosti. Domnieva sa, že ak by sa na nemeckú verejnosť skutočne prihliadalo, Všeobecný súd by nedospel k nesprávnemu záveru, že prvok „web“ je anglický výraz a že výrazy, ktoré odvolateľka pripája k predpone „UNI“, sú vždy nemecké.
28 Okrem toho vzal Všeobecný súd do úvahy len tri skoršie ochranné známky, na ktorých boli založené jej námietky, zatiaľ čo pri posúdení pravdepodobnosti asociácie treba vykonať analýzu celej série ochranných známok, ktorých je majiteľkou. Ak by sa zohľadnili, dospelo by sa k záveru, že k predpone „UNI“ sú pripojené aj anglické výrazy a že zo štruktúry zapísaných ochranných známok nevyplýva žiaden rozdiel, ktorý by bol spôsobilý zabrániť tomu, aby príslušná skupina verejnosti asociovala tak ochrannú známku UNIWEB, ako aj ochrannú známku UniCredit Wealth Management s jej sériou ochranných známok.
29 Keďže Všeobecný súd predpokladal, že príslušná skupina verejnosti sa s názvom fondov stretáva len na stránkach finančných denníkov, nesprávne konštatoval, že tento názov je vždy doplnený o názov subjektov alebo spoločností spravujúcich fondy. V tejto súvislosti neboli zohľadnené tvrdenia prednesené na pojednávaní.
30 Odvolateľka zdôrazňuje, že je majiteľkou približne 90 ochranných zámok obsahujúcich predponu „UNI“, ktorá je pripojená k rôznym prvkom, a že táto predpona, ktorá je okrem iného sama osebe jednou z jej ochranných známok, predstavuje rozlišujúci prvok. Za týchto podmienok, keďže slovné označenia „UNIWEB“ a „UniCredit Wealth Managament“ majú rovnakú štruktúru, je nepochybné, že existuje pravdepodobnosť zámeny vyplývajúca z toho, že príslušná skupina verejnosti tieto ochranné známky asociuje s ochrannými známkami, ktorých je majiteľkou, a to aj napriek tomu, že iné subjekty spravujú fondy, ktorých názov obsahuje prvok „united“, „universal“ alebo „unico“.
31 Pokiaľ ide o jej návrh týkajúci sa služieb v oblasti nehnuteľností, ktorý Všeobecný súd zamietol, odvolateľka tvrdí, že existuje príbuznosť medzi týmto typom služieb a investičnými operáciami.
32 ÚHVT sa podobne ako odvolateľka domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
33 S odkazom na rozsudok BAINBRIDGE sa ÚHVT domnieva, že prihlasované ochranné známky jednoznačne vykazujú vlastnosti, ktoré by ich mohli spájať so sériou ochranných známok uvedených odvolateľkou. V tejto súvislosti upozorňuje, že prvok „UNI“ je v prihlasovaných ochranných známkach použitý na tom istom mieste, na akom je použitý v ochranných známkach tvoriacich uvedenú sériu, že nemá odlišný významový obsah a že jeho rozlišovacia spôsobilosť je zdôraznená skutočnosťou, že za ním nasledujú ďalšie slovné prvky ako „web“ a „Credit Wealth Management“, ktoré majú vo finančnom sektore opisný charakter a nie rozlišovaciu spôsobilosť, a to aj pre príslušnú skupinu nemeckej verejnosti.
34 Všeobecný súd nerozhodol o vnútornej rozlišovacej spôsobilosti predpony „UNI“, čím porušil zásadu, podľa ktorej treba pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny zohľadniť všetky relevantné faktory predmetnej veci, najmä rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky. Všeobecný súd ani jasne neformuloval dôvod, prečo nebola predpona „UNI“ spôsobilá sama osebe vyvolať asociáciu prihlasovaných ochranných známok so sériou uvedenou odvolateľkou.
35 Okrem toho Všeobecný súd nevykonal konkrétne posúdenie vnímania ochranných známok nemeckou verejnosťou. V tejto súvislosti nepriznal nijakú váhu mnohým rozhodnutiam Deutsches Patent‑ und Markenamt, hoci jasne poukazujú na vnímanie dotknutou skupinou verejnosti a predstavujú faktor, ktorý mal byť zohľadnený, a to aj napriek tomu, že tieto rozhodnutia nezaväzujú ani ÚHVT, ani Všeobecný súd.
36 Všeobecný súd v rozsudku BAINBRIDGE uznal, že môže existovať pravdepodobnosť zámeny v prípade rovnakého rozlišovacieho prvku, hoci sa ochranné známky líšia pripojením slovných alebo obrazových prvkov. Preto nie je zrozumiteľný dôvod, na základe ktorého podľa Všeobecného súdu v predmetnej veci význam rôznych výrazov „web“, „credit“, „wealth management“, „zins“, „fonds“ a „rak“ umožňoval dospieť k záveru, že významový rozdiel, ktorý z toho vyplýva, vylučuje existenciu pravdepodobnosti zámeny. Okrem toho takáto úvaha nezohľadňuje skutočnosť, že tieto výrazy, ktoré sú priamo opisné alebo sa takými stali bežným používaním v nemeckom finančnom jazyku, neumožňujú príslušnej skupine verejnosti rozpoznať, že označujú finančné služby alebo produkty rôznych podnikov, keďže používanie anglických termínov je vo finančnom sektore bežné.
37 Pokiaľ ide o situáciu, v ktorej sa nachádza príslušná skupina verejnosti, keď je konfrontovaná s predmetnými ochrannými zámkami, treba uviesť, že skutočnosť, že pred týmito ochrannými známkami bola vždy uvedená správcovská spoločnosť príslušných fondov, sama osebe nevylučuje pravdepodobnosť zámeny, lebo nemecký spotrebiteľ, ktorý už pozná fondy ponúkané odvolateľkou, sa môže domnievať, že ďalšie fondy, ktoré obsahujú tiež predponu „UNI“, pochádzajú od podniku, ktorý je hospodársky prepojený s odvolateľkou.
38 Okrem toho Všeobecný súd skreslil analýzu vykonanú odvolacím senátom, keď uviedol, že odvolací senát nevykonal podrobné posúdenie požiadavky spojitosti prihlasovaných ochranných známok so sériou ochranných známok uvedených odvolateľkou a že na to, aby dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny, nepreukázal iné podobnosti než spoločný prvok „UNI“.
39 Na účely zamietnutia odvolania UniCredito tvrdí, že dôvody uplatnené na podporu tohto odvolania sú neprípustné, lebo odvolateľka sa odvoláva na vady napadnutého rozsudku, ktoré sa týkajú nesprávneho posúdenia skutkových okolností.
40 Ďalej UniCredito tvrdí, že posúdenia vykonané Všeobecným súdom kritizované odvolateľkou, či už ide o posúdenie týkajúce sa existencie označení fondov, ktoré obsahujú predponu „UNI“, ale nepatria odvolateľke, posúdenie vychádzajúce zo skutočnosti, že tieto označenia sú v denníkoch asociované s označeniami správcovských spoločností týchto fondov, alebo posúdenie týkajúce sa pripojenia tejto predpony k anglickým alebo nemeckým výrazom, sú len doplnkové a okrajové v porovnaní s celkovým posúdením vykonaným Všeobecným súdom, pokiaľ ide o neexistenciu pravdepodobnosti zámeny, a teda nemôžu spôsobovať neplatnosť tohto posúdenia.
41 UniCredito okrem toho nesúhlasí s argumentáciou odvolateľky týkajúcou sa povinnosti zohľadniť rozhodnutia vnútroštátnych správnych a súdnych orgánov, lebo vnútroštátne systémy ochrany ochranných známok a systém ochrany ochranných známok Spoločenstva sú autonómne a navzájom nezávislé.
42 Dôvodná nie je ani výhrada, v ktorej odvolateľka Všeobecnému súdu vytýka, že na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny zohľadnil len tri skoršie ochranné známky, na ktorých boli založené námietky, a nie všetky ochranné známky, ktoré sú súčasťou série, ktorú uviedla. Táto výhrada je kontradiktórna, lebo uvedené námietky sú založené na týchto troch ochranných známkach, a vo vzťahu k rozsudku BAINBRIDGE nie je dôvodná. Tento rozsudok je založený na zásade, že v prípade série ochranných známok sa má pravdepodobnosť zámeny posúdiť s ohľadom na pravdepodobnosť, že verejnosť vníma prihlasovanú ochrannú známku ako ochrannú známku, ktorá patrí do série, pričom vôbec nevyžaduje, aby bola táto ochranná známka samostatne porovnaná z každou ochrannou známkou zo série.
43 Napokon, pokiaľ ide o služby v oblasti nehnuteľností, UniCredito tvrdí jednak, že nejde o činnosti príbuzné s finančnými službami, a jednak, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny, ani pokiaľ ide o finančné služby v úzkom zmysle slova.
Posúdenie Súdnym dvorom
44 UniCredito tvrdí, že odvolanie je neprípustné, lebo jeho cieľom je spochybniť skutkové posúdenie vykonané v napadnutom rozsudku. V tejto súvislosti treba konštatovať, že odvolateľka Všeobecnému súdu vytýka, že porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, lebo nezohľadnil všetky skutkové okolnosti predmetného prípadu a najmä hľadisko nemeckej verejnosti, pokiaľ ide o pravdepodobnosť asociácie prihlasovaných ochranných známok so sériou alebo skupinou príbuzných ochranných známok, ktoré uviedla.
45 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa má pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu (pozri v tomto zmysle rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C‑251/95, Zb. s. I‑6191, bod 22; z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Zb. s. I‑3819, bod 18; z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C‑334/05 P, Zb. s. I‑4529, bod 34, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C‑193/06 P, bod 33). Hoci posúdenie týchto faktorov je skutkovou otázkou, ktorá nepatrí do právomoci preskúmania Súdnym dvorom, opomenutie zohľadniť všetky tieto faktory predstavuje naopak nesprávne právne posúdenie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. júna 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Zb. s. I‑5805, bod 40), ktoré môže byť uplatnené pred Súdnym dvorom v rámci odvolania.
46 To isté platí v prípade výhrady predloženej ÚHVT, že Všeobecný súd skreslil analýzu vykonanú odvolacím senátom, lebo v prípade skreslenia obsahu aktu ide aj o nesprávne právne posúdenie (pozri rozsudok z 27. januára 2000, DIR International Film a i./Komisia, C‑164/98 P, Zb. s. I‑447, bod 48).
47 Z toho vyplýva, že neprípustnosť vznesenú UniCredito treba odmietnuť.
48 Vo veci samej treba uviesť, že na účely zrušenia sporných rozhodnutí rozhodol Všeobecný súd v bodoch 35, 36 a 41 napadnutého rozsudku takto:
„35 V predmetnej veci je posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého skoršie ochranné známky UNIFONDS, UNIRAK a UNIZINS uvedené [odvolateľkou] predstavujú sériu ochranných známok v zmysle rozsudku BAINBRIDGE,… založené hlavne na závere, že predpona ‚UNI‘, ktorú majú všetky tri ochranné známky spoločnú, má rozlišovaciu spôsobilosť v kontexte finančných služieb a že skutočné používanie týchto ochranných zámok [odvolateľka] preukázala.
36 Po konštatovaní, že existuje ‚séria‘ ochranných známok, z toho odvolací senát viac‑menej automaticky vyvodil, že príslušná skupina verejnosti asociuje predponu ‚UNI‘ s odvolateľkou, ak je použitá v súvislosti s investovaním, a preto existuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.
…
41 V predmetnej veci ÚHVT nevykonal podrobné preskúmanie podmienky spojitosti prihlasovaných ochranných známok so sériou uvedenou v námietke. Odvolací senát sa obmedzil na to, že uviedol, že každá z ochranných známok je vytvorená kombináciou dvoch samostatných prvkov, konkrétne spoločného prvku ‚UNI‘ a rôznych výrazov ako ‚web‘ a ‚credit wealth management‘, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s prihlasovanými službami.“
49 Pokiaľ ide o výhradu, že Všeobecný súd tým skreslil analýzu vykonanú odvolacím senátom, treba konštatovať, že v bodoch 36 a 37 rozhodnutia z 5. septembra 2006 odvolací senát uviedol:
„36 V predmetnej veci má ochranná známka [UniCredito] rovnakú štruktúru ako ochranné známky [odvolateľky]. Sú tvorené dvoma samostatnými prvkami, konkrétne spoločným prvkom ‚UNI‘, ktorý je na začiatku všetkých ochranných známok, po ktorom nasleduje vždy iné slovo. To však nestačí na to, aby bolo možné domnievať sa, že ochranná známka UNIWEB má vlastnosti, ktoré ju umožňujú asociovať s ochrannou známkou [odvolateľky] ‚UNI‑‘. Spoločný prvok môže byť len opisný alebo bez rozlišovacej spôsobilosti a v tom prípade sa [odvolateľka] nemôže úspešne odvolávať na tvrdenie, že ide o ‚príbuzné ochranné známky‘.
37 Rozlišovaciu spôsobilosť spoločného prvku ‚UNI‘ treba posúdiť podľa vnímania predmetných označení a služieb príslušnou skupinou verejnosti. Na toto vyhodnotenie nie sú dôležité len vnútorné vlastnosti prvku ‚UNI‘, ale aj jeho použitie. V Nemecku, kde sa nachádza cieľový priemerný spotrebiteľ, slovo ‚uni‘ znamená ‚uni‘, teda jednofarebný, a ‚Uni‘, skratku slova univerzita (hovorový jazyk). Vo vzťahu k predmetným službám nemá tento výraz jasný a priamy význam. Okrem toho v predmetnej veci [odvolateľka] preukázala, najmä prostredníctvom svojej hospodárskej správy, polročnej správy z 30. septembra 2001 a výstrižkov z tlače, že tri ochranné známky obsahujúce predponu ‚UNI‑‘ používa v Nemecku v súvislosti s investovaním.“
50 Body 40 a 41 rozhodnutia z 25. septembra 2006 sú formulované podobne, pričom odvolací senát v prvom z týchto bodov okrem toho konštatuje:
„Treba zdôrazniť, že výrazy ‚Wealth Management‘ pripojené k ochrannej známke [UniCredito] sú anglické termíny, ktoré sa na relevantnom území, teda v Nemecku, používajú vo finančnej oblasti pre služby, ktoré spájajú poradenstvo vo finančnej/investičnej oblasti, účtovné/daňové služby a finančno‑právne plánovanie. Preto slovné spojenie ‚Wealth Management‘ nemá rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s prihlasovanými službami.“
51 Preto sa zdá, že Všeobecný súd skreslil obsah sporných rozhodnutí, keď predpokladal, že odvolací senát „viac‑menej automaticky“ a bez „podrobného preskúmania“ podmienok spojitosti prihlasovaných ochranných známok so sériou uvedenou odvolateľkou rozhodol o existencii pravdepodobnosti zámeny, pričom sa obmedzil len na konštatovanie existencie tejto série a skutočnosť, že uvedené ochranné známky sú zložené zo spoločného prvku „UNI“ pripojeného k rôznym výrazom bez rozlišovacej spôsobilosti.
52 Z tohto dôvodu všeobecný súd opomenul preskúmať aspekty, ktoré posudzoval odvolací senát a ktoré sú pripomenuté v bodoch 49 a 50 tohto rozsudku. Ide najmä o závery odvolacieho senátu týkajúce sa rovnakej štruktúry porovnávaných ochranných známok, rozlišovaciu spôsobilosť z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti, spoločný prvok „UNI“ a neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti výrazov „Wealth Management“. Z tohto dôvodu Všeobecný súd rozsudok dostatočne neodôvodnil.
53 Pokiaľ ide o výhradu, že Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora pravdepodobnosťou zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku, alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C‑39/97, Zb. s. I‑5507, bod 29; rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 17; ÚHVT/Shaker, už citovaný, bod 33, a Nestlé/OHMI, už citovaný, bod 32).
54 Za predpokladu, že námietka je založená na existencii viacerých ochranných známok vykazujúcich spoločné vlastnosti umožňujúce považovať ich za príbuzné alebo sériové ochranné známky, je na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny potrebné zohľadniť to, že v prípade existencie príbuzných alebo sériových ochranných známok uvedená pravdepodobnosť zámeny vyplýva zo skutočnosti, že spotrebiteľ sa môže zmýliť v súvislosti s pôvodom výrobkov alebo služieb chránených prihlasovanou ochrannou známkou a mylne sa domnievať, že sú príbuznými alebo sériovými ochrannými známkami (pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C‑234/06 P, Zb. s. I‑7333, body 62 a 63, ako aj z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/ÚHVT, C‑16/06 P, Zb. s. I‑10053, bod 101).
55 Ako bolo pripomenuté v bode 45 tohto rozsudku, pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti sa má posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých relevantných okolností danej veci.
56 V tejto veci Všeobecný súd vylúčil existenciu pravdepodobnosti zámeny bez toho, aby zohľadnil všetky relevantné okolnosti na účely konkrétneho overenia, či existuje pravdepodobnosť, že príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že prihlasované ochranné známky sú súčasťou série ochranných známok uvedenej odvolateľkou, a zmýliť sa tak v súvislosti s pôvodom predmetných výrobkov alebo služieb, domnievajúc sa, že pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
57 V napadnutom rozsudku, ako uvádzajú odvolateľka a ÚHVT, v prvom rade chýba analýza štruktúry porovnávaných ochranných známok a vplyv umiestnenia spoločného prvku, konkrétne predpony „UNI“, na túto štruktúru, pokiaľ ide o vnímanie týchto ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti.
58 Ďalej, pokiaľ ide o prípadnú rozlišovaciu spôsobilosť spoločného prvku, Všeobecný súd v bode 43 napadnutého rozsudku potvrdil, že pokiaľ ide o vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, tento prvok sám osebe nemôže vyvolať asociáciu prihlasovaných ochranných známok so sériou ochranných známok uvedenou odvolateľkou. Ako však uviedli ÚHVT, ako aj odvolateľka na pojednávaní, Všeobecný súd toto tvrdenie neodôvodnil a z tohto hľadiska neanalyzoval posúdenie vykonané odvolacím senátom v súvislosti so skutočnosťou, ako môže príslušná skupina verejnosti tento prvok vnímať, ani uvedený rozsudok v tomto bode neodôvodnil.
59 Okrem toho v bodoch 44 až 46 napadnutého rozsudku sa Všeobecný súd po preskúmaní používania uvedenej série ochranných známok odvolateľkou na základe skutkových dôvodov, ktoré Súdnemu dvoru neprislúcha preskúmať, domnieval, že je ťažko predstaviteľné, že dotknutá verejnosť sa bude domnievať, že fondy označené prihlasovanými ochrannými známkami spravuje iná spoločnosť než spoločnosť, ktorá je vo výstrižkoch z tlače uvedená na čele zoznamu týchto fondov. Vzhľadom na zásadu uvedenú v bode 53 tohto rozsudku však Všeobecný súd nemohol bez toho, aby jeho rozsudok obsahoval nesprávne právne posúdenie, vôbec nepreskúmať, či by sa verejnosť nemohla domnievať, že tieto ochranné známky sa týkajú služieb ponúkaných ekonomicky prepojenými podnikmi.
60 Napokon, pokiaľ ide o ostatné prvky, ktoré tvoria porovnávané ochranné známky, Všeobecný súd v bode 47 napadnutého rozsudku len uviedol, že výrazy pripojené k predpone „UNI“ sú vyjadrené vo všetkých prihlasovaných známkach v angličtine a vo všetkých ochranných známkach uvádzaných predtým na podporu námietok v nemčine. Všeobecný súd okrem toho, že nepreskúmal, či tento rozdiel mohol z hľadiska predmetných finančných služieb a príslušnej skupiny verejnosti vylúčiť riziko, že príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že prihlasované ochranné známky sú súčasťou série ochranných známok uvedenej odvolateľkou, ani neposúdil, či tieto prvky majú alebo nemajú opisný charakter alebo rozlišovaciu spôsobilosť.
61 Preto Všeobecný súd nemohol s ohľadom na skutočnosti uvedené v bodoch 52 a 57 až 60 tohto rozsudku platne dospieť k záveru v bode 48 napadnutého rozsudku, že „bez ohľadu na skutočné používanie skorších ochranných známok a existenciu predpony ‚UNI‘, ktorá bola spoločná pre všetky tieto ochranné známky a prihlasované ochranné známky, dôkazy predložené ÚHVT nestačia na preukázanie, že táto predpona môže, samostatne alebo v spojení s inými prvkami, vyvolať asociáciu prihlasovaných ochranných známok so skoršou sériou“, a v bode 49 tohto rozsudku, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že v prípade kolidujúcich označení existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
62 Z toho vyplýva, že bez toho, aby bolo potrebné preskúmať zvyšok argumentácie odvolateľky a najmä vysloviť sa k tej časti tejto argumentácie, ktorá sa týka zamietnutia jej námietok v súvislosti so službami v oblasti nehnuteľností, treba vyhovieť jedinému odvolaciemu dôvodu a napadnutý rozsudok zrušiť.
63 Podľa článku 61 prvého odseku druhej vety Štatútu Súdneho dvora Európskej únie môže Súdny dvor v prípade zrušenia rozhodnutia Všeobecného súdu vec vrátiť Všeobecnému súdu na rozhodnutie.
64 V predmetnej veci vyžaduje celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny komplexné posúdenie skutočností, aby sa overilo, či, ako uviedol odvolací senát ÚHVT, existuje pravdepodobnosť, že príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že prihlasované ochranné známky sú súčasťou série ochranných známok uvedenej odvolateľkou. Preto treba vec vrátiť Všeobecnému súdu na nové rozhodnutie o žalobách, ktoré naň podala UniCredito, ako aj o návrhoch na čiastočné zrušenie sporných rozhodnutí predložených odvolateľkou a o trovách tohto odvolacieho konania rozhodnúť neskôr.
Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol a vyhlásil:
1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 27. apríla 2010, UniCredito Italiano/ÚHVT – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 a T‑337/06) sa zrušuje.
2. Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie.
3. O trovách konania sa rozhodne neskôr.
Podpisy