Kohtuasi T‑629/16

Shoe Branding Europe BVBA

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Jalatsile paigutatud kahest paralleelsest triibust koosneva Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus – Jalatsile paigutatud kolmest paralleelsest triibust koosnev varasem Euroopa Liidu kujutismärk – Suhteline keeldumispõhjus – Maine kahjustamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5)

Kokkuvõte – Üldkohtu (üheksas koda) 1. märtsi 2018. aasta otsus

1.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

2.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused – Kaubamärgi maine liikmesriigis või liidus – Mõiste – Hindamiskriteeriumid

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

3.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused – Kaubamärgi maine liikmesriigis või liidus – Kaubamärgi kasutamine teise registreeritud ja maineka kaubamärgi osana

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

4.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused – Kaubamärkide vaheline seos – Hindamiskriteeriumid

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

5.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Kaubamärgi omaniku poolt esitamisele kuuluvad tõendid – Tulevase ärakasutamise või kahjustamise oht, mis ei ole oletuslik

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

6.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused – Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine – Mõiste

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

7.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused – Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine – Hindamiskriteeriumid

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

8.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Taotletud kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta – Mõiste

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

9.      Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Taotletud kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta – Hindamiskriteeriumid

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

10.    Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste ja Euroopa Liidu kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka kaubamärgi omaniku vastulause – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Jalatsile paigutatud kahest paralleelsest triibust koosnev kujutismärk ja jalatsile paigutatud kolmest paralleelsest triibust koosnev kujutismärk

(nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 8 lõige 5)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 24)

2.      Selleks et registreeritud kaubamärk oleks kaitstud määruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 alusel, peab seda kaubamärki tundma märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest, keda selle kaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused puudutavad.

Selle tingimuse analüüsimisel tuleb arvesse võtta kõiki juhu olulisi asjaolusid, milleks on eeskätt kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja poolt selle edendamiseks tehtud investeeringute suurus.

Kui tegemist on ELi kaubamärgiga, siis tuleb mainega seotud tingimus lugeda geograafilise ulatuse seisukohast täidetuks, kui sellel kaubamärgil on maine liidu territooriumi olulises osas. Teataval juhul võib vaid ühe liikmesriigi territooriumi käsitada selle territooriumi olulise osana.

(vt punktid 25–27)

3.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 8)

4.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 29–34)

5.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 38–42)

6.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 43 ja 44)

7.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 45–51)

8.      Seda, kas mainekat kaubamärki rikkuvaks kasutamiseks on tungiv põhjus, tuleb tõlgendada kitsalt.

Siiski olgu meenutatud, et üldiselt on määruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta eesmärk tasakaalustada ühelt poolt kaubamärgiomaniku huvi kaitsta kaubamärgi ülesandeid ja teiselt poolt teiste ettevõtjate huvi vabalt kasutada nende kaupu ja teenuseid tähistada võivaid kaubamärke.

Kaubamärkide kaitse süsteemis, mis on kehtestatud määrusega nr 207/2009, arvestatakse selle määruse artikli 8 lõike 5 kontekstis kolmanda isiku huviga kasutada kaubandustegevuse käigus varasema maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist ja registreerida see ELi kaubamärgina, võimaldades taotletud kaubamärgi kasutajal tugineda „tungivale põhjusele“.

Sellest tuleneb, et tungiva põhjuse mõistet ei tohi tõlgendada nii, et see seondub ainult objektiivselt ülekaalukate põhjustega, vaid see võib olla seotud ka sellise kolmanda isiku subjektiivsete huvidega, kes juba kasutab varasema maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist ja soovib selle registreerida ELi kaubamärgina.

Seetõttu otsustas Euroopa kohus, et kaubamärgi omanikku võib „tungiva põhjuse“ esinemise korral kohustada taluma seda, et kolmas isik kasutab asjaomase kaubamärgiga sarnast tähist kauba või teenuse jaoks, mis on identne kauba või teenusega, mille jaoks asjaomane kaubamärk registreeriti, juhul kui teadaolevalt kasutati nimetatud tähist enne kaubamärgi taotluse esitamist ja seda tähist kasutatakse heauskselt.

Euroopa Kohus täpsustas, et eeskätt selleks, et hinnata maineka kaubamärgiga sarnase tähise kolmanda isiku poolt kasutamise heausksust, tuleb esiteks võtta arvesse seda, kui juurdunud ja mainekas on see tähis asjaomase avalikkuse silmis; teiseks seda, mil määral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille puhul seda tähist algul kasutati, nende kaupade ja teenustega, mille jaoks on mainekas kaubamärk registreeritud; kolmandaks seda, millal tähist esimest korda kasutati asjaomase kaubamärgiga tähistatud kaubaga identse kauba puhul, ja selle kaubamärgi maine omandamise aega, ning neljandaks selle kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise majanduslikku ja ärilist kaalu.

(vt punktid 52–57)

9.      Seega võib varasema maineka kaubamärgiga identse või sarnase tähise või taotletud kaubamärgi varasem kasutamine kolmanda isiku poolt kujutada endast kasutamist „tungival põhjusel“ määruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 tähenduses ja võimaldada sellel kolmandal isikul mitte üksnes jätkata selle tähise kasutamist vaid ka registreerida see ELi kaubamärgina isegi siis, kui taotletud kaubamärk võib kasutada ära varasema kaubamärgi mainet.

Et aga sellise olukorraga tegemist oleks, peab taotletud kaubamärgi kasutamine vastama mitmele tingimusele, millega tagatakse, et selline kasutamine on tegelik ning et taotletud kaubamärgi omanik tegutseb heauskselt.

Esiteks peab taotletud kaubamärgile vastavat tähist olema kasutatud tegelikult ja eesmärgipäraselt.

Teiseks peab selle tähise kasutamine olema põhimõtteliselt alanud kuupäeval, mis on varasem maineka kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast või vähemalt selle kaubamärgi maine omandamisest.

Kolmandaks peab taotletud kaubamärgile vastavat tähist olema kasutatud kogu sellel territooriumil, mida varasema maineka kaubamärgi registreering hõlmab. Järelikult peab siis, kui varasem mainekas kaubamärk on EL kaubamärk, taotletud kaubamärgile vastavat tähist olema kasutatud kogu liidu territooriumil.

Neljandaks ei tohi varasema maineka kaubamärgi omanik põhimõtteliselt olla seda kasutamist vaidlustanud. Teisisõnu on nõutav, et taotletud kaubamärk ja varasem mainekas kaubamärk on asjaomasel territooriumil rahumeelselt koos eksisteerinud.

(vt punktid 58–63)

10.    Vt otsuse tekst.

(vt punktid 65–217)