ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)
22 de novembro de 2023 (*)
«Marca da União Europeia — Processo de revogação de decisões ou de cancelamento de inscrições — Cancelamento de uma inscrição no registo que enferma de um erro manifesto imputável ao EUIPO — Inscrição de licenças no registo para as marcas figurativas LAPLANDIA Land of purity e o. — Condições de registo de uma licença — Prova da concessão de uma licença pelo titular registado — Conceito de “erro manifesto imputável ao EUIPO” — Artigo 27.o, n.o 1, segundo período, do Regulamento (UE) 2017/1001 — Artigo 103.o, n.o 1, primeiro período, do Regulamento 2017/1001»
No processo T‑679/22,
Oy Shaman Spirits Ltd, com sede em Tyrnävä (Finlândia), representada por R. Almaraz Palmero, advogada,
recorrente,
contra
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por E. Markakis, na qualidade de agente,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,
Global Drinks Finland Oy, com sede em Helsínquia (Finlândia), representado por T. Talvitie, advogado,
O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção),
composto por: F. Schalin, presidente, G. Steinfatt (relatora) e D. Kukovec, juízes,
secretário: V. Di Bucci,
vistos os autos,
visto as partes não terem requerido a marcação de audiência no prazo de três semanas a contar da notificação do encerramento da fase escrita do processo e tendo sido decidido, em aplicação do artigo 106.o, n.o 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso prescindindo da fase oral do processo,
profere o presente
Acórdão
1 Através do seu recurso interposto ao abrigo do artigo 263.o TFUE, a recorrente, Oy Shaman Spirits Ltd, pede a anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 14 de setembro de 2022 (processo R 909/2021‑1) (a seguir «decisão recorrida»).
Antecedentes do litígio
2 Entre 2008 e 2016, a Brandavid Oy obteve o registo das seguintes marcas figurativas da União Europeia (a seguir «marcas em causa»):
– marca figurativa da União Europeia, registada em 15 de setembro de 2008, sob o número 6 491 914, que designa produtos das classes 32 e 33 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos de Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, a seguir reproduzida:
– marca figurativa da União Europeia, registada em 20 de outubro de 2009, sob o número 7 087 281, que designa produtos das classes 32 e 33, a seguir reproduzida:
– marca figurativa da União Europeia, registada em 29 de fevereiro de 2016, sob o número 7 087 281, que designa produtos das classes 32 e 33, a seguir reproduzida:
3 Em 5 de janeiro de 2017, foi inscrita no registo a transferência das marcas em causa para a interveniente, a Global Drinks Finland Oy.
4 Por pedido apresentado em 6 de julho de 2020, acompanhado, nomeadamente, de um contrato celebrado entre a recorrente e a Brandavid Oy (a seguir «contrato de licença»), a recorrente pediu ao EUIPO que inscrevesse no Registo de Marcas da União Europeia uma licença exclusiva a seu favor para as marcas em causa.
5 Em 27 de julho de 2020, a instância encarregada da manutenção do registo do EUIPO notificou a recorrente e a interveniente da inscrição da licença no registo efetuada na sequência do pedido da recorrente, nos termos do artigo 111.o do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Por cartas de 12 e 19 de outubro de 2020, a interveniente manifestou o seu desacordo com o registo da licença.
7 Em 25 de novembro de 2020, a instância encarregada da manutenção do registo anunciou a revogação do registo da licença, a menos que a recorrente fizesse prova de que a interveniente aceitava o registo da licença.
8 Em 22 de dezembro de 2020, a recorrente apresentou seis documentos para provar que a interveniente tinha aceitado o contrato de licença.
9 Por Decisão de 18 de março de 2021, nos termos do artigo 103.o, n.o 1, do Regulamento 2017/1001, a instância encarregada da manutenção do registo cancelou a inscrição da licença no Registo de Marcas da União Europeia.
10 Em 14 de maio de 2021, a recorrente interpôs recurso da decisão da instância encarregada da manutenção do registo.
11 Em 14 de setembro de 2022, a Primeira Câmara de Recurso proferiu a decisão recorrida, pela qual negou provimento ao recurso da recorrente. Considerou que o único elemento de prova apresentado com o pedido de registo consistia no contrato de licença assinado pela Brandavid Oy e pela recorrente em 2016, no qual a interveniente nunca foi parte. Na falta de qualquer elemento que permita provar a existência de uma licença concedida ou aprovada pela interveniente como titular registada das marcas em causa, o registo da licença efetuada em 27 de julho de 2020 constitui um erro manifesto imputável ao Instituto, na aceção do artigo 103.o, n.o 1, do Regulamento 2017/1001, o que justifica o seu cancelamento. A questão de saber se a interveniente tinha conhecimento do referido contrato de licença no momento do depósito do pedido de registo não é pertinente, porquanto a interveniente não é um terceiro, e os argumentos jurídicos e os elementos de prova relativos ao direito finlandês não podem pôr em causa a conclusão factual segundo a qual a interveniente não deu o seu consentimento a este contrato de licença.
Pedidos das partes
12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– anular a decisão recorrida;
– condenar o EUIPO e a interveniente nas despesas, incluindo as despesas efetuadas na Câmara de Recurso.
13 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar a recorrente nas despesas efetuadas se for realizada audiência.
14 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar a recorrente nas despesas, incluindo nas despesas efetuadas no processo que correu na Câmara de Recurso.
Questão de direito
15 A recorrente invoca três fundamentos de recurso, sendo o primeiro relativo à violação dos artigos 25.o a 27.o do Regulamento 2017/1001, o segundo à violação dos artigos 19.o e 20.o deste regulamento e o terceiro à violação do artigo 103.o do referido regulamento.
Primeiro fundamento, relativo à violação dos artigos 25.o a 27.o do Regulamento 2017/1001
16 A recorrente acusa, em substância, a Câmara de Recurso de não ter respeitado o contrato de licença, através do qual obteve uma licença sobre as marcas em causa, em conformidade com o artigo 25.o, n.o 1, do Regulamento 2017/1001, e o direito de registar esta licença, em conformidade com o artigo 26.o, n.o 1, do referido regulamento. Explicita que o contrato de licença foi assinado em 2016 pela Brandavid Oy, a qual, à data, era titular das marcas em causa, e lhe concedia, expressamente, os direitos contratuais de utilização das referidas marcas e de inscrição enquanto titular de licença exclusiva. No momento do registo da transmissão destas marcas, a saber, em 2017, a interveniente teve conhecimento da existência desse contrato de licença, pelo que aceitou a concessão da licença exclusiva à recorrente.
17 Por outro lado, a recorrente considera que a licença exclusiva lhe tinha sido concedida independentemente da titularidade das marcas em causa.
18 O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.
19 Nos termos do artigo 25.o, n.o 5, do Regulamento 2017/1001, a concessão ou a transmissão de licenças relativas a marcas da UE é inscrita no Registo e publicada a pedido de uma das partes.
20 De acordo com o artigo 26.o, n.o 1, do Regulamento 2017/1001, o artigo 20.o, n.o 5, do referido regulamento e as normas adotadas em aplicação desta disposição aplicam‑se mutatis mutandis ao registo de uma licença, previsto no artigo 25.o, n.o 5, do referido regulamento.
21 O artigo 20.o, n.o 5, do Regulamento 2017/1001 dispõe que o pedido de registo de uma transmissão deve conter determinadas informações, bem como documentos comprovativos da transmissão nos termos dos n.os 2 e 3, exigindo o referido n.o 3 que «a cessão da marca da UE deve ser feita por escrito e requer a assinatura das partes contratantes, salvo se resultar de sentença; na sua falta, a cessão é nula».
22 Por outro lado, o artigo 13.o, n.o 3, alíneas a), c) e d), do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018, que estabelece as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento 2017/1001, e que revoga o Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37), que se aplica mutatis mutandis às licenças, por força do artigo 20.o, n.o 6, alínea b), e do artigo 26.o, n.o 1, do Regulamento 2017/1001, especifica que a assinatura ou o consentimento do titular registado é uma condição prévia para a concessão válida de uma licença.
23 Ao cancelar o registo da licença, o EUIPO aplicou corretamente os artigos 25.o e 26.o do Regulamento 2017/1001, lidos em conjugação com as disposições às quais os artigos mencionados fazem referência. Com efeito, o contrato de licença não mencionava a interveniente, que era a titular registada no momento do pedido e do registo da licença, nem continha a sua assinatura. O anterior titular registado já não estava habilitado a dar o consentimento exigido pelas disposições pertinentes.
24 É com razão que o EUIPO explica que as disposições aplicáveis exigem, por razões de segurança jurídica, que o titular registado manifeste ativamente a sua vontade de conceder uma licença, a saber, quer depositando diretamente no EUIPO o pedido de registo da licença nos termos do artigo 26.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, e do artigo 13.o, n.o 3, alíneas a) e b), do Regulamento de Execução 2018/626, quer através da aposição da sua assinatura numa declaração, num contrato ou num formulário normalizado em conformidade com o artigo 13.o, n.o 3, alíneas c) e d), do referido regulamento de execução.
25 Os argumentos apresentados pela recorrente não põem em causa a legalidade da decisão recorrida.
26 No que se refere à alegação da recorrente de que, no momento do registo da transmissão das marcas em causa, a interveniente e a Brandavid Oy tinham conhecimento da existência do contrato de licença, importa salientar que, mesmo admitindo que a licença concedida pelo antecessor de direitos da interveniente seja oponível a esta última, ao abrigo do artigo 27.o, n.o 1, segundo período, do Regulamento 2017/1001, não é por isso que daí decorre uma obrigação de o EUIPO registar esta licença. Com efeito, a legalidade da decisão recorrida depende apenas da formalização dos requisitos previstos nas disposições aplicáveis. Não estando preenchidos os requisitos no caso em apreço (v. n.o 23, supra), a decisão recorrida também não pode ser anulada pelo simples facto de ter sido a interveniente a alertar o EUIPO sobre o incumprimento dos requisitos de registo.
27 Mesmo admitindo que uma licença possa continuar válida ou possa conferir direitos ao abrigo do direito nacional aplicável ao contrato de licença após a transmissão da marca em causa, uma vez que a Brandavit Oy e a interveniente procederam à referida transmissão com pleno conhecimento da licença, como alega a recorrente, esta situação de direito substantivo não é suscetível de ter impacto no direito de registo, que segue uma abordagem formal, a qual está claramente codificada nas disposições aplicáveis, cuja redação não deixa margem de interpretação. A recorrente continua a poder alegar os seus direitos decorrentes do direito substantivo nos tribunais nacionais. A este respeito, o EUIPO invocou, com razão, que era possível que uma eventual violação do referido contrato de licença e da respetiva cláusula aplicável aos sucessores pudesse desencadear a responsabilidade contratual da outra parte contratante, sem que, no entanto, este aspeto contratual pudesse ter repercussões na apreciação do pedido de registo.
28 Consequentemente, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.
Segundo fundamento, relativo à violação dos artigos 19.o e 20.o do Regulamento 2017/1001
29 A recorrente deduz do artigo 19.o, n.o 1, do Regulamento 2017/1001 que o direito aplicável aos diferendos relativos à transmissão ou às licenças relacionadas com os registos das marcas em causa é o direito nacional finlandês, dado que ela própria, a interveniente e a Brandavid Oy têm as suas sedes na Finlândia.
30 Ora, por um lado, o direito finlandês não exige a forma escrita para um contrato e, por outro, em conformidade com o direito finlandês, é irrelevante saber se a interveniente assinou ou não o contrato de licença em 2016, dado que esta última sucedeu à Brandavid Oy nos seus direitos, na sequência de uma transmissão total dos direitos de marca, já inscritos no registo, não deixando de ter conhecimento da existência do referido contrato de licença. Os novos titulares de marcas têm de respeitar as cláusulas dos anteriores contratos celebrados pelos anteriores titulares de marcas com os titulares de licenças sobre estas marcas.
31 Além disso, a recorrente critica a observação da Câmara de Recurso, que figura no n.o 21 da decisão recorrida, segundo a qual nunca apresentou a lista das marcas de que a Brandavid Oy era titular e que foram, posteriormente, transferidas para a interveniente. Alega que esta lista figurava no anexo 1 da exposição dos fundamentos de recurso na Câmara de Recurso.
32 O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.
33 Antes de mais, importa observar, à semelhança do EUIPO, que o artigo 19.o, n.o 1, do Regulamento 2017/1001, que remete para o direito do Estado‑Membro em que o titular da marca da União Europeia tem a sua sede, só se aplica «[s]alvo disposição em contrário dos artigos 20.o a 28.o». Ora, a inscrição no Registo de Marcas da União Europeia de uma licença relativa a uma marca da União Europeia é regulada de forma autónoma pelo direito da União, nos termos dos artigos 25.o a 28.o do referido regulamento e do artigo 13.o do Regulamento de Execução 2018/626.
34 Daqui resulta que a questão de saber se o direito finlandês inclui requisitos de forma para um contrato de licença, ou em que condições este contrato vincula também o titular sucessor das marcas em causa, é irrelevante para se apreciar se o registo da licença a favor da recorrente no Registo de Marcas da União Europeia estava correto ou não. Assim, os argumentos da recorrente baseados no direito finlandês não podem pôr em causa a legalidade da decisão recorrida no que respeita às condições de registo de uma licença.
35 Por outro lado, a crítica da recorrente relativa à observação da Câmara de Recurso que figura no n.o 21 da decisão recorrida é inoperante, uma vez que, como salientou acertadamente o EUIPO, se trata de uma consideração feita por acréscimo pela Câmara de Recurso. Com efeito, a decisão recorrida assenta, principalmente, na constatação de que a recorrente não provou a concessão de uma licença a seu favor pela titular registada. Esta constatação é independente da questão de saber quais as marcas que foram dadas em licença.
36 Por conseguinte, há que julgar improcedente o segundo fundamento.
Terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 103.o do Regulamento 2017/1001
37 A recorrente acusa o EUIPO de ter excedido o seu poder. Em seu entender, o EUIPO não retificou nenhum erro. O EUIPO excedeu a sua competência ao proferir uma decisão de revogação de um registo de contrato de licença que era correto e conforme com o direito finlandês. O EUIPO devia ter aplicado o direito finlandês por força do artigo 19.o do Regulamento 2017/1001, em vez de aplicar o artigo 103.o do referido regulamento.
38 O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.
39 De acordo com o artigo 103.o, n.o 1, primeiro período, do Regulamento 2017/1001, «caso o Instituto efetue uma inscrição no Registo ou profira uma decisão que enferme de um erro manifesto, imputável ao Instituto, este procede ao cancelamento dessa inscrição ou à revogação dessa decisão.»
40 Primeiro, como o EUIPO e a interveniente acertadamente salientam, a inscrição cancelada, de 27 de julho de 2020, enfermava de erro manifesto imputável ao EUIPO. Este erro reside no facto de a inscrição no registo ter sido aceite com base em documentos que não cumpriam as exigências enunciadas na regulamentação aplicável (v. n.o 23, supra). O contrato de licença anexo ao pedido de registo não continha nenhuma prova de uma licença concedida pelo titular registado das marcas em causa. A este respeito, a Câmara de Recurso, no n.o 15 da decisão recorrida, considerou corretamente que a recorrente não tinha demonstrado que a licença tinha sido concedida com o consentimento da titular destas marcas.
41 Segundo, a Câmara de Recurso não estava obrigada a aplicar o direito nacional, uma vez que o processo de inscrição no Registo de Marcas da União Europeia de uma licença sobre uma marca da União Europeia é regulado de forma autónoma pelo direito da União nos termos dos artigos 25.o a 28.o do Regulamento 2017/1001, e do artigo 13.o do Regulamento de Execução 2018/626 (v. n.o 33, supra).
42 Terceiro, há que rejeitar a crítica da recorrente segundo a qual a Câmara de Recurso excedeu o seu poder ao anular uma decisão que não era manifestamente errada, mas sim correta por força do direito finlandês.
43 Com efeito, resulta da jurisprudência que não cabe ao EUIPO apreciar a validade e os efeitos jurídicos de uma transmissão de marca da União Europeia segundo o direito nacional. No tratamento de um pedido de registo de uma transmissão de marca da União Europeia, a competência do EUIPO limita‑se, em princípio, à apreciação dos requisitos formais previstos no artigo 20.o do Regulamento 2017/1001, e no artigo 13.o do Regulamento de Execução 2018/626, e não implica uma apreciação das questões de mérito que se possam colocar no âmbito do direito nacional aplicável [Acórdão de 22 de setembro de 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO — Industries Sportsla (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, n.o 61]. Uma vez que o registo de uma licença obedece às mesmas regras do que o de uma transmissão, cumpre aplicar esta jurisprudência mutatis mutandis ao caso em apreço (v. n.o 20, supra).
44 Por conseguinte, há que julgar improcedente o terceiro fundamento e, assim, negar integralmente provimento ao recurso.
Quanto às despesas
45 Nos termos do artigo 134.o, n.o 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
46 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas efetuadas pela interveniente, em conformidade com o pedido desta última, incluindo as despesas indispensáveis efetuadas para efeitos do processo na Câmara de Recurso que, nos termos do artigo 190.o, n.o 2, do Regulamento de Processo, sejam consideradas despesas reembolsáveis.
47 Em contrapartida, uma vez que o EUIPO só pediu a condenação da recorrente nas despesas caso se realizasse audiência, há que decidir, uma vez que não se realizou audiência, que o EUIPO suportará as suas próprias despesas.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)
decide:
1) É negado provimento ao recurso.
2) A Oy Shaman Spirits Ltd é condenada nas despesas efetuadas pela Global Drinks Finland Oy, incluindo nas despesas efetuadas por esta última no processo que correu na Câmara de Recurso.
3) O EUIPO suportará as suas próprias despesas.
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de novembro de 2023.
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