SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
9 aprile 2013(*)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN – Marchi nazionale figurativo e comunitario denominativo anteriori ZANOTTI – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Nella causa T‑336/11,
Società Italiana Calzature SpA, con sede a Milano, rappresentata da A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale,
Vicini SpA, con sede a San Mauro Pascoli, rappresentata da M. Franzosi e M. Giorgetti, avvocati,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 aprile 2011 (procedimento R 634/2010‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature SpA e la Vicini SpA,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka (relatore) e dal sig. D. Gratsias, giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2011,
visti i controricorsi dell’UAMI e dell’interveniente depositati nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2011,
visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e la risposta dell’UAMI depositata nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2012,
in seguito all’udienza del 16 ottobre 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 13 dicembre 2007 la Vicini SpA, interveniente, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2 Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno figurativo qui di seguito rappresentato:
3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione appartengono alle classi 18 e 25 ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ognuna di queste classi, alla seguente descrizione:
– classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;
– classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».
4 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 18/2008 del 5 maggio 2008.
5 Il 30 luglio 2008 la Società Italiana Calzature SpA, ricorrente, proponeva opposizione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti elencati al precedente punto 3.
6 L’opposizione si basava sui seguenti diritti anteriori:
– il marchio comunitario denominativo ZANOTTI n. 244 277, depositato il 30 aprile 1996 e registrato il 24 novembre 1998, che designa i prodotti appartenenti alla classe 25 e corrispondenti alla seguente descrizione: «articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria»;
– il marchio italiano figurativo depositato il 28 maggio 1985, registrato il 20 ottobre 1986 per i prodotti compresi nelle classi 18 e 25, e corrispondenti, per ognuna delle classi, alla descrizione seguente:
– classe 18: «borse, bauli, valigie ed altri prodotti in cuoio, pelli o materiali che li imitano»;
– classe 25: «calzature ed articoli di vestiario in genere, per uomo, donna, bambino, comprendenti anche l’abbigliamento sportivo»
come di seguito riprodotto:
7 Il 5 marzo 2010 la divisione di opposizione dell’UAMI accoglieva l’opposizione per gli «articoli in cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi; bauli e valigie» compresi nella classe 18 e per gli «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» compresi nella classe 25, respingendola per gli altri prodotti.
8 Il 21 maggio 2010 l’interveniente proponeva ricorso all’UAMI ai sensi degli articoli 58‑64 del regolamento n. 207/2009 contro la decisione della divisione di opposizione.
9 Con decisione dell’8 aprile 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso accoglieva il ricorso, annullava la decisione della divisione di opposizione per i prodotti della classe 25 e respingeva integralmente l’opposizione contro la domanda di registrazione del marchio richiesto. In un primo momento, essa annullava la decisione della divisione di opposizione perché quest’ultima si era pronunciata sull’opposizione basandosi sul marchio nazionale anteriore senza aver preventivamente esaminato l’ammissibilità di detta opposizione. Inoltre decideva di pronunciarsi essa stessa su tale opposizione considerandola ammissibile.
10 In un secondo momento, la commissione di ricorso constatava che, con la decisione della quarta commissione di ricorso del 6 febbraio 2009 (R 1011/2008‑4), il marchio comunitario anteriore ZANOTTI era stato annullato per mancato uso in relazione ai prodotti «articoli di abbigliamento e cappelleria». Tuttavia, tale marchio restava validamente registrato per le «calzature» appartenenti alla classe 25.
11 In un terzo momento, la commissione di ricorso considerava che non sussisteva rischio di confusione tra i marchi in conflitto. In particolare, essa considerava che detti marchi non si somigliavano sotto il profilo visivo e fonetico e presentavano talune somiglianze sotto il profilo concettuale, in quanto tali marchi contenevano tutti il cognome Zanotti. Riteneva altresì che il marchio richiesto fosse dominato dall’elemento grafico raffigurante una firma autografa e che il termine «zanotti», che appare in ciascuno dei marchi controversi non occupasse una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto. Essa ne traeva la conclusione che le differenze esistenti tra i marchi in conflitto erano sufficienti ad escludere il rischio di confusione per il pubblico italiano, nel caso di marchio italiano figurativo, e per il pubblico dell’Unione, nel caso del marchio comunitario denominativo, anche per i prodotti identici.
12 Il 3 ottobre 2012 la seconda commissione di ricorso adottava un corrigendum ai sensi della regola 53 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), con il quale correggeva un errore manifesto nel dispositivo della decisione impugnata. Essa rettificava il punto 1 del dispositivo nel senso che la decisione impugnata veniva annullata nella misura in cui si ravvisava un rischio di confusione in relazione ai prodotti appartenenti alle classi 18 e 25.
Conclusioni delle parti
13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata e confermare la decisione della divisione d’opposizione;
– condannare l’UAMI alle spese dinanzi al Tribunale;
– condannare l’interveniente alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI.
14 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
15 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– confermare la decisione impugnata;
– condannare la ricorrente alle spese.
16 All’udienza, la ricorrente ha modificato le sue conclusioni nel senso di chiedere anche l’annullamento della decisione di rettifica della seconda commissione di ricorso del 3 ottobre 2012. Essa ha altresì precisato che, con la seconda parte del primo capo delle conclusioni, chiedeva al Tribunale di riformare la decisione impugnata e non di rivolgere un’ingiunzione all’UAMI.
In diritto
17 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
18 La ricorrente afferma, in sostanza, che sussiste un rischio di confusione fra i marchi in conflitto. Essa contesta, in particolare, la valutazione della commissione di ricorso relativa alla somiglianza dei segni.
19 L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
20 Secondo quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare del marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sub ii), del regolamento n. 207/2009, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
21 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. In base a questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratories RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑l62/01, Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33 e giurisprudenza ivi citata].
22 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Racc. pag. II‑43, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].
23 Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].
24 È alla luce dei suesposti principi che occorre esaminare il presente ricorso.
Sul rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio italiano anteriore
25 In un primo momento, occorre confrontare il marchio richiesto con il marchio nazionale figurativo anteriore.
26 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento da prendere in considerazione, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che esso fosse composto dal consumatore italiano medio con un livello medio di attenzione.
Sul raffronto dei prodotti
27 Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi controversi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra di essi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc. pag. II‑2579, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
28 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 36 della decisione impugnata, che i prodotti coperti dai marchi in conflitto appartenenti alle classi 18 e 25, oggetto della controversia dinanzi ad essa, erano identici.
29 Alla stregua della commissione di ricorso, occorre constatare l’identità, da un lato, tra gli «articoli in cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi; bauli e valigie» appartenenti alla classe 18 tutelati dal marchio richiesto e «borse, bauli, valigie ed altri prodotti in cuoio, pelli o materiali che li imitano» appartenenti alla stessa classe e tutelati dal marchio italiano anteriore e, dall’altro, tra gli «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» della classe 25 contrassegnati dal marchio richiesto e «calzature ed articoli di vestiario in genere, per uomo, donna, bambino, comprendenti anche l’abbigliamento sportivo» appartenenti alla medesima classe tutelati dal marchio italiano anteriore. La ricorrente non ha peraltro contestato tali considerazioni.
Sul raffronto dei segni
30 La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non ne esamina i vari dettagli (v. sentenza della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc. pag. I‑4529, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
31 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il raffronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza UAMI/Shaker, cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Soltanto quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit., punto 42, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 42). Ciò potrebbe verificarsi segnatamente quando tale componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).
32 Nel caso di specie occorre confrontare il segno figurativo richiesto Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN con il segno figurativo anteriore ZANOTTI.
33 Il segno richiesto è costituito da un elemento grafico che riproduce una firma autografa stilizzata apposta sopra i termini «giuseppe», «zanotti» e «design» che appaiono in lettere maiuscole e che sono decisamente più piccoli di detto elemento grafico. Il segno anteriore, per parte sua, è costituito dal termine «zanotti» in caratteri corsivi autografi.
34 Per quanto riguarda il raffronto sotto il profilo visivo, la commissione di ricorso, al punto 44 della decisione impugnata, ha considerato che i segni, esaminati nel complesso, erano dissimili. A suo parere, nel segno richiesto, è l’elemento grafico che occupa la quasi totalità di detto segno ad essere dominante. Quanto all’elemento denominativo «giuseppe zanotti design», esso è oltre dieci volte più piccolo dell’elemento grafico e, di conseguenza, è chiaramente «subordinato» rispetto a quest’ultimo elemento.
35 La ricorrente ritiene che l’elemento grafico del segno richiesto non possa essere considerato dominante unicamente sulla base delle sue dimensioni. Al contrario, ciò di cui occorrerebbe tener conto è la sua capacità distintiva. Orbene, nel caso di specie, sarebbe il termine «zanotti» a essere maggiormente distintivo.
36 Occorre constatare che, in ciascuno dei segni controversi, figura il termine «zanotti», che è anche l’unica componente del segno anteriore. Tuttavia, come giustamente constatato dalla commissione di ricorso, nel segno richiesto è l’elemento grafico, raffigurante una firma autografa, ad essere dominante sotto il profilo visivo. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, sono proprio la posizione e le dimensioni di un elemento che consentono di considerarlo dominante nell’impressione complessiva prodotta dal segno. Orbene, nella fattispecie, l’elemento grafico del segno richiesto, per le sue dimensioni, per il fatto di essere stilizzato e di essere collocato sopra l’elemento denominativo in detto segno, sarà immediatamente notato dal consumatore medio italiano. Tale elemento attirerà incontestabilmente una maggiore attenzione. Quanto all’elemento denominativo scritto in caratteri più piccoli di quelli che compaiono nell’elemento grafico e in grigio, pur non essendo totalmente trascurabile, è un elemento secondario. In aggiunta, occorre constatare che il termine «zanotti» è soltanto uno dei tre termini che compongono l’elemento denominativo del segno richiesto.
37 I segni di cui trattasi sono quindi complessivamente differenti sul piano visivo.
38 Per quanto riguarda il raffronto fonetico, la commissione di ricorso, al punto 45 della decisione impugnata, ha ritenuto che nel segno richiesto, l’elemento grafico, ovvero la firma autografa del nome proprio Giuseppe, non direttamente pronunciabile, sarebbe riconosciuta dal pubblico di riferimento con l’aiuto dell’elemento denominativo «giuseppe zanotti design». Inoltre, data la preponderanza dell’elemento grafico, essa ha considerato che, assai probabilmente, nel segno richiesto sarebbe pronunciato solo il nome proprio Giuseppe. Quindi, a suo giudizio, i segni di cui trattasi erano complessivamente dissimili dal punto di vista fonetico.
39 La ricorrente sostiene che il ragionamento della commissione di ricorso è contraddittorio. Il fatto che il pubblico abbia bisogno dell’elemento denominativo per decifrare l’elemento grafico dimostrerebbe che quest’ultimo non può essere dominante.
40 Si deve constatare, alla stregua della commissione di ricorso, che, nel segno richiesto, l’elemento grafico può essere letto solo con l’aiuto dell’elemento denominativo. Allo stesso modo non si può escludere che il pubblico di riferimento non riesca a decifrare il significato della firma. Contrariamente a quanto sostiene la commissione di ricorso, è dunque l’elemento denominativo che sarà pronunciato nel segno richiesto. La commissione di ricorso ha peraltro giustamente ritenuto che, data la naturale tendenza dei consumatori ad accorciare i segni lunghi e dato il carattere descrittivo del termine «design» per i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto, non sarebbero pronunciati tutti i termini che compongono l’elemento denominativo. Pertanto, nel segno richiesto, saranno pronunciati dal pubblico di riferimento i termini «giuseppe» e «zanotti» mentre il segno anteriore sarà pronunciato interamente. Quindi, contrariamente alle considerazioni della commissione di ricorso, i segni controversi presentano una leggera somiglianza dal punto di vista fonetico.
41 Per quanto riguarda il raffronto concettuale, la commissione di ricorso, al punto 46 della decisione impugnata, ha considerato che i segni di cui trattasi erano simili, nella misura in cui richiamavano lo stesso cognome, ovvero Zanotti, ma si differenziavano per la presenza del nome Giuseppe nell’elemento grafico e nell’elemento denominativo nonché del termine «design» nell’elemento denominativo.
42 Nel caso di specie, la valutazione della commissione di ricorso va approvata. Infatti, l’elemento denominativo del segno richiesto contiene il nome e il cognome di una persona, ossia del sig. Giuseppe Zanotti, cui si aggiunge il termine «design», il quale indica che è detta persona che ha ideato l’aspetto dei prodotti tutelati dal marchio. L’elemento dominante del segno richiesto sotto il profilo visivo, vale a dire la firma autografa, rappresenta il nome proprio del sig. Zanotti, ossia Giuseppe. Il segno anteriore è composto dal cognome Zanotti che il consumatore medio italiano riconoscerà parimenti come il cognome di una persona. Di conseguenza, sussiste una certa somiglianza sul piano concettuale tra i segni di cui trattasi.
Sul rischio di confusione
43 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un leggero grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza della Corte del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc. pag. I‑5507, punto 17, e sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Racc. pag. II‑5409, punto 74].
44 Nel caso di specie, i prodotti tutelati dal marchio richiesto e dal marchio nazionale anteriore sono identici, i segni controversi sono differenti sul piano visivo, presentano una leggera somiglianza sul piano fonetico nonché una certa somiglianza sul piano concettuale.
45 Visto però il fatto che l’impressione visiva globale prodotta dal marchio richiesto è dominata dall’elemento grafico della firma autografa, a prescindere dalla circostanza che il consumatore riesca a decifrarla o no, si deve constatare che non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio nazionale anteriore.
46 Ad abundantiam, occorre ricordare che il grado di somiglianza fonetica può avere un’importanza ridotta nel caso di prodotti commercializzati in modo che, di regola, il pubblico di riferimento, al momento dell’acquisto, percepisca visivamente il marchio che li designa [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2006, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Racc. pag. II‑445, punto 116 e giurisprudenza ivi citata]. Considerata la natura dei prodotti di cui trattasi e il modo in cui sono commercializzati, è proprio quello che accade nel caso di specie.
47 Per quanto riguarda il carattere distintivo dei marchi in conflitto, la ricorrente sostiene che il nome Giuseppe è più comune del cognome Zanotti. Quindi, quest’ultimo avrebbe una maggiore capacità distintiva rispetto al primo e, pertanto, accentuerebbe il rischio di confusione. Peraltro, la commissione di ricorso avrebbe essa stessa dichiarato che il primo era più diffuso del secondo.
48 A tale proposito, occorre considerare che la commissione di ricorso, nonostante abbia affermato che in Italia il nome Giuseppe fosse più diffuso del cognome Zanotti, ha tuttavia precisato che quest’ultimo era abbastanza diffuso nell’Italia settentrionale, sicché non era particolarmente distintivo.
49 Occorre, peraltro, ricordare che l’elemento dominante sul piano visivo nel marchio richiesto non è il termine «giuseppe» che compare nell’elemento denominativo, ma l’elemento grafico costituito da una firma autografa di cui non è certo che il consumatore comprenda immediatamente il significato.
50 La ricorrente sostiene anche che il termine «zanotti» mantiene una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto che rafforza la sussistenza di un rischio di confusione.
51 A sostegno della sua tesi, la ricorrente richiama la giurisprudenza secondo la quale al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt’uno, e nonostante che uno o più componenti di un marchio complesso possano risultare dominanti nell’impressione complessiva, non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell’ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell’impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l’elemento dominante. In una simile ipotesi, l’impressione complessiva prodotta dal segno composto potrebbe indurre il pubblico a credere che i prodotti o i servizi in questione provengano, quantomeno, da imprese economicamente collegate, nel qual caso deve ammettersi l’esistenza di un rischio di confusione (sentenza della Corte del 6 ottobre 2005, Medion, C‑120/04, Racc. pag. I‑8551, punti 30 e 31).
52 A questo proposito la commissione di ricorso ha giustamente affermato, al punto 61 della decisione impugnata, che il termine «zanotti» non possedeva una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto. Da un lato, è l’elemento grafico che domina l’impressione visiva globale del marchio richiesto e, dall’altro, detto termine, collocato in mezzo all’elemento denominativo, è strettamente associato al nome Giuseppe che lo precede e al termine «design» che lo segue.
53 Risulta d’altronde dalla giurisprudenza che nel caso di un marchio composto il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come un cognome. Affermare la sussistenza di una simile posizione distintiva può infatti fondarsi solo su un esame del complesso dei fattori pertinenti nel caso di specie (sentenza della Corte del 24 giugno 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Racc. pag. I‑5805, punto 38). Nella fattispecie, come già osservato, è l’elemento grafico che costituisce l’elemento dominante nel marchio richiesto sotto il profilo visivo mentre il termine «zanotti» fa parte dell’elemento denominativo che gioca un ruolo informativo e chiaramente secondario nel citato marchio.
54 Per di più, un simile approccio porterebbe ad ammettere che qualsiasi cognome che costituisce un marchio anteriore potrebbe essere validamente opposto alla registrazione di un marchio composto da un nome e da tale cognome (v., in tal senso, sentenza Becker/Harman International Industries, cit., punto 39).
55 Infine, la commissione di ricorso, al punto 57 della decisione impugnata, ha giustamente ritenuto che l’elemento denominativo «giuseppe zanotti design» potrebbe essere percepito dal consumatore come un’indicazione dello stilista che ha ideato i prodotti e non necessariamente come un’informazione sull’origine commerciale dei prodotti.
56 Alla luce di tutto quanto precede, occorre confermare le conclusioni della commissione di ricorso nel senso che non sussiste un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio italiano figurativo anteriore.
Sul rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio comunitario anteriore
57 In un secondo momento, occorre valutare la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio comunitario denominativo anteriore.
58 In via preliminare, occorre osservare che né la ricorrente né l’interveniente hanno distinto i loro argomenti relativi alla sussistenza del rischio di confusione a seconda del marchio sul quale è stata fondata l’opposizione.
59 Il pubblico di riferimento da prendere in considerazione è composto dal consumatore medio dell’Unione che ha un livello di attenzione medio.
60 Quanto alla somiglianza dei prodotti, occorre osservare che, dopo il parziale annullamento del marchio anteriore per mancato utilizzo, essa continua a sussistere in relazione alle calzature della classe 25. La commissione di ricorso ha giustamente considerato che i prodotti, ossia le «calzature» tutelate dai due marchi, erano identici.
61 La commissione di ricorso ha ritenuto di poter applicare al caso di specie quanto aveva concluso in relazione alla somiglianza tra il segno richiesto e il segno italiano anteriore. A suo avviso, non sussisteva rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio comunitario denominativo anteriore.
62 Al riguardo, occorre constatare che il marchio italiano figurativo e il marchio comunitario denominativo anteriori sono molto simili, dato che entrambi sono composti esclusivamente dal termine «zanotti» che, nel caso del marchio figurativo è stilizzato, ma comunque facilmente leggibile senza che tale stilizzazione aggiunga un aspetto grafico particolare al marchio italiano. Di conseguenza, le considerazioni relative alla somiglianza dei segni esaminati ai precedenti punti 36‑42 possono essere applicate al caso di specie. I segni de quibus sono complessivamente differenti sul piano visivo, presentano un leggero grado di somiglianza sul piano fonetico e un grado di somiglianza medio sul piano concettuale.
63 La commissione di ricorso ha anche sostenuto che, a differenza del consumatore medio italiano, per il consumatore medio europeo il nome Giuseppe riveste un carattere distintivo maggiore, riducendo così ulteriormente qualsiasi eventuale somiglianza dei segni dovuta a uno scarso carattere distintivo di uno degli elementi. Conclusioni che occorre approvare, nulla evincendosi dal fascicolo che possa contraddirle.
64 Considerato tutto quanto precede, si deve dichiarare che non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori rivendicati dalla ricorrente a sostegno della sua opposizione. Di conseguenza, occorre respingere il motivo in esame nonché il ricorso nel suo complesso.
Sulle spese
65 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
66 La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dall’UAMI e dall’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Società Italiana Calzature SpA è condannata alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 aprile 2013.
Firme