Asunto T‑306/20
Hijos de Moisés Rodríguez González, S. A.
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada) de 29 de junio de 2022
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión La Irlandesa 1943 — Causas de nulidad absoluta — Declaración de nulidad por parte de la Gran Sala de Recurso de la EUIPO — Pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal General — Fecha pertinente para el examen de una causa de nulidad absoluta — Marca que puede inducir al público a error — Artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]»
1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Fecha pertinente para examinar una causa de nulidad absoluta — Fecha de presentación de la solicitud de registro — Consideración de pruebas posteriores a esa fecha — Procedencia — Requisito
[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 7 y 52, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 54, 67 y 68)
2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Marcas que pueden inducir al público a error — Marcas que indican una procedencia geográfica — Apreciación del carácter engañoso existente en la fecha de presentación de la solicitud de registro — Contradicción entre la marca solicitada y los productos que designa
[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra g), y 52, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 66 y 71 a 73)
3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca — Criterios de apreciación — Consideración de todos los factores pertinentes existentes en el momento de la presentación de la solicitud de registro — Consideración del uso de la marca posterior a la presentación — Procedencia — Requisito
[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 52, ap. 1, letra b)]
(véanse los apartados 81 a 87 y 94)
4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca — Marca figurativa La Irlandesa 1943
[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 52, ap. 1, letra b)]
(véanse los apartados 95 a 102, 105 y 106)
Resumen
Una marca que contiene un término relativo a una procedencia geográfica utilizada en el pasado que es posteriormente registrada y utilizada para productos que ya no tienen esa procedencia puede inducir a error a los consumidores en cuanto a la procedencia geográfica de tales productos. Cabe considerar que esa marca fue registrada de mala fe.
Durante décadas, Hijos de Moisés Rodríguez González, S. A., la recurrente, compraba mantequilla irlandesa a Ornua Co-operative Ltd y la vendía en las islas Canarias bajo marcas que incluían el elemento «la irlandesa». Una vez finalizada esa relación comercial en 2011, la recurrente siguió vendiendo productos con esas marcas.
En 2014, obtuvo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la marca figurativa de la Unión La Irlandesa 1943 para distintos productos alimenticios. (1)
Irlanda y Ornua Co-operative presentaron ante la EUIPO una solicitud de nulidad de dicha marca, debido a que tenía carácter engañoso y a que se había solicitado su registro de mala fe. (2)
La División de Anulación de la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad.
No obstante, la Gran Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Anulación y declaró la nulidad de la marca controvertida. Consideró que, cuando se presentó la solicitud de registro, esa marca podía inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos de que se trata y que su registro se había solicitado de mala fe.
La recurrente ha interpuesto un recurso ante el Tribunal para que anule la resolución de la Gran Sala de Recurso.
El Tribunal desestima dicho recurso y considera que la marca controvertida no era engañosa cuando se solicitó el registro, si bien la recurrente actuó de mala fe cuando presentó dicha solicitud. En esta ocasión, aporta precisiones en cuanto a los requisitos de aplicación de los conceptos de «marca engañosa» y de «mala fe del solicitante» en el contexto de aquellas marcas que indican determinada procedencia geográfica de los productos.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal señala que, al ver la marca controvertida colocada en los productos de que se trata, los consumidores hispanoparlantes, que son el público pertinente, creerán que proceden de Irlanda.
Seguidamente, por lo que respecta al carácter engañoso de la marca controvertida, el Tribunal subraya que, a diferencia del examen de una solicitud de caducidad, (3) que exige considerar elementos posteriores a la presentación de la solicitud de registro de la marca, como el uso que se hace de ella, el examen de una solicitud de nulidad basada en el carácter engañoso de la marca (4) exige demostrar que el signo cuyo registro como marca se solicita podía, por sí solo, inducir a error al consumidor en el momento de presentar la solicitud de registro, ya que la gestión ulterior de dicho signo carece de pertinencia. En efecto, en materia de nulidad, es preciso apreciar si la marca debería no haberse registrado, ab initio, por motivos ya existentes en la fecha de dicha solicitud, ya que tomar en consideración elementos posteriores solo puede servir para aclarar cómo eran las circunstancias en esa fecha.
En el caso de autos, la Gran Sala de Recurso debía comprobar si, en la fecha de la solicitud de registro, no existía contradicción entre la información que la marca controvertida transmitía y las características de los productos designados en dicha solicitud. Pues bien, dado que la lista de productos no incluía ninguna indicación de su procedencia geográfica, por lo que podía designar productos procedentes de Irlanda, en la fecha de la solicitud no existía tal contradicción, de modo que no cabía declarar que la marca controvertida revistiese carácter engañoso en esa fecha. Por consiguiente, Gran Sala de Recurso reprochó erróneamente a la recurrente que no hubiera limitado dicha lista a los productos procedentes de Irlanda. Además, dado que la marca controvertida no podía considerarse engañosa en la fecha de la solicitud de registro, las pruebas posteriores, que no hacían referencia a la situación en esa fecha, no podían confirmar ese carácter engañoso. Por tanto, la Gran Sala cometió un error a este respecto.
Por último, en lo que atañe a la mala fe de la recurrente al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida, (5) el Tribunal aprecia que, para zanjar esta cuestión, la Gran Sala de Recurso podía basarse válidamente en pruebas —e incluso en el uso de la marca— posteriores a la fecha de presentación de dicha solicitud de registro, puesto que eran indicios relativos a la situación en la fecha pertinente.
En el caso de autos, en primer término, una parte no desdeñable de los productos vendidos por la recurrente con la marca controvertida no era de origen irlandés ni se correspondía, por tanto, con la percepción que de ellos tenía el público pertinente. Aunque esta circunstancia es irrelevante a efectos del examen del carácter engañoso de la marca, no lo es a efectos del de la mala fe de la recurrente. En efecto, los consumidores hispanoparlantes, puesto que han estado acostumbrados durante décadas a la colocación de la marca controvertida en la mantequilla procedente de Irlanda, podían verse inducidos a error en cuanto a la procedencia geográfica de tales productos una vez que la recurrente extendió el uso de la marca a productos distintos de la mantequilla de origen irlandés.
En segundo término, los asuntos en los que la EUIPO y las autoridades españolas anularon o denegaron aquellas marcas similares a la controvertida en el caso de autos confirman que esta se podía percibir como indicativa del origen irlandés de los productos. También indican que el uso de la marca para productos que no tienen origen irlandés era objeto de controversia en cuanto a su potencial carácter engañoso, cuestión que la recurrente necesariamente conocía en la fecha de la solicitud de registro y que puede corroborar, por tanto, la existencia de su mala fe en esa fecha.
En tercer término, la recurrente había adoptado una estrategia comercial de asociación con las marcas que incluían el elemento «la irlandesa» vinculadas a su antigua relación comercial con Ornua Co-operative, con el fin de seguir beneficiándose de esa relación terminada y de las marcas correspondientes.
En consecuencia, el Tribunal aprecia que el registro de la marca controvertida era contrario a las prácticas leales en el comercio o en los negocios y que la Gran Sala de Recurso concluyó acertadamente que la recurrente había actuado de mala fe. Dado que esta conclusión puede justificar, por sí sola, la parte dispositiva de la resolución de la Gran Sala de Recurso, el Tribunal desestima el recurso.