Causa T‑577/15
Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SHERPA – Marchio nazionale denominativo anteriore SHERPA – Dichiarazione di nullità parziale – Oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso – Uso effettivo del marchio – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001]»
Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 maggio 2018
1. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Necessità di risolvere tale questione, una volta sollevata dal richiedente, prima di decidere sull’opposizione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2)
2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Mancata deduzione del motivo di ricorso vertente sull’insufficienza della prova dell’uso effettivo
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2)
3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Modifica dei termini della controversia quale portata dinanzi alla commissione di ricorso – Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)
4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi SHERPA
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
7. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)
1. V. il testo della decisione.
(v. punti 44, 45)
2. V. il testo della decisione.
(v. punto 46)
3. V. il testo della decisione.
(v. punto 52)
4. V. il testo della decisione.
(v. punto 57)
5. V. il testo della decisione.
(v. punti 58, 59, 65‑67, 70‑72)
6. Secondo la giurisprudenza, la somiglianza tra prodotti o servizi deve essere valutata tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti e i servizi interessati, ivi inclusi la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Difatti, la complementarità esistente tra prodotti e servizi, segnatamente la circostanza che gli uni siano utilizzati in combinazione o in associazione con gli altri, può generare, nel pubblico di riferimento, la percezione che tali prodotti e tali servizi siano simili.
(v. punti 68, 69)
7. Secondo la giurisprudenza, il Tribunale dispone di un potere di riforma, ma l’esercizio di tale potere è limitato alle situazioni in cui, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta ad adottare. Il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, né tanto meno può procedere a una valutazione sulla quale detta commissione non si è ancora pronunciata.
Il Tribunale non può esercitare tale potere di riforma senza eccedere i limiti posti ad esso dalla giurisprudenza, dal momento che la commissione di ricorso non abbia preso posizione, nella decisione impugnata, sulla portata e sulle conseguenze da trarre da una limitazione dell’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione, inserita durante il procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi alla divisione di annullamento, con riferimento alla valutazione dell’identità o della somiglianza dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, di modo che il Tribunale non dispone, a tal riguardo, di una valutazione che, conformemente alla giurisprudenza, può controllare, nonché, se del caso, riformare.
(v. punti 87, 88)