Mål T‑306/20
Hijos de Moisés Rodríguez González, SA
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Tribunalens dom (sjätte avdelningen i utökad sammansättning) av den 29 juni 2022
”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket La Irlandesa 1943 – Absoluta ogiltighetsgrunder – Ogiltighetsförklaring meddelad av EUIPO:s stora överklagandenämnd – Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen – Relevant datum för prövningen av en absolut ogiltighetsgrund – Varumärke som är ägnat att vilseleda allmänheten – Artikel 7.1 g i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 g i förordning (EU) 2017/1001) – Ond tro – Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001)”
1. EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Absoluta ogiltighetsgrunder – Registrering i strid med artikel 7 i förordning nr 207/2009 – Relevant datum för prövningen av en absolut ogiltighetsgrund – Tidpunkten för ingivande av registreringsansökan – Beaktande av bevisning som rör omständigheter som inträffat efter denna dag – Tillåtlighet – Villkor
(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 7 och 52.1 a)
(se punkterna 54, 67 och 68)
2. EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Absoluta ogiltighetsgrunder – Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten – Varumärken som anger ett geografiskt ursprung – Bedömning av den vilseledande karaktären som förelåg vid tidpunkten för ingivandet av registreringsansökan – Motsättning mellan det sökta varumärket och de produkter som avses
(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 7.1 g och 52.1 a)
(se punkterna 66 och 71–73)
3. EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Absoluta ogiltighetsgrunder – Den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan om registrering av varumärket gavs in – Bedömningskriterier – Beaktande av samtliga relevanta faktorer som förelåg vid den tidpunkt då registreringsansökan gavs in – Beaktande av användningen av varumärket efter ingivandet av registreringsansökan– Tillåtlighet – Villkor
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 52.1, b)
(se punkterna 81–87 och 94)
4. EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Absoluta ogiltighetsgrunder – Den som ansökt om registrering var i ond tro när ansökan om registrering av varumärket gavs in – Figurmärket La Irlandesa 1943
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 52.1, b)
(se punkterna 95–102, 105 och 106)
Resumé
Ett varumärke som innehåller ett ord hänförligt till ett geografiskt ursprung, som tidigare har använts och som därefter har registrerats och använts för varor som inte längre har detta ursprung, kan vilseleda konsumenterna vad gäller dessa varors geografiska ursprung. Ett sådant varumärke kan anses ha registrerats i ond tro.
Under årtionden köpte Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, som är klagande i målet, irländskt smör från Ornua Co-operative Ltd och sålde det till Kanarieöarna (Spanien) under varumärken som innehöll beståndsdelen ”la irlandesa”. Efter det att affärsförhållandet hade upphört år 2011 fortsatte klaganden att sälja produkter under dessa varumärken.
År 2014 fick klaganden EU-figurmärket La Irlandesa 1943 registrerat hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) för olika livsmedelsprodukter.(1)
Irland och Ornua Co-operative lämnade in en ansökan till EUIPO om ogiltighetsförklaring av detta varumärke med motiveringen att det var vilseledande och att ansökan om registrering av varumärket hade gjorts i ond tro.(2)
EUIPO:s annulleringsenhet avslog ansökan om ogiltighetsförklaring.
EUIPO:s stora överklagandenämnd upphävde emellertid annulleringsenhetens beslut och förklarade det omtvistade varumärket ogiltigt. Nämnden ansåg att detta varumärke, vid tidpunkten för ansökan om registrering, var ägnat att vilseleda allmänheten om de aktuella varornas geografiska ursprung och att ansökan om registrering av varumärket hade gjorts i ond tro.
Klaganden överklagade till tribunalen och yrkade att stora överklagandenämndens beslut skulle ogiltigförklaras.
Tribunalen ogillar överklagandet med motiveringen att det omtvistade varumärket inte var vilseledande vid tidpunkten för registreringsansökan, men att klaganden var i ond tro vid tidpunkten för registreringsansökan. Därvid preciserar tribunalen villkoren för tillämpning av begreppen ”vilseledande varumärke” och ”ond tro hos sökanden” i samband med varumärken som anger varornas geografiska ursprung.
Tribunalens bedömning
Tribunalen påpekar inledningsvis att de spansktalande konsumenterna, som utgör omsättningskretsen, tror att de aktuella varorna kommer från Irland när de ser det omtvistade varumärket på dessa varor.
När det sedan gäller frågan huruvida det omtvistade varumärket är vilseledande, framhåller tribunalen att det, till skillnad från prövningen av en ansökan om upphävande,(3) där omständigheter som hänför sig till tiden efter ingivandet av registreringsansökan ska beaktas, såsom användningen av detta varumärke, krävs vid prövningen av en ansökan om ogiltighetsförklaring som grundar sig på varumärkets vilseledande karaktär(4) att det visas att det kännetecken som är föremål för registreringsansökan i sig var ägnat att vilseleda konsumenten vid den tidpunkt då ansökan gavs in, varvid den senare hanteringen av kännetecknet saknar betydelse. I fråga om ogiltighetsförklaring ska det nämligen bedömas huruvida varumärket från början inte borde ha registrerats av skäl som redan förelåg vid tidpunkten för ansökan, eftersom beaktandet av senare inträffade omständigheter endast kan tjäna till att klargöra omständigheterna vid denna tidpunkt.
I förevarande fall borde stora överklagandenämnden ha prövat om det vid tidpunkten för registreringsansökan inte förelåg någon motsättning mellan den information som det omtvistade varumärket förmedlade och egenskaperna hos de produkter som avsågs i ansökan. Eftersom förteckningen över varor inte innehöll någon uppgift om varornas geografiska ursprung och således kunde omfatta varor från Irland, förelåg det vid tidpunkten för ansökan inte någon sådan motsättning, vilket innebär att det inte kunde fastställas att det omtvistade varumärket var vilseledande vid denna tidpunkt. Stora överklagandenämnden gjorde således fel som kritiserade klaganden för att inte ha begränsat förteckningen till produkter från Irland. Eftersom det omtvistade varumärket inte kunde anses vara vilseledande vid tidpunkten för registreringsansökan, kunde inte senare bevisning som inte avsåg situationen vid denna tidpunkt bekräfta att det rörde sig om vilseledande. Stora överklagandenämnden gjorde sig således skyldig till ett fel i detta avseende.
Vad slutligen gäller klagandens onda tro när ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gavs in,(5) konstaterar tribunalen att stora överklagandenämnden, för att avgöra denna fråga, med fog kunde grunda sig på bevisning – och till och med på användning av varumärket – som hänför sig till tiden efter registreringsansökan, eftersom bevisningen utgjorde indicier rörande situationen vid den relevanta tidpunkten.
I förevarande fall var, för det första, en icke försumbar del av de varor som klaganden sålde under det omtvistade varumärket inte av irländskt ursprung och motsvarade således inte omsättningskretsens uppfattning därav. Även om denna omständighet saknar relevans för prövningen av huruvida varumärket är vilseledande, så är detta inte fallet vid prövningen av huruvida klaganden varit i ond tro. Eftersom spansktalande konsumenter under årtionden varit vana vid att det omtvistade varumärket anbringades på smör från Irland, kunde de vilseledas vad gäller dessa varors geografiska ursprung när klaganden väl hade utvidgat användningen av varumärket till att omfatta andra produkter än smör av irländskt ursprung.
För det andra bekräftar de mål och ärenden där varumärken som liknar det nu aktuella har ogiltigförklarats eller vägrats registrering av EUIPO och de spanska myndigheterna, att det omtvistade varumärket kunde uppfattas som en upplysning om varornas irländska ursprung. De visar också att användningen av varumärket för produkter som inte har irländskt ursprung var föremål för kontroverser om dess potentiellt vilseledande karaktär, vilket klaganden med nödvändighet hade kännedom om vid tidpunkten för registreringsansökan och som därför är av sådant slag att det styrker att klaganden var i ond tro vid denna tidpunkt.
För det tredje hade klaganden antagit en affärsstrategi att upprätta en associering med varumärken innehållande beståndsdelen ”la irlandesa” som hade en koppling till klagandens tidigare affärsförhållande med Ornua Co-operative, för att fortsätta att dra fördel av detta affärsförhållande som upphört och därtill hörande varumärken.
Tribunalen konstaterar följaktligen att registreringen av det omtvistade varumärket strider mot god affärssed och att stora överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att klaganden var i ond tro. Eftersom denna slutsats i sig kan motivera artikeldelen i stora överklagandenämndens beslut, ogillar tribunalen överklagandet.