Byla T‑518/13
Future Enterprises Pte Ltd
prieš
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą
„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas MACCOFFEE – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „McDONALD’S“ – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punktas ir 8 straipsnio 5 dalis – Prekių ženklų šeima – Nesąžiningas naudojimasis ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu – Registracijos pripažinimas negaliojančia“
Santrauka – 2016 m. liepos 5 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas
1. Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Santykiniai negaliojimo pagrindai – Tapataus ar panašaus ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo egzistavimas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Sąlygos
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)
2. Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Santykiniai negaliojimo pagrindai – Tapataus ar panašaus ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo egzistavimas – Sąlyga – Prekių ženklų sąsaja – Vertinimo kriterijai
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)
3. Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Santykiniai negaliojimo pagrindai – Tapataus ar panašaus ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo egzistavimas – Žodiniai prekių ženklai MACCOFFEE ir „McDONALD’S“
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)
4. Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Santykiniai negaliojimo pagrindai – Tapataus ar panašaus ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo egzistavimas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Sąlyga – Prekių ženklų sąsaja – Vertinimo kriterijai – Ankstesnių prekių ženklų šeimos buvimas – Sąlygos
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)
5. Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Prašymo nagrinėjimas – Prekių ženklų šeimą galinčių sudaryti ankstesnių prekių ženklų naudojimo įrodymas – Naudojimas iš tikrųjų – Vertinimo kriterijai
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis, 57 straipsnio 2 dalis ir 78 straipsnio 1 dalies f punktas; Komisijos reglamento Nr. 2868/95 1 straipsnio 22 taisyklės 4 dalis ir 40 taisyklės 6 dalis)
6. Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Santykiniai negaliojimo pagrindai – Tapataus ar panašaus ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo egzistavimas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Sąlygos – Nesąžiningas naudojimasis ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)
7. Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Santykiniai negaliojimo pagrindai – Tapataus ar panašaus ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo egzistavimas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Sąlygos – Nesąžiningas naudojimasis ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu – Sąvoka
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)
8. Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Santykiniai negaliojimo pagrindai – Tapataus ar panašaus ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo egzistavimas – Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms – Savininko turimi pateikti įrodymai – Nesąžiningo naudojimosi ar žalos padarymo ateityje didelis pavojus
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)
1. Žr. sprendimo tekstą.
(žr. 14, 15 punktus)
2. Žr. sprendimo tekstą.
(žr. 20, 21, 37 punktus)
3. Egzistuoja didelis pavojus, kad dėl žodinio prekių ženklo MACCOFFEE, įregistruoto kaip Europos Sąjungos prekių ženklas prie Nicos sutarties 29, 30 ir 32 priskiriamoms prekėms, naudojimo be tinkamos priežasties bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnio žodinio prekių ženklo „McDONALD’S“, anksčiau įregistruoto kaip Europos Sąjungos prekių ženklas prie minėtos sutarties 29, 30, 32 ir 42 klasių priskiriamoms prekėms ir paslaugoms, geru vardu.
Prekių ženklas „McDONALD’S“ Sąjungoje turi labai gerą vardą greitojo maitinimo paslaugoms. Jo geras vardas siejamas su prekių ženklų „Mc“ šeimos specifiniais elementais. Prekių ženklas „McDONALD’S“ yra pirminis šeimos prekių ženklas; su šia šeima susiję remiantis tokiu prekių ženklu sukurti prekių ženklai turi bendrą elementą, būtent priešdėlį „mc“, o skiriasi jų gale esantis prie tos pačios rūšies priskiriamas elementas, kuriuo daroma nuoroda į vieną iš maisto produktų, nurodytų greitojo maitinimo įstaigų valgiaraštyje. Taigi, priešdėlis „mc“ įgijo savitą skiriamąjį požymį greitojo maitinimo paslaugoms ir greitojo maitinimo įstaigų valgiaraštyje nurodytoms prekėms bent jau Sąjungos teritorijos dalyje, todėl toks priešdėlis gali charakterizuoti prekių ženklų šeimos buvimą.
Konceptualiai į prekių ženklą „McDONALD’S“ panašus tą pačią struktūrą pakartojantis prekių ženklas MACCOFFEE gali būti siejamas su prekių ženklų „Mc“ šeima.
Kiek tai susiję su prekėmis ir paslaugomis, kurioms įregistruoti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, reikia pažymėti, kad tarp jų yra tam tikras panašumo laipsnis dėl tarp jų egzistuojančių tiesioginių ryšių.
Šiuo klausimu pabrėžtina, kad atitinkama visuomenė, t. y. plačioji Sąjungos visuomenė ar didžioji jos dalis gali sieti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, nes gali pastebėti, kad ginčijamame prekių ženkle vartojamas praktiškai toks pats priešdėlis, koks yra prekių ženkle „McDONALD’S“, ir jo struktūra sutampa su prekių ženklo „McDONALD’S“ struktūra, ir minėtą prekių ženklą sieti su prekių ženklų „Mc“ šeima.
(žr. 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 ir 108 punktus)
4. Aplinkybė, ar atitinkama visuomenė sieja prekių ženklus, turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į visus nagrinėjamu atveju svarbius veiksnius. Tarp šiuo aspektu svarbių veiksnių yra ankstesnių prekių ženklų šeimos buvimas. Tuo atveju, kai prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia grindžiamas kelių ankstesnių prekių ženklų, kurie turi bendrų savybių, leidžiančių juos priskirti prie tos pačios šeimos, buvimu, suinteresuotoji visuomenė gali prekių ženklą, kurio registraciją prašoma panaikinti, ir ankstesnius prekių ženklus sieti dėl to, kad pirmasis prekių ženklas turi savybių, dėl kurių jį galima susieti su iš antrųjų prekių ženklų sudaryta šeima. Manoma, kad keli prekių ženklai turi savybių, dėl kurių gali būti laikomi priklausančiais tai pačiai „šeimai“, jei juose, be kita ko, vaizduojamas visas tas pats skiriamasis elementas, prie kurio pridėti grafinis ar žodinis elementas, kuriais jie atskiriami vieni nuo kitų, arba jei juose pakartojami tas pats priešdėlis ar priesaga, kurie yra pirminio prekių ženklo dalis. Iš suinteresuotosios visuomenės negalima tikėtis, kad, nesant pakankamo skaičiaus naudojamų šeimą galinčių sudaryti prekių ženklų, tokia visuomenė nustatys bendras minėtos šeimos savybes ir ją susies su kitu prekių ženklu, kuriame yra į tokias savybes panašių elementų. Taigi, tam, kad atitinkama visuomenė prekių ženklą, kurį prašoma panaikinti, susietų su ankstesnių prekių ženklų „šeima“, jai priklausantys prekių ženklai turi būti rinkoje. Būtent ankstesnių prekių ženklų savininkas, prašantis pripažinti vėlesnio Europos Sąjungos prekių ženklo registraciją negaliojančia, turi įrodyti, kad iš tikrųjų buvo naudojamas toks minėtų ankstesnių prekių ženklų skaičius, kad jo pakako sudaryti prekių ženklų „šeimą“, ir patvirtinti, kad ji egzistavo, siekiant įvertinti, ar suinteresuotoji visuomenė prekių ženklą, kurį prašoma panaikinti, sieja su minėtą „šeimą“ sudarančiais ankstesniais prekių ženklais, ar sieja tik prekių ženklą, kurį prašoma panaikinti, ir ankstesnį prekių ženklą, kuris priklauso tokiai „šeimai“.
(žr. 42–45 punktus)
5. Nustatant, ar prekių ženklų šeimą galintys sudaryti prekių ženklai naudojami iš tikrųjų, reikia visapusiškai įvertinti pateiktus įrodymus, atsižvelgiant į visus konkrečiu atveju svarbius veiksnius. Atliekant tokį vertinimą reikia atsižvelgti į visus faktus ir aplinkybes, tinkamus nustatyti prekių ženklų komercinio naudojimo realumui, ypač jų naudojimo tam tikrame ekonomikos sektoriuje, siekiant išlaikyti ar sukurti prekių ženklo saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, pagrįstumą, šių prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklų naudojimo apimtį ir dažnumą. Norint įrodyti, kad prekių ženklai iš tikrųjų naudojami, negalima remtis tikimybėmis ar daryti prielaidų; turi būti remiamasi konkrečiais ir objektyviais įrodymais. Vis dėlto iš Reglamento Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglament[ui] Nr. 40/94, 22 taisyklės 4 dalies, pagal to paties reglamento 40 taisyklės 6 dalį mutatis mutandis taikomos per prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia procedūras, matyti, kad įrodymai dėl naudojimo iš esmės apribojami patvirtinančių dokumentų ir daiktų, pavyzdžiui, pakuočių, etikečių, kainoraščių, katalogų, sąskaitų faktūrų, fotografijų, laikraščių skelbimų ir Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 78 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų raštiškų pareiškimų, padarytų prisiekus ar iškilmingai patvirtinus, pateikimu.
(žr. 52–54 punktus)
6. Žr. sprendimo tekstą.
(žr. 88, 93, 95 punktus)
7. Žr. sprendimo tekstą.
(žr. 94 punktą)
8. Žr. sprendimo tekstą.
(žr. 96, 97 punktus)