SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
21 giugno 2017 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta spine di pesce tra due linee parallele – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Esame del marchio come registrato»
Nella causa T‑20/16,
M/S. Indeutsch International, con sede in Noida (India), rappresentata inizialmente da D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, e S. Malynicz, QC, successivamente da D. Stone e S. Malynicz e infine da D. Stone, S. Malynicz e M. Siddiqui, solicitor,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Crafts Americana Group, Inc., con sede in Vancouver, Washington (Stati Uniti), rappresentata da J. Fish e V. Leitch, solicitors, e A. Bryson, barrister,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2015 (procedimento R 1814/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Crafts Americana Group e la M/S. Indeutsch International,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da D. Gratsias (relatore), presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio, giudici,
cancelliere: I. Dragan, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2016,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2016,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2016,
visto il quesito scritto del Tribunale alle parti,
in seguito all’udienza del 12 gennaio 2017,
vista l’ordinanza del 2 febbraio 2017 di riapertura della fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 15 febbraio 2010 la M/S. Indeutsch International, ricorrente, ha depositato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:
3 Tale segno recava la seguente descrizione:
«Il marchio consiste in un disegno geometrico ripetitivo».
4 La registrazione di tale marchio è stata chiesta per «ferri da maglia» e «uncinetti» rientranti nella classe 26 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
5 Il marchio di cui trattasi è stato registrato il 10 agosto 2010.
6 Il 9 gennaio 2013 la Crafts Americana Group, Inc., interveniente, ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità avverso il marchio contestato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), di quest’ultimo.
7 Con decisione del 7 maggio 2014, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. In particolare, essa ha considerato che la rappresentazione grafica del marchio contestato era chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva, sicché soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, riguardo all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo, la divisione di annullamento ha rilevato che il marchio contestato aveva carattere distintivo. In proposito, essa ha sottolineato che il marchio di cui trattasi non costituiva un marchio tridimensionale e non riproduceva l’aspetto dei prodotti registrati.
8 Avverso la decisione della divisione di annullamento l’interveniente, in data 14 luglio 2014, ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
9 Con decisione del 5 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento con la motivazione che il marchio contestato era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
10 In particolare, la commissione di ricorso ha considerato che il marchio contestato, indicato dal suo proprietario come il «marchio a spina di pesce», rappresentava un motivo apposto su una parte dei prodotti o che ne copriva tutta la superficie. Sul fondamento di tale constatazione, la commissione di ricorso ha tenuto conto delle fotografie e dei campioni dei prodotti commercializzati dalla ricorrente al momento del deposito della domanda di marchio, al fine di individuarne le caratteristiche essenziali. In tale contesto, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’aspetto ornamentale del marchio contestato avrebbe indotto il pubblico di riferimento, composto da consumatori medi di ferri da maglia e di uncinetti, a percepire detto marchio come una decorazione di tali prodotti. Secondo la commissione di ricorso, il pubblico di riferimento è abituato alla prassi dei fabbricanti consistente nel decorare i prodotti designati dal marchio contestato, sicché esso percepirà quest’ultimo, nel modo in cui è applicato alla superficie dei prodotti di cui trattasi, come una variante delle decorazioni presenti sul mercato, dalle quali esso non si discosta in maniera significativa. In subordine, la commissione di ricorso ha ritenuto che detto pubblico percepirà tale marchio come avente l’aspetto della venatura del legno, materiale di fabbricazione dei prodotti in esame, e non come un’indicazione di origine commerciale. Ne conseguirebbe che il marchio contestato non ha il carattere distintivo richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per soddisfare la funzione del marchio.
11 In tale contesto, la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento senza esaminare la questione se il marchio contestato ricadesse nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, poiché la ricorrente aveva fatto valere dinanzi alla divisione di annullamento che, in ogni caso, il marchio contestato aveva acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, la commissione di ricorso ha rinviato il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento affinché quest’ultima si pronunciasse su detta questione.
Conclusioni delle parti
12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’EUIPO alle spese.
13 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
14 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, tutti vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. In particolare, il primo motivo riguarda il fatto che il marchio contestato si discosta in maniera significativa dalle prassi che prevalgono nel settore in cui rientrano i prodotti oggetto della domanda. Il secondo motivo concerne una violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova. Il terzo motivo riguarda un’erronea valutazione relativa alla natura decorativa del marchio contestato. Il quarto motivo concerne errori riguardanti l’aspetto del marchio contestato e, infine, il quinto motivo verte su un errore attinente alla percezione del marchio contestato da parte del pubblico di riferimento.
15 In particolare, in primo luogo, la ricorrente fa valere che, come risulta dagli elementi di prova a disposizione della commissione di ricorso, i prodotti oggetto della domanda di marchio di regola non presentano motivi particolari sulla loro superficie, sicché la commissione di ricorso ha errato nel considerare che i motivi rappresentati dal marchio contestato, derivanti da un complesso processo di fabbricazione, costituivano varianti dell’aspetto esteriore abituale di detti prodotti. In secondo luogo, nel rilevare, sulla base degli elementi forniti dalla ricorrente, che il marchio contestato era privo di carattere distintivo, la commissione di ricorso avrebbe violato la norma che disciplina l’onere della prova al riguardo. In terzo luogo, la ricorrente fa valere che, in mancanza di una prassi consolidata consistente nel decorare i prodotti designati dal marchio contestato, i motivi rappresentati da quest’ultimo sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come indicazioni dell’origine commerciale. In quarto luogo, la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel considerare che il motivo che compone il marchio contestato rappresentava la venatura del legno, poiché quest’ultimo avrebbe un aspetto asimmetrico e irregolare, contrariamente al motivo in questione, che sarebbe percepito come artificiale. Infine, in quinto luogo, la ricorrente sostiene che il consumatore medio che rappresenta il pubblico di riferimento, in particolare il consumatore inesperto per quanto riguarda la lavorazione a maglia, sarà colpito dal motivo che rappresenta il marchio contestato, sicché lo considererà come un’indicazione dell’origine commerciale dei ferri da maglia e degli uncinetti.
Osservazioni preliminari
16 La controversia in esame verte sulla questione se il marchio contestato, riprodotto al punto 2 supra, sia provvisto di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Come sarà illustrato più dettagliatamente nel prosieguo, dalla decisione impugnata risulta che la valutazione della commissione di ricorso su tale questione non si è in realtà basata sulle caratteristiche di tale marchio come registrato, bensì sulle caratteristiche dell’aspetto esteriore dei prodotti della ricorrente, che, secondo la commissione di ricorso, indicano il modo in cui detto marchio è stato utilizzato.
17 La ricorrente, da parte sua, fa valere che la valutazione della commissione di ricorso è viziata da errori che costituiscono una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Occorre quindi valutare la legittimità della decisione impugnata sulla base di tale disposizione.
Motivazione della commissione di ricorso
18 Come risulta dai punti 21, 22 e da 30 a 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato costituisse un motivo a spina di pesce applicato alla superficie dei ferri da maglia e degli uncinetti e che, pertanto, occorresse valutare il suo carattere distintivo sulla base delle norme che disciplinano i marchi figurativi costituiti da una parte della forma del prodotto che essi designavano. Orbene, a parere della commissione di ricorso, decorare tali superfici con colori intensi costituisce una prassi comune nel settore in cui rientrano i prodotti in questione, cosicché la decorazione rappresentata dal marchio contestato, come applicata alla superficie dei ferri da maglia e degli uncinetti, non si discosta in maniera significativa dalla prassi di cui trattasi. Ciò considerato, tenuto conto delle norme, esposte ai punti da 23 a 26 della decisione impugnata, applicabili a un marchio figurativo costituito da una parte della forma del prodotto da esso designato, la commissione di ricorso ha concluso che il marchio contestato era privo di carattere distintivo.
19 In particolare, al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso afferma che, «come sottolineato dalla stessa titolare del [marchio contestato] [nelle sue osservazioni del 12 giugno 2013] e come risulta chiaramente dalle [fotografie e dai campioni che figurano nel fascicolo], il marchio [contestato] rappresenta un motivo posto su una parte dei prodotti o che ne copre tutta la superficie».
20 Tale valutazione si basa, in particolare, sulla seguente rappresentazione dei prodotti della ricorrente che figura al punto 21 della decisione impugnata:
21 Inoltre, al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso fa altresì riferimento, senza riprodurle, alle fotografie allegate alla testimonianza di un collaboratore commerciale della ricorrente, che era stata prodotta da quest’ultima dinanzi alla divisione di annullamento.
22 In tale contesto, la commissione di ricorso, al punto 22 della decisione impugnata, ha osservato che, «poiché il motivo di cui trattasi ricopr[iva] in maggiore o minore misura [la superficie dei prodotti] e corrisponde[va], di conseguenza, all’aspetto esterno di tali prodotti, il carattere distintivo del marchio contestato d[oveva] essere valutato sulla base dei principi applicabili ai marchi (bidimensionali o tridimensionali) costituiti dall’aspetto dei prodotti stessi o dall’aspetto di una parte di tali prodotti».
23 Dopo aver richiamato le norme in questione, la commissione di ricorso ha sottolineato, al punto 28 della decisione impugnata, che, in applicazione di tali norme, essa poteva effettuare un esame approfondito che prendesse in considerazione, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni presentate all’atto del deposito della domanda di registrazione, gli elementi utili ai fini dell’adeguata identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno. Pertanto, secondo il punto 29 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, per esaminare le caratteristiche essenziali del marchio contestato, ha tenuto conto delle fotografie e dei campioni dei prodotti in esame presentati dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento e, in particolare, del fatto che tali prodotti erano effettivamente commercializzati da quest’ultima alla data di deposito della domanda di marchio.
24 Inoltre, al punto 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso sottolinea che «alla luce della rappresentazione [del marchio contestato] e della sua descrizione (…) confermate dalle rappresentazioni dei prodotti della [ricorrente], è chiaro che il marchio controverso consiste in un motivo applicato sulla superficie dei prodotti in questione, vale a dire, ferri da maglia e uncinetti». Essa precisa che, «[i]noltre, il motivo, come registrato e utilizzato dalla [ricorrente], ha l’aspetto della [venatura] del legno stesso, un materiale nel quale è possibile che i prodotti in esame siano fabbricati e [nel quale] sono effettivamente fabbricati». Inoltre, al punto 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso descrive il marchio contestato come «un semplice disegno applicato sulla superficie dei prodotti di cui trattasi».
25 Inoltre, come risulta dai punti 33 e 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso si è fondata sulla decorazione a colori degli uncinetti qui di seguito riprodotti:
26 Sulla base di tale fotografia, che figura tra gli elementi forniti dalla ricorrente e riporta uncinetti prodotti da altri fabbricanti, la commissione di ricorso ha concluso che la decorazione dei prodotti della ricorrente con un motivo a spina di pesce colorato non aveva carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Al riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato che il marchio controverso consisteva in una decorazione colorata dei ferri da maglia e degli uncinetti prodotti dalla ricorrente e, pertanto, costituiva, come tale, una mera variazione delle decorazioni, in forma di superfici colorate, di ferri da maglia e di uncinetti disponibili sul mercato, come dimostrato dalla foto riprodotta al punto 25 supra. Per giustificare tale conclusione, la commissione di ricorso non ha invocato alcun’altra forma di decorazione oltre alla superficie colorata di tali uncinetti, il che è confermato al punto 49 del controricorso dell’EUIPO.
27 La posizione sostenuta dall’EUIPO in udienza – secondo cui la commissione di ricorso ha semplicemente tenuto conto dell’aspetto dei prodotti della ricorrente, valutando, in realtà, al tempo stesso, il carattere distintivo del marchio contestato come registrato – non può essere accolta. Infatti, la questione di quale sia il segno preciso il cui carattere distintivo è valutato dalla commissione di ricorso richiede una risposta basata su elementi oggettivi e verificabili. Orbene, come risulta dai punti da 18 a 26 supra, la commissione di ricorso ha valutato il carattere distintivo del marchio contestato facendo riferimento, da un lato, all’aspetto esteriore, colorato, dei prodotti della ricorrente e, dall’altro, alla superficie colorata degli uncinetti riprodotti al punto 25 della presente sentenza. Poiché, nella sua forma registrata, il marchio contestato figura in bianco e nero e la descrizione che lo accompagna non fa riferimento a versioni multicolori, è giocoforza rilevare che la commissione di ricorso ha essenzialmente basato la sua valutazione sull’aspetto dei prodotti della ricorrente come figuravano nel fascicolo dell’EUIPO in forma di campioni fisici e di fotografie a colori.
28 Da parte sua, l’EUIPO fa più volte riferimento all’«applicazione» o all’«uso» concreto del marchio contestato sulla superficie dei prodotti della ricorrente (v. punti 21, 51, 52, 55 e 58 del controricorso dell’EUIPO). È proprio tale uso concreto che, secondo l’EUIPO, costituisce una mera variante dell’applicazione di un colore attrattivo alla superficie dei prodotti in esame (v. punto 58 del controricorso dell’EUIPO).
Legittimità del ragionamento della commissione di ricorso
29 Occorre ricordare che la ricorrente solleva più addebiti, diretti tutti a dimostrare che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per essere incorsa in errori di valutazione del carattere distintivo del marchio contestato. Pertanto, con il primo e il terzo motivo, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso relativa al carattere distintivo del marchio contestato, tenuto conto degli usi del settore interessato e della percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, il quarto motivo riguarda la percezione «del motivo che figura sul marchio» come una venatura del legno. Orbene, per esaminare tale motivo, il Tribunale deve affrontare la questione se la commissione di ricorso potesse validamente basarsi sulle forme in cui la commissione di ricorso riteneva che si manifestasse l’uso effettivo di tale marchio, e non sul marchio contestato come registrato. Infatti, sebbene, nell’ambito del quarto motivo, tale questione sia sollevata con particolare riguardo alla valutazione della commissione di ricorso relativa alla percezione del marchio contestato come venatura del legno, resta cionondimeno il fatto che la possibilità per la commissione di ricorso di basare il suo ragionamento sulle forme in cui riteneva che si manifestasse l’uso effettivo del marchio contestato costituisce la premessa necessaria contenuta nelle valutazioni della decisione impugnata sul carattere distintivo del marchio controverso.
30 Al riguardo, occorre ricordare che, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare il quadro della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocati dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee [ordinanza del 13 giugno 2006, Mancini/Commissione, C‑172/05 P, EU:C:2006:393, punto 41, e sentenza dell’11 dicembre 2014, Sherwin-Williams Sweden/UAMI – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T‑12/13, non pubblicata, EU:T:2014:1054, punto 34].
31 In tale contesto, si deve sottolineare che la questione se il marchio controverso sia costituito da una parte della forma del prodotto che esso designa è stata oggetto di discussione sia dinanzi alla divisione di annullamento sia dinanzi alla commissione di ricorso (v. punti 7 e 10 supra) e che le parti sono state invitate a commentare tale parte della decisione impugnata in udienza. Pertanto, occorre esaminare se il fulcro del ragionamento della commissione di ricorso sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sia fondato in diritto e tale esame dev’essere effettuato in una prospettiva più ampia di quella menzionata nel quarto motivo. Infatti, una sentenza che conferma o che confuta la valutazione del carattere distintivo del marchio contestato in una forma diversa da quella in cui è stato registrato comporterà, implicitamente, ma necessariamente, che tale carattere possa essere legittimamente valutato tenendo conto di quest’altra forma. Orbene, se si dovesse rispondere in senso negativo a tale questione di diritto, tutto il ragionamento della commissione di ricorso costituirà una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
32 Come risulta dal punto 1 della decisione impugnata e dal certificato di registrazione che figura alla pagina 11 del fascicolo dell’EUIPO, il marchio contestato come registrato consiste nel seguente segno figurativo:
33 In proposito, si deve ricordare che la registrazione del marchio in un pubblico registro ha il fine di renderlo consultabile dalle autorità competenti e dal pubblico, in particolare dagli operatori economici. Pertanto, è a partire da tale registrazione che le autorità competenti conoscono con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio, al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione, e che gli utilizzatori del registro hanno accesso alla sua rappresentazione grafica che ne determina l’esatta natura (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punti 49, 50 e 52).
34 Inoltre, la rappresentazione grafica che figura nel registro ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di individuare l’esatto oggetto della tutela conferita al suo titolare (sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 57). Il registro consente quindi agli operatori economici di verificare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e di beneficiare di informazioni pertinenti circa i diritti dei terzi (sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punto 48).
35 L’esame del carattere distintivo di un marchio dev’essere quindi effettuato tenendo conto del marchio così come è stato registrato o come figura nella domanda di registrazione, indipendentemente dalle modalità del suo uso [v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2007, AMS/UAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, punto 91; del 9 aprile 2014, Pico Food/UAMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11, EU:T:2014:199, punto 38, e del 7 maggio 2015, Cosmowell/UAMI – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, punto 35].
36 Tale norma discende dalle esigenze imperative di certezza del diritto che sono salvaguardate dall’esistenza del registro dei marchi dell’Unione europea previsto all’articolo 87 del regolamento n. 207/2009. Infatti, applicare gli articoli 7 e 8 del regolamento n. 207/2009 tenendo conto del modo in cui i marchi dell’Unione sono utilizzati, e non di come sono richiesti o registrati, vanificherebbe la funzione di detto registro quale garante della certezza che deve caratterizzare la natura esatta dei diritti che esso mira a tutelare (v. punto 33 supra).
37 Alla luce delle suesposte considerazioni, quando il marchio richiesto o registrato consiste in una rappresentazione bidimensionale o tridimensionale del prodotto che esso designa, il suo carattere distintivo dipende dalla questione se esso si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e, di conseguenza, sia idoneo ad assolvere la sua funzione essenziale di identificazione dell’origine del prodotto [sentenza del 23 maggio 2007, Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata bianca con un disegno floreale colorato), T‑241/05, da T‑262/05 a T‑264/05, T‑346/05, T‑347/05 e da T‑29/06 a T‑31/06, EU:T:2007:151, punto 44].
38 Come osserva la commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, lo stesso avviene qualora il marchio sia costituito da una parte della forma del prodotto da esso designato, nei limiti in cui il pubblico di riferimento lo percepirà immediatamente e senza riflessione particolare come una rappresentazione di un dettaglio o di un aspetto del prodotto in questione [sentenza del 19 settembre 2012, Fraas/UAMI (Motivo a quadri di colore grigio scuro, grigio chiaro, nero, beige, rosso scuro e rosso chiaro), T‑50/11, non pubblicata, EU:T:2012:442, punto 43]. In tal caso, l’elemento determinante non è dato dalla qualificazione del segno di cui trattasi come segno figurativo, tridimensionale o di altro genere, bensì dal fatto che esso si confonde con l’aspetto del prodotto designato [sentenza del 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Rappresentazione di un motivo di linee ondulate incrociate), T‑579/14, in fase di impugnazione, EU:T:2016:650, punto 28].
39 Infatti, se, in un caso del genere, il carattere distintivo del marchio non fosse valutato con riferimento alla misura in cui esso si discosta dalle norme e dagli usi del settore dei prodotti designati, sarebbe sufficiente chiedere la registrazione di un segno che può essere immediatamente percepito come parte del prodotto designato per aumentare la possibilità che sia registrato e conferire così quasi automaticamente una protezione all’aspetto o alla forma del prodotto stesso. Orbene, dato che i consumatori medi non hanno l’abitudine di presumere l’origine dei prodotti basandosi sul loro aspetto o forma (sentenza del 6 settembre 2012, Storck/UAMI, C‑96/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:537, punto 35), tale possibilità comporterebbe un notevole rischio di elusione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e pregiudicherebbe quindi l’interesse pubblico protetto da tale disposizione.
40 Inoltre, per quanto concerne i marchi costituiti dalla forma del prodotto che designano, l’autorità competente può identificare le loro caratteristiche essenziali esaminando il prodotto stesso. Infatti, un esame del genere si impone quando l’identificazione di una caratteristica essenziale del marchio è necessaria per determinare l’esatta natura degli elementi che fanno parte della rappresentazione grafica e delle eventuali descrizioni depositate al momento di presentazione della domanda di registrazione, e per salvaguardare così l’interesse pubblico sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009. Tale interesse consiste nel vietare a un operatore economico di appropriarsi indebitamente di un segno costituito dalla forma del prodotto e che incorpora una soluzione tecnica (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punti 50 e da 54 a 56). Tale problematica sorge, per definizione, in presenza di un marchio costituito dalla forma di un prodotto concreto e non da una forma astratta (sentenza del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C‑30/15 P, EU:C:2016:849, punto 47).
41 Orbene, nel caso di specie, come osservato dalla divisione di annullamento (v. punto 7 supra), non si può validamente sostenere che il marchio contestato (v. punto 32 supra) sarà percepito immediatamente e senza riflessione particolare come una rappresentazione di un dettaglio o di un aspetto dei prodotti che designa e ancor meno che sia costituito dalla forma dei ferri da maglia e degli uncinetti prodotti dalla ricorrente.
42 Alcuni esempi dei prodotti in questione che figurano nel fascicolo dell’EUIPO sono riprodotti qui di seguito:
43 Dai campioni e dalle fotografie di tali prodotti, facenti tutti parte del fascicolo dell’EUIPO, risulta che i motivi apposti sui prodotti di cui trattasi differiscono da tale marchio per taluni elementi significativi. In particolare, i motivi in esame sono colorati, sono distribuiti a intervalli irregolari, il colore all’interno di ciascuna superficie avente la forma di una spina di pesce non è omogeneo, non vi è una chiara linea di demarcazione che indichi la transizione da un colore all’altro e la successione di colori è casuale. Tali caratteristiche sono altresì presenti negli aghi di colore beige riprodotti al punto 21 della decisione impugnata, ad eccezione della moltitudine di colori differenti, che è sostituita da variazioni del beige.
44 Per contro, il marchio contestato come registrato ha le caratteristiche di una forma geometrica astratta costituita da un disegno ripetitivo consistente in due linee parallele che racchiudono spine di pesce chiaramente delimitate, il tutto in bianco e nero.
45 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la commissione di ricorso, basarsi, nelle circostanze della fattispecie, sul fatto che i prodotti della ricorrente presentino sulla superficie motivi a forma di spine di pesce multicolori per esaminare il carattere distintivo dell’aspetto di tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, anziché fondare tale esame sul marchio contestato come registrato, non rientra in un processo di identificazione delle caratteristiche essenziali di quest’ultimo, ma costituisce un’alterazione sostanziale di dette caratteristiche. Tale alterazione ha avuto l’effetto di trasformare un marchio registrato come una forma astratta e che costituisce quindi oggetto di una protezione determinata da tale forma (sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 57), in un marchio costituito dalla forma specifica dei prodotti che designa. Il grado in cui tale alterazione risulta decisiva è dimostrato dal fatto che la commissione di ricorso si è basata proprio sulla decorazione a colori degli uncinetti riprodotti al punto 25 supra per giungere alla conclusione che i motivi sulla superficie dei prodotti della ricorrente non avevano carattere distintivo e, in tal modo, estendere tale conclusione al marchio controverso.
46 La dichiarazione della ricorrente, invocata dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui essa aveva inteso applicare il motivo a spine di pesce lungo la superficie dei ferri da maglia e degli uncinetti, non è idonea a modificare tali conclusioni. Infatti, come risulta dai punti 33 e 34 supra, l’iscrizione di un marchio nel registro mira a consentire alla commissione di ricorso di esercitare le sue competenze e a salvaguardare gli interessi delle parti di una controversia, ma è volta altresì a informare i terzi dell’esatta natura dei diritti registrati e quindi a definire l’oggetto della protezione conferita. Di conseguenza, anche supponendo che la dichiarazione della ricorrente possa essere intesa come un riconoscimento del fatto che la stessa non si oppone a che la commissione di ricorso esamini il carattere distintivo del marchio contestato tenendo conto dell’aspetto dei prodotti che figurano al punto 21 della decisione impugnata, tale dichiarazione è irrilevante nel caso di specie. Altresì inconferente è, in ogni caso, la circostanza, menzionata dalla ricorrente in udienza, secondo cui quest’ultima ha probabilmente apposto il marchio controverso, nella sua forma registrata, sull’imballaggio dei prodotti da essa commercializzati. Al riguardo, è sufficiente ricordare che la commissione di ricorso non ha valutato il carattere distintivo del marchio contestato alla luce di tale forma. Orbene, la legittimità della decisione impugnata dev’essere esaminata prendendo in considerazione unicamente i motivi su cui si basa il suo dispositivo.
47 Di conseguenza, esaminare il carattere distintivo del marchio controverso tenendo conto di caratteristiche sostanzialmente alterate dello stesso costituisce una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Pertanto, come afferma la ricorrente, la commissione di ricorso ha violato quest’ultima disposizione nel valutare il carattere distintivo del marchio contestato basandosi sui motivi che figurano sulla superficie dei ferri da maglia e degli uncinetti prodotti dalla ricorrente, cosicché la decisione impugnata dev’essere annullata.
Sulle spese
48 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.
49 L’interveniente sopporterà le proprie spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 novembre 2015 (procedimento R 1814/2014-1) è annullata.
2) L’EUIPO è condannato alle spese sostenute dalla M/S. Indeutsch International.
3) La Crafts Americana Group, Inc. sopporterà le proprie spese.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 giugno 2017.
Firme