Causa T‑20/16

M/S. Indeutsch International

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta spine di pesce tra due linee parallele – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Esame del marchio come registrato»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 giugno 2017

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale o tridimensionale di un prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

2.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Marchio figurativo che rappresenta spine di pesce tra due linee parallele

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

1.      Quando il marchio richiesto o registrato consiste in una rappresentazione bidimensionale o tridimensionale del prodotto che esso designa, il suo carattere distintivo dipende dalla questione se esso si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e, di conseguenza, sia idoneo ad assolvere la sua funzione essenziale di identificazione dell’origine del prodotto.

Lo stesso avviene qualora il marchio sia costituito da una parte della forma del prodotto da esso designato, nei limiti in cui il pubblico di riferimento lo percepirà immediatamente e senza riflessione particolare come una rappresentazione di un dettaglio o di un aspetto del prodotto in questione. In tal caso, l’elemento determinante non è dato dalla qualificazione del segno di cui trattasi come segno figurativo, tridimensionale o di altro genere, bensì dal fatto che esso si confonde con l’aspetto del prodotto designato.

Infatti, se, in un caso del genere, il carattere distintivo del marchio non fosse valutato con riferimento alla misura in cui esso si discosta dalle norme e dagli usi del settore dei prodotti designati, sarebbe sufficiente chiedere la registrazione di un segno che può essere immediatamente percepito come parte del prodotto designato per aumentare la possibilità che sia registrato e conferire così quasi automaticamente una protezione all’aspetto o alla forma del prodotto stesso. Orbene, dato che i consumatori medi non hanno l’abitudine di presumere l’origine dei prodotti basandosi sul loro aspetto o forma, tale possibilità comporterebbe un notevole rischio di elusione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea e pregiudicherebbe quindi l’interesse pubblico protetto da tale disposizione.

Per quanto concerne i marchi costituiti dalla forma del prodotto che designano, l’autorità competente può identificare le loro caratteristiche essenziali esaminando il prodotto stesso. Infatti, un esame del genere si impone quando l’identificazione di una caratteristica essenziale del marchio è necessaria per determinare l’esatta natura degli elementi che fanno parte della rappresentazione grafica e delle eventuali descrizioni depositate al momento di presentazione della domanda di registrazione, e per salvaguardare così l’interesse pubblico sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009. Tale interesse consiste nel vietare a un operatore economico di appropriarsi indebitamente di un segno costituito dalla forma del prodotto e che incorpora una soluzione tecnica. Tale problematica sorge, per definizione, in presenza di un marchio costituito dalla forma di un prodotto concreto e non da una forma astratta.

(v. punti 37-40)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41-47)