ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
22 de Junho de 1999 (1)
«Directiva 89/104/CEE Direito de marca Risco de confusão Semelhança
fonética»
No processo C-342/97,
que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 234.° CE (ex-artigo 177.°) pelo Landgericht München I (Alemanha),
destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH
e
Klijsen Handel BV,
uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 5.°, n.° 1, alínea b),
da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989,
L 40, p. 1),
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
composto por: P. J. G. Kapteyn, exercendo funções de presidente, J. -P. Puissochet
e P. Jann, presidentes de secção, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida,
C. Gulmann (relator), D. A. O. Edward, L. Sevón e M. Wathelet, juízes,
advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: R. Grass,
vistas as observações escritas apresentadas:
em representação da Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, por Jürgen
Kroher, advogado em Munique,
em representação da Klijsen Handel BV, por Wolfgang A. Rehmann,
advogado em Munique,
em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por Berend
Jan Drijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente, assistido
por Bertrand Wägenbaur, advogado em Hamburgo e no foro de Bruxelas,
visto o relatório para audiência,
ouvidas as alegações da Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, representada por
Jürgen Kroher, da Klijsen Handel BV, representada por Wolfgang A. Rehmann,
e da Comissão, representada por Karen Banks, membro do Serviço Jurídico, na
qualidade de agente, assistida pelo advogado Bertrand Wägenbaur, na audiência
de 22 de Setembro de 1998,
ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 29 de
Outubro de 1998,
profere o presente
Acórdão
- 1.
- Por despacho de 11 de Setembro de 1997, entrado no Tribunal de Justiça em 1 de
Outubro do mesmo ano, o Landgericht München I submeteu ao Tribunal, ao
abrigo do artigo 234.° CE (ex-artigo 177.°), quatro questões prejudiciais sobre a
interpretação do artigo 5.° n.° 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos
Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir
«directiva»).
- 2.
- Essas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a sociedade
alemã Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (a seguir «Lloyd» à sociedade
neerlandesa Klijsen Handel BV (a seguir «Klijsen») a propósito da utilização
comercial pela Klijsen na Alemanha da marca Loint's para sapatos.
- 3.
- A directiva, que foi transposta para direito alemão pela Gesetz über den Schutz
von Marken und sonstigen Kennzeichen (lei de protecção das marcas e outros
sinais), de 25 de Outubro de 1994 (BGBl I, p. 3082), dispõe, no artigo 5.° intitulado
«Direitos conferidos pela marca»:
«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica
habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida
comercial:
b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança
com a marca e devido a identidade ou semelhança dos produtos ou serviços
a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco
de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a
marca».
- 4.
- Uma disposição no essencial idêntica figura no artigo 4.°, n.° 1, alínea b), da
directiva, que, para efeitos do processo de registo de uma marca, define os motivos
suplementares de recusa ou de declaração de nulidade em relação a conflitos com
direitos anteriores.
- 5.
- A Lloyd fabrica sapatos que distribui, desde 1927, sob a marca Lloyd. É titular de
diversas marcas texto/desenho registadas na Alemanha, todas compostas do termos
Lloyd.
- 6.
- A Klijsen também fabrica sapatos, que comercializa sob a marca Loint's desde 1970
nos Países Baixos e desde 1991 na Alemanha. São vendidos em sapatarias
especializadas em calçado de conforto e mais de 90% das vendas são realizadas
com sapatos de senhora. A Klijsen registou a marca internacional Loint's no
Benelux em 1992 e requereu que a protecção fosse extensiva à Alemanha. Além
disto, em 1996 registou uma marca mista Loint's com extensão da protecção à
Alemanha.
- 7.
- No processo principal, a Lloyd conclui pedindo que a Klijsen seja proibida de
utilizar comercialmente na Alemanha o sinal Loint's para sapatos e artigos de
calçado e que a Klijsen autorize o Deutsches Patentamt (serviço de patentes
alemão) a eliminar as partes alemãs da marca Loint's. Considera que a marca
Loint's pode ser confundida com a marca Lloyd devido à sua semelhança fonética,
à sua utilização para produtos idênticos e ao carácter distintivo especial desta
última marca, consequência da ausência de elementos descritivos, do elevado grau
de reconhecimento desta marca e da sua abundante utilização, uniforme e vasta
durante um longo período.
- 8.
- A Klijsen pede que estes pedidos sejam julgados improcedentes, com o fundamento
de que não existe qualquer risco de confusão entre as duas marcas. Alega,
nomeadamente, que não está provado que os produtos da Lloyd gozem de um
elevado grau de reconhecimento. Além disso, tais produtos não apresentam pontos
comuns com os seus próprios produtos, uma vez que a Lloyd não exerce uma
actividade importante no mercado dos sapatos de conforto, ao passo que a Klijsen
fabrica exclusivamente esta categoria de produtos. Finalmente, no sector do
calçado, o risco de confusão não se coloca no plano fonético mas unicamente do
ponto de vista do aspecto tipográfico da marca.
- 9.
- O órgão jurisdicional de reenvio, considerando que a solução do litígio no processo
principal depende da interpretação da directiva, sublinhou, nomeadamente, que:
À luz da jurisprudência alemã actual, é provável que se verifique um risco
de confusão. Não obstante, o órgão jurisdicional de reenvio duvida que a
manutenção desta jurisprudência alemã seja compatível com as disposições
da directiva.
Em todo o caso, deve considerar-se a existência de um risco de confusão
fonética.
Segundo um estudo de mercado realizado em Novembro de 1995, o grau
de reconhecimento da marca Lloyd foi calculado em 36% da população
total com idades compreendidas entre os 14 e os 64 anos. Segundo um
relatório de peritos elaborado em Abril de 1996, 10% dos homens de mais
de 14 anos indicaram a marca Lloyd em resposta à pergunta «quais as
marcas de sapatos de homem que conhece?».
O órgão jurisdicional de reenvio duvida que uma carácter distintivo
superior, motivado por um grau de reconhecimento de 36% nos meios
indicados, possa justificar um risco de confusão, mesmo tendo em conta o
risco de associação. Importa sublinhar, a este propósito, que resulta do
estudo de mercado realizado em 1995 que 33 marcas de sapatos disfrutam
de um grau de reconhecimento de mais de 20%, 13 de mais de 40% e 6 de
um grau de reconhecimento de 70%.
Deve considerar-se que, no caso presente, existe identidade entre os
produtos, dado que as gamas de produtos de ambas as partes são
constituídas por sapatos e que actualmente se verifica uma tendência para
o aumento da variedade dos produtos comercializados com a mesma marca.
Mesmo se sinais semelhantes quase nunca são vistos de forma simultânea
pelos compradores de calçado, não se pode considerar que a apreciação do
risco de confusão se possa basear no critério dos «compradores distraídos».
- 10.
- Tendo em conta estas observações, o Landgericht München I decidiu suspender a
instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1) Basta para que exista possibilidade de confusão devido à semelhança entre
o sinal e a marca e à identidade dos bens ou serviços cobertos pelo sinal e
pela marca, que a marca e o sinal sejam constituídos por uma única sílaba,
sejam idênticos no som, quer no princípio quer no que respeita à única
combinação de vogais, e que a única consoante final da marca reapareça no
sinal, de forma semelhante (t em vez de d), num conjunto de três
consoantes incluindo a letra «s»? Concretamente, estão em conflito as
denominações dos artigos de calçado Lloyd e Loints?
2) Neste contexto, que importância tem o teor da directiva, segundo a qual o
risco de confusão inclui o risco de associação do sinal com a marca?
3) O facto de um sinal distintivo ser conhecido por 10% dos segmentos
relevantes do mercado é suficiente para admitir a existência de um carácter
distintivo especial e, por isso, uma protecção objectiva maior?
Sucederia o mesmo se o grau de reconhecimento fosse de 36%?
No caso de o Tribunal de Justiça responder negativamente à primeira
questão, implicaria essa maior protecção uma resposta diferente à referida
questão?
4) O facto de uma marca não possuir qualquer elemento descritivo basta por
si só para considerar que tem um maior carácter distintivo?»
- 11.
- A título preliminar, importa recordar, como fez o advogado-geral nos n.os 8 a 13
das suas conclusões, a jurisprudência constante relativa à repartição de funções
estabelecida pelo artigo 234.° CE, por força da qual a missão do Tribunal de
Justiça é unicamente fornecer ao órgão jurisdicional nacional os elementos de
interpretação necessários à solução do processo que lhe cabe decidir, incumbindo
a este último aplicar essas regras, tal como interpretadas pelo Tribunal de Justiça,
aos factos do processo (ver, neste sentido, acórdão de 8 de Fevereiro de 1990,
Shipping and Forwarding Entreprise Safe, C-320/88, Colect., p. I-285, n.° 11). Daqui
resulta que compete ao órgão jurisdicional nacional pronunciar-se sobre a questão
de saber se existe entre as duas marcas em causa no processo principal um risco
de confusão na acepção da directiva.
- 12.
- Consequentemente, através das questões que coloca, que devem ser analisadas
conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio interroga o Tribunal sobre
os critérios que há que aplicar para efeitos de apreciação do risco de
confusão na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva;
o significado da redacção da directiva, nos termos da qual o risco de
confusão engloba o «risco de associação» com a marca anterior e
os efeitos que devem ser reconhecidos, para apreciação do risco de
confusão, ao facto de o carácter distintivo de uma marca ser elevado.
- 13.
- A este propósito, o órgão jurisdicional de reenvio sublinha, por um lado, a questão
de saber se um risco de confusão se pode basear unicamente na semelhança
fonética das marcas em causa e, por outro, se o simples facto de uma marca não
comportar elementos descritivos basta para beneficiar de um carácter distintivo
superior.
- 14.
- A Lloyd propõe, em substância, que se responda afirmativamente à questão
prejudicial. Acrescenta que, para apreciar um carácter distintivo particular, não há
que fazer esquematicamente referência a percentagens de reconhecimento que
possam resultar de inquéritos de opinião. A admissão de um carácter distintivo
particular depende, pelo contrário, de uma apreciação qualitativa de todos os
factores que constituem a notoriedade de uma marca, incluindo o grau de carácter
distintivo inicial, a duração e a importância da sua utilização, a imagem de
qualidade que os meios interessados associam à marca, bem como o grau dereconhecimento desta. Além disso, segundo a Lloyd, uma marca destituída de
elementos descritivos possui, por si só, maior carácter distintivo do que as marcas
que apresentam um carácter distintivo menos elevado ou que estão sujeitas a um
maior imperativo de disponibilidade, sendo certo que a questão da semelhança
entre os produtos desempenha um papel importante para a determinação do risco
de confusão.
- 15.
- A Klijsen considera que há que ter em conta, não uma combinação isolada de
vogais, mas a ideia de conjunto que produzem as duas marcas, tendo em conta
todos os factores do caso em discussão, em especial o facto concreto de duas
marcas se encontrarem no mercado. Em sua opinião, os meios interessados têm
uma percepção visual das marcas, uma vez que os sapatos só são comprados depois
de terem sido experimentados. A situação concreta que caracteriza a compra dos
sapatos exclui que haja um risco de confusão por parte do consumidor atento e
razoavelmente prudente. A admissão de um carácter distintivo particular não pode
assentar unicamente num grau de reconhecimento abstractamente definido. Pelo
contrário, há que ter em conta o conjunto dos factores que caracterizam
concretamente as respectivas marcas. Por si só, o facto de uma marca não ostentar
elementos descritivos não basta para inferir a existência de um carácter distintivo
superior.
- 16.
- A Comissão considera que não incumbe ao Tribunal de Justiça determinar se as
denominações Lloyd e Loint's, aplicadas a sapatos, são suficientemente
semelhantes, no plano fonético, para criar um risco de confusão. Fazendo
referência ao acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect.,
p. I-6191, n.os 22 e 23), a Comissão indica que a existência de um risco de confusão
na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva não depende unicamente da
questão da semelhança fonética entre as marcas. Além disso, alega que o carácter
distintivo de uma marca não resulta unicamente da sua notoriedade, mas deve
igualmente ser apreciado em função da questão de saber se e em que medida os
seus componentes são de natureza descritiva e apresentam poucos elementos
imaginários.
- 17.
- Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, constitui um risco de confusão na
acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva o risco de que o público possa
crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou,
eventualmente, de empresas ligadas economicamente (v., neste sentido, os acórdãos
SABEL, já referido, n.os 16 a 18 e de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97,
Colect., p. I-5507, n.° 29). Resulta da própria redacção do artigo 5.°, n.° 1, alínea
b), que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de
risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance (v., neste sentido, o
acórdão SABEL, já referido, n.os 18 e 19).
- 18.
- Segundo esta mesma jurisprudência, a existência de um risco de confusão no
espírito do público deve ser apreciada globalmente, atentos todos os factores
relevantes do caso em apreço (v., neste sentido, o acórdão SABEL, já referido,
n.° 22).
- 19.
- Esta apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência
entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e
dos produtos ou serviços abrangidos. Assim, um reduzido grau de semelhança entre
os produtos ou serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de
semelhança entre as marcas, e inversamente. A interdependência entre estes
factores encontra efectivamente expressão no décimo considerando da directiva,
segundo o qual é indispensável interpretar o conceito de semelhança em relação
com o risco de confusão cuja apreciação, por seu turno, depende nomeadamente
do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e
o sinal e entre os produtos ou serviços designados (v. acórdão Canon, já referido,
n.° 17).
- 20.
- Por outro lado, como o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter
distintivo da marca anterior se reconhece como importante (acórdão SABEL, já
referido, n.° 24), as marcas que tenham um carácter distintivo elevado,
intrinsecamente ou em razão do conhecimento destas no mercado, gozam de uma
protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido (ver
acórdão Canon, já referido, n.° 18).
- 21.
- Por conseguinte, para efeitos do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da directiva, pode existir
um risco de confusão, apesar de um reduzido grau de semelhança entre as marcas,
quando a semelhança entre os produtos ou serviços por elas cobertos é grande e
o carácter distintivo da marca anterior é elevado (v., neste sentido, o acórdão
Canon, já referido, n.° 19).
- 22.
- Para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, para avaliar se
possui um carácter distintivo elevado, o órgão jurisdicional nacional deve apreciar
globalmente a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos
ou serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa
e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas (v.,
neste sentido, o acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97
e C-109/97, ainda não publicado na Colectânea, n.° 49).
- 23.
- Para efectuar esta apreciação, devem tomar-se em consideração, designadamente,
as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou não
elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a quota
de mercado da marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa
marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a
proporção dos meios interessados que identifica o produto como proveniente de
uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio
e de indústria ou de outras associações profissionais (v. acórdão Windsurfing
Chiemsee, já referido, n.° 51).
- 24.
- Daqui resulta que não se pode indicar genericamente, por exemplo recorrendo a
percentagens determinadas relativas ao grau de reconhecimento da marca nos
meios interessados, quando é que uma marca tem um carácter distintivo elevado
(v., neste sentido, o acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.° 52).
- 25.
- Além disso, esta apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à
semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na
impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus
elementos distintivos e dominantes. Com efeito, resulta da redacção do artigo 5.°,
n.° 1, alínea b), da directiva, nos termos do qual «existe, no espírito do público, um
risco de confusão...», que a percepção das marcas que tem o consumidor médio da
categoria de produtos ou serviços em causa desempenha papel determinante na
apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende
normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas
diferentes particularidades (v., neste sentido, o acórdão SABEL, já referido, n.° 23).
- 26.
- Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio da
categoria de produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente
atento e advertido (v., neste sentido, o acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut
Springenheide e Tusky, C-210/96, Colect., p. I-4657, n.° 31). No entanto, há que
tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio raramente tem a
possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas,
devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória. Importa
igualmente tomar em consideração o facto de que o nível de atenção do
consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou
serviços em causa.
- 27.
- A fim de apreciar o grau de semelhança existente entre as marcas em questão, o
órgão jurisdicional nacional deve determinar o seu grau de semelhança visual,
fonética e conceptual e, eventualmente, avaliar a importância que deve ser dada
a estes diferentes elementos, tendo em conta a categoria de produtos ou serviços
em causa e as condições em que são comercializados.
- 28.
- Tendo em conta as considerações que precedem, há que responder às questões
submetidas que não se pode excluir que a mera semelhança fonética das marcas
em causa possa criar um risco de confusão na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea
b), da directiva. Quanto maior for a semelhança entre os produtos ou serviços
cobertos e o carácter distintivo da marca anterior for forte, maior será o risco de
confusão. Para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, avaliar
se tem um carácter distintivo elevado, há que apreciar globalmente a maior ou
menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os quais
foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para
distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas. Ao proceder a esta
apreciação, há que tomar em consideração todos os elementos relevantes,
designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de
apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou serviços para os quais foi
registada. Não se pode indicar genericamente, por exemplo recorrendo a
percentagens determinadas relativas ao grau de reconhecimento da marca nos
meios interessados, quando é que uma marca tem um carácter distintivo elevado.
Quanto às despesas
- 29.
- As despesas efectuadas pela Comissão, que apresentou observações ao Tribunal,
não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal,
a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete
a este decidir quanto às despesas.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Landgericht München I, por
despacho de 11 de Setembro de 1997, declara:
Não se pode excluir que a mera semelhança fonética das marcas em causa possa
criar um risco de confusão na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea b), da Primeira
Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Quanto maior for a
semelhança entre os produtos ou serviços cobertos e o carácter distintivo da marca
anterior for forte, maior será o risco de confusão. Para determinar o carácter
distintivo de uma marca e, portanto, avaliar se tem um carácter distintivo elevado,
há que apreciar globalmente a maior ou menor adequação da marca para
identificar os produtos ou serviços para os quais foi registada como provenientes
de determinada empresa e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos
de outras empresas. Ao proceder a esta apreciação, há que tomar em consideração
todos os elementos relevantes, designadamente, as qualidades intrínsecas da marca,
incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou
serviços para os quais foi registada. Não se pode indicar genericamente, por
exemplo recorrendo a percentagens determinadas relativas ao grau de
reconhecimento da marca nos meios interessados, quando é que uma marca tem
um carácter distintivo elevado.
KapteynPuissochet
Jann
Mancini Moitinho de Almeida
Gulmann
Edward Sevón
Wathelet
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Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Junho de 1999.
O secretário
O presidente em exercício
R. Grass
P. J. G. Kapteyn