Дело T‑304/16
bet365 Group Ltd
срещу
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „BET 365“ — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер, придобит чрез използване — Доказване — Използване на марката за няколко цели — Член 7, параграф 3 и член 52, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 3 и член 59, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001)“
Резюме — Решение на Общия съд (девети състав) от 14 декември 2017 г.
1. Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за абсолютна недействителност — Регистриране в противоречие с член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент № 207/2009 — Възражение — Придобиване на отличителен характер чрез използване — Дата, с оглед на която се преценява отличителният характер, придобит чрез използване
(член 7, параграф 1, букви б)—г) и параграф 3 и член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)
2. Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, лишени от отличителен характер —Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Марка, лишена от отличителен характер в част от Съюза — Придобиване на отличителен характер в същата тази част — Екстраполиране на придобиването на отличителен характер чрез използване в някои държави членки към други държави членки
(член 1, параграф 2, член 7, параграфи 2 и 3 и член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)
3. Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, лишени от отличителен характер — Изключение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Критерии за преценка
(член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)
4. Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за абсолютна недействителност — Регистриране в противоречие с член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009 — Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Словна марка „BET 365“
(член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 и член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)
5. Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, лишени от отличителен характер —Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Използване на марка като част от регистрирана марка или в съчетание с нея
(член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)
6. Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, лишени от отличителен характер —Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Данни, които могат да послужат за доказване на придобиването на отличителен характер чрез използване
(член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)
7. Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ — Марки, лишени от отличителен характер —Възражение — Придобиване на отличителeн характер чрез използване — Данни, които могат да послужат за доказване на придобиването на отличителен характер чрез използване
(член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Регламент № 207/2009 на Съвета)
1. По силата на член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 относно марката на Европейския съюз марка, която сама по себе си е описателна и неотличителна и която е била регистрирана в нарушение на член 7 от Регламент № 207/2009, все пак не може да бъде обявена за недействителна, ако след регистрирането ѝ е придобила отличителен характер чрез използване за стоките или за услугите, за които е била регистрирана. Всъщност, както по същество се подчертава в решение от 28 септември 2016 г., European Food/EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, производството за обявяване на недействителност поради наличие на абсолютни основания за отказ, предвидено в член 52 от Регламент № 207/2009, препраща пряко към абсолютните основания за отказ на регистрация, предвидени в член 7 от същия регламент, както и към изключението, свързано с придобиването на отличителен характер чрез използване, което ги смекчава, като единствената евентуална разлика по същество между двете производства е момента, към който трябва да се прецени придобиването на такъв отличителен характер. В това отношение в решение от 15 декември 2016 г., Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Форма на блокче шоколад), T‑112/13, Общият съд е потвърдил, че в рамките на производство за обявяване на недействителност поради наличие на абсолютни основания за отказ притежателят на оспорената марка може да докаже било че марката е придобила отличителен характер чрез използване преди регистрирането ѝ, било че е придобила такъв характер в периода между регистрирането ѝ и датата на подаване на искането за обявяване на недействителност.
(вж. т. 23)
2. Що се отнася до територията, на която трябва да бъде установен придобитият чрез използване отличителен характер, за да се приложат изключенията, посочени в член 7, параграф 3 и в член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 относно марката на Европейския съюз, следва да се припомни, че съгласно член 1, параграф 2 от този регламент (понастоящем член 1, параграф 2 от Регламент 2017/1001), марката на Европейския съюз има единен характер, което означава, че тя има едно и също действие в целия Съюз. От единния характер на марката на Европейския съюз следва, че за да бъде допусната регистрацията на даден знак, той трябва да притежава отличителен характер на територията на целия Съюз. Ето защо съгласно член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 2 от Регламент 2017/1001) трябва да се откаже регистрацията на марка, ако тя е лишена от отличителен характер в една част от Съюза. Следователно трябва да се установи придобиване на отличителен характер чрез използване на цялата територия, на която марката поначало е била лишена от такъв характер, като тази територия може евентуално да бъде съставена само от една държава членка. Вече е постановявано обаче, че би било прекомерно да се изисква придобиването на отличителен характер чрез използване да бъде доказано за всяка държава членка, взета поотделно. В това отношение екстраполирането на придобиването на отличителен характер чрез използване в някои държави членки към други държави членки не може да се изключи, когато обективни и надеждни доказателства позволяват да се заключи, че тези пазари са сходни по отношение на възприемането на спорната марка от съответните потребители.
(вж. т. 26)
3. За придобиването на отличителен характер чрез използване на марката се изисква поне една съществена част от съответните потребители да разпознава благодарение на марката обхванатите стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие. При все това обстоятелствата, при които условието, свързано с придобиването на отличителен характер чрез използване, може да се счита за изпълнено, не биха могли да бъдат установени единствено въз основа на общи и абстрактни данни. Трябва да се вземат предвид фактори, като например пазарния дял на марката, интензивността, географския обхват и продължителността на използването ѝ, размера на направените от предприятието инвестиции за популяризирането ѝ, частта от съответния кръг заинтересовани лица, която благодарение на марката разпознава стоката като произхождаща от определено предприятие, изявленията на търговско-промишлените палати или на други професионални сдружения.
Следва да се припомни също че съгласно съдебната практика отличителният характер на дадена марка, включително придобитият чрез използване, трябва също да се преценява по отношение на стоките или услугите, за които е поискана или получена регистрацията на марката, като се има предвид презумираното възприемане на разглежданата категория стоки или услуги от средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен.
От съдебната практика следва също че доказването на отличителния характер, придобит чрез използване, не може да стане единствено с представяне на откъслечни данни като данни за обемите на продажбите и за рекламните материали. Освен това сам по себе си фактът, че знакът е бил използван на територията на Съюза от известно време, също не е достатъчен, за да се докаже, че потребителите, за които са предназначени съответните стоки или услуги, възприемат знака като указание за търговски произход.
В това отношение доказването на придобиването на отличителен характер чрез използване трябва да се извърши чрез „използването на марката като марка“, тоест използване на марката с цел разпознаването от съответния кръг заинтересовани лица на означените с марката стоки или услуги като произхождаща от предприятието, която я използва.
(вж. т. 27—30)
4. Вж. текста на решението.
(вж. т. 31—77)
5. Придобиването от дадена марка на отличителен характер чрез използване не изисква непременно тя да се използва самостоятелно, а може да е резултат от използването ѝ като част от друга регистрирана марка или пък в съчетание с друга регистрирана марка, при условие че и в двата случая използването кара заинтересованите лица да възприемат стоките или услугите, които само са обозначени с разглежданата марка, като произхождащи от определено предприятие, което я използва като част от друга марка или в съчетание с друга марка.
(вж. т. 39)
6. Използването на марка като име на интернет домейн може да представлява използване на марката като марка. В действителност всичко зависи от представените в това отношение документи и информация и това, с което те могат да допринесат за преценката на начина, по който съответните потребители възприемат марката, когато я видят или използват в интернет.
Така данните за броя на посещенията на уебсайта на притежателя, за класирането на този сайт с оглед на броя на посещенията от различни държави или за броя на търсенията на спорната марка или на производните ѝ марки в онлайн търсачките могат да послужат за доказване на придобиването от спорната марка на отличителен характер чрез използване. Същото важи и за извлечения на страници от уебсайта на притежателя или от други уебсайтове, на различни езици, на които се появява спорната марка или производните ѝ марки, тъй като обемът на представените данни може да покаже значително използване на спорната марка като марка.
(вж. т. 43 и 46)
7. Използването на марка като име на дружество може да представлява използване на марката като марка. Така извлечения от пресата, в които се споменава дружеството, могат да покажат използване на марката като марка, обозначаваща произхода на предлаганите или споменатите услуги, да разграничат тези услуги от услугите на конкурентите и евентуално да ги рекламират.
(вж. т. 51 и 52)