Věc T‑304/16

bet365 Group Ltd

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie BET 365 – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Rozlišovací způsobilost získaná užíváním – Důkaz – Užívání ochranné známky k několika účelům – Článek 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 3 a čl. 59 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001]“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 14. prosince 2017

1.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Zápis v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení č. 207/2009 – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Datum posouzení rozlišovací způsobilosti získané užíváním

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 3 a čl. 52 odst. 2]

2.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost v části Unie – Získání rozlišovací způsobilosti rovněž v této části – Rozšíření získání rozlišovací způsobilosti užíváním v některých členských státech na jiné členské státy

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 1 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a 3 a čl. 52 odst. 2]

3.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Kritéria pro posouzení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3]

4.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Zápis v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009 – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Slovní ochranná známka BET 365

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 3 a čl. 52 odst. 2]

5.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Užívání ochranné známky jako součásti zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3]

6.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Údaje, jež mohou přispívat k prokázání získání rozlišovací způsobilosti užíváním

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3]

7.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Údaje, jež mohou přispívat k prokázání získání rozlišovací způsobilosti užíváním

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3]

1.      Podle čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie nemůže být ochranná známka, která je sama o sobě popisná a nerozlišující a byla zapsána v rozporu s článkem 7 nařízení č. 207/2009, prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Jak bylo totiž v podstatě zdůrazněno v rozsudku ze dne 28. září 2016, European Food v. EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) T‑476/15, řízení o prohlášení neplatnosti na základě absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu podle článku 52 nařízení č. 207/2009 odkazuje přímo na absolutní důvody pro zamítnutí zápisu stanovené v článku 7 téhož nařízení, jakož i na výjimku získání rozlišovací způsobilosti užíváním, která je zmírňuje, přičemž jediný případný obsahový rozdíl mezi oběma řízeními se týká okamžiku, k němuž musí být takovéto získání rozlišovací způsobilosti posuzováno. V této souvislosti Tribunál v rozsudku ze dne 15. prosince 2016, Mondelez UK Holdings & Services v. EUIPO – Société des produits Nestlé (Tvar tabulky čokolády), T‑112/13, potvrdil, že v rámci řízení o prohlášení neplatnosti na základě absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu majitel sporné ochranné známky může buď prokázat, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním před jejím zápisem, nebo prokázat, že tuto způsobilost získala v době od jejího zápisu do dne podání návrhu na prohlášení neplatnosti.

(viz bod 23)

2.      Pokud jde o území, ve vztahu k němuž musí být rozlišovací způsobilost získaná užíváním prokázána, aby se uplatnily výjimky zmíněné v čl. 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie, je třeba připomenout, že podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení (nyní čl. 1 odst. 2 nařízení 2017/1001) má ochranná známka Evropské unie jednotnou povahu, což znamená, že má stejné účinky v celé Unii. Z jednotné povahy ochranné známky Evropské unie vyplývá, že pro to, aby označení mohlo být zapsáno, musí mít rozlišovací způsobilost v celé Unii. Proto se podle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 2 nařízení 2017/1001) ochranná známka nezapíše, pokud postrádá rozlišovací způsobilost v části Unie. Z toho vyplývá, že získání rozlišovací způsobilosti užíváním je nutno prokázat na celém území, kde ochranná známka neměla takovou způsobilost ab initio, přičemž toto území může případně představovat jediný členský stát. Bylo však judikováno, že by bylo přílišné vyžadovat, aby důkaz o získání rozlišovací způsobilosti užíváním byl poskytnut pro každý dotčený členský stát samostatně. V tomto ohledu je třeba uvést, že rozšíření získání rozlišovací způsobilosti užíváním v některých členských státech na jiné členské státy nelze vyloučit, pokud lze na základě objektivních a věrohodných poznatků dospět k závěru, že tyto trhy jsou srovnatelné, pokud jde o vnímání sporné ochranné známky relevantní veřejností.

(viz bod 26)

3.      Uznání skutečnosti, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, vyžaduje, aby přinejmenším podstatná část relevantní veřejnosti identifikovala díky ochranné známce dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku. Okolnosti, za nichž může být podmínka související se získáním rozlišovací způsobilosti užíváním považována za splněnou, však nemohou být prokázány pouze na základě obecných a abstraktních údajů. Je třeba vzít v úvahu takové faktory, jako je podíl, který ochranná známka zaujímá na trhu, intenzita, zeměpisné rozšíření a doba užívání této ochranné známky, velikost investic vynaložených podnikem na její propagaci, podíl zúčastněných kruhů, který na základě ochranné známky identifikuje výrobek jako pocházející od určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení.

Je rovněž třeba připomenout, že z judikatury vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky, včetně té, která byla získána užíváním, musí být rovněž posouzena vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis ochranné známky požadován nebo byl povolen, a s přihlédnutím k předpokládanému vnímání běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků nebo služeb.

Z judikatury rovněž vyplývá, že důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním nelze podat na základě izolovaných údajů, jako např. pouhým předložením objemů prodejů dotčených výrobků nebo služeb a reklamních materiálů. Rovněž ani pouhá skutečnost, že označení bylo na území Unie užíváno již určitou dobu, nestačí k prokázání, že veřejnost, které jsou dotčené výrobky nebo služby určeny, jej vnímá jako označení obchodního původu.

V této souvislosti je třeba uvést, že získání rozlišovací způsobilosti užíváním musí být prokázáno díky „užívání ochranné známky jako ochranné známky“, to znamená užívání ochranné známky pro účely toho, aby výrobky nebo služby, na které se ochranná známka vztahuje, byly zúčastněnými kruhy identifikovány jako pocházející od podniku, který tuto ochrannou známku užívá.

(viz body 27–30)

4.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 31–77)

5.      Získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním nutně nevyžaduje, aby tato ochranná známka byla užívána samostatně, ale může vyplývat z jejího užívání jako součásti jiné zapsané ochranné známky nebo z jejího užívání ve spojení s jinou zapsanou ochrannou známkou, pokud v obou těchto případech zúčastněné kruhy v důsledku tohoto užívání vnímají výrobky nebo služby označené pouze přezkoumávanou ochrannou známkou jako pocházející od určitého podniku, který tuto ochrannou známku užívá jako součást jiné ochranné známky nebo společně s jinou ochrannou známkou.

(viz bod 39)

6.      Užívání sporné ochranné známky jako názvu internetové domény může představovat užívání známky „jako ochranné známky“. Vše totiž závisí na dokumentech a informacích předložených v tomto ohledu a na tom, jaký mají přínos pro posouzení vnímání relevantní veřejnosti, která vidí nebo užívá ochrannou známku v rámci užívání internetu.

Informace, jako je počet připojení k internetové stránce majitele, umístění této internetové stránky v pořadí z hlediska návštěvnosti v různých zemích nebo počet případů, kdy sporná ochranná známka nebo z ní odvozené ochranné známky byly vyhledávány v internetovém vyhledávači, tak představují údaje, jež mohou přispívat k prokázání skutečnosti, že sporná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním. Totéž může platit i pro výňatky z internetových stránek majitele nebo jiných internetových stránek, v různých jazycích, na nichž se vyskytuje sporná ochranná známka nebo z ní odvozené ochranné známky, pokud dosah předložených důkazů může vypovídat o podstatném užívání sporné ochranné známky jako ochranné známky.

(viz body 43, 46)

7.      Užívání ochranné známky jako obchodní firmy může představovat užívání ochranné známky jako ochranné známky. Výňatky z tisku zmiňující dotyčnou společnost mohou vypovídat o užívání ochranné známky jako ochranné známky pro označení původu nabízených nebo zmiňovaných služeb, pro odlišení těchto služeb od služeb konkurentů a případně pro jejich propagaci.

(viz body 51, 52)