Zaak T-304/16

bet365 Group Ltd

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk BET365 – Absolute weigeringsgrond – Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik – Bewijs – Gebruik van het merk voor meerdere doeleinden – Artikel 7, lid 3, en artikel 52, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 3, en artikel 59, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001]”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 14 december 2017

1.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 7, lid 1, onder b)‑d), van verordening nr. 207/2009 – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik – Datum van beoordeling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b)‑d), en lid 3, en art. 52, lid 2]

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik – Merk zonder onderscheidend vermogen in een deel van de Unie – Verkrijging van onderscheidend vermogen in datzelfde deel – Extrapolatie van de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik in bepaalde lidstaten naar andere lidstaten

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 1, lid 2, art. 7, leden 2 en 3, en art. 52, lid 2)

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b), en lid 3]

4.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik – Woordmerk BET 365

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b) en c), en lid 3, en art. 52, lid 2]

5.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik – Gebruik van een merk als deel van of samen met een ingeschreven merk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b), en lid 3]

6.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik – Gegevens die kunnen bijdragen tot het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b), en lid 3]

7.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik – Gegevens die kunnen bijdragen tot het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b), en lid 3]

1.      Krachtens artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk kan een merk dat als zodanig beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft en dus in strijd met artikel 7 van verordening nr. 207/2009 werd ingeschreven, echter niet nietig worden verklaard wanneer het door het gebruik dat er na de inschrijving van is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Zoals in wezen werd beklemtoond in het arrest van 28 september 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) (T‑476/15), verwijst de nietigheidsprocedure wegens absolute gronden als bedoeld in artikel 52 van verordening nr. 207/2009 immers rechtstreeks naar de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van deze verordening alsmede naar de uitzondering van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik, die deze gronden afzwakt. Het enige eventuele verschil ten gronde tussen deze twee procedures is het tijdstip waarop de verkrijging van een dergelijk onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld. In dit verband heeft het Gerecht in het arrest van 15 december 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Vorm van een chocoladereep) (T‑112/13), bevestigd dat in het kader van een nietigheidsprocedure wegens absolute weigeringsgronden de houder van het litigieuze merk kon bewijzen, hetzij dat het merk onderscheidend vermogen door gebruik ervan had verkregen vóór de inschrijving ervan, hetzij dat het merk dit had verkregen tussen de inschrijving ervan en de datum van de vordering tot nietigverklaring.

(zie punt 23)

2.      Met betrekking tot het grondgebied waarop het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld opdat de uitzonderingen als bedoeld in artikel 7, lid 3, en artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk van toepassing zijn, dient eraan te worden herinnerd dat volgens artikel 1, lid 2, van deze verordening (thans artikel 1, lid 2, van verordening 2017/1001) het Uniemerk een eenheid vormt, hetgeen inhoudt dat het dezelfde rechtsgevolgen heeft in de gehele Unie. Omdat het Uniemerk een eenheid vormt, moet een teken bijgevolg in de gehele Unie onderscheidend vermogen bezitten om te kunnen worden ingeschreven. Volgens artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 7, lid 2, van verordening 2017/1001) moet inschrijving van een merk dan ook worden geweigerd indien het in een deel van de Unie onderscheidend vermogen mist. Bijgevolg moet het bewijs worden geleverd van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik op het gehele grondgebied waarop het merk dergelijk onderscheidend vermogen miste, waarbij dit grondgebied in voorkomend geval uit slechts een lidstaat kan bestaan. Evenwel is reeds geoordeeld dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik voor elke betrokken lidstaat afzonderlijk wordt geleverd. In dit verband kan extrapolatie van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik in bepaalde lidstaten naar andere lidstaten niet worden uitgesloten, voor zover op grond van objectieve en geloofwaardige elementen kan worden geconcludeerd dat deze markten vergelijkbaar zijn wat de perceptie van het litigieuze merk door het relevante publiek betreft.

(zie punt 26)

3.      Voor de erkenning van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik van het merk is vereist dat minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert. De omstandigheden waaronder de voorwaarde inzake het verkrijgen van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens worden vastgesteld. Rekening dient te worden gehouden met factoren als het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische reikwijdte en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van het betrokken publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.

Tevens dient eraan te worden herinnerd dat volgens de rechtspraak het onderscheidend vermogen van een merk, daaronder begrepen het onderscheidend vermogen verkregen door gebruik, ook moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd of verkregen, en rekening houdend met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten.

Tevens blijkt uit de rechtspraak dat het bewijs van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen niet kan worden geleverd door opzichzelfstaande gegevens, bijvoorbeeld door alleen verkoopvolumes inzake de betrokken waren of diensten en reclamemateriaal over te leggen. Voorts volstaat het enkele feit dat het teken gedurende een zekere tijd op het grondgebied van de Unie is gebruikt, evenmin om aan te tonen dat het met de betrokken waren beoogde publiek het opvat als een aanduiding van commerciële herkomst.

Dienaangaande moet het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik worden geleverd op basis van het „gebruik van het teken als merk”, dit wil zeggen het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de door het merk aangeduide waren of diensten als afkomstig van de onderneming die het teken gebruikt.

(zie punten 27-30)

4.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 31-77)

5.      De verkrijging, door een merk, van onderscheidend vermogen door gebruik betekent niet noodzakelijkerwijs dat het merk zelfstandig is gebruikt, maar kan ook voortvloeien uit het gebruik ervan als deel van een ander ingeschreven merk of uit het gebruik ervan samen met een ander ingeschreven merk, op voorwaarde dat in beide gevallen de betrokken kringen als gevolg van dit gebruik de waren of diensten die enkel met het litigieuze merk worden aangeduid, opvatten als afkomstig van een bepaalde onderneming die dit merk gebruikt als deel van een ander merk of samen met een ander merk.

(zie punt 39)

6.      Het gebruik van een merk als internetdomeinnaam kan een gebruik van het merk als merk uitmaken. Alles hangt immers af van de overgelegde documenten en verstrekte inlichtingen ter zake en van de vraag welke bijdrage zij kunnen leveren voor de beoordeling van de perceptie van het relevante publiek wanneer dit publiek het merk ziet of gebruikt in het kader van het gebruik van internet.

Aldus zijn inlichtingen als het aantal verbindingen met de website van de houder, de ranking van die website wat het aantal bezoekers betreft in verschillende landen, of het aantal keer dat het litigieuze merk of de ervan afgeleide merken het voorwerp hebben uitgemaakt van een zoekopdracht via een internetzoekmachine, gegevens die kunnen bijdragen tot het bewijs dat het litigieuze merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen. Hetzelfde kan gelden voor de uittreksels uit webpagina’s van de website van de houder of van andere websites, in verschillende talen, waarop het litigieuze merk of de ervan afgeleide merken voorkomen, voor zover de omvang van de aangedragen elementen kan wijzen op een aanzienlijk gebruik van het litigieuze merk als merk.

(zie punten 43, 46)

7.      Het gebruik van een merk als bedrijfsnaam kan een gebruik van het merk als merk uitmaken. Zo kunnen persuittreksels waarin het bedrijf wordt vermeld, een voorbeeld vormen van het gebruik ervan als merk om de herkomst van de aangeboden of vermelde diensten aan te duiden, om deze diensten te onderscheiden van de diensten van concurrenten en, in voorkomend geval, om de verkoop ervan te bevorderen.

(zie punten 51, 52)