Sprawa T‑304/16

bet365 Group Ltd

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy BET 365 – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania – Dowód – Używanie znaku towarowego do kilku celów – Artykuł 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 3 i art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Streszczenie – wyrok Sądu (dziewiąta izba) z dnia 14 grudnia 2017 r.

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Rejestracja z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. b)–d) rozporządzenia nr 207/2009 – Wyjątek – Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania – Data, w odniesieniu do której należy ocenić uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. b)–d), art. 7 ust. 3, art. 52 ust. 2]

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Wyjątek – Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania – Znak towarowy pozbawiony charakteru odróżniającego w części Unii – Uzyskanie charakteru odróżniającego w tej części – Ekstrapolacja uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania w niektórych państwach członkowskich na inne państwa członkowskie

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 1 ust. 2, art. 7 ust. 2, 3, art. 52 ust. 2)

3.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Wyjątek – Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania – Kryteria oceny

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 3]

4.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Rejestracja z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 – Wyjątek – Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania – Słowny znak towarowy BET 365

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. b), c), art. 7 ust. 3, art. 52 ust. 2]

5.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Wyjątek – Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania – Używanie znaku towarowego jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 3]

6.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Wyjątek – Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania – Dane mogące przyczynić się do wykazania uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 3]

7.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Wyjątek – Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania – Dane mogące przyczynić się do wykazania uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 3]

1.      Na podstawie art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej prawo do znaku towarowego samego w sobie opisowego i nieodróżniającego, który miał zostać zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 rozporządzenia nr 207/2009, nie może zostać unieważnione, jeżeli w wyniku jego używania uzyskał on po jego rejestracji odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany. Jak bowiem w istocie podkreślono w wyroku z dnia 28 września 2016 r., European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, przewidziane w art. 52 rozporządzenia nr 207/2009 postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku z powodu istnienia bezwzględnych podstaw odsyła bezpośrednio do bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji ujętych w art. 7 tego rozporządzenia oraz do wyjątku dotyczącego uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, który je łagodzi, przy czym jedyna ewentualna różnica co do istoty między dwoma postępowaniami dotyczy chwili, w której uzyskanie takiego charakteru odróżniającego podlega ocenie. W tym względzie w wyroku z dnia 15 grudnia 2016 r., Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Kształt tabliczki czekolady), T‑112/13, Sąd potwierdził, że w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku z powodu istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji właściciel znaku towarowego, który został zakwestionowany, może albo udowodnić, że przed rejestracją ów znak uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, albo udowodnić, że uzyskał on ten charakter między chwilą rejestracji a chwilą złożenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku.

(zob. pkt 23)

2.      Co się tyczy terytorium, dla którego należy wykazać charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, aby miały zastosowanie wyjątki wymienione w art. 7 ust. 3 i w art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, trzeba przypomnieć, że zgodnie z art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia (obecnie art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) unijny znak towarowy ma charakter jednolity, co oznacza, że wywołuje on ten sam skutek w całej Unii. Z jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego wynika, że aby oznaczenie mogło zostać dopuszczone do rejestracji, musi ono posiadać charakter odróżniający w całej Unii. Dlatego zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) nie rejestruje się znaków towarowych, które w części Unii pozbawione są charakteru odróżniającego. W rezultacie konieczne jest wykazanie uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania na całym terytorium, na którym znak towarowy był pozbawiony od początku takiego charakteru, przy czym terytorium to może w danym przypadku obejmować pojedyncze państwo członkowskie. Orzeczono jednak, że zbyt wygórowane byłoby wymaganie, by dowód uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania został przedstawiony dla każdego odnośnego państwa członkowskiego z osobna. W tym względzie nie można wykluczyć ekstrapolacji uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania w niektórych państwach członkowskich na inne państwa członkowskie, o ile obiektywne i wiarygodne elementy pozwalają stwierdzić, że rynki te są porównywalne pod względem postrzegania zakwestionowanego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców.

(zob. pkt 26)

3.      Uznanie uzyskania przez znak charakteru odróżniającego w następstwie używania wymaga, by przynajmniej znacząca część właściwego kręgu odbiorców identyfikowała dzięki temu znakowi dane towary lub usługi jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa. Jednakże okoliczności, w których warunek dotyczący uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania może zostać uznany za spełniony, nie mogą zostać wykazane wyłącznie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych. Należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, którzy dzięki temu znakowi rozpoznają, że towar pochodzi z określonego przedsiębiorstwa, a także opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych.

Należy także przypomnieć, że z orzecznictwa wynika, iż charakter odróżniający znaku, włącznie z tym uzyskanym w następstwie używania, musi być też oceniany w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację lub ją uzyskano, z uwzględnieniem przypuszczalnego dla właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozważnego przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług sposobu postrzegania.

Z orzecznictwa wynika również, że okoliczność uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania nie może zostać dowiedziona za pomocą odosobnionych danych, na przykład wyłącznie w drodze przedstawienia danych dotyczących sprzedaży odnośnych towarów lub usług i materiału reklamowego. Podobnie sama okoliczność, że oznaczenie było używane na terytorium Unii od pewnego czasu, również nie wystarczy do wykazania, że odbiorcy, do których kierowane są dane towary lub usługi, postrzegają to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego.

W tym względzie wykazanie uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania musi zostać dokonane w odniesieniu do „używania danego znaku w charakterze znaku towarowego”, to znaczy używania znaku towarowego w tym celu, aby zainteresowany krąg odbiorców rozpoznawał towary lub usługi oznaczone tym znakiem jako pochodzące z używającego go przedsiębiorstwa.

(zob. pkt 27–30)

4.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 31–77)

5.      Uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania niekoniecznie oznacza, że znak ten był przedmiotem niezależnego używania, lecz może wynikać z jego używania w charakterze części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub z jego używania łącznie z innym zarejestrowanym znakiem towarowym, jeśli w obu przypadkach realizowane używanie prowadzi do tego, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega, iż towary lub usługi, które byłyby jedynie oznaczone przez badany znak towarowy, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, które używa go jako części innego znaku towarowego lub łącznie z innym znakiem towarowym.

(zob. pkt 39)

6.      Używanie znaku towarowego jako nazwy domeny internetowej może stanowić używanie w charakterze znaku towarowego. Wszystko zależy bowiem od dokumentów i informacji przedstawionych w tym względzie i od tego, co mogą one wskazywać dla celów oceny postrzegania, jakie ma właściwy krąg odbiorców, gdy widzi znak lub go używa w ramach korzystania z Internetu.

Informacje takie jak liczba połączeń z witryną internetową właściciela, klasyfikacja tej witryny pod względem odwiedzin w różnych państwach lub wskazanie, ile razy zakwestionowany znak towarowy lub pochodne od niego znaki towarowe były przedmiotem wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, są danymi, które mogą zatem przyczynić się do wykazania uzyskania przez zakwestionowany znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania. To samo może dotyczyć wydruków ze stron witryny internetowej właściciela lub z innych witryn internetowych w różnych językach, w których pojawiają się zakwestionowany znak towarowy lub pochodne od niego znaki towarowe, o ile zakres przedstawionych dowodów może wskazywać na znaczące używanie zakwestionowanego znaku w charakterze znaku towarowego.

(zob. pkt 43, 46)

7.      Używanie znaku towarowego jako firmy może stanowić używanie w charakterze znaku towarowego. Wycinki prasowe wymieniające spółkę mogą ilustrować używanie znaku w charakterze znaku towarowego w celu oznaczenia pochodzenia oferowanych lub wymienionych usług, odróżnienia ich od usług konkurentów skarżącej i w danym przypadku ich promowania.

(zob. pkt 51, 52)