Zaak T‑848/16

Deichmann SE

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk V – Oudere internationale beeldmerken V – Bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een ouder merk – Regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 7, lid 2, onder a), ii), van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625]”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 6 december 2018

1.      Uniemerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Feiten, bewijzen en argumenten ter staving van de oppositie – Bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een ouder internationaal merk – Omvang

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 151, lid 2; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 19, lid 2, a), ii)]

2.      Uniemerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Feiten, bewijzen en argumenten ter staving van de oppositie – Bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een ouder internationaal merk – Publicatie in de databank CTM-Online (thans eSearch plus) – Invloed

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 151, lid 2, en 152; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 19, lid 2, a)]

3.      Uniemerk – Beslissingen van het Bureau – Rechtmatigheid – Onderzoek door de Unierechter – Criteria – Richtsnoeren voor onderzoek van het Bureau – Invloed

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad)

4.      Uniemerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Feiten, bewijzen en argumenten ter staving van de oppositie – Bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een ouder internationaal merk – Uittreksel uit de databank CTM-Online van het Bureau betreffende een internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Uitgesloten

[Verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 19, lid 2, a), ii)]

5.      Uniemerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Feiten, bewijzen en argumenten ter staving van de oppositie – Bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een ouder internationaal merk – Uittreksel uit de databank TMview van het Bureau betreffende een internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Inbegrepen

[Verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 19, lid 2, a), ii)]

1.      Uit regel 19, lid 2, onder a), van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, die overeenkomstig artikel 145 van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk van toepassing is op internationale inschrijvingen met aanduiding van de Europese Unie, volgt dat de opposant het bewijs moet leveren van de indiening of de inschrijving van het oudere merk wanneer de oppositie berust op een ander merk dan een Uniemerk. De noodzaak om een dergelijk bewijs aan te dragen heeft dus ook betrekking op internationale inschrijvingen met aanduiding van de Europese Unie, die geen Uniemerken zijn.

De omstandigheid dat artikel 151, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat de internationale inschrijving van een merk met aanduiding van de Europese Unie, vanaf de in lid 1 van dit artikel bedoelde datum, dezelfde rechtsgevolgen heeft als een inschrijving van een merk als Uniemerk doet niet af aan het vereiste dat de opposant overeenkomstig regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening 2868/95 het bewijs levert van de oudere internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie. Het in regel 19 van verordening nr. 2868/95 gestelde vereiste inzake het bewijs van het oudere merk is immers een bepaling die betrekking heeft op de mogelijkheid voor de houder van een ouder merk – daaronder begrepen een internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – om oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een Uniemerk, en niet een bepaling die betrekking heeft op de rechtsgevolgen van het Uniemerk, die zijn omschreven in de artikelen 9 tot en met 14 van verordening nr. 207/2009 (thans de artikelen 9 tot en met 17 van verordening 2017/1001), die in afdeling 2, met als opschrift „Rechtsgevolgen van het Uniemerk”, van titel II van verordening nr. 207/2009 zijn opgenomen.

Voor zover regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95 bepaalt dat de opposant de bewijzen moet overleggen van de bescherming van een internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie, is die regel dus niet strijdig met artikel 151, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat geen betrekking heeft op de procedureregels in geval van oppositie tegen de inschrijving van een Uniemerk.

(zie punten 34‑36)

2.      De opposant kan niet met succes aanvoeren dat het overleggen van bewijsmateriaal inzake de oudere merken niet nodig is wat internationale inschrijvingen met aanduiding van de Europese Unie betreft daar het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), gelet op de publicatie in de databank CTM-Online (thans eSearch plus) van de in artikel 152 van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk bepaalde bijzonderheden van de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie, beschikt over de informatie die het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van internationale inschrijvingen met aanduiding van de Europese Unie kan staven.

Zelfs gesteld dat het Bureau beschikt over de gegevens met betrekking tot de bescherming van de internationale inschrijvingen met aanduiding van de Europese Unie, volgt immers uit de duidelijke bewoordingen van regel 19, lid 2, van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk – die niet strijdig zijn met de bepalingen van artikel 151, lid 2, van verordening nr. 207/2009 – dat het aan de opposant zelf staat om het bewijs van de bescherming van zijn ouder recht over te leggen.

(zie punten 37, 38)

3.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 51, 52)

4.      Door te verduidelijken dat de betrokken documenten zijn „afgegeven door de administratie waarbij het merk werd ingeschreven” sluit regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk de mogelijkheid uit om uittreksels over te leggen uit een databank die toegang geeft tot documenten die niet zijn afgegeven door de administratie waarbij het merk werd ingeschreven. Zo vormen uittreksels uit de databank CTM-Online van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) geen bewijzen van de bescherming van een internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie, aangezien het Bureau – dat niet de bevoegde instantie is voor de inschrijving van internationale merken – niet de administratie is waarbij het merk werd ingeschreven.

(zie punt 58)

5.      Regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk bepaalt weliswaar dat de documenten zijn „afgegeven” door de bevoegde instantie, maar hij belet niet dat de toegang tot de documenten die zijn afgegeven door de bevoegde instantie verloopt via een computersysteem dat wordt beheerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), maar waaraan de bevoegde instantie meewerkt door de relevante informatie door te geven en bij te werken.

Uit de stukken van het dossier, in het bijzonder uit de door het Bureau in zijn schrifturen en ter terechtzitting aangedragen verduidelijkingen, blijkt dat de databank TMview een door het Bureau beheerd IT-instrument is waaraan andere merkenbureaus, met name de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO), meewerken. Dit instrument verzamelt de merkaanvragen en -inschrijvingen van de meewerkende merkenbureaus en maakt de toegang daartoe mogelijk. De gegevens worden verstrekt door de merkenbureaus die de inhoud ervan in hun bezit hebben en die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse bijwerking ervan. De databank TMview maakt raadpleging mogelijk van de gegevens betreffende de merken die door de aan deze databank meewerkende merkenbureaus zijn ingeschreven, zoals zij zijn vermeld in hun respectievelijke merkenregisters. Een uittreksel uit de databank TMview komt overeen met de stand van het register van de bevoegde instantie op het tijdstip van raadpleging van die databank door de gebruiker.

Gelet op de kenmerken van de databank TMview, vormt een uittreksel uit die databank, wat de internationale inschrijvingen met aanduiding van de Unie betreft, een document dat gelijkwaardig is aan een kopie van het inschrijvingsbewijs en eventueel van het laatste vernieuwingsbewijs, afgegeven door de WIPO, in de zin van regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95, op voorwaarde dat in het door de opposant overgelegde uittreksel alle relevante gegevens zijn opgenomen. Voor zover aan deze voorwaarde is voldaan, kan een uittreksel uit de databank TMview, zoals de verzoekende partij en het Bureau terecht aanvoeren, gelijkgesteld worden met een uittreksel uit WIPO’s databank Romarin of met een kopie van het bewijs van inschrijving door deze organisatie.

De omstandigheid dat de databank TMview door het Bureau wordt beheerd, doet niet af aan deze vaststelling aangezien de WIPO, die de bevoegde instantie is voor de inschrijving van internationale merken, deelneemt aan de werking van die databank door de gegevens betreffende de internationale merken te verstrekken en dagelijks bij te werken.

(zie punten 59‑62)