Zaak T‑306/20
Hijos de Moisés Rodríguez González, SA
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Arrest van het Gerecht (Zesde kamer – uitgebreid) van 29 juni 2022
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk La Irlandesa 1943 – Absolute nietigheidsgronden – Nietigverklaring door de grote kamer van beroep van het EUIPO – Voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijzen – Relevante datum voor het onderzoek van een absolute nietigheidsgrond – Merk dat het publiek kan misleiden – Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EU) 2017/1001] – Kwade trouw – Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”
1. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 7 van verordening nr. 207/2009 – Relevante datum voor het onderzoek van een absolute nietigheidsgrond – Datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag – Inaanmerkingneming van bewijzen die dateren van na deze datum – Toelaatbaarheid – Voorwaarde
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, en 52, lid 1, a)]
(zie punten 54, 67, 68)
2. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Merken die het publiek kunnen misleiden – Merken die een plaats van herkomst aanduiden – Beoordeling van het misleidende karakter op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag – Tegenstrijdigheid tussen het aangevraagde merk en de betrokken waren
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, g), en 52, lid 1, a)]
(zie punten 66, 71‑73)
3. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Aanvrager te kwader trouw bij de indiening van de merkaanvraag – Beoordelingscriteria – Inaanmerkingneming van alle relevante factoren die bestonden op het moment van indiening van de inschrijvingsaanvraag – Inaanmerkingneming van het gebruik van het merk na de indiening – Toelaatbaarheid – Voorwaarde
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 52, lid 1, b)]
(zie punten 81‑87, 94)
4. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Aanvrager te kwader trouw bij de indiening van de merkaanvraag – Beeldmerk La Irlandesa 1943
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 52, lid 1, b)]
(zie punten 95‑102, 105, 106)
Samenvatting
Een in het verleden gebruikt merk dat een term inzake een plaats van herkomst bevat en dat vervolgens is ingeschreven en gebruikt voor waren die niet meer die herkomst hebben, kan de consument misleiden wat de plaats van herkomst van deze waren betreft. Een dergelijk merk kan worden geacht te kwader trouw te zijn ingeschreven.
Decennialang heeft verzoekster, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, Ierse boter gekocht bij Ornua Co-operative Ltd en deze verkocht op de Canarische eilanden (Spanje) onder merken die het element „la irlandesa” bevatten. Na het einde van deze zakelijke relatie in 2011 is verzoekster waren onder deze merken blijven verkopen.
In 2014 heeft zij bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) de inschrijving van het Uniebeeldmerk La Irlandesa 1943 verkregen voor verschillende levensmiddelen(1).
Ierland en Ornua Co-operative hebben een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld bij het EUIPO, omdat dit merk volgens hen misleidend is en de inschrijvingsaanvraag te kwader trouw is ingediend(2).
De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft de vordering tot nietigverklaring afgewezen.
De grote kamer van beroep van het EUIPO heeft de beslissing van de nietigheidsafdeling evenwel vernietigd en het omstreden merk nietig verklaard. Zij was van oordeel dat dit merk op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag het publiek kon misleiden wat de plaats van herkomst van de waren in kwestie betreft en dat de inschrijvingsaanvraag te kwader trouw was ingediend.
Verzoekster heeft bij het Gerecht beroep ingesteld en vernietiging van de beslissing van de grote kamer van beroep gevorderd.
Het Gerecht verwerpt dit beroep. Het is van oordeel dat het omstreden merk niet misleidend was op het moment van indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar dat verzoekster te kwader trouw was bij die indiening. In dit arrest verduidelijkt het Gerecht onder welke voorwaarden de begrippen „misleidend merk” en „kwade trouw van de aanvrager” van toepassing zijn in het kader van het gebruik van merken die de plaats van herkomst van de waren aanduiden.
Beoordeling door het Gerecht
Om te beginnen merkt het Gerecht op dat het relevante publiek, bestaande in de Spaanstalige consument, bij het zien van het omstreden merk op de betrokken waren zal denken dat deze van Ierland afkomstig zijn.
Vervolgens benadrukt het Gerecht met betrekking tot het misleidende karakter van het omstreden merk het volgende. Anders dan bij het onderzoek van een vordering tot vervallenverklaring(3), waarbij rekening dient te worden gehouden met elementen die dateren van na de indiening van de merkaanvraag, zoals het gebruik dat van het merk is gemaakt, dient bij het onderzoek van een vordering tot nietigverklaring die is gebaseerd op het misleidende karakter van het merk(4) te worden vastgesteld dat het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, als zodanig de consument kon misleiden op het moment waarop de inschrijvingsaanvraag is ingediend. Hoe dat teken daarna is geëxploiteerd, is hierbij irrelevant. Bij vorderingen tot nietigverklaring moet immers worden beoordeeld of het merk ab initio niet had mogen worden ingeschreven op gronden die reeds bestonden op de datum van die aanvraag, waarbij met latere elementen slechts rekening mag worden gehouden om opheldering te verschaffen over de omstandigheden zoals die op die datum waren.
In casu diende de grote kamer van beroep na te gaan of er op de datum van de inschrijvingsaanvraag een tegenstrijdigheid bestond tussen de informatie die het omstreden merk overbracht en de kenmerken van de in die aanvraag aangeduide waren. Aangezien de opgave van de waren geen aanwijzing bevatte over hun plaats van herkomst en zij dus betrekking kon hebben op uit Ierland afkomstige waren, bestond er op de datum van de aanvraag geen dergelijke tegenstrijdigheid, zodat niet kon worden vastgesteld dat het omstreden merk op die datum misleidend was. De grote kamer van beroep heeft verzoekster dus ten onrechte verweten dat zij in die opgave niet alleen uit Ierland afkomstige waren heeft opgenomen. Aangezien het omstreden merk niet misleidend kon worden geacht op de datum van de inschrijvingsaanvraag, konden voorts de latere bewijzen, die geen betrekking hadden op de situatie op die datum, een dergelijk misleidend karakter niet bevestigen. De grote kamer heeft derhalve blijk gegeven van een onjuiste opvatting op dit punt.
Ten slotte stelt het Gerecht met betrekking tot de kwade trouw van verzoekster bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het omstreden merk(5) vast dat de grote kamer van beroep zich bij haar beoordeling ter zake mocht baseren op bewijzen – waaronder zelfs het gebruik van het merk – die dateren van na de datum van die indiening, aangezien zij aanwijzingen vormen over de situatie op de relevante datum.
In het onderhavige geval was ten eerste een niet te verwaarlozen deel van de door verzoekster onder het omstreden merk verkochte waren niet afkomstig uit Ierland, zodat dit niet overeenstemde met de perceptie van het relevante publiek. Deze omstandigheid is weliswaar niet ter zake dienend bij het onderzoek of het merk misleidend is, maar zij is dit wel bij het onderzoek of verzoekster te kwader trouw was. De Spaanstalige consument was er immers gedurende decennia aan gewend dat het omstreden merk was aangebracht op boter uit Ierland, zodat hij kon worden misleid over de plaats van herkomst van deze waren toen verzoekster het gebruik van het merk uitbreidde tot andere waren dan uit Ierland afkomstige boter.
Ten tweede vormen de zaken waarin soortgelijke merken nietig zijn verklaard of de inschrijving ervan is geweigerd door het EUIPO of door de Spaanse autoriteiten een bevestiging dat het omstreden merk aldus kon worden opgevat dat het de Ierse herkomst van de waren aanduidde. Tevens blijkt uit die zaken dat het gebruik van het merk voor niet-Ierse waren onderwerp was van controverse omdat het mogelijk misleidend was. Verzoekster was hiervan noodzakelijkerwijs op de hoogte op de datum van de inschrijvingsaanvraag, zodat dit de conclusie staaft dat hij op die datum te kwader trouw was.
Ten derde had verzoekster een handelsstrategie ontwikkeld waarbij een associatie werd gewekt met de merken die het element „la irlandesa” bevatten en die aansloten bij haar vroegere zakelijke relatie met Ornua Co-operative, teneinde een voordeel te kunnen blijven halen uit die beëindigde relatie en de betreffende merken.
Bijgevolg stelt het Gerecht vast dat de inschrijving van het omstreden merk in strijd is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel en dat de grote kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat verzoekster te kwader trouw was. Aangezien deze vaststelling reeds op zich het dispositief van de beslissing van de grote kamer van beroep kan rechtvaardigen, verwerpt het Gerecht het beroep.