SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 18 de mayo de 2011 (*)
«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca figurativa comunitaria KIOWA – Marcas comunitaria y nacional figurativas anteriores COHIBA – Motivo de denegación relativo – Inexistencia de riesgo de confusión – Inexistencia de similitud de los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009]»
En el asunto T‑207/08,
Corporación Habanos, S.A., con domicilio social en La Habana (Cuba), representada inicialmente por el Sr. V. Gil Vega y la Sra. A. Ruiz López, posteriormente por la Sra. Ruiz López, abogados,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:
Tabacos de Centroamérica, S.L., con domicilio social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), representada por el Sr. R. Caldés Llopis, abogado,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 31 de marzo de 2008 (asunto R 1189/2007‑2), relativa a un procedimiento de oposición entre Corporación Habanos, S.A., y Tabacos de Centroamérica, S.L.,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),
integrado por el Sr. N.J. Forwood (Ponente), Presidente, y los Sres. F. Dehousse y J. Schwarcz, Jueces;
Secretaria: Sra. C. Heeren, administradora;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de junio de 2008;
visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de noviembre de 2008;
visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de octubre de 2008;
vista la resolución de 23 de diciembre de 2008 por la que se deniega la autorización para presentar un escrito de réplica;
celebrada la vista el 18 de enero de 2011, sin la participación de la parte interviniente;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 30 de julio de 2004, la parte coadyuvante, Tabacos de Centroamérica, S.L., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitó es el siguiente signo figurativo:
3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 34 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «tabaco, cigarros, cigarrillos, puritos; artículos para fumadores; cerillas».
4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 18/2005, de 2 de mayo de 2005.
5 El 2 de agosto de 2005, la demandante, Corporación Habanos, S.A., formuló oposición, al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el anterior apartado 3.
6 La oposición se basaba en los siguientes derechos anteriores:
– registro comunitario nº 3.323.292 del signo figurativo que se representa a continuación para productos de la clase 34 «tabacos, entre otros: cigarros, cigarrillos, cigarritos, picadura para pipas; artículos de fumador, entre otros: ceniceros, cortapuros, fosforeras, pureras; cerillas»:
– registro español nº 1.271.173 del signo denominativo COHIBA para productos de la clase 34;
– registro español nº 2.052.344 del signo figurativo que se representa a continuación para productos de la clase 34 «tabaco en rama; cigarros, cigarrillos, picadura, rapé y otras formas de tabaco elaborado; fósforos; pipas, porta pipas, ceniceros, fosforeras, petacas, estuches, receptáculos destinados a contener cigarros puros con el objeto de que éstos mantengan el grado de humedad adecuado (conocidos como humidores) y otros artículos para el fumador»:
7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009].
8 Mediante resolución de 30 de mayo de 2007, la División de Oposición desestimó la oposición.
9 El 30 de julio de 2007, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, al amparo de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición.
10 Mediante resolución de 31 de marzo de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En línea, fundamentalmente, con la tesis mantenida por la División de Oposición, dicha Sala consideró que no había similitud entre los signos en conflicto, de forma que no concurría uno de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y ello con independencia de la identidad de los productos en cuestión y del renombre mundial de las marcas anteriores COHIBA. La mencionada Sala señaló, igualmente, que la parte de la resolución de la División de Oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 no había sido recurrida y, consecuentemente, había adquirido firmeza.
Pretensiones de las partes
11 La demandante solicita al Tribunal que:
– Anule la resolución impugnada.
– Declare que existe similitud y riesgo de confusión entre los signos en conflicto, así como un intento de la parte coadyuvante de obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores COHIBA y, en consecuencia, deniegue el registro de la marca solicitada.
– Con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada y devuelva el asunto a la Sala de Recurso para que sean analizadas y examinadas las alegaciones y pruebas relativas al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
– Condene a la OAMI al pago de las costas de todas las instancias.
12 La OAMI solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la demandante.
13 La parte coadyuvante solicita al Tribunal que desestime el recurso.
14 En la vista, la demandante manifestó que renunciaba a la segunda y la tercera de sus pretensiones, extremo que se hizo constar en acta. La demandante también solicitó la condena en costas de la parte coadyuvante, lo cual se hizo igualmente constar en acta.
Fundamentos de Derecho
A. Sobre la determinación del objeto del litigio a partir de los signos en conflicto
15 Aunque la oposición se basó inicialmente en los tres derechos anteriores mencionados en el apartado 6 de la presente sentencia, la demandante reconoció en su demanda que no procedía tomar en consideración la marca denominativa española COHIBA, respecto de la cual no se aportaron los documentos de identificación en el procedimiento de oposición.
16 Así pues, los signos en conflicto son, por una parte, la marca solicitada y, por otra parte, las marcas mencionadas en el anterior apartado 6, primer y tercer guiones (en lo sucesivo, «marcas anteriores»).
B. Sobre los elementos de hecho invocados por primera vez ante el Tribunal
17 En la vista, la demandante hizo referencia a ciertos elementos de hecho que no invocó ante la Sala de Recurso y que estaba dispuesta a demostrar aportando nuevos documentos. Estos elementos de hecho se refieren, en particular, por una parte, al supuesto renombre de las marcas anteriores y, por otra parte, a las condiciones en las que la marca solicitada, supuestamente acompañada de la mención «espléndidos», se presenta en el mercado.
18 No pueden tomarse en consideración dichos elementos de hecho y dichos nuevos documentos que se invocan por primera vez ante el Tribunal. En efecto, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65 del Reglamento nº 207/2009), por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los elementos de hecho alegados y de los documentos aportados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de tales elementos de hecho y de tales documentos sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, apartado 19, y la jurisprudencia citada].
C. Sobre el fondo
19 En apoyo de su recurso de anulación de la resolución impugnada, la demandante invoca dos motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
1. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94
a) Alegaciones de las partes
20 La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente que no existía similitud entre los signos en conflicto y que, en consecuencia, no concurría uno de los requisitos exigidos por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, con independencia del renombre mundial de las marcas anteriores.
21 En apoyo de este motivo la demandante formula, fundamentalmente, las siguientes alegaciones:
– los productos designados por los signos en conflicto son idénticos;
– desde los puntos de vista gráfico y conceptual, el elemento dominante tanto en las marcas anteriores como en la marca solicitada, que atrae la atención del consumidor y sirve de referencia para conservar en la memoria las marcas e identificar los productos, consiste en un conjunto compuesto por el perfil de un indio americano (taíno en un caso, kiowa en el otro) y un elemento denominativo;
– desde el punto de vista auditivo, apenas se distinguen, en particular en español, los grupos de fonemas que conforman el elemento denominativo de los signos en conflicto;
– las marcas anteriores merecen una protección reforzada en atención a su renombre mundial.
22 La OAMI y la parte coadyuvante se oponen a lo alegado por la demandante a este respecto.
b) Apreciación del Tribunal
23 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
24 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pertinente pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud entre los signos y entre los productos o los servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].
25 Para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia del Tribunal de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, apartado 42, y la jurisprudencia citada].
26 Cuando la protección de la marca anterior se extiende a la Comunidad en su conjunto, es preciso tener en cuenta la percepción de las marcas en conflicto por parte del consumidor de los productos o servicios de que se trate en dicho territorio. Sin embargo, procede recordar que para denegar el registro de una marca comunitaria basta con que exista en una parte de la Comunidad un motivo de denegación relativo con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [véase en este sentido la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Mast‑Jägermeister/OAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otras), T‑81/03, T‑82/03 y T‑103/03, Rec. p. II‑5409, apartado 76 y jurisprudencia citada].
27 En el presente asunto, procede analizar el primer motivo de anulación a la luz de los principios expuestos en los anteriores apartados 23 a 26.
Sobre el público pertinente
28 Según la jurisprudencia, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, apartado 42, y la jurisprudencia citada].
29 Como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 21 de la resolución impugnada, habida cuenta de la naturaleza de los productos designados por las marcas en conflicto y dado que una de las marcas anteriores surte efectos en la Comunidad, el público pertinente está formado por el consumidor comunitario.
30 No obstante, en el apartado 25 de la resolución impugnada la Sala de Recurso precisó con buen criterio, tal como se expondrá más adelante, que, aunque una de las marcas anteriores sea comunitaria, es el español el idioma en el que las marcas en conflicto tienen más elementos de similitud (fonética, en el presente caso), de modo que si los signos en conflicto no son globalmente similares para el público español, lo serán menos aún para el público de los demás Estados miembros. Así pues, la percepción de los signos en conflicto por el consumidor español medio reviste en el presente asunto una especial relevancia.
31 Por otra parte, la Sala de Recurso consideró en el apartado 21 de la resolución impugnada que el consumidor de tabaco suele ser más atento y estar más informado cuando adquiere tabaco que cuando adquiere otros productos de consumo corriente debido a la fidelidad a la marca y a la adicción creada por el tabaco, mientras que su grado de atención es menor cuando compra cerillas o ceniceros. Esta apreciación no se cuestiona en el presente recurso.
Sobre la comparación de los productos
32 Tanto la demandante como la OAMI consideran, al igual que la Sala de Recurso, que los productos designados por los signos en conflicto son idénticos.
33 Debe confirmarse esta apreciación, ya que todos los productos designados por la marca solicitada se encuentran comprendidos en la lista de productos designados por las marcas anteriores (véase, en este sentido, la sentencia ARTHUR ET FELICIE, antes citada, apartado 34, y la jurisprudencia citada).
Sobre la comparación de los signos
– Sobre los elementos distintivos y dominantes y sobre la similitud gráfica
34 Dos marcas son similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [véase la sentencia del Tribunal de 25 de noviembre de 2003, Oriental Kitchen/OAMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, apartado 38, y la jurisprudencia citada].
35 Tal como se desprende de la jurisprudencia, son pertinentes los aspectos gráfico, fonético y conceptual, debiendo basarse la apreciación de la similitud en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, apartado 35, y la jurisprudencia citada).
36 En el presente asunto, la Sala de Recurso, tras considerar, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que los elementos dominantes de las marcas en conflicto eran los elementos denominativos «cohiba» y «kiowa», en el apartado 27 de la resolución impugnada apreció que, gráficamente, la marca solicitada no tenía nada que ver con las marcas anteriores. A juicio de la Sala de Recurso, el elemento gráfico de las marcas anteriores representa un perfil de una persona con coleta que puede corresponder al de un hombre o una mujer, si bien el consumidor, incluido el consumidor español, lo identificará generalmente con el de una mujer debido a que la coleta es usada más frecuentemente por las mujeres. En cualquier caso y según la Sala de Recurso, el consumidor español medio no podría identificar este perfil como el de la cabeza de un indio taíno como pretendía la oponente, pues la mayoría de los españoles de hoy en día ignoran la existencia de estos indios. En consecuencia, este elemento gráfico difiere totalmente del de la marca solicitada, el cual representa claramente el perfil de un indio americano kiowa. A su vez, la palabra «kiowa» difiere gráficamente del elemento denominativo de las marcas anteriores. Los elementos denominativos menos relevantes «La Habana, Cuba» de las marcas anteriores también aumentan la diferencia gráfica ya existente. Finalmente, la estructura general de las marcas anteriores, esto es, la etiqueta rectangular y los colores de la misma, potencian también esta diferencia.
37 La demandante sostiene, por el contrario, que existe un elevado grado de similitud gráfica entre los signos en conflicto y que el riesgo de confusión es evidente.
38 A este respecto, la demandante alega en primer término que el conjunto constituido por el perfil de una cabeza humana y la denominación «cohiba» predomina en las marcas anteriores y que el resto no es sino un mero fondo ornamental. A su juicio, este conjunto dominante es el que retendrá la atención del consumidor y el que servirá como elemento de referencia para memorizar la marca e identificar el producto. Ahora bien, según la demandante, la marca solicitada también consiste en un conjunto constituido por el perfil de una cabeza humana y una denominación. Así pues, la estructura y concepción de la marca solicitada coinciden plenamente con las del conjunto dominante de las marcas anteriores que el público consumidor retiene en su memoria.
39 No obstante, la demandante no llega hasta el extremo de sostener que estos elementos de carácter muy general que comparten los signos en conflicto basten por si solos para apreciar la similitud gráfica entre los mismos. La demandante reprocha fundamentalmente a la Sala de Recurso haber descrito «de forma totalmente errónea y arbitraria» el perfil humano que constituye el elemento gráfico dominante de las marcas anteriores como el de una mujer con coleta, a pesar de que, a juicio de la demandante, resulta evidente que este perfil corresponde al de un indio taíno americano.
40 En relación con lo anterior, la demandante alega más precisamente que, en primer lugar, el consumidor medio no identificará este perfil con el de una mujer con coleta, ya que los productos designados con las marcas anteriores son cigarros puros y los consumidores de estos productos, con muy rarísimas excepciones, son hombres. Según la demandante, el consumidor buscará instintivamente dar al perfil en cuestión una interpretación que encaje en el mundo del tabaco. Pues bien, este consumidor debe saber que el tabaco fue introducido en Europa tras haber visto los primeros exploradores del continente americano cómo lo utilizaban sus aborígenes.
41 La demandante sostiene, en segundo lugar, que el perfil en cuestión es inmediatamente identificable con el de un indio debido a que en él destacan «la nariz grande y el mentón prominente».
42 La demandante estima, en tercer lugar, que su publicidad siempre ha establecido una relación entre el grafismo de sus marcas COHIBA y la idea de indio(s), afirmación que fundamenta en una serie de publicaciones que la misma demandante aporta.
43 No obstante, la OAMI rebate acertadamente estas afirmaciones, las cuales no están respaldadas por otros elementos, alegando, en primer término, que los productos designados con las marcas anteriores no son sólo cigarros puros, que cada vez más mujeres fuman cigarros puros y que, aunque se admitiera que los productos en cuestión estén dirigidos específicamente al público masculino, una estrategia publicitaria corriente consiste, precisamente, en recurrir a una imagen del sexo opuesto al del destinatario del producto para atraer su atención.
44 En segundo término, la OAMI señala oportunamente, por una parte, que en el perfil en cuestión no se aprecia ni una nariz grande ni un mentón prominente y, por otra parte, que la demandante no ha demostrado que el público pertinente relacione tal perfil con el de un indio.
45 En tercer término, la OAMI niega acertadamente la pertinencia de los elementos de prueba aportados por la demandante señalando que se trata de publicaciones muy especializadas, a las que difícilmente accede el consumidor medio, y cuyo grado de difusión entre el público pertinente no ha quedado acreditado. La OAMI también acierta al considerar que los documentos aportados no demuestran en absoluto la relación supuestamente establecida por la publicidad de la demandante entre las marcas anteriores y la idea de indio(s), y mucho menos aún que el consumidor medio comunitario o español relacione dichas marcas con esta idea. A este respecto, la OAMI señala, también acertadamente, que, en sus observaciones presentadas el 6 de septiembre de 2006 ante la División de Oposición, la propia demandante afirmó que «en cuanto a la identidad de la cabeza que forma parte de la marca COHIBA, admitimos que se trata de una cabeza de mujer, pero de una mujer aborigen de Cuba, es decir, de una india americana, concretamente india taína». Lo mismo sucede con la descripción de la marca española anterior en el certificado de registro que acompañaba al escrito de oposición, en la que se menciona la «silueta de una cabeza de mujer, en vista lateral, con un moño posterior y puntiagudo hacia abajo».
46 En consecuencia, el Tribunal considera que, lejos de haber llegado a una conclusión «totalmente errónea y arbitraria», tal como sostiene la demandante, la Sala de Recurso no incurrió en error al considerar que el elemento gráfico de las marcas anteriores representa el perfil de una cabeza humana con coleta, que puede ser de hombre o de mujer, pero que el consumidor español o comunitario identificará generalmente con la de una mujer debido a que la coleta es más usada por las mujeres. Por otra parte, la demandante no ha aportado ningún elemento probatorio que permita rebatir la apreciación de la Sala de Recurso según la cual el consumidor español medio no podrá identificar dicho perfil como la cabeza de un indio taíno, ya que la mayoría de los españoles de hoy en día ignoran la existencia de estos indios.
47 Por lo que se refiere al elemento gráfico de la marca solicitada, la Sala de Recurso acertó al estimar, en el apartado 27 de la resolución impugnada, que representa claramente la cabeza de un indio americano por el penacho de plumas. Además, teniendo en cuenta los aspectos conceptuales, el elemento denominativo de la marca solicitada permite afirmar que se trata de un indio kiowa.
48 Por lo que respecta a los elementos gráficos dominantes de los signos en conflicto, es preciso afirmar que, aunque representen dos perfiles humanos, existen diferencias patentes entre ambos, ya que uno puede ser el de un hombre o una mujer que mira a la izquierda y presenta como único rasgo característico una coleta que apunta hacia abajo mientras que el otro es el de un hombre, indio americano, que mira hacia la derecha y lleva un penacho de plumas orientado hacia arriba.
49 En relación con los elementos denominativos de los signos en conflicto, es necesario indicar, en línea con el criterio seguido por la Sala de Recurso y sin que la demandante haya rebatido particularmente esta apreciación, que la palabra «kiowa» difiere visualmente del elemento denominativo dominante de las marcas anteriores «cohiba», cuya secuencia de consonantes es completamente distinta, y que los elementos denominativos menos relevantes de estas marcas, esto es, «La Habana, Cuba» también refuerzan la diferencia ya existente.
50 En consecuencia, la Sala de Recurso no incurrió en error al apreciar que no existía similitud gráfica entre los signos en conflicto, considerados en su conjunto, y con independencia de la mayor o menor medida/intensidad del carácter dominante de su único elemento denominativo.
– Sobre la similitud fonética
51 En el apartado 28 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que fonéticamente, el elemento denominativo dominante de las marcas anteriores «cohiba» también es distinto del elemento denominativo «kiowa» de la marca solicitada. Aunque algunos fonemas coinciden en ambas marcas, éstos se presentan en un orden diferente, de modo que las dos primeras sílabas que componen las marcas en conflicto son distintas: según la Sala de Recurso las marcas anteriores se pronuncian «co‑i‑ba» y la marca solicitada «ki‑o‑ba». Las diferencias radican en las dos primeras sílabas, que son las más importantes por ser las que se pronuncian en primer lugar. Según reiterada jurisprudencia, la parte inicial de las marcas es la que atrae principalmente la atención del público. A juicio de la Sala de Recurso, sólo existe una escasa similitud fonética debido a la identidad de la sílaba final, la cual queda contrarrestada por las diferencias de las dos primeras sílabas, lo que basta para hacer las marcas fonéticamente diferentes, en particular tratándose de marcas breves compuestas únicamente por tres sílabas.
52 La demandante sostiene que esta apreciación de la Sala de Recurso es errónea y alega que, en particular, en la fonética española, la letra «w» se pronuncia como la «b» y que, en consecuencia, «kiowa» se pronuncia «kioba». Por otra parte, puesto que el sonido de la letra «c» seguida de la vocal «o» es equivalente al sonido de la letra «k», los grupos de fonemas que deben compararse son «kioba» y «koiba». En consecuencia, la demandante sostiene que son idénticos todos los fonemas y no sólo algunos de ellos, contrariamente a lo apreciado por la Sala de Recurso. Únicamente aparecen en orden diferente las vocales «o» e «i» en un conjunto en el que domina la vocal fuerte «o», lo cual reduce la importancia de la posición de la vocal débil «i». No obstante, la inversión del orden de las vocales no altera la acentuación que en español y alemán es grave y en francés aguda. Por otra parte, en francés, la leve diferencia derivada de la inversión del orden de las letras «o» e «i» queda en gran parte contrarrestada por el hecho de que la entonación aguda hace que la acentuación recaiga al final y de que estas vocales se pronuncien, debido a su posición en el signo, con menor intensidad.
53 No obstante, la OAMI responde acertadamente que, incluso en español, lengua de la Unión en la que los elementos denominativos de los signos en conflicto presentan más elementos de similitud fonética, no es fácil determinar si la letra «w» de «kiowa» se pronuncia «u», como en «washington» o «iowa» (palabra que reproduce cuatro de las cinco letras de la marca solicitada y en el mismo orden), o «b» como en «water». En cualquier caso, aun aceptando que en español la letra «w» se pronuncie «b» en «kiowa» con la consiguiente existencia de un cierto grado de similitud fonética derivado de la pronunciación de la letra inicial «k» y del sonido final «ba», el acento que esta lengua pone en la vocal «í» rompe el diptongo «oi» y determina que la palabra constitutiva de las marcas anteriores se pronuncie en tres sílabas «ko‑í‑ba», a diferencia del diptongo «io» presente en «kiowa», que se pronuncia en una sola sílaba.
54 En consecuencia, la Sala de Recurso no incurrió en error al constatar la existencia de una escasa similitud fonética entre los signos en conflicto en algunas lenguas de la Unión, indicando, al mismo tiempo, los elementos que sirven para contrarrestarla, en concreto, la pronunciación diferente de las dos sílabas iniciales «ki‑o» y «ko‑i», que son las que atraen principalmente la atención del público en palabras cortas de tres sílabas.
– Sobre la similitud conceptual
55 En el apartado 29 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que, conceptualmente, el consumidor español medio asociará la palabra «kiowa» de la marca solicitada con una tribu de indios americanos debido a la existencia del perfil de un indio que se sitúa encima del elemento denominativo. Por lo que respecta a las marcas anteriores, la Sala de Recurso consideró que «cohiba» no tiene ningún significado en español.
56 Por su parte, la demandante insiste en el hecho de que la impresión de conjunto producida por las marcas anteriores que el consumidor medio retendrá en su memoria es la de un conjunto constituido por una denominación sobre la que figura el perfil de un indio americano, de forma que sugiere la existencia de una semejanza conceptual con la marca solicitada, la cual representa la imagen de un indio americano.
57 Sin embargo, por las razones anteriormente indicadas, el Tribunal considera, en línea con el criterio de la OAMI, que las marcas anteriores no evocan en el consumidor medio, comunitario o español, la imagen de un indio americano, sino sólo la del perfil de una cabeza humana con coleta, y que la demandante no ha demostrado que «cohiba» tenga significado en ninguna lengua de la Unión, en particular en español, que es la lengua en la que concentró su análisis la Sala de Recurso. Por otra parte, la demandante no ha cuestionado la apreciación de la Sala de Recurso según la cual el consumidor medio, español o comunitario, asociará la palabra «kiowa» de la marca solicitada con una tribu de indios americanos debido al perfil de un indio que se sitúa encima del elemento denominativo.
58 Por consiguiente, el Tribunal considera que los signos en conflicto son tanto conceptual como gráficamente diferentes, tal como apreció acertadamente la Sala de Recurso.
Sobre la apreciación global del riesgo de confusión
59 En el apartado 29 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que las diferencias conceptuales que separan a las marcas en conflicto eran suficientes para neutralizar la escasa similitud fonética que existe entre ellas, ya que la palabra «kiowa», como requiere la jurisprudencia, tiene un significado claro y determinado desde el punto de vista del público pertinente, de manera que éste puede percibirlo inmediatamente.
60 Según la demandante, existe globalmente un elevado grado de semejanza entre las marcas enfrentadas y un riesgo de confusión directa entre las mismas. Por otra parte, aunque el consumidor se percate de las diferencias, seguiría existiendo un riesgo de confusión, esta vez por asociación, ya que dada la identidad en la concepción y estructura de la marca solicitada con respecto a las marcas anteriores, el consumidor pensará que se trata de marcas del mismo origen y, en cualquier caso, subconscientemente, establecerá una relación entre la marca solicitada y las marcas anteriores. A juicio de la demandante, cabría incluso la posibilidad de que el consumidor pensara que el titular de las marcas anteriores de renombre ha autorizado el uso y registro de la marca solicitada. El prestigio y renombre de las marcas anteriores, según la demandante, refuerza y ensancha el derecho subjetivo de la demandante sobre las mismas, siendo contraria a la buena fe la conducta de la parte coadyuvante.
61 De la jurisprudencia se desprende que la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes fonéticas y visuales entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente [sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, apartado 98, y del Tribunal General de 14 de octubre de 2003, Phillips‑Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, apartado 54].
62 También se deduce de la jurisprudencia que, cuando no existe similitud alguna entre la marca anterior y la marca solicitada, la notoriedad o el renombre de la marca anterior o bien la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata no bastan para apreciar un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, C‑254/09 P, Rec. p. I‑0000, apartado 53, y la jurisprudencia citada).
63 En el presente asunto, de las anteriores consideraciones se desprende que los signos en conflicto difieren tanto gráfica como conceptualmente y que sólo existe un reducido grado de similitud fonética entre ambos. Las diferencias gráficas y conceptuales que los caracterizan bastan, en cualquier caso, para neutralizar la escasa similitud fonética, ya que la palabra «kiowa» tiene un significado claro y determinado, de forma que el público pertinente puede captarlo inmediatamente.
64 En consecuencia, la Sala de Recurso no incurrió en error al apreciar que no existe similitud entre las marcas en conflicto que pueda inducir al público pertinente, incluso hispanófono y con un elevado nivel de atención, a pensar que los productos designados por los signos en conflicto proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
65 Así pues, no se cumple uno de los requisitos exigidos por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 para apreciar la existencia de un riesgo de confusión, aunque las marcas en conflicto designen los mismos productos pertenecientes a la clase 34, y ello con independencia del renombre mundial de las marcas anteriores y de su carácter distintivo reforzado que se deriva del mismo.
66 En consecuencia, el motivo basado en una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 debe desestimarse por infundado.
2. Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94
67 La demandante imputa a la Sala de Recurso haber indicado erróneamente en el apartado 32 de la resolución impugnada que la desestimación de la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 no había sido recurrida y, consecuentemente, había adquirido firmeza.
68 Fundamentalmente, la demandante alega que interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición en su totalidad y que, en consecuencia, también se impugnó la desestimación de la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Así pues, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber limitado erróneamente su apreciación al análisis del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sin examinar los argumentos de la demandante relativos al apartado 5 de dicho artículo y no haber tenido en cuenta el renombre y la notoriedad de las marcas anteriores en el marco de la apreciación prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
69 Baste señalar a este respecto que, si bien en su escrito de oposición de 2 de agosto de 2005, la demandante hizo una breve mención al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 (véase el anterior apartado 7), en ningún momento posterior –ya fuera en su escrito de 6 de septiembre en el que se exponían los motivos de la oposición o en su recurso interpuesto ante la Sala de Recurso– hizo ninguna otra referencia al mismo o alegó que se cumplieran los criterios para la aplicación del mismo. La demandante se limitó a hacer una comparación visual y fonética de los signos en conflicto, invocando el carácter distintivo reforzado de sus marcas asociado a su notoriedad en apoyo del motivo de oposición y de recurso basado en el riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.
70 De lo anterior se desprende que el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, formulado por primera vez ante este Tribunal, debe desestimarse por infundado, ya que modifica el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso contraviniendo, de este modo, lo dispuesto en el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal [véanse las sentencias del Tribunal de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI – Trucco (Starix), T‑311/01, Rec. p. II‑4625, apartados 70 y 71, y de 22 de junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI – Nabeiro Silveira (Galáxia), T‑66/03, Rec. p. II‑1765, apartados 46 y 47].
71 En cualquier caso, es necesario recordar que la identidad o similitud de las marcas en conflicto es requisito necesario para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, no cabe aplicar esta disposición cuando, como sucede en el presente asunto, la Sala de Recurso ha apreciado acertadamente que no existía ninguna similitud entre las marcas en conflicto (véase, en este sentido, la sentencia Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, antes citada, apartado 68).
72 De todo lo anterior se desprende que procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
73 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
74 Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la OAMI. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, la parte coadyuvante soportará sus propias costas, al no haber solicitado la condena en costas de la demandante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Corporación Habanos, S.A., cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).
3) Tabacos de Centroamérica, S.L., cargará con sus propias costas.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de mayo de 2011.
Firmas