Vec T‑579/10

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts‑ und Finanztechnologie

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Spoločenstva makro – Obchodné meno spoločnosti macros consult GmbH – Právo získané pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a poskytujúce jeho majiteľovi právo zakázať používanie prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva – Nezapísané označenia požívajúce ochranu v nemeckom práve – § 5 Markengesetz – Článok 8 ods. 4, článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 65 nariadenia (ES) č. 207/2009“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) zo 7. mája 2013

1.      Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť – Relatívne dôvody neplatnosti – Existencia skoršieho práva uvedeného v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 – Podmienky – Výklad vzhľadom na právo Únie – Posúdenie vzhľadom na kritériá stanovené vnútroštátnym právom, ktorým sa riadi uvádzané označenie

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c)]

2.      Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť – Návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na existencii skoršieho vnútroštátneho práva – Dôkazné bremeno

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 4, článok 53 ods. 1 písm. c), článok 53 ods. 2 a článok 65; nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1 pravidlo 37 písm. b) bod ii)]

3.      Ochranná známka Spoločenstva – Postup preskúmavania – Žaloba na súde Únie – Právomoc Všeobecného súdu – Preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov – Zohľadnenie dôkazov o skutkových okolnostiach, ktoré predtým neboli predložené inštanciám Úradu, Všeobecným súdom – Vylúčenie

1.      Na základe článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva v spojení s článkom 8 ods. 4 toho istého nariadenia existencia iného označenia ako ochrannej známky umožňuje dosiahnuť vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva, ak toto označenie súčasne spĺňa štyri podmienky: toto označenie sa musí používať v obchodnom styku; musí mať väčší než len lokálny význam; právo na toto označenie musí byť získané v súlade s právom členského štátu, v ktorom sa označenie používalo pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, a napokon toto označenie musí priznávať jeho majiteľovi možnosť zakázať používanie neskoršej ochrannej známky. Tieto štyri podmienky obmedzujú počet iných označení, než sú ochranné známky, na ktoré sa možno odvolávať na účely namietania platnosti ochrannej známky Spoločenstva na celom území Únie v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Vzhľadom na to, že podmienky stanovené článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 sú kumulatívne, na zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochranných známok Spoločenstva stačí, ak nie je splnená len jedna z nich.

Prvé dve podmienky, teda podmienky týkajúce sa použitia a významu uvádzaného opatrenia, ktorý musí byť väčší než len lokálny, vyplývajú zo samotného znenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, a preto sa musia vykladať v duchu práva Únie. Nariadenie č. 207/2009 teda stanovuje jednotné pravidlá týkajúce sa použitia týchto označení a ich dosahu, ktoré sú v súlade so zásadami, ktorými sa riadi systém zavedený týmto nariadením.

Naopak z formulácie „pokiaľ podľa práva členského štátu, ktorým sa riadi dané označenie“ vyplýva, že dve ďalšie podmienky uvedené následne v článku 8 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 sú podmienkami stanovenými nariadením, ktoré sa na rozdiel od predchádzajúcich posudzujú vzhľadom na kritériá stanovené právom, ktorým sa riadi uvádzané označenie. Tento odkaz na právo, ktorým sa riadi uvádzané označenie, je úplne odôvodnený, keďže nariadenie č. 207/2009 priznáva označeniam mimo systému ochrannej známky Spoločenstva možnosť odvolávať sa na ne proti ochrannej známke Spoločenstva. Preto výlučne právo, ktorým sa riadi uvádzané označenie, umožňuje preukázať, či toto označenie predchádza ochrannej známke Spoločenstva a či môže odôvodňovať zákaz používania neskoršej ochrannej známky.

(pozri body 54 – 56, 70)

2.      Zo znenia článku 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva vyplýva, že keď tento článok odkazuje na situáciu, kde skoršie právo dovoľuje zakázať používanie ochrannej známky Spoločenstva, jasne rozlišuje dva prípady, v ktorých je skoršie právo chránené právnou úpravou Únie „alebo“ vnútroštátnym právom.

Pokiaľ ide o procesný režim definovaný v nariadení č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, v prípade návrhu predloženého podľa článku 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ktorý sa zakladá na skoršom práve chránenom vnútroštátnym právnym rámcom, pravidlo 37 nariadenia č. 2868/95 stanovuje, že prihlasovateľovi prináleží predložiť dôkazy preukazujúce, že je v zmysle uplatniteľnej vnútroštátnej právnej úpravy oprávnený odvolávať sa na uplatnenie tohto práva.

Toto pravidlo predstavuje pre prihlasovateľa bremeno predložiť Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) nielen dôkazy preukazujúce, že v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou spĺňa požadované podmienky, aby sa mohol domôcť vydania zákazu používania ochrannej známky Spoločenstva na základe skoršieho práva, ale aj dôkazy stanovujúce obsah tejto právnej úpravy.

Keďže článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 obsahuje výslovný odkaz na článok 8 ods. 4 toho istého nariadenia a toto ustanovenie sa týka skorších práv chránených právnou úpravou Únie alebo právom členského štátu, ktoré sa uplatňuje na predmetné označenie, dôkazné pravidlá uvedené vyššie sa uplatňujú aj v prípade odkazu na vnútroštátne právo na základe článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Pravidlo 37 písm. b) bod ii) nariadenia č. 2868/95 totiž zakotvuje analogické ustanovenia v oblasti dokazovania skoršieho práva v prípade prihlášky podanej na základe článku 53 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

Otázka existencie vnútroštátneho práva je teda otázkou týkajúcou sa skutkových okolností a prináleží subjektu, ktorý sa odvoláva na existenciu práva spĺňajúceho podmienky zakotvené v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, aby na Úrade preukázal nielen to, že toto právo vyplýva z vnútroštátnej právnej úpravy, ale aj dosah tejto samotnej právnej úpravy.

(pozri body 57 – 60, 62, 72)

3.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 61)