ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)
24 de janeiro de 2013 (*)
«Marca comunitária – Processo de declaração de nulidade – Marca nominativa comunitária JACKSON SHOES – Nome comercial nacional anterior JACSON OF SCANDINAVIA AB – Motivo relativo de recusa – Causa de nulidade relativa – Artigo 8.°, n.° 4, e artigo 53.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 207/2009»
No processo T‑474/09,
Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda, com sede em Lisboa (Portugal), representada por A. Rodrigues, advogado,
recorrente,
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por J. Novais Gonçalves, na qualidade de agente,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:
Jacson of Scandinavia AB, com sede em Vollsjö (Suécia),
que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 18 de agosto de 2009 (processo R 1253/2008‑2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Jacson of Scandinavia AB e a Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda,
O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção),
composto por: S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas e K. O’Higgins (relator), juízes,
secretário: E. Coulon,
vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de novembro de 2009,
vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 31 de março de 2010,
atendendo a que as partes não apresentaram um pedido de fixação de audiência no prazo de um mês a contar da notificação do encerramento da fase escrita e tendo, por isso, decidido, com base no relatório do juiz‑relator e em aplicação do artigo 135.°‑A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar a causa sem fase oral do processo,
profere o presente
Acórdão
Antecedentes do litígio
1 Em 17 de fevereiro de 1999, a recorrente, Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo JACKSON SHOES.
3 Os produtos para os quais o registo foi pedido fazem parte da classe 25 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Sapatos para homem, senhora e criança».
4 O pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.° 24/2000, de 27 de março de 2000.
5 Em 20 de setembro de 2000, a marca JACKSON SHOES foi registada como marca comunitária, sob o número 1077858.
6 Em 22 de dezembro de 2006, a interveniente, Jacson of Scandinavia AB, deduziu no IHMI um pedido de declaração de nulidade daquela marca comunitária com fundamento nas disposições conjugadas do artigo 8.°, n.° 4, e do artigo 52.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 [atuais artigo 8.°, n.° 4, e artigo 53.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009]. Em apoio do seu pedido, a interveniente invocou o sinal JACSON OF SCANDINAVIA AB, nome comercial utilizado na Suécia, designadamente, para calçado.
7 O pedido de declaração de nulidade foi deduzido contra a marca comunitária para os produtos visados no n.° 3 supra.
8 Por decisão de 27 de junho de 2008, a Divisão de Anulação do IHMI deu provimento ao pedido de declaração de nulidade considerando que as condições enunciadas, por um lado, pelo artigo 8.°, n.° 4, e pelo artigo 52.°, n.° 1, alínea c), e, por outro, pela legislação sueca estavam preenchidas.
9 Em 1 de setembro de 2008, a recorrente interpôs recurso para o IHMI da decisão da Divisão de Anulação, ao abrigo dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94 (atuais artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009).
10 Por decisão de 18 de agosto de 2009 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Confirmou assim a decisão da Divisão de Anulação, que declarou a nulidade da marca comunitária JACKSON SHOES. Considerou, em especial, que o nome comercial JACSON OF SCANDINAVIA AB, cuja utilização tinha sido demonstrada, não tinha um alcance apenas local, mas nacional, e conferia por isso ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior em todo o território nacional ao abrigo da legislação sueca aplicável. A Câmara de Recurso considerou também que a existência de outras marcas com a palavra «Jackson» não demonstrava a falta de semelhança entre os sinais em conflito. Em seu entender, este elemento não era suficiente para pôr em causa a existência de um risco de confusão entre os referidos sinais. Os outros fundamentos da Divisão de Anulação relativos à existência de um risco de confusão não foram postos em causa pela recorrente.
Pedidos das partes
11 A recorrente conclui pedindo que Tribunal se digne anular a decisão impugnada e, por conseguinte, manter em vigor o registo da marca comunitária pedida.
12 O IHMI conclui pedindo que Tribunal se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
13 Em apoio do seu recurso, a recorrente apresenta um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 4, e do artigo 53.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009.
14 A recorrente alega, no essencial, que não existe risco de confusão entre os sinais em causa.
15 O IHMI contesta os argumentos da recorrente.
16 Nos termos do artigo 53.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009, a marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao IHMI, sempre que exista um direito anterior, referido no n.° 4 do artigo 8.°, deste regulamento, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número. Nos termos do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo o direito do Estado‑Membro aplicável a esse sinal, tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária e em que esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.
17 Resulta da conjugação destas duas disposições que o titular de uma marca não registada cujo alcance não seja apenas local pode obter a anulação de uma marca comunitária mais recente, quando e na medida em que, segundo o direito do Estado‑Membro aplicável, por um lado, tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data do depósito do pedido de marca comunitária e, por outro, esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca mais recente [acórdão do Tribunal Geral de 9 de dezembro de 2010, Tresplain Investments/IHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Colet., p. II‑5659, n.° 90].
18 No caso em apreço, há que constatar que a recorrente não contesta a apreciação da Divisão de Anulação, confirmada pela Câmara de Recurso, de que a interveniente adquiriu direitos sobre o nome comercial JACSON OF SCANDINAVIA AB e os utilizou à escala nacional, pelo que o referido nome comercial goza de proteção na totalidade do território sueco, ao abrigo da legislação sueca aplicável ao nome comercial em vigor no dia do depósito do pedido de marca comunitária. Do mesmo modo, a recorrente não põe em causa o facto de essa mesma legislação conferir à interveniente o direito de proibir a utilização de uma marca posterior na condição de existir risco de confusão, de os sinais serem semelhantes e de as atividades serem idênticas ou semelhantes às protegidas pela marca requerida.
19 Resulta dos seus articulados que a recorrente não põe em causa a apreciação do IHMI de que os produtos visados pelos sinais em conflito são semelhantes. Limita‑se a contestar uma parte da apreciação da Câmara de Recurso relativa à existência de um risco de confusão entre os sinais em conflito. Na realidade, suscita apenas uma série de argumentos destinados a pôr em causa a existência de semelhança entre os referidos sinais.
20 Em primeiro lugar, a recorrente alega que o consumidor médio aprecia os sinais no seu todo e distingue sem dificuldade uma marca de um nome comercial. A presença nos sinais em conflito de apelidos semelhantes e muito correntes, a saber, Jackson et Jacson, não pode acarretar um risco de confusão nem um direito de utilização exclusiva dos mesmos.
21 A este respeito, há que recordar que, segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente. Segundo essa mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a perceção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, e tendo em conta todos os fatores relevantes no caso em apreço, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e dos produtos ou dos serviços designados [v. acórdão do Tribunal Geral de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI − Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Colet., p II‑2821, n.os 30 a 33 e jurisprudência referida].
22 Contrariamente ao que afirma a recorrente, um consumidor que aprecia os sinais globalmente nem sempre está em condições de distinguir uma marca de um nome comercial. Com efeito, como salienta com razão o IHMI, uma marca e um nome comercial que apresentam características semelhantes podem pertencer a uma única e mesma empresa ou a empresas diferentes.
23 A recorrente sublinha que os sinais em conflito têm funções distintas e definidas dado que a marca permite diferenciar os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas, ao passo que o nome comercial serve para distinguir uma empresa entre várias. A este respeito, resulta, na verdade, da jurisprudência que uma denominação social, um nome comercial ou uma firma não têm, em si, por finalidade distinguir produtos ou serviços. Com efeito, uma denominação social destina‑se a identificar uma sociedade, ao passo que um nome comercial ou uma firma se destinam a designar um estabelecimento comercial. Por conseguinte, quando o uso de uma denominação social, de um nome comercial ou de uma firma se limita a identificar uma sociedade ou a designar um estabelecimento comercial, não se pode considerar que esse uso seja feito «para produtos ou serviços». Todavia, verifica‑se um uso «para produtos» quando, como no caso em apreço, um terceiro apõe o sinal que constitui a sua denominação social, nome comercial ou firma nos produtos que comercializa. Além disso, mesmo que não haja aposição, há utilização «para produtos ou serviços», na aceção do artigo 9.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, quando um terceiro utiliza o referido sinal de tal forma que se estabelece uma ligação entre o sinal que constitui a denominação social, o nome comercial ou a firma do terceiro e os produtos comercializados ou os serviços fornecidos pelo terceiro [acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de setembro de 2007, Céline, C‑17/06, Colet., p. I‑7041, n.os 21 e 22, e acórdão do Tribunal Geral de 15 de dezembro de 2010, Epcos/IHMI – Epco Sistemas (EPCOS), T‑132/09, não publicado na Coletânea, n.os 37 e 38].
24 Em qualquer caso, mesmo admitindo que o consumidor possa fazer a distinção entre sinais de natureza diferente, no caso em apreço a marca comunitária JACKSON SHOES e o nome comercial JACSON OF SCANDINAVIA AB, essa circunstância não exclui um risco de confusão, nomeadamente se, como reconhece a recorrente neste caso, existem semelhanças entre os sinais e os produtos em causa.
25 Tendo em conta o exposto, o argumento da recorrente de que o consumidor médio distingue facilmente uma marca como JACKSON SHOES de um nome comercial como JACSON OF SCANDINAVIA AB deve ser rejeitado.
26 Em segundo lugar, a recorrente alega, em apoio de documentos apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral, que o nome Jackson, do qual o nome Jacson é uma variante, é correntemente utilizado não apenas nos Estados Unidos mas também em numerosos Estados‑Membros.
27 A este respeito, cumpre recordar que, segundo jurisprudência constante, o recurso interposto no Tribunal Geral tem por finalidade fiscalizar a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso na aceção do artigo 65.° do Regulamento n.° 207/2009. Ora, factos invocados no Tribunal Geral sem terem sido previamente levados ao conhecimento das instâncias do IHMI só podem afetar a legalidade de tal decisão se o IHMI tivesse de os tomar em consideração oficiosamente. A este repeito, resulta do artigo 76.°, n.° 1, in fine, do Regulamento n.° 207/2009 que, num processo respeitante a motivos relativos de recusa de registo, o exame do IHMI se limitará às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes e que este não está obrigado a tomar em consideração oficiosamente factos que não tenham sido alegados pelas partes. Portanto, esses factos não são suscetíveis de pôr em causa a legalidade de uma decisão da Câmara de Recursos [v. acórdão do Tribunal Geral de 18 de outubro de 2007, Ekabe International/IHMI – Ebro Puleva (OMEGA3), T‑28/05, Colet., p. II‑4307, n.° 35 e jurisprudência referida].
28 Nestas circunstâncias, há que rejeitar os documentos apresentados em anexo à petição com o objetivo de provar que o apelido Jackson e as suas variantes são amplamente utilizados em vários países. Dado que se baseiam nesses documentos, os argumentos da recorrente relativos ao caráter corrente do nome Jackson e das suas variantes não podem ser acolhidos.
29 Em terceiro lugar, a recorrente alega que a sua marca não pode ser declarada nula porque o nome comercial JACSON OF SCANDINAVIA AB já coexistia com várias marcas comunitárias que incluíam o nome Jackson, registadas para a mesma classe e os mesmos produtos.
30 A este respeito, há que recordar que o exame de qualquer pedido de registo deve ter lugar em cada caso concreto. Com efeito, o registo de um sinal como marca depende de critérios específicos, aplicáveis no âmbito das circunstâncias factuais do caso concreto, destinados a verificar se o sinal em causa não é abrangido por um motivo de recusa (acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C‑51/10 P, ainda não publicado na Coletânea, n.° 77). Assim, a existência de outras marcas contendo o elemento «jackson» não pode, por si só, ter incidência no exame do risco de confusão entre os dois sinais em conflito.
31 Por outro lado, ainda que não esteja inteiramente excluído que, em certos casos, a coexistência de marcas anteriores no mercado possa eventualmente reduzir o risco de confusão constatado pelas instâncias do IHMI entre dois sinais em conflito, tal eventualidade só pode ser tida em consideração se, pelo menos, durante o processo relativo aos motivos relativos de recusa no IHMI, o titular da marca comunitária tiver devidamente demonstrado que a referida coexistência assentava na falta de risco de confusão, no espírito do público relevante, entre as marcas anteriores que invoca e o nome comercial da interveniente que serve de fundamento ao pedido de declaração de nulidade e na condição de as marcas anteriores em causa e as marcas em conflito serem idênticas [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 11 de maio de 2005, Grupo Sada/IHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Colet., p. II‑1667, n.° 86, e de 18 de maio de 2011, Glenton España/IHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, não publicado na Coletânea, n.° 57].
32 Ora, há que reconhecer que, no caso em apreço, em primeiro lugar, as marcas anteriores invocadas pela recorrente e os sinais em conflito não são idênticos. Em seguida, a recorrente não demonstrou que as referidas marcas anteriores invocadas coexistissem efetivamente no mercado. Por último, e de qualquer modo, a recorrente não demonstrou que a coexistência dessas marcas assentasse na inexistência de risco de confusão entre os sinais em causa (v., neste sentido, acórdão POLO SANTA MARIA, referido no n.° 31 supra, n.° 58). Além disso, como salienta acertadamente o IHMI, a recorrente não apresentou nenhum elemento suscetível de demonstrar a utilização da sua própria marca ou das marcas anteriores invocadas no território relevante.
33 Nestas circunstâncias, os argumentos da recorrente assentes na coexistência de marcas contendo o nome Jackson não podem ser acolhidos.
34 Em quarto lugar, a recorrente considera que, no âmbito da comparação entre os sinais, há que abstrair dos elementos «jacson» e «scandinavia», que constituem palavras de uso corrente ou de natureza descritiva. A existência de um sinal composto por um elemento de fraco caráter distintivo, como «jacson», não pode obstar à utilização desse elemento ou de um elemento semelhante por terceiros. Assim, os sinais em conflito podem coexistir sem risco de confusão apesar do seu fraco caráter distintivo desde que, globalmente considerados, os referidos sinais se distingam.
35 A este respeito, há que salientar que estas alegações não são suscetíveis de pôr em causa a apreciação da Câmara de Recurso. Com efeito, há que assinalar que a recorrente reconhece a semelhança dos elementos «jackson» e «jacson». Além disso, os articulados da recorrente não incluíam nenhum elemento quanto à incidência da palavra «shoes» e da combinação de palavras «of scandinavia» na semelhança entre os sinais em conflito e no risco de confusão. Da mesma forma, a recorrente não demonstrou em que medida os referidos sinais, no seu todo, se distinguiam um do outro. Nestas condições, mesmo admitindo, como sustenta a recorrente, que os elementos «jackson» e «jacson» têm fraco caráter distintivo, a Câmara de Recurso, atendendo à semelhança entre os referidos elementos e à identidade dos produtos, tinha fundamento para reconhecer a existência de um risco de confusão.
36 Em qualquer caso, abstrair, como sugere a recorrente, dos elementos «jacson» e «scandinavia» do nome comercial da interveniente impediria, no caso em apreço, que a comparação exigida entre os sinais em conflito fosse efetiva e útil. Além disso, tal seria contrário à exigência de proceder a um exame assente na impressão de conjunto deixada pelos sinais em conflito.
37 Tendo em conta a semelhança entre os elementos «jackson» e «jacson», a impressão de conjunto que decorre dos sinais em conflito e a identidade dos produtos visados, a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito ao concluir, no n.° 21 da decisão impugnada, que existia um risco de confusão entre a marca comunitária e o nome comercial da interveniente.
38 Consequentemente, há que julgar improcedente o fundamento único da recorrente e, portanto, negar provimento ao recurso na totalidade.
Quanto às despesas
39 Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas, em conformidade com o pedido do IHMI.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)
decide:
1) É negado provimento ao recurso.
2) A Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda, é condenada nas despesas.
Papasavvas | Vadapalas | O’Higgins |
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de janeiro de 2013.
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