Zaak T‑436/12

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapsbeeldmerk Rock & Rock – Oudere nationale woordmerken MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK en CEILROCK – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 8 juli 2015

1.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

3.      Gemeenschapsmerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk Rock & Rock en woordmerken MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK en CEILROCK

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b), en 53, lid 1, a)]

4.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

5.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

6.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

1.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 16)

2.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 18)

3.      Voor het relevante publiek dat bestaat uit de gemiddelde Duitse consument en het professionele publiek van de bouwsector bestaat geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk tussen het beeldteken Rock & Rock, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor waren van de klassen 2, 19 en 27 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en de woordmerken MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK en CEILROCK, die eerder in Duitsland werden ingeschreven voor waren of diensten van de klassen 6, 17, 19 of 37.

De door de conflicterende tekens aangeduide waren zijn deels soortgelijk en voor het overige in geringe mate soortgelijk, of verschillend. Voorts is het aandachtsniveau van het relevante publiek bijzonder hoog en bestaat er tussen de conflicterende tekens slechts een geringe mate van overeenstemming, die bovendien voortvloeit uit een element dat overwegend beschrijvend en lovend is voor de betrokken waren en lovend is voor de aangeduide diensten. Tot slot beschikken de oudere merken over een gering onderscheidend vermogen, met uitzondering van het merk CEILROCK, dat over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

Gelet op het feit dat het relevante publiek bij de aankoop van de aangeduide waren over een bijzonder hoog aandachtsniveau beschikt, volstaan in het kader van een globale beoordeling van de conflicterende tekens de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens om te beletten dat de gelijkenissen die resulteren uit de aanwezigheid van het gemeenschappelijke element „rock”, ondanks de soortgelijkheid van bepaalde van de aangeduide waren, bij de gemiddelde Duitse consument en het professionele publiek van de bouwsector aanleiding geven tot verwarringsgevaar.

Aangezien het element „rock” overwegend beschrijvend en lovend is voor de door de oudere merken aangeduide waren en diensten, kan dat element niet dienstdoen als gemeenschappelijk element van een merkenfamilie. De erkenning van de merkenfamilie met het seriële element „rock” zou juist leiden tot de monopolisering van het element „rock”, dat overwegend beschrijvend en lovend is voor de door de oudere merken aangeduide waren en diensten. De ruimere bescherming door de erkenning van de aanwezigheid van een merkenfamilie zou in de praktijk inhouden dat geen enkele andere marktdeelnemer een merk met het element „rock” zou kunnen inschrijven en dat marktdeelnemers in voorkomend geval zelfs het verbod zou kunnen worden opgelegd om dat element in hun slogans of reclame te gebruiken. Een dergelijke beperking van de vrije mededinging, die zou voortvloeien uit het voorbehouden van een Engelse basisterm aan één enkele marktdeelnemer, is niet te rechtvaardigen vanuit de zorg om de creatieve of publicitaire inspanningen van de houder van de oudere merken te belonen. Wanneer er geen sprake is van een wegens het gebruik verhoogd onderscheidend vermogen, vloeit de commerciële waarde van dat voorbehoud immers niet voort uit dergelijke inspanningen van de houder, maar uitsluitend uit de in de betrokken taal vooraf bepaalde betekenis van het woord dat verwijst naar de kenmerken van de betrokken waren en diensten.

(cf. punten 19, 24, 81, 83, 86, 96, 97)

4.      Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 26, 27)

5.      Om het onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een merk te beoordelen, moet worden nagegaan in hoeverre dit bestanddeel geschikt is om de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van het betrokken element, voor het beantwoorden van de vraag of het al dan niet beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

(cf. punt 28)

6.      Het associatiegevaar is een bijzonder geval van verwarringsgevaar, dat wordt gekenmerkt door het feit dat de betrokken merken, hoewel zij door het relevante publiek niet rechtstreeks kunnen worden verward, als twee merken van dezelfde houder kunnen worden ervaren. Om rekening te houden met dit criterium moet de vordering tot nietigverklaring gebaseerd zijn op het bestaan van meerdere merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde serie of familie van merken. De factor van de serie of familie van merken is echter slechts relevant wanneer het gemeenschappelijke element onderscheidend vermogen bezit. Is dit element beschrijvend, dan kan het immers geen verwarringsgevaar opleveren.

Men kan zich niet rechtsgeldig op de aan een merkenfamilie geboden ruimere bescherming beroepen wanneer het gemeenschappelijke element van de oudere merken overwegend beschrijvend is voor de aangeduide waren en diensten. Een term die verwijst naar de aard van die waren en diensten kan immers geen onderscheidende gemeenschappelijke basis van een merkenfamilie vormen.

De ter voorkoming van associatiegevaar geboden ruimere bescherming mag zelfs bij een merkenfamilie enkel worden toegekend wanneer het recentere merk kenmerken vertoont waardoor het met de serie in verband kan worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld niet het geval zijn wanneer het gemeenschappelijke element van de oudere seriële merken in het aangevraagde merk met een andere semantische inhoud wordt gebruikt.

(cf. punten 79, 80, 87)