Asunto T‑528/11

Aloe Vera of America, Inc.

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa FOREVER — Marca nacional figurativa anterior 4 EVER — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud entre los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta)
de 16 de enero de 2014

1.      Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación atendiendo a la ratio legis del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 207/2009

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3]

2.      Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3]

3.      Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Aplicación de los criterios al caso concreto

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3]

4.      Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Criterios de apreciación — Exigencia de elementos de prueba concretos y objetivos

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, párr. 2, letra a), y 42, aps. 2 y 3]

5.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

6.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas figurativas FOREVER y 4 EVER

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1.      La ratio legis de la exigencia de que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, sobre la marca comunitaria, para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria, consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista un motivo económico que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado. En cambio, dichas disposiciones no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes.

(véase el apartado 23)

2.      Una marca es objeto de un uso efectivo, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, sobre la marca comunitaria, cuando, en consonancia con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior.

La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.

Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra.

(véanse los apartados 24 a 26)

3.      Para examinar, en un caso concreto, el carácter efectivo del uso de una marca anterior, es preciso llevar a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso. Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados con dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una marcada constancia en el uso en el tiempo de la marca y viceversa.

Ni el volumen de negocios realizado ni la cantidad de las ventas de productos bajo la marca anterior pueden apreciarse en términos absolutos, sino que deben serlo en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de la actividad comercial, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trate. Por todo ello, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo. Por lo tanto, aunque un uso sea mínimo puede ser suficiente para calificarse de efectivo, siempre que se considere justificado, en el sector económico pertinente, para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca. Por consiguiente, no es posible determinar a priori, de modo abstracto, qué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo, por lo que no cabe establecer una norma de minimis que impida a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) o,
en sede de recurso, al Tribunal General apreciar las circunstancias del litigio de que conocen.

(véanse los apartados 27 y 28)

4.      El uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate. Además, en virtud del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento nº 207/2009, y del artículo 42, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento, la prueba del uso efectivo de una marca anterior, nacional o comunitaria, que fundamente la oposición al registro de una marca comunitaria solicitada, incluye también la prueba del empleo de la marca anterior en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada.

(véanse los apartados 29 y 30)

5.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 48, 49 y 80)

6.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 51, 52 y 84)