WYROK SĄDU (trzecia izba)
z dnia 22 listopada 2023 r.(*)
Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie uchylenia decyzji lub wykreślenia wpisu w rejestrze – Wykreślenie wpisu w rejestrze dotkniętego oczywistym błędem popełnionym przez EUIPO – Wpis licencji do rejestru dla graficznych znaków towarowych LAPLANDIA Land of purity i in. – Przesłanki rejestracji licencji – Dowód udzielenia licencji przez zarejestrowanego właściciela – Pojęcie „oczywistego błędu popełnionego przez EUIPO” – Artykuł 27 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 103 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001
W sprawie T‑679/22
Oy Shaman Spirits Ltd, z siedzibą w Tyrnävä (Finlandia), którą reprezentowała R. Almaraz Palmero, adwokat,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentował E. Markakis, w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest
Global Drinks Finland Oy, z siedzibą w Helsinkach (Finlandia), którą reprezentował T. Talvitie, adwokat,
SĄD (trzecia izba),
w składzie: F. Schalin, prezes, G. Steinfatt (sprawozdawczyni) i D. Kukovec, sędziowie,
sekretarz: V. Di Bucci,
uwzględniając pisemny etap postępowania,
uwzględniwszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,
wydaje następujący
Wyrok
1 W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca, Oy Shaman Spirits Ltd, wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 14 września 2022 r. (sprawa R 909/2021‑1) (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”).
Okoliczności powstania sporu
2 W latach 2008–2016 Brandavid Oy uzyskała rejestrację następujących graficznych unijnych znaków towarowych (zwanych dalej „odnośnymi znakami towarowymi”):
– przedstawionego poniżej graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w dniu 15 września 2008 r. pod numerem 6 491 914 dla towarów należących do klas 32 i 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami:
– przedstawionego poniżej graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w dniu 20 października 2009 r. pod numerem 7 087 281 dla towarów należących do klas 32 i 33:
– przedstawionego poniżej graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w dniu 29 lutego 2016 r. pod numerem 14 786 883 dla towarów należących do klas 31, 32 i 33:
3 W dniu 5 stycznia 2017 r. do rejestru wpisano przeniesienie odnośnych znaków towarowych na interwenienta, Global Drinks Finland Oy.
4 We wniosku złożonym w dniu 6 lipca 2020 r., do którego załączono między innymi umowę zawartą między skarżącą a Brandavid Oy (zwaną dalej „umową licencjną”), skarżąca wniosła do EUIPO o wpisanie do rejestru unijnych znaków towarowych na jej rzecz wyłącznej licencji dotyczącej odnośnych znaków towarowych.
5 W dniu 27 lipca 2020 r. departament odpowiedzialny za prowadzenie rejestru EUIPO powiadomił skarżącą i interwenienta o rejestracji licencji, dokonanej na wniosek skarżącej złożony na podstawie art. 111 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
6 Pismami z dnia 12 i 19 października 2020 r. interwenient wyraził sprzeciw wobec rejestracji licencji.
7 W dniu 25 listopada 2020 r. departament odpowiedzialny za prowadzenie rejestru zapowiedział cofnięcie rejestracji licencji, chyba że skarżąca przedstawi dowód, że interwenient zgadza się na rejestrację licencji.
8 W dniu 22 grudnia 2020 r. skarżąca przedstawiła sześć dokumentów mających wykazać, że interwenient zaakceptował umowę licencyjną.
9 Decyzją z dnia 18 marca 2021 r., wydaną na podstawie art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001, departament odpowiedzialny za prowadzenie rejestru wykreślił wpis licencji z rejestru unijnych znaków towarowych.
10 W dniu 14 maja 2021 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji departamentu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru.
11 W dniu 14 września 2022 r. Pierwsza Izba Odwoławcza wydała zaskarżoną decyzję, w której oddaliła odwołanie skarżącej. Uznała ona, że jedynym dowodem przedstawionym wraz z wnioskiem o rejestrację jest umowa licencyjna podpisana przez Brandavid Oy i skarżącą w 2016 r., której interwenient nigdy nie był stroną. W braku jakichkolwiek dowodów pozwalających wykazać istnienie licencji udzielonej lub zatwierdzonej przez interwenienta jako zarejestrowanego właściciela odnośnych znaków towarowych rejestracja licencji, której dokonano w dniu 27 lipca 2020 r., stanowi oczywisty błąd popełniony przez Urząd w rozumieniu art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001, co uzasadnia wykreślenie wpisu. Kwestia, czy interwenient wiedział o wspomnianej umowie licencyjnej w chwili złożenia wniosku o rejestrację, jest bez znaczenia, ponieważ interwenient nie jest osobą trzecią, a argumenty prawne i dowody dotyczące prawa fińskiego nie mogą podważyć ustalenia faktycznego, zgodnie z którym interwenient nie wyraził zgody na tę umowę licencyjną.
Żądania stron
12 Skarżąca wnosi do Sądu o:
– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
– obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.
13 EUIPO wnosi do Sądu o:
– oddalenie skargi;
– obciążenie skarżącej kosztami poniesionymi przez niego w przypadku przeprowadzenia rozprawy.
14 Interwenient wnosi do Sądu o:
– oddalenie skargi;
– obciążenie skarżącej postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.
Co do prawa
15 Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 25–27 rozporządzenia 2017/1001, drugi odnosi się do naruszenia art. 19 i 20 tego rozporządzenia, a trzeci oparty jest na naruszeniu art. 103 wspomnianego rozporządzenia.
W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 25–27 rozporządzenia 2017/1001
16 Skarżąca zarzuca w istocie Izbie Odwoławczej, że ta nie uszanowała umowy licencyjnej, na mocy której uzyskała ona licencję na używanie odnośnych znaków towarowych, zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 oraz prawo do wpisania tej licencji do rejestru zgodnie z art. 26 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia. Precyzuje ona, że umowa licencyjna została podpisana w 2016 r. przez Brandavid Oy, która w owym czasie była właścicielem odnośnych znaków towarowych i wyraźnie przyznała jej umowne prawa do używania owych znaków towarowych i do wpisania jej do rejestru jako wyłącznego licencjobiorcy. W chwili rejestracji przeniesienia praw do tych znaków, a mianowicie w 2017 r., interwenient wiedział o istnieniu tej umowy licencyjnej, w związku z czym wyraził zgodę na udzielenie skarżącej licencji wyłącznej.
17 Ponadto skarżąca uważa, że licencja wyłączna została jej przyznana niezależnie od własności odnośnych znaków towarowych.
18 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżącej.
19 Zgodnie z art. 25 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001 na wniosek jednej ze stron udzielenie lub przeniesienie licencji w zakresie unijnego znaku towarowego wpisuje się do rejestru i publikuje.
20 W myśl art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 art. 20 ust. 5 tego rozporządzenia i przyjęte zgodnie z nim przepisy stosuje się odpowiednio do rejestracji licencji, o której mowa w art. 25 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia.
21 Artykuł 20 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001 przewiduje, że wniosek o rejestrację przeniesienia zawiera określone informacje, a także dokumenty należycie stwierdzające przeniesienie zgodnie z ust. 2 i 3 tego artykułu, przy czym na podstawie wspomnianego ust. 3 „przeniesienie unijnego znaku towarowego wymaga formy pisemnej i podpisu stron umowy, z wyjątkiem przypadku, gdy przeniesienie wynika z orzeczenia; w przeciwnym razie przeniesienie jest nieważne”.
22 Ponadto art. 13 ust. 3 lit. a), c) i d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. określającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.U. 2018, L 104, s. 37), który na podstawie art. 20 ust. 6 lit. b) i art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 stosuje się odpowiednio do licencji, stanowi, że podpis lub zgoda zarejestrowanego właściciela stanowią warunek wstępny ważnego udzielenia licencji.
23 Cofając rejestrację licencji, EUIPO prawidłowo zastosowało art. 25 i 26 rozporządzenia 2017/1001 w związku z przepisami, do których odsyłają przywołane artykuły. Umowa licencyjna nie wskazywała bowiem interwenienta, który był zarejestrowanym właścicielem w chwili złożenia wniosku i rejestracji licencji, ani nie była opatrzona jego podpisem. Poprzedni zarejestrowany właściciel nie był już uprawniony do udzielania zgody wymaganej przez właściwe przepisy.
24 EUIPO słusznie wyjaśnia, że właściwe przepisy wymagają, ze względów pewności prawa, aby zarejestrowany właściciel aktywnie wyraził wolę udzielenia licencji, czego może dokonać poprzez złożenie bezpośrednio w EUIPO wniosku o rejestrację licencji na podstawie art. 26 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 i art. 13 ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia wykonawczego 2018/626 albo poprzez złożenie swojego podpisu na oświadczeniu, umowie lub standardowym formularzu zgodnie z art. 13 ust. 3 lit. c) i d) wspomnianego rozporządzenia wykonawczego.
25 Argumenty przedstawione przez skarżącą nie mogą podważyć zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.
26 Co się tyczy twierdzenia skarżącej, zgodnie z którym w chwili rejestracji przeniesienia praw do odnośnych znaków towarowych interwenient i Brandavid Oy wiedzieli o istnieniu umowy licencyjnej, należy zauważyć, że nawet przy założeniu, iż na podstawie art. 27 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001 można powoływać się na licencję przyznaną przez poprzednika prawnego interwenienta, to jednak nie nakłada to na EUIPO obowiązku zarejestrowania tej licencji. Zgodność z prawem zaskarżonej decyzji zależy bowiem jedynie od wymogów formalnych przewidzianych w mających zastosowanie przepisach. Ponieważ wymogi te nie zostały w niniejszej sprawie spełnione (zob. pkt 23 powyżej), nie można również stwierdzić nieważności zaskarżonej decyzji z tego tylko powodu, że to interwenient zwrócił uwagę EUIPO na brak spełnienia przesłanek rejestracji.
27 Nawet przy założeniu, że licencja może pozostać ważna lub przyznawać prawa na gruncie prawa krajowego znajdującego zastosowanie do umowy licencyjnej po przeniesieniu praw do odnośnego znaku towarowego, ponieważ Brandavit Oy i interwenient dokonali wspomnianego przeniesienia z – jak twierdzi skarżąca – pełną świadomością istnienia licencji, ta sytuacja materialnoprawna nie może mieć wpływu na prawo do dokonania wpisu do rejestru, bazujące na podejściu formalistycznym, ściśle określonym we właściwych przepisach, których brzmienie nie pozostawia żadnej swobody interpretacyjnej. Skarżącej pozostaje możliwość dochodzenia swoich praw wynikających z prawa materialnego przed sądami krajowymi. W tym względzie EUIPO słusznie wskazało, że możliwe jest, iż ewentualne naruszenie wspomnianej umowy licencyjnej i zawartego w niej postanowienia mającego zastosowanie do następców prawnych mogłoby spowodować powstanie odpowiedzialności umownej drugiej umawiającej się strony, jednak ten aspekt umowny nie może mieć wpływu na badanie wniosku o rejestrację.
28 W rezultacie zarzut pierwszy należy oddalić.
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 19 i 20 rozporządzenia 2017/1001
29 Skarżąca wywodzi z art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001, że prawem właściwym dla sporów dotyczących przeniesienia lub licencji związanych z rejestracjami odnośnych znaków towarowych jest fińskie prawo krajowe, ponieważ ona sama, interwenient i Brandavid Oy mają siedzibę w Finlandii.
30 Otóż, jak twierdzi skarżąca, po pierwsze, prawo fińskie nie wymaga formy pisemnej do zawarcia umowy, a po drugie, zgodnie z prawem fińskim nie ma znaczenia, czy interwenient podpisał umowę licencyjną w 2016 r., zważywszy, że interwenient wstąpił w prawa Brandavid Oy w następstwie całkowitego przeniesienia praw do znaku towarowego wpisanych już do rejestru, wiedząc jednocześnie o istnieniu wspomnianej umowy licencyjnej. Nowi właściciele znaków towarowych powinni przestrzegać postanowień umów zawartych przez wcześniejszych właścicieli znaków towarowych z uprawnionymi z licencji na używanie tych znaków towarowych.
31 Co więcej, skarżąca wyraża krytykę wobec zawartej w pkt 21 zaskarżonej decyzji obserwacji Izby Odwoławczej, zgodnie z którą nigdy nie przedstawiła ona wykazu znaków towarowych, których właścicielem była Brandavid Oy i które zostały następnie przeniesione na interwenienta. Twierdzi ona, że ten wykaz znajdował się w załączniku 1 do pisma przedstawiającego podstawy odwołania do Izby Odwoławczej.
32 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżącej.
33 Przede wszystkim należy zauważyć, podobnie jak uczyniło to EUIPO, że art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001, który odsyła do prawa państwa członkowskiego, w którym właściciel unijnego znaku towarowego ma swoją siedzibę, ma zastosowanie wyłącznie „[j]eżeli art. 20–28 nie stanowią inaczej”. Tymczasem wpis licencji dotyczącej unijnego znaku towarowego do rejestru unijnych znaków towarowych jest regulowany przez prawo Unii w sposób autonomiczny w art. 25–28 wspomnianego rozporządzenia i w art. 13 rozporządzenia wykonawczego 2018/626.
34 Wynika z tego, że kwestia, czy prawo fińskie przewiduje wymogi formalne dla umowy licencyjnej lub na jakich warunkach taka umowa wiąże również następcę prawnego właściciela odnośnych znaków towarowych, jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia, czy rejestracja licencji na rzecz skarżącej w rejestrze unijnych znaków towarowych była prawidłowa, czy też nie. Argumenty skarżącej oparte na prawie fińskim nie mogą zatem podważyć zgodności z prawem zaskarżonej decyzji z punktu widzenia przesłanek rejestracji licencji.
35 Ponadto krytyka wysuwana przez skarżącą wobec obserwacji Izby Odwoławczej zawartej w pkt 21 zaskarżonej decyzji jest bezskuteczna, ponieważ – jak słusznie zauważyło EUIPO – została ona poczyniona przez Izbę Odwoławczą na marginesie jej rozważań. Zaskarżona decyzja opiera się bowiem głównie na stwierdzeniu, że skarżąca nie udowodniła udzielenia jej licencji przez zarejestrowanego właściciela. Stwierdzenie to jest niezależne od tego, które znaki towarowe zostały objęte licencją.
36 W rezultacie zarzut drugi należy oddalić.
W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 103 rozporządzenia 2017/1001
37 Skarżąca zarzuca EUIPO przekroczenie przysługujących mu uprawnień. Jej zdaniem EUIPO w żaden sposób nie poprawiło błędu. EUIPO przekroczyło swoje kompetencje, wydając decyzję o cofnięciu rejestracji umowy licencyjnej, która była prawidłowa i zgodna z prawem fińskim. EUIPO, zamiast stosować art. 103 rozporządzenia 2017/1001, powinno było zastosować prawo fińskie, zgodnie z art. 19 tego rozporządzenia.
38 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżącej.
39 Zgodnie z art. 103 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001 „[w] przypadku gdy Urząd dokonał wpisu do rejestru lub podjął decyzję dotkniętą oczywistym błędem popełnionym przez Urząd, wykreśla dany wpis lub uchyla daną decyzję”.
40 Po pierwsze, jak słusznie podnoszą EUIPO oraz interwenient, wykreślony wpis z dnia 27 lipca 2020 r. był dotknięty oczywistym błędem popełnionym przez EUIPO. Błąd ten polegał na tym, że wpis do rejestru został dokonany na podstawie dokumentów, które nie spełniały wymogów określonych w obowiązujących przepisach (zob. pkt 23 powyżej). Umowa licencyjna załączona do wniosku o rejestrację nie zawierała żadnego dowodu na istnienie licencji udzielonej przez zarejestrowanego właściciela odnośnych znaków towarowych. W tym względzie Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła w pkt 15 zaskarżonej decyzji, że skarżąca nie wykazała, iż licencja została udzielona za zgodą właściciela tych znaków towarowych.
41 Po drugie, Izba Odwoławcza nie była zobowiązana do stosowania prawa krajowego, ponieważ procedura wpisu licencji dotyczącej unijnego znaku towarowego do rejestru unijnych znaków towarowych jest regulowana przez prawo Unii w sposób autonomiczny w art. 25–28 rozporządzenia 2017/1001 i w art. 13 rozporządzenia wykonawczego 2018/626 (zob. pkt 33 powyżej).
42 Po trzecie, należy oddalić zarzut skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza przekroczyła swoje uprawnienia, uchylając decyzję, która nie była w sposób oczywisty błędna, lecz została zawarta prawidłowo na mocy prawa fińskiego.
43 Z orzecznictwa wynika bowiem, że do EUIPO nie należy badanie ważności i skutków prawnych przeniesienia prawa do unijnego znaku towarowego na podstawie prawa krajowego. Przy rozpatrywaniu wniosku o rejestrację przeniesienia praw do unijnego znaku towarowego kompetencja EUIPO ogranicza się co do zasady do badania formalnych wymogów określonych w art. 20 rozporządzenia 2017/1001 i w art. 13 rozporządzenia wykonawczego 2018/626, i nie wiąże się z przeprowadzaniem oceny kwestii materialnoprawnych, które mogą pojawić się w kontekście właściwego prawa krajowego [wyrok z dnia 22 września 2021 r., Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, pkt 61]. Ponieważ rejestracja licencji podlega tym samym zasadom co rejestracja przeniesienia prawa, właściwe jest przeniesienie tego orzecznictwa odpowiednio na grunt niniejszej sprawy (zob. pkt 20 powyżej).
44 W rezultacie należy oddalić zarzut trzeci, a tym samym skargę w całości.
W przedmiocie kosztów
45 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
46 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem interwenienta – obciążyć ją poniesionymi przez niego kosztami, w tym niezbędnymi kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą, które zgodnie z art. 190 § 2 regulaminu postępowania uznaje się za koszty podlegające zwrotowi.
47 Natomiast ponieważ EUIPO wniosło o obciążenie skarżącej kosztami postępowania jedynie w przypadku przeprowadzenia rozprawy, należy – wobec nieprzeprowadzenia rozprawy – postanowić, że EUIPO pokryje własne koszty.
Z powyższych względów
SĄD (trzecia izba)
orzeka, co następuje:
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Oy Shaman Spirits Ltd zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Global Drinks Finland Oy, w tym kosztami, które spółka ta poniosła w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.
3) EUIPO pokrywa własne koszty.
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 listopada 2023 r.
Podpisy