TRIBUNALENS DOM (första avdelningen)
den 16 juni 2015 (*)
”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket POLYTETRAFLON – Det äldre gemenskapsordmärket TEFLON – Verkligt bruk av det äldre varumärket föreligger inte – Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 – Slutprodukt som innehåller en beståndsdel – Användning av det äldre varumärket med avseende på tredje mans slutprodukter – Motiveringsskyldighet”
I mål T‑660/11,
Polytetra GmbH, Mönchengladbach (Tyskland), företrätt av advokaten R. Schiffer,
sökande,
mot
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av P. Bullock, i egenskap av ombud,
svarande,
varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var
EI du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware (Förenta staterna), företrätt av advokaten E. Armijo Chávarri,
angående en talan mot det beslut som meddelats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 29 september 2011 (ärende R 2005/2010-1) om ett invändningsförfarande mellan EI du Pont de Nemours and Company och Polytetra GmbH,
meddelar
TRIBUNALEN (första avdelningen)
sammansatt av ordföranden H. Kanninen samt domarna I. Pelikánová och E. Buttigieg (referent),
justitiesekreterare: handläggaren I. Dragan,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 30 december 2011,
med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 12 april 2012,
med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 16 april 2012,
med beaktande av beslutet av den 13 juni 2012 att inte tillåta att en replik inges,
med beaktande av den ändrade sammansättningen av tribunalens avdelningar,
med beaktande av processledningsåtgärderna av den 28 juli 2014,
med beaktande av att ingen av parterna en månad efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen således, på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel 135a i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att höra parterna vid förhandlingen,
efter förhandlingen den 4 november 2014,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1 Sökanden, Polytetra GmbH, ingav den 24 juli 2007 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).
2 Det sökta varumärket utgörs av ordmärket POLYTETRAFLON.
3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 1, 11, 17 och 40 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivningar:
— Klass 1: ”Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade plaster; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; bindemedel för industriell användning.”
— Klass 11: ”Värmeväxlare; värmehällar; rörradiator; apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.”
— Klass 17: ”Varor av plast (halvfabrikat), särskilt krympslangar, valsbeläggningar, korrugerade slangar, lysrörsöverdrag, glasfiberväv, svettband, portmonnäer, transportband av glasfiberväv, frottétyg av glasfiberväv, laminatplattor av glasfiberväv, garn, vävartiklar, bälgar, inledningsmunstycken; tråd (svets-, löd-) av plast; svetstråd och svetsfilm av plast; inklädnader av plast; packningar; fluorplastbeläggningar; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall; gummi, guttaperka, kautschuk, glimmer och produkter av dessa material, ej ingående i andra klasser; halvfabrikat av fluorplast, särskilt av polytetrafluoretylen, speciellt i form av plattor, stänger, rör och folier.”
— Klass 40: ”Behandling av ämnen och material.”
4 Registreringsansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 9/2008 av den 25 februari 2008.
5 EI du Pont de Nemours and Company framställde den 23 maj 2008 – med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009) – en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som anges i punkt 3 ovan.
6 Till stöd för invändningen åberopades det äldre gemenskapsordmärket TEFLON. Varumärket hade registrerats den 7 april 1999 under nr 432120 och registreringen hade förnyats den 19 november 2006 för varor och tjänster i bland annat klasserna 1, 11, 17 och 40, vilka – för var och en av dessa klasser – motsvarar följande beskrivning:
— Klass 1: ”Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning.”
— Klass 11: ”Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.”
— Klass 17: ”Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall.”
— Klass 40: ”Behandling av ämnen och material.”
7 Till stöd för invändningen åberopades registreringshindren i artikel 8.1 b, 8.2 c och 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b, 8.2 c och 8.5 i förordning nr 207/2009).
8 I invändningsförfarandet ingav intervenienten ett flertal handlingar som bevisning för att det äldre varumärket var känt i fråga om vissa av de varor som avsågs med det varumärket.
9 Under invändningsförfarandet begärde sökanden i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009) att bevisning skulle inges till styrkande av att det äldre varumärke som åberopats till stöd för invändningen verkligen använts.
10 Som svar på begäran om bevisning för att det äldre varumärket verkligen använts, hänvisade intervenienten till handlingar avseende varumärkets renommé och ingav annan bevisning till styrkande av att det verkligen använts.
11 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 14 september 2010. Invändningsenheten ansåg att de varor och tjänster som avsågs med de motstående varumärkena var identiska. Den ansåg däremot att likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen var mycket låg i visuellt och fonetiskt hänseende och att kännetecknen var olika i begreppsmässigt hänseende. Invändningsenheten slog därför fast att risk för förväxling inte förelåg mellan de motstående varumärkena. Den bedömde vidare att den bevisning som intervenienten hade förebringat styrkte att det äldre varumärket var känt med avseende på en del av de varor som avsågs med detsamma, men att invändningen inte kunde bifallas med stöd av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, eftersom kännetecknen inte liknade varandra, vilket är ett villkor för att den bestämmelsen ska kunna tillämpas. Eftersom invändningsenheten avslog invändningen, ansåg den att det saknades anledning att pröva bevisningen för verkligt bruk av det äldre varumärket.
12 Den 15 oktober 2010 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
13 I beslut av den 29 september 2011 (nedan kallat det angripna beslutet) biföll första överklagandenämnden överklagandet, upphävde invändningsenhetens beslut och avslog i enlighet med invändningen registreringsansökan för samtliga varor och tjänster. Överklagandenämnden ansåg att intervenienten hade styrkt att det äldre varumärket hade använts för vissa varor i klasserna 1, 11 och 17, bland annat med hänsyn till att många företag inom Europeiska unionen hade använt det avvisande material som intervenienten saluför under varumärket för tillverkning av ett stort antal varor och på grund av att varumärket hade visats på ett framträdande sätt i broschyrer och reklammaterial för varorna. Enligt överklagandenämnden var det däremot inte styrkt att det äldre varumärket hade använts för tjänster i klass 40. I likhet med invändningsenheten fann överklagandenämnden dessutom att det äldre varumärket var synnerligen känt i hela världen, bland annat inom unionen, för ett antal varor för vilka det registrerats. Överklagandenämnden ansåg att de varor och tjänster som avsågs med det sökta varumärket delvis var identiska med och delvis i hög grad liknade de varor som avsågs med det äldre varumärket och med avseende på vilka verkligt bruk hade styrkts. I motsats till invändningsenheten ansåg överklagandenämnden dessutom att de aktuella kännetecknen liknade varandra. Enligt överklagandenämnden förelåg därför risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Vissa visuella och fonetiska skillnader mellan de aktuella kännetecknen uppvägdes av att de aktuella varorna var identiska eller mycket lika varandra. Under dessa omständigheter ansåg överklagandenämnden det inte vara nödvändigt att pröva invändningen i den del den grundats på artikel 8.2 c och 8.5 i förordning nr 207/2009.
Parternas yrkanden
14 Sökanden har yrkat att tribunalen ska
— ogiltigförklara det angripna beslutet,
— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
15 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan,
— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
16 Till stöd för sin talan har sökanden anfört två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, och den andra grunden avser åsidosättande av artiklarna 42.2, 42.3 och 15.1 i samma förordning.
17 Före prövningen av sökandens grunder, kommer tribunalen att ex officio pröva om överklagandenämnden iakttog motiveringsskyldigheten i det angripna beslutet.
Motiveringsskyldigheten
18 Harmoniseringsbyråns beslut ska enligt artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009 vara motiverade. Enligt rättspraxis har denna skyldighet samma innebörd som den som föreskrivs i artikel 296 andra stycket FEUF, och dess syfte är dels att de som berörs därav ska kunna få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels att unionsdomstolen ges möjlighet att pröva beslutets lagenlighet (se dom av den 6 september 2012, Storck/harmoniseringsbyrån, C-96/11 P, EU:C:2012:537, punkt 86, och dom av den 9 juli 2008, Reber/harmoniseringsbyrån – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, REG, EU:T:2008:268, punkt 43 och där angiven rättspraxis).
19 Även om sökanden har bestritt att verkligt bruk i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 har visats med avseende på det äldre varumärket ”såsom det använts på marknaden”, och har uttryckt tvivel på att ”hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer” beträffande vilka intervenienten på sin höjd har styrkt användningen, ska anses tillhöra klass 1, har sökanden inte formellt åberopat någon grund där det görs gällande att motivering saknas eller att den är bristfällig. Avsaknad av motivering eller brister i motiveringen innebär emellertid ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter i den mening som avses i artikel 263 FEUF, och utgör en grund avseende tvingande rätt som unionsdomstolen kan, och till och med ska, pröva ex officio (domar av den 2 december 2009, kommissionen/Irland m.fl., C-89/08 P, REU, EU:C:2009:742, punkt 34, och av den 27 mars 2014, Intesa Sanpaolo/harmoniseringsbyrån – equinet Bank (EQUITER), T-47/12, REU, EU:T:2014:159, punkt 22).
20 Parterna har under förhandlingen hörts beträffande huruvida motiveringen i det angripna beslutet var tillräcklig i fråga om sambandet mellan, å ena sidan, de varor med avseende på vilka överklagandenämnden angett intervenientens bevisning som enligt nämnden styrkte att det äldre varumärket verkligen hade använts och, å andra sidan, de varor som det varumärket registrerats för och som invändningen grundade sig på. Tribunalen kommer att pröva denna grund ex officio. Om det angripna beslutet inte innehåller en tillräcklig motivering i det avseendet, är det nämligen omöjligt för tribunalen att pröva lagenligheten av överklagandenämndens slutsats i punkt 28 i det angripna beslutet beträffande verkligt bruk av det äldre varumärket i fråga om de varor med avseende på vilka verkligt bruk har medgetts (se nedan punkt 26).
21 Harmoniseringsbyrån hördes på denna punkt under förhandlingen och angav att överklagandenämnden i princip var skyldig att kontrollera huruvida de varor och tjänster för vilka varumärket varit i bruk ingick i de varu- och tjänstekategorier som varumärket registerats för, såsom anges i förordning nr 207/2009 och i riktlinjerna för harmoniseringsbyråns handläggning av bevis för verkligt bruk.
22 Harmoniseringsbyrån har medgett att det angripna beslutet inte innehåller någon detaljerad motivering och inte innehåller någon analys av varje kategori för sig av var och en av de varor med avseende på vilka verkligt bruk har medgetts. Även om motiveringen i det angripna beslutet är ganska kortfattad i detta avseende, gjorde överklagandenämnden enligt harmoniseringsbyrån en fördjupad bedömning av hela den bevisning som intervenienten förebringade. Detta framgår av det angripna beslutet.
23 Ett beslut är, för det första, inte tillräckligt motiverat om det anges i beslutet att verkligt bruk har gjorts av ett äldre varumärke i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 samtidigt som det inte anges i vilken utsträckning som bevisningen utgör stöd för den slutsatsen i förhållande till var och en av de varor eller tjänster, eller var och en av de varu- eller tjänstekategorier, med avseende på vilka sådant bruk har fastställts. För det andra är överklagandenämnden enligt nämnda bestämmelse skyldig att upprätta ett samband mellan de varor eller tjänster för vilka överklagandenämnden anser att det visats att det äldre varumärket verkligen använts och samtliga eller en del av de varor eller tjänster som detta varumärke registrerats för, för att göra det möjligt att därefter bedöma huruvida det föreligger risk för förväxling (se, för ett liknande resonemang, domen EQUITER, punkt 19 ovan, EU:T:2014:159, punkt 27).
24 Avsaknad av precision i ett beslut från harmoniseringsbyrån innebär bland annat att det blir omöjligt att kontrollera att överklagandenämnden har tillämpat artikel 42.2 sista meningen i förordning nr 207/2009, i vilken följande anges: ”Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.” Enligt fast rättspraxis följer det nämligen av artikel 42.2 och 42.3 i förordningen att om ett varumärke har registrerats för en kategori av varor eller tjänster som är tillräckligt stor för att flera underkategorier ska kunna urskiljas inom kategorin och dessa underkategorier kan beaktas självständigt, innebär bevis för verkligt bruk av varumärket för en del av dessa varor eller tjänster, i ett invändningsförfarande, att varumärket är skyddat endast avseende den eller de underkategorier som omfattar de varor eller tjänster för vilka varumärket verkligen har använts. Om definitionen av de varor eller tjänster för vilka ett varumärke har registrerats däremot är så exakt och avgränsad att det inte är möjligt att dela upp den berörda kategorin i flera underkategorier ska, med avseende på invändningen, beviset för att varumärket verkligen använts för varorna eller tjänsterna med nödvändighet omfatta hela kategorin (dom av den 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/harmoniseringsbyrån – Aladin (ALADIN), T-126/03, REG, EU:T:2005:288, punkt 45, och dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, REG, EU:T:2007:46, punkt 23).
25 Om bevis för bruk har förebringats endast för en del av varorna eller tjänsterna i en kategori som det äldre varumärket har registrerats för och på grundval av vilken invändningen har gjorts, ska överklagandenämnden således bedöma huruvida denna kategori omfattar självständiga underkategorier som omfattar de varor och tjänster för vilka bruk har visats föreligga, så att det måste anses att bevisningen har förebringats endast med avseende på denna underkategori av varor eller tjänster, eller om några sådana underkategorier tvärtom inte är tänkbara (se, för ett liknande resonemang, dom EQUITER, punkt 19 ovan, EU:T:2014:159, punkt 20 och där angiven rättspraxis).
26 I förevarande mål slog överklagandenämnden fast, i punkt 28 i det angripna beslutet, att verkligt bruk av det äldre varumärket hade styrkts med avseende på ”kemikalier för industriell och vetenskaplig användning; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; bindemedel för industriell användning” i klass 1, ”apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål” i klass 11 och ”plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall” i klass 17, på vilka invändningen grundade sig.
27 För att motivera sin slutsats konstaterade överklagandenämnden i punkterna 22–25 i det angripna beslutet att polytetrafluoretylen som tillverkades av intervenienten användes på grundval av licenser som ytbeläggning i tredje mans slutprodukter. I punkt 26 i det angripna beslutet underkände överklagandenämnden därefter sökandens argument att det inte styrkts att varumärket använts för tredje mans slutprodukter som sådana, eftersom intervenientens ytbeläggning utgjorde en integrerad del av varornas sammansättning eller struktur och eftersom varumärket hade visats på ett framträdande sätt i reklammaterial för dessa varor.
28 I sitt resonemang om bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket angav överklagandenämnden i punkt 22 i det angripna beslutet endast att intervenienten tillhandahöll polytetrafluoretylen i olika former, bland annat som harts, gjuten harts genom sammanpressat granulat, vitt pulver eller spridning av fluorpolymer. Dessa varor förekommer emellertid inte som sådana bland de varor som det äldre varumärket har registrerats för.
29 Hartser förekommer visserligen som ”obearbetade konsthartser” bland de varor i klass 1 som det äldre varumärket registrerats för. Tribunalen erinrar emellertid om att konsthartser i egenskap av halvfabrikat ingår i klass 17, vilket framgår av Niceklassificeringen. Överklagandenämnden angav emellertid inte om de hartser som nämnden hänvisade till i punkt 22 i det angripna beslutet utgjordes av obearbetade varor i klass 1, som avses med det äldre varumärket, eller halvfabrikat i klass 17, och i så fall vilka varor de motsvarade bland de varor i den klassen som det äldre varumärket registrerats för.
30 Även om det antas att överklagandenämnden ansåg att polytetrafluoretylen motsvarade ”obearbetade konsthartser” i klass 1, som det äldre varumärket registrerats för, framgår det inte av det angripna beslutet vilket förhållandet är mellan den varan och andra varor i samma klass, med avseende på vilka överklagandenämnden ansåg att verkligt bruk hade styrkts.
31 Det angripna beslutet gör det inte heller möjligt att slå fast om överklagandenämnden – genom att hänvisa till polytetrafluoretylen i olika former och till ytbeläggningar eller en råvara som ingår i olika varors sammansättning – syftade på samtliga varor eller en del av varorna i klass 1 eller samtliga eller en del av de varor i klass 17 som det äldre varumärket var registrerat för.
32 I fråga om slutsatsen i punkt 26 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden inte på ett tydligt sätt på vilka av de varor för vilka det äldre varumärket registrerats och på vilka invändningen grundade sig, som den slutsatsen skulle tillämpas. I punkterna 24 och 25 i det angripna beslutet hänvisade överklagandenämnden dessutom till tredje mans slutprodukter som innehåller avvisande ämnen från intervenienten, nämligen stötresistenta fästanordningar för lampor och lysrörslampor av glas, ytbehandling för stenläggning i trädgårdar, system för högtemperaturkablar för gasturbiner, impregnerat smörjmedel för cyklar och vax för bilar, rör, träns för tennisracketar, tätningsband för rörmokerifästen, kökssvampar, plastvaror som används i mikrovågsugnar, hushållsapparater och kökskärl. Ingen av dessa varor återfinns emellertid som sådan bland de varor för vilka det äldre varumärket registrerats och på vilka invändningen grundade sig.
33 De uppgifter som intervenienten lade fram under förhandlingen – som svar på en fråga som tribunalen ställt med anledning av frågeställningar som sökanden lyft fram i detta avseende – omfattas dessutom inte av motiveringen i det angripna beslutet. Det kan särskilt inte på grundval av motiveringen i det angripna beslutet slås fast om ”hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer”, för vilka intervenienten som bevis för verkligt bruk anförde den årliga omsättning som sökanden hänvisat till, utgjorde obearbetade varor i klass 1 eller halvfabrikat i klass 17. Det kan inte heller därav slås fast vilka av de varor som det äldre varumärket registrerats för som tillverkades och salufördes direkt av intervenienten under det äldre varumärket och vilka som var tredje mans slutprodukter för vilka verkligt bruk hade styrkts på grund av att tredje man använde varumärket för sina varor i vars sammansättning och struktur intervenientens varor ingick.
34 När det inte finns en tillräcklig motivering som gör det möjligt för tribunalen att pröva huruvida beslutet är lagenligt, ankommer det inte på tribunalen att göra en bedömning på grundval av en motivering som inte framgår av det angripna beslutet. Det ankommer nämligen på harmoniseringsbyrån att pröva registreringsansökan och fatta beslut om denna. Tribunalen ska sedan, i förekommande fall, pröva överklagandenämndens bedömning i beslutet på grundval av överklagandenämndens motivering. Tribunalen ska däremot inte utöva de befogenheter som harmoniseringsbyrån har tillerkänts genom förordning nr 207/2009 i harmoniseringsbyråns ställe (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/harmoniseringsbyrån – Ferrero (FERRÓ), T-35/04, REG, EU:T:2006:82, punkt 22).
35 Tribunalen finner därför att det angripna beslutet inte är tillräckligt motiverat. Det är nämligen inte möjligt att förstå i vilken mån den bevisning som intervenienten åberopade och som överklagandenämnden angav styrkte verkligt bruk av det äldre varumärket med avseende på var och en av de varor som varumärket registrerats för och som invändningen grundade sig på, för vilka verkligt bruk hade styrkts.
36 Att det angripna beslutet inte är tillräckligt motiverat berör emellertid inte i sig det grundläggande konstaterande som görs i punkt 26 i det angripna beslutet, vilket är föremålet för den första delen av den andra grunden. Enligt det konstaterandet var det styrkt att det äldre varumärket hade använts för slutprodukter, eftersom intervenientens ytbeläggning utgjorde en integrerad del av sammansättningen och strukturen hos tredje mans slutprodukter. Sökanden hade därför möjlighet att i den andra grundens första del formulera argument med avseende på den slutsatsen och tillvarata sina rättigheter. Att det angripna beslutet inte är tillräckligt motiverat berör inte heller bedömningen av bevisvärdet av bevisningen avseende användningen av det äldre varumärket för ”hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer”, vilka avses i den andra grundens andra del. Tribunalen har därför möjlighet att pröva beslutets lagenlighet i fråga om dessa argument.
Den andra grunden: Åsidosättande av artiklarna 42.2, 42.3 och 15.1 i förordning nr 207/2009
37 Sökanden har hävdat att överklagandenämnden, vid sin bedömning av verkligt bruk av det äldre varumärket, beaktade bevisning som inte avsåg den relevanta tidsperioden.
38 Sökandens övriga argument kan delas in i två delar.
39 I den andra grundens första del har sökanden gjort gällande att bevisningen avseende den relevanta tidsperioden på sin höjd styrker att det äldre varumärket använts för folie, hartser, appreturer, homopolymerer och sampolymerer som tredje man använder som råvaror, ingredienser eller beståndsdelar i sina slutprodukter och särskilt för varornas yta, men inte för slutprodukterna.
40 I den andra delgrunden har sökanden bestritt att intervenienten förebringat tillräcklig och lämplig bevisning för att styrka verkligt bruk av det äldre varumärket även med avseende på folie, hartser, appreturer, homopolymerer och sampolymerer. Enligt sökanden kan varken odaterad bevisning eller bevisning där det äldre varumärket inte återges ”så, som det används på marknaden”, inte beaktas vid bedömningen av verkligt bruk.
41 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har bestritt sökandens argument.
42 Tribunalen gör följande bedömning. Det framgår av skäl 10 i förordning nr 207/2009 att lagstiftaren ansett det vara berättigat att skydda ett äldre varumärke endast i den utsträckning som det faktiskt används. I artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att den som ansökt om registrering av gemenskapsvarumärke får begära bevis för att det äldre varumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av den ansökan om gemenskapsvarumärke mot vilken invändning görs, verkligen har använts inom det område där det är skyddat (se dom av den 27 september 2007, La Mer Technology/harmoniseringsbyrån – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, punkt 51 och där angiven rättspraxis).
43 Enligt regel 22.3 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i vilken bestämmelserna i artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 preciseras, ska bevis om användning utgöras av information om plats, tid, omfattning och typ av användning av det äldre varumärket (se dom LA MER, punkt 42 ovan, EU:T:2007:299, punkt 52 och där angiven rättspraxis).
44 Begreppet verkligt bruk ska visserligen anses vara motsatsen till en obetydlig och otillräcklig användning som inte kan leda till att varumärket ska anses ha använts på ett reellt och faktiskt sätt på en viss marknad. Kravet på att varumärket verkligen har använts syftar emellertid varken till att uppskatta hur framgångsrikt ett företag är eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller att uteslutande ge varumärkesskydd åt kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (se, för ett liknande resonemang, domar av den 8 juli 2004, Sunrider/harmoniseringsbyrån – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, REG, EU:T:2004:225, punkt 38, och dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, REG, EU:T:2006:65, punkt 32).
45 Det är fråga om verkligt bruk av ett varumärke när detta används i enlighet med dess grundläggande funktion, vilken är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Så är inte fallet vid symbolisk användning som enbart har till syfte att bibehålla varumärkesrätten. Villkoret om verkligt bruk av varumärket förutsätter härvid att märket, såsom det är skyddat inom det relevanta territoriet, används offentligt och utåt (se dom LA MER, punkt 42 ovan, EU:T:2007:299, punkt 54 och där angiven rättspraxis).
46 Vid prövningen i det enskilda fallet av huruvida det aktuella varumärket verkligen har använts, ska det närmare bestämt göras en helhetsbedömning av handlingarna i målet med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i målet. Bedömningen av huruvida det föreligger verkligt bruk av ett varumärke ska baseras på samtliga fakta och omständigheter som kan styrka att varumärket har utnyttjats i näringsverksamhet. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (se dom LA MER, punkt 42 ovan, EU:T:2007:299, punkt 55 och där angiven rättspraxis).
47 Att ett varumärke verkligen har använts kan inte heller visas genom antaganden eller presumtioner, utan det ska finnas konkreta och objektiva omständigheter som visar att varumärket faktiskt och i tillräcklig omfattning har använts på den berörda marknaden (se dom LA MER, punkt 42 ovan, EU:T:2007:299, punkt 59 och där angiven rättspraxis).
48 Enligt regel 22.4 i förordning nr 2868/95 ska bevismaterialet i princip begränsas till inlämnandet av stödjande dokument såsom förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sådana skriftliga utlåtanden som avses i artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009 (dom av den 13 maj 2009, Schuhpark Fascies/harmoniseringsbyrån – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, EU:T:2009:156, punkt 25).
49 Den andra grunden ska prövas mot bakgrund av dessa överväganden.
50 Det framgår av punkterna 6 och 7 i det angripna beslutet och av bedömningen av handlingarna i harmoniseringsbyråns ärende som överlämnats till tribunalen att intervenienten – som svar på begäran om bevisning av verkligt bruk av det äldre varumärket – har hänvisat till handlingar som ingetts för att styrka att det äldre varumärket är känt. Dessa handlingar utgörs av följande:
— Ett utdrag från en webbplats där egenskaperna hos polytetrafluoretylen beskrivs.
— Ett vittnesmål om sökandens verksamhetshistoria, de varor och tjänster som denna erbjuder under märket TEFLON, den årliga omsättningen för avvisande ämnen som sökanden salufört i Europa åren 1998–2000 under det äldre varumärket och de årliga licensavgifterna för användarlicenser i fråga om sökandens ytbeläggning för åren 2003–2006 samt reklamverksamhet och reklamutgifter, bland annat avseende åren 2004–2007.
— Utdrag ur uppslagsböcker på olika språk avseende ordet teflon.
— Opinionsundersökningar och rapporter som utförts under juni, juli och november 2001, samt juli 2006, beträffande konsumenternas kännedom, bland annat inom medlemsstaterna, om varumärket TEFLON, egenskaperna hos de varor som avses med det varumärket och möjliga sätt att använda dessa.
— En förteckning över dotterbolag med verksamhet i hela världen, bland annat inom unionen.
— Riktlinjer för användning av varumärket TEFLON på grundval av licenser, som har rubriken ”TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules” (varumärkeslicens för TEFLON, regler för användning av varumärket), avgöranden från nationella domstolar i medlemsstaterna angående tvister om otillåten användning av varumärket och beslut från harmoniseringsbyrån om invändningar grundade på varumärket TEFLON.
— Uppgifter om hur varumärket TEFLON ska avbildas och produktetiketter där det varumärket återges.
— Reklammaterial och tidskriftsartiklar.
51 Intervenienten förebringade även annan bevisning hos harmoniseringsbyrån för att styrka att verkligt bruk hade gjorts av det äldre varumärket. Denna bevisning bestod av följande:
— Omsättningen i medlemsstaterna under åren 2003–2008 från försäljningen av hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer under varumärket TEFLON och reklamutgifter för dessa varor under samma tid.
— Ett utdrag från intervenientens webbplats, där olika former och egenskaper anges för de varor som säljs under varumärket TEFLON, och möjliga sätt att använda dessa.
— Information om historien om fluorpolymerer, särskilt polytetrafluoretylen, som saluförs under varumärket TEFLON, och möjliga sätt att använda dessa i olika industrisektorer.
— Broschyrer och reklammaterial om varor i vilka ingår ytbeläggningar och beståndsdelar som avses med varumärket TEFLON.
— Information om ”Licenced Applicator Program” (program för auktoriserade försäljningsställen) för varor som avses med varumärket TEFLON och en förteckning över försäljningsställen som auktoriserats av intervenienten med utdrag från deras webbplatser eller broschyrer om användningen av intervenientens varor som avses med varumärket TEFLON i andra varor.
Den relevanta tidsperioden
52 Sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes den 25 februari 2008. Den femårsperiod som avses i artikel 56.2 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 42.2 i samma förordning, sträcker sig, såsom framgår av punkt 21 i det angripna beslutet, från den 25 februari 2003 till och med den 24 februari 2008. Eftersom det äldre varumärket är ett gemenskapsvarumärke, ska bevis för användning förebringas för unionens medlemsstater.
53 Såsom sökanden har gjort gällande, hänför sig ett av de bevis som överklagandenämnden lade till grund för sin bedömning att verkligt bruk av det äldre varumärket hade styrkts inte till den relevanta tidsperioden. Det är fråga om en spansk tidskrift, till vilken hänvisning gjorts i punkterna 22, 24 och 25 i det angripna beslutet. Eftersom tidskriften är från år 2002, kan den inte ensam utgöra bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket under tiden från den 25 februari 2003 till och med den 24 februari 2008.
54 Det kan emellertid konstateras att eftersom en varas kommersiella livslängd generellt sett sträcker sig över en viss period, och eftersom användningens kontinuitet är en sådan omständighet som ska beaktas för att fastställa att användningen objektivt sett var avsedd att skapa eller bibehålla marknadsandelar, saknar bevisning som inte hänför sig till den relevanta tidsperioden inte på något sätt relevans, utan den ska beaktas och bedömas tillsammans med övrig bevisning. Sådan bevisning kan nämligen visa att varumärket verkligen och reellt utnyttjats kommersiellt (se, för ett liknande resonemang, domar av den 13 april 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/harmoniseringsbyrån – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T-345/09, EU:T:2011:173, punkt 32 och där angiven rättspraxis, och dom av den 16 november 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/harmoniseringsbyrån – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, REU, EU:T:2011:675, punkt 65).
55 Härav följer att när överklagandenämnden inte grundade sin bedömning om verkligt bruk av det äldre varumärket på enbart den spanska tidskrift som nämnts ovan i punkt 53, utan beaktade den tillsammans med annan bevisning och därmed drog slutsatsen att det styrkts att varumärket verkligen använts, kan det inte anses att nämnden gjorde något fel såvitt avser den bevisning som beaktades vid bedömningen.
Den andra grundens första del: Användning av det äldre varumärket för andra varor än ”hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer”
56 Sökanden har gjort gällande att bevisningen avseende den relevanta tidsperioden på sin höjd styrker att det äldre varumärket använts för folie, hartser av homopolymerer och sampolymerer samt appreturer, ”förmodligen” i klass 1, vilka tredje man använder som råvaror, ingredienser eller beståndsdelar i sina varor och särskilt för varornas yta, men inte för varorna som sådana. Sökanden har hävdat att det äldre varumärket har anbringats på tredje mans slutprodukter som en uppgift om en beståndsdel i dessa. Detta främjar försäljningen av slutprodukterna genom hänvisningen till kvaliteten hos den råvara som anges med varumärket TEFLON. Dessa varor identifieras och saluförs emellertid i sig alltid under tillverkarens eget märke. Att tredje man använder det äldre varumärket utgör enligt sökanden därför inte någon ”användning för slutprodukten [för nämnde tredje man]”, utan för de varor som intervenienten tillverkar, det vill säga folie, hartser och ytbeläggningar. Sökanden har vidare hävdat att eftersom frågan om eventuell likhet mellan en råvara som använts som ingrediens eller beståndsdel i en vara och varan i sig är diskutabel, så går det inte att – från bevis för att varumärket använts för den eventuellt likadana råvaran som ingår i varan – sluta sig till att varumärket använts för en sådan vara.
57 Enligt sökanden har, i motsats till vad överklagandenämnden slog fast, verkligt bruk av det äldre varumärket därför inte styrkts för varor i klasserna 11 och 17.
58 Harmoniseringsbyrån har anfört att det inte är sällsynt och att det kan anses vara allmänt känt att två varumärken används för en och samma vara, varvid det ena varumärket är tillverkarens och avser varan och det andra märket avser en beståndsdel i varan som kan inverka på konsumentens val och till och med vara avgörande för detsamma. Fenomenet är känt i marknadsföringslitteraturen som ”ingrediensmärkning” eller ett slags sidoform av ”Co-branding”.
59 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en fördjupad prövning av intervenientens bevisning som utvisar att varumärket TEFLON för en ytbeläggning används för olika varor som tillverkas av tredje man som använder den ytbeläggningen i sammansättningen och strukturen. Det ska därför slås fast att verkligt bruk av det äldre varumärket är styrkt med avseende på dessa varor. Med hänsyn till att ”Co-branding” tillämpas i en speciell bransch och att det därför finns ett undersegment av marknaden, som utgörs av varor som konkurrerar med varandra utifrån vilket slags ytbeläggning som används, anser harmoniseringsbyrån att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att det äldre varumärket, som ”bokstavligen” avser ett visst slags ytbeläggning, dessutom har blivit ett av två märken för slutprodukten.
60 Intervenienten har hävdat att det styrkts att det äldre varumärket använts för samtliga varor som avses i punkt 28 i det angripna beslutet. Intervenienten har gjort gällande att eftersom hartser, plaster, bindemedel, kemikalier och ytbeläggningar från intervenienten utgör en integrerad del av sammansättningen och strukturen hos tredje mans slutprodukter som saluförs under det äldre varumärket, kan det även på grundval av den saluföringen göras gällande att detta använts. Intervenienten har anfört att sökanden har blandat samman två olika begrepp i sina argument; detta gäller å ena sidan tillverkningen och å andra sidan saluföringen av varorna. Enligt intervenienten ska det vid bedömningen av om ett varumärke använts slås fast om varan säljs under det aktuella varumärket – oberoende av huruvida varumärkesinnehavaren tillverkar en del av (bland annat hartser och ytbeläggningar) eller hela varan – eller om den säljs under ett eller flera varumärken. Den omständigheten att en vara kan avses med flera varumärken har slagits fast i tribunalens praxis.
61 I fråga om bevis på verkligt bruk av det äldre varumärket, angav överklagandenämnden i punkt 22 i det angripna beslutet att intervenienten tillhandahöll polytetrafluoretylen i olika former. Överklagandenämnden hävdade att intervenienten agerade enligt ett Licenced Applicator Program och att deltagarna i detta valts ut med hänsyn till deras kunskaper, erfarenheter och arbetskvalitet i fråga om att anbringa ytbeläggning av märket TEFLON. I punkterna 24–26 i det angripna beslutet angav överklagandenämnden – med hänvisning till olika bevis som intervenienten förebringat – att många företag i unionen använde intervenientens vara som en beståndsdel eller ytbeläggning på olika varor ”från kökskärl till flyg- och rymdindustri, från bilar till behandling av halvledare, ledningar avsedda för vävnadskommunikation”.
62 Det framgår vidare av punkt 24 i det angripna beslutet (som hänvisar till ”användare som agerar på grundval av licenser”), av de handlingar i harmoniseringsbyråns ärende som överlämnats till tribunalen samt av intervenientens svar på tribunalens skriftliga fråga, att intervenienten utfärdar användarlicenser för varumärket TEFLON till tredje man som använder varan som råvara eller ytbeläggning i sina varor. Licenstagaren får således saluföra sin vara genom att, förutom sitt eget varumärke, anbringa intervenientens varumärke TEFLON. Intervenienten har bekräftat dessa omständigheter under förhandlingen som svar på tribunalens frågor.
63 I och med att överklagandenämnden i punkt 26 i det angripna beslutet anförde att intervenientens ytbeläggningar utgjorde en integrerad del av sammansättningen och strukturen i tredje mans slutprodukter och att det äldre varumärket hade visats i broschyrer och reklammaterial för de varorna, underkände nämnden sökandens argument att ”bevis för användning inte hade förebringats för slutprodukterna”.
64 Överklagandenämnden drog därför slutsatsen att användnigen av det äldre varumärket inom unionen var styrkt i fråga om den relevanta tidsperioden och för de varor som angetts ovan i punkt 26.
65 Ratio legis för kravet att ett varumärke ska ha varit i verkligt bruk för att det ska skyddas genom unionsrätten grundar sig på att harmoniseringsbyråns register inte ska likställas med en strategisk och statisk deponering som ger en inaktiv innehavare ett legalt monopol utan tidsbegränsning. I enlighet med skäl 10 i förordning nr 207/2009 ska registret tvärtom, på ett verklighetstroget sätt, återspegla de tecken som företagen faktiskt använder på marknaden för att särskilja sina varor och tjänster i det ekonomiska livet (dom av den 15 september 2011, centrotherm Clean Solutions/harmoniseringsbyrån – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, REU, EU:T:2011:480, punkt 24).
66 Frågan huruvida bevis för användning av det äldre varumärket för tredje mans slutprodukter i vilka intervenientens beståndsdel ingick tillsammans med andra varumärken för dessa produkter kan utgöra bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket för de slutprodukter för vilka det varumärket registrerats, ska med beaktande av parternas argument bedömas i två led. Tribunalen ska för det första pröva om en beståndsdel och den vara i vilken denna ingår kan anses tillhöra samma produktgrupp, vilket skulle innebära att bevis för användning av det äldre varumärket för tredje mans slutprodukter, i vilka den beståndsdelen ingår, utgör bevis för verkligt bruk av det äldre varumärket för de slutprodukter som det registrerats för. För det andra ska tribunalen beakta varumärkets grundläggande funktion, nämligen att ange det kommersiella ursprunget för den vara som avses med varumärket.
– Huruvida en beståndsdel och den vara i vilken beståndsdelen ingår tillhör samma produktgrupp
67 Enligt rättspraxis ska artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 tolkas så, att den syftar till att undvika att ett varumärke som bara används delvis kommer i åtnjutande av ett utsträckt skydd uteslutande med anledning av att det har registrerats för ett stort antal varor eller tjänster. Under dessa förhållanden omfattar ett sådant varumärke endast varor som inte skiljer sig väsentligt från de varor beträffande vilka innehavaren av det äldre varumärket kunnat styrka verkligt bruk och som tillhör en och samma grupp, vilken inte kan delas upp annat än godtyckligt (se, för ett liknande resonemang, dom ALADIN, punkt 24 ovan, EU:T:2005:288, punkterna 44 och 46).
68 De avvisande ämnen som intervenienten levererar till sina kunder bearbetas antingen av kunderna eller av företag som är legitimerade av intervenienten. Resultatet av detta är varor som är avsedda att säljas till slutkonsumenterna och användas som sådana. Under dessa förhållanden skiljer sig dessa varor – även om det antas att intervenientens avvisande ämnen ingår i tredje mans slutprodukter eller om dessa slutprodukter har en ytbeläggning som är framställd av dessa ämnen – till sin art, syfte och avsedda ändamål väsentligt från avvisande ämnen och tillhör inte samma produktgrupp som de. Denna grupp kan inte delas upp annat än godtyckligt i den mening som avses i den rättspraxis som citerats ovan i punkt 67 (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 3 maj 2012, Conceria Kara/harmoniseringsbyrån – Dima (KARRA), T-270/10, EU:T:2012:212, punkt 53).
69 Härav följer att bevis för användning av det äldre varumärket för tredje mans slutprodukter i vilka en beståndsdel från intervenienten ingår, inte innebär att det är möjligt att dra slutsatsen att det varumärket använts för de slutprodukter för vilka det registrerats. Överklagandenämnden har inte stött sin slutsats i punkt 26 i det angripna beslutet på något som vederlägger det konstaterandet. Överklagandenämnden gjorde därför en oriktig bedömning när den ansåg att verkligt bruk av varumärket TEFLON av denna anledning hade styrkts för slutprodukterna.
– Det äldre varumärkets grundläggande funktion
70 Det framgår av den rättspraxis som tribunalen har erinrat om ovan i punkt 45 att det är fråga om verkligt bruk av ett varumärke endast när detta används för att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats. Att följa överklagandenämndens slutsats i punkt 26 i det angripna beslutet skulle emellertid vara detsamma som att anse att intervenienten och dess kunder är ursprunget till dessa slutprodukter. Intervenienten har emellertid inte gjort gällande att det skulle förhålla sig på det viset med dess affärsrörelse och detta framgår inte heller av handlingarna i målet (se, för ett liknande resonemang, dom KARRA, punkt 68 ovan, EU:T:2012:212, punkt 54).
71 Det framgår däremot av handlingarna i målet att tredje man, såsom sökanden har gjort gällande, använder varumärket TEFLON för att ange att varan innehåller en råvara eller har en ytbeläggning som intervenienten är ursprunget till. De använder inte det varumärket för att det utgör ett ursprungssamband mellan intervenienten och en tredje mans vara eller mellan en tredje man och dennes vara.
72 För det första har intervenienten nämligen, som svar på tribunalens skriftliga fråga, angett att tredje mans användning av varumärket TEFLON omfattas av flera villkor som i huvudsak syftar till att tredje man ska skaffa sig råvaror från intervenienten antingen direkt från denna eller från av denna auktoriserade försäljningsställen, att de låter intervenienten eller ett auktoriserat försäljningsställe godkänna de varor som de tillverkar med de råvarorna och att de undertecknar ett licensavtal för det ovannämnda varumärket. Det framgår vidare av en handling som bifogats svaret och som har rubriken ”Trademark usage guidelines” (riktlinjer för varumärkesanvändning) att licenstagaren ska använda följande skrivning när varan säljs: ”tillverkad och distribuerad av [licenstagaren], ansvarig för tillverkningen av denna vara”.
73 De exempel på hur det äldre varumärket används som intervenienten har gett i riktlinjerna för användningen av varumärket TEFLON på grundval av licenser, och som har rubriken ”TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules”, både exemplen i harmoniseringsbyråns handlingar i ärendet, som överlämnats till tribunalen, och de som ingetts som svar på tribunalens skriftliga fråga, utvisar, för det andra, att intervenienten har för avsikt att med det varumärket identifiera ytbeläggningar, hartser och andra råvaror eller beståndsdelar, och inte att ange det kommersiella ursprunget för utomståendes slutprodukter i vilka dessa ingår. Det anges nämligen som exempel att en användning av det äldre varumärket som intervenienten anser vara korrekt innebär att en av följande anmärkningar ska användas med avseende på tredje mans slutprodukt: ”Valves coated with TEFLON non-stick resin” (ventiler täckta med avstötande TEFLON-harts), ”TEFLON brand resin” (harts av märket TEFLON), ”Wear resistance with TEFLON fluoropolymer” (slitmotstånd med TEFLON fluorpolymer), ”Valves lined with TEFLON industrial coatings” (ventiler fodrade med TEFLON industribeläggning) eller ”I cook with pans that have TEFLON coating” (jag lagar mat med kastruller som har en ytbeläggning av teflon).
74 Det kan dessutom påpekas att harmoniseringsbyrån har medgett att varumärket TEFLON ”bokstavligen” avser ett visst slags ytbeläggning (se ovan punkt 59).
75 Det framgår för det tredje av den bevisning som intervenienten förebringade vid harmoniseringsbyrån att det äldre varumärket används som referens för tredje mans slutprodukter tillsammans med tillverkarens eget varumärke. Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser att det är fråga om ”Co-branding” av slutprodukterna.
76 Det är, såsom framgår av den rättspraxis som intervenienten har åberopat, riktigt att det inte finns någon gemenskapsvarumärkesrättslig regel som säger att invändaren måste styrka att det äldre varumärket använts separat, fristående från varje annat märke (dom av den 8 december 2005, Castellblanch/harmoniseringsbyrån – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, REG, EU:T:2005:438, punkterna 33 och 34, dom av den 21 september 2010, Villa Almè/harmoniseringsbyrån – Marqués de Murrieta (i GAI), T-546/08, EU:T:2010:404, punkt 20, och dom av den 14 december 2011, Völkl/harmoniseringsbyrån – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, REU, EU:T:2011:739, punkt 100).
77 I de mål som angetts ovan i punkt 76 angavs samma kommersiella ursprung med de varumärken som avsåg samma vara. De kunde därför oberoende av varandra uppfylla sin grundläggande funktion i förhållande till varan. Såsom angetts ovan är det äldre varumärket i förevarande mål emellertid anbringat på tredje mans slutprodukter som en uppgift om att dessa innehåller en beståndsdel från intervenienten. Varorna i sig anges emellertid fortfarande med och säljs under tillverkarens eget märke som anger varans kommersiella ursprung.
78 En sådan kommersiell praxis utvisar viljan hos tillverkarna av slutprodukter att ange för konsumenterna att de är ursprunget till bearbetningen av de råvaror som avses med varumärket TEFLON och att göra det möjligt för konsumenterna att identifiera den som i sista hand har framställt varorna (se, för ett liknande resonemang, dom KARRA, punkt 68 ovan, EU:T:2012:212, punkt 55).
79 Det framgår, för det fjärde, av rättspraxis att ändamålet med ett varumärkes grundläggande funktion vid bedömningen av användningen av detsamma, nämligen den att ange varans eller tjänstens kommersiella ursprung, är att den konsument som köper den vara eller den tjänst som kännetecknas av varumärket kan göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit positiv, eller göra ett annat val, om den varit negativ (dom av den 27 februari 2002, REWE-Zentral/harmoniseringsbyrån (LITE), T-79/00, REG, EU:T:2002:42, punkt 26).
80 I förevarande mål gör användningen av varumärket TEFLON för tredje mans slutprodukter det inte möjligt att säkerställa varumärkets grundläggande funktion i den mening som avses i den rättspraxis som tribunalen erinrat om ovan i punkt 79 med avseende på de slutprodukterna. De omständigheter som anförts ovan i punkterna 70–78 gör det nämligen möjligt att dra slutsatsen att konsumenten lätt kan skilja mellan det kommersiella ursprunget för, å ena sidan, det avvisande ämne som avses med varumärket TEFLON och, å andra sidan, den slutprodukt som avses med tillverkarens varumärke. Om konsumentens erfarenhet varit positiv i fråga om ytbeläggningen eller någon annan beståndsdel i tredje mans slutprodukt som anges med varumärket TEFLON, kommer konsumenten att söka efter en motsvarande vara med den beståndsdel som avses med varumärket. Konsumentens val styrs således av varumärket TEFLON på tredje mans slutprodukter mot en vara på grund av en positiv erfarenhet av ytbeläggningen eller vissa karakteristiska funktionella egenskaper som varan har på grund av den råvara som avses med det märket, och inte med avseende på slutprodukten som sådan. Om konsumentens eller slutanvändarens erfarenhet av varan i sig är positiv kommer han eller hon däremot att söka samma vara med ledning av tillverkarens varumärke för den varan.
81 Av vad anförts ovan följer att varumärket TEFLON, som används av tredje man för deras slutprodukter, inte uppfyller den grundläggande funktionen att ange dessa varors ursprung. I motsats till vad överklagandenämnden konstaterade i punkt 26 i det angripna beslutet kan sådan användning av det äldre varumärket därför inte anses utgöra användning för dessa varor i den mening som avses i artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009.
82 Slutsatserna ovan i punkterna 69 och 81 påverkas inte av harmoniseringsbyråns eller intervenientens argument.
83 Tribunalen kan för det första inte godta harmoniseringsbyråns argument som innehåller hänvisningar till specifika egenskaper hos de berörda slutprodukterna och särskilda villkor på marknaden för dessa varor. Enligt det argumentet ska verkligt bruk av varumärket TEFLON för beståndsdelen godtas även med avseende på tredje mans slutprodukter i vilka den beståndsdelen ingår, eftersom de aktuella varorna konkurrerar med varandra med avseende på sina ytbeläggningar eller de råvaror som de består av.
84 Det framgår visserligen av den rättspraxis som angetts ovan i punkt 46 att varornas och marknadens egenskaper, som inverkar på varumärkesinnehavarens kommersiella strategi, ska beaktas vid bedömningen av verkligt bruk av ett varumärke. Även konsumentens val av slutprodukt kan emellertid påverkas av de egenskaper som denna får på grund av en råvara eller en beståndsdel, och det ska beaktas att avsättningsmöjligheter för den varan således kan uppkomma med anledning av en beståndsdel som den innehåller, såsom i förevarande fall den ytbeläggning som avses med det äldre varumärket. Detta innebär inte att det kan anses att ett varumärke som avser den beståndsdelen och dess kommersiella ursprung anger varans kommersiella ursprung.
85 Att det äldre varumärket återges för att identifiera en beståndsdel i varan i reklam, broschyrer och till och med på varan i sig, utgör nämligen, såsom överklagandenämnden angav i punkt 26 i det angripna beslutet, en kommersiell strategi hos tillverkaren av slutprodukten och anger vissa funktionella egenskaper hos den varan, vilka beror på den beståndsdel som anges med varumärket TEFLON.
86 Att varumärket TEFLON används för tredje mans slutprodukter kan också betyda att det uppfyller reklamfunktioner eller kommunikationsfunktioner som syftar till att upplysa eller övertyga konsumenten (se, beträffande ett varumärkes reklam- och kommunikationsfunktioner, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, REG, EU:C:2009:378, punkt 58, och dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C-236/08–C-238/08, REG, EU:C:2010:159, punkterna 75, 77 och 91). Varumärket uppfyller emellertid inte därigenom den grundläggande funktionen att ange slutproduktens ursprung, vilken är den enda relevanta funktionen för bedömningen av verkligt bruk av ett varumärke i den mening som avses i artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009.
87 Det är, såsom intervenienten har anfört, för det andra visserligen riktigt att verkligt bruk av ett varumärke för de varor för vilka det är registrerat inte med nödvändighet förutsätter att den innehavare som åberopar att hans eller hennes varumärke har använts för dessa varor även har tillverkat dem. Det framgår i synnerhet av artikel 15.2 i förordning nr 207/2009 att varumärkesinnehavaren har rätt att åberopa att tredje man har använt märket med dennes medgivande. Tredje man får emellertid endast använda varumärket för varor som han eller hon tillverkar och saluför själv. Det är dessutom inte ovanligt att en varumärkesinnehavare saluför varor under varumärket som innehavaren har låtit tillverka av en annan enhet.
88 Inte någon av dessa omständigheter har emellertid styrkts eller åberopats i fråga om användningen av varumärket TEFLON med avseende på tredje mans slutprodukter. Såsom angetts ovan i punkt 70 och följande punkter, har intervenienten inte förebringat bevisning för att tredje man använder varumärket TEFLON för slutprodukter för att ange att antingen intervenienten eller tredje man är det kommersiella ursprunget till varorna.
89 Vad för det tredje gäller det argument som intervenienten har hämtat ur dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, REG, EU:C:2003:145, punkt 41), som intervenienten har åberopat under förhandlingen, medgav domstolen visserligen i den domen att i fråga om reservdelar som är en integrerad del av varor och säljs under samma varumärke, ska ett verkligt bruk av varumärket för dessa delar anses avse de redan marknadsförda varorna själva och ska anses kunna bevara innehavarens rättigheter för dessa varor. Även om det skulle anses att reservdelsförhållandet är jämförbart med förhållandet för en beståndsdel som utgör en integrerad del av en slutprodukt och i princip inte kan bytas ut under varans livstid, finner tribunalen emellertid att omständigheterna i förevarande mål skiljer sig från omständigheterna i det ovannämnda målet Ansul (EU:C:2003:145). Det framgår nämligen av domen i det målet att de aktuella reservdelarna hade samma kommersiella ursprung som den vara för vilken de skulle användas. I förevarande mål har tredje mans slutprodukter emellertid ett annat kommersiellt ursprung än den beståndsdel som anges med varumärket TEFLON från intervenienten.
90 Risken för att tredje man, som vill registrera ett varumärke för slutprodukter vilket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket, handlar illojalt, samt frågan om det äldre varumärket eventuellt är känt – en risk och fråga som intervenienten har anfört under förhandlingen – är för det fjärde inte relevanta med avseende på bedömningen av verkligt bruk av det äldre varumärket. Slutsatserna ovan i punkterna 69 och 81 innebär i vart fall inte att det äldre varumärket står utan skydd mot en ansökan om registrering av ett identiskt eller liknande varumärke för slutprodukter. Det finns nämligen inte något hinder för att intervenienten i sådant fall gör gällande att det föreligger risk för förväxling med tredje mans varumärke, med hänsyn till att det eventuellt föreligger varuslags- och varumärkeslikhet och, om det kan anses styrkt, att det äldre varumärket ska anses ha högre särskiljningsförmåga än normalt på grund av att det är känt bland allmänheten på marknaden. Det är inte heller uteslutet att risk för förväxling kan åberopas i fråga om en ansökan om registrering av ett varumärke som liknar eller är identiskt med det äldre varumärket för varor som inte är av liknande slag, om intervenienten styrker att det äldre varumärket är känt i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
91 Det angripna beslutet bygger således på en felaktig rättstillämpning, eftersom överklagandenämnden i punkt 26 drog slutsatsen att intervenienten hade styrkt att det äldre varumärket använts för slutprodukter med anledning av att intervenientens ytbeläggningar utgjorde en integrerad del av sammansättningen och strukturen i tredje mans slutprodukter, och att det äldre varumärket hade visats i broschyrer och reklammaterial för de varorna.
Den andra grundens andra del: Användning av det äldre varumärket för ”hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer, förmodligen i klass 1”
92 Sökanden har bestritt att intervenienten har förebringat tillräcklig och relevant bevisning för att styrka verkligt bruk av det äldre varumärket även för ”hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer”, som sökanden anser ”förmodligen” tillhöra klass 1. Enligt sökanden kan odaterad bevisning och bevisning som inte återger det äldre varumärket ”såsom det används på marknaden” inte beaktas vid bedömningen av verkligt bruk.
93 Under förhandlingen har sökanden som svar på en skriftlig fråga från tribunalen preciserat, i samband med detta argument, att det som gjordes gällande var bland annat att intervenienten förebringat bevisning avseende årlig omsättning för sådana varor som ”hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer”, men inte hade kunnat förebringa bevisning där det äldre varumärket återges tillsammans med dessa varor. Den bevisning som återger varumärket TEFLON avsåg enligt sökanden däremot endast tredje mans slutprodukter. I fråga om dessa har intervenienten emellertid inte förebringat någon bevisning som gör det möjligt att uppskatta försäljningsvolymen.
94 Tribunalen erinrar härvid om att det vid prövningen av huruvida verkligt bruk har gjorts av ett varumärke ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga tillgängliga omständigheter. Vid denna bedömning föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 juli 2004, MFE Marienfelde/harmoniseringsbyrån – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, REG, EU:T:2004:223, punkt 36, och domen i det ovan i punkt 44 nämnda målet VITAFRUIT, EU:T:2004:225, punkt 42). Det är således inte fråga om att pröva varje bevis för sig, utan om att bedöma dem tillsammans för att finna den troligaste och mest konsekventa betydelsen. Vid en sådan bedömning kan det inte uteslutas att flera bevis tillsammans kan styrka vissa omständigheter, trots att inget av dessa enskilda bevis taget för sig skulle räcka som bevisning för att uppgifterna är riktiga (dom av den 15 december 2010, Epcos/harmoniseringsbyrån – Epco Sistemas (EPCOS), T-132/09, EU:T:2010:518, punkt 28, och dom av den 29 februari 2012, Certmedica International och Lehning entreprise/harmoniseringsbyrån – Lehning entreprise och Certmedica International (L112), T-77/10 och T-78/10, EU:T:2012:95, punkt 57).
95 I förevarande mål återges det äldre varumärket, såsom sökanden har medgett, bland annat i broschyrer, reklammaterial och utdrag från webbplatser avseende tredje mans slutprodukter. Vissa av dessa handlingar är visserligen odaterade, men de kan ändå beaktas vid helhetsbedömningen tillsammans med annan bevisning avseende den relevanta tidsperioden, för att styrka verkligt bruk av det äldre varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 februari 2011, J & F Participações/harmoniseringsbyrån – Plusfood Wrexham (Friboi), T-324/09, EU:T:2011:47, punkt 33).
96 Tribunalen påpekar först och främst att vissa tidskrifter eller utdrag från webbplatser som överklagandenämnden hänvisat till är daterade och avser den relevanta tidsperioden.
97 Såsom tribunalen slagit fast i samband med den andra grundens första del, har tredje mans använt det äldre varumärket för att hänvisa till intervenientens ytbeläggning eller råvaror. Ytbeläggningarna och råvarorna motsvarar – mot bakgrund av de upplysningar som intervenienten lämnat beträffande möjliga användningsområden för de varor som denna tillverkar och saluför under det äldre varumärket – de varor som intervenienten saluförde under det varumärket under den relevanta tidsperioden. Detta framgår av bland annat ett vittnesmål och av handlingen avseende den årliga omsättningen från försäljningen av ”hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer” inom unionen under åren 2003–2008, vilken sökanden har hänvisat till. Sökanden har inte förebringat någon bevisning för att den årliga omsättning är oriktig som intervenienten har lagt fram och som avser den relevanta tidsperioden. Sökanden har inte heller bestritt att uppgifterna i dessa handlingar är relevanta.
98 Av handlingarna i målet – och närmare bestämt av de två handlingar som angetts ovan i punkt 97, vilkas innehåll sökanden inte har bestritt – framgår slutligen även att intervenienten genomfört en stor reklamkampanj under den relevanta tidsperioden i fråga om de varor som intervenienten saluförde under varumärket TEFLON. Det framgår av rättspraxis att det kan anses att verkligt bruk har gjorts av ett varumärke när det har använts för att vinna kunder, särskilt i samband med reklamkampanjer (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 89 nämnda målet Ansul, EU:C:2003:145, punkt 37). Detta utgör således ytterligare en väsentlig indikation på verkligt bruk av det äldre varumärket under den relevanta tidsperioden för intervenientens avvisande ämnen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2006, Gagliardi/harmoniseringsbyrån – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, EU:T:2006:400, punkt 86).
99 Härav följer att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den – i samband med helhetsbedömningen av bevisningen för verkligt bruk av det äldre varumärket för intervenientens varor – beaktade odaterad bevisning och bevisning som återger det äldre varumärket tillsammans med tredje mans slutprodukter. Talan kan följaktligen inte bifallas på den andra grundens andra del.
100 Av vad ovan anförts följer att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras, eftersom det inte är tillräckligt motiverat med avseende på överklagandenämndens slutsats i punkt 28 i det angripna beslutet, och eftersom överklagandenämnden gjorde en felaktig rättstillämpning i fråga om slutsatsen i punkt 26 i det angripna beslutet. Under dessa förhållanden saknas anledning att pröva sökandens första grund och frågan huruvida de handlingar som sökanden har gett in till tribunalen i den delen kan tillåtas som bevisning.
Rättegångskostnader
101 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta sökandens rättegångskostnader. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas. Eftersom sökanden inte har yrkat att intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, är det tillräckligt att intervenienten förpliktas att bära sina rättegångskostnader.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (första avdelningen)
följande:
1) Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 29 september 2011 (ärende R 2005/2010-1) ogiltigförklaras.
2) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Polytetra GmbH:s rättegångskostnader.
3) EI du Pont de Nemours and Company ska bära sina rättegångskostnader.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 juni 2015.
Underskrifter
Innehållsförteckning
Bakgrund till tvistenII – 2
Parternas yrkandenII – 5
Rättslig bedömningII – 5
MotiveringsskyldighetenII – 6
Den andra grunden: Åsidosättande av artiklarna 42.2, 42.3 och 15.1 i förordning nr 207/2009II – 10
Den relevanta tidsperiodenII – 13
Den andra grundens första del: Användning av det äldre varumärket för andra varor än ”hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer”II – 14
– Huruvida en beståndsdel och den vara i vilken beståndsdelen ingår tillhör samma produktgruppII – 17
– Det äldre varumärkets grundläggande funktionII – 17
Den andra grundens andra del: Användning av det äldre varumärket för ”hartser av homopolymerer och sampolymerer, folier och appreturer, förmodligen i klass 1”II – 22
RättegångskostnaderII – 24