Causa T‑660/11

Polytetra GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo POLYTETRAFLON – Marchio comunitario denominativo anteriore TEFLON – Mancanza di uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Prodotto finale che incorpora un componente – Utilizzo del marchio anteriore per prodotti finali di terzi – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 giugno 2015

1.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase)

2.      Ricorso di annullamento – Motivi d’impugnazione – Violazione delle forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 263 TFUE)

3.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3)

4.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

5.      Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, 10^° considerando, artt. 42, §§ 2 e 3, e 78, § 1, f); regolamento della Commissione n. 2868/95, regola 22, §§ 3 e 4]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 18)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 19)

3.      È viziata da insufficienza di motivazione una decisione che, da un lato, arriva alla conclusione che un marchio anteriore ha formato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario e, dall’altro, non precisa in quale misura gli elementi di prova forniti supportino tale conclusione rispetto a ciascuno dei prodotti o servizi o rispetto a ciascuna categoria di prodotti o servizi per i quali detto uso è stato riconosciuto. La disposizione in parola impone alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di accertare una corrispondenza tra i prodotti o servizi per i quali essa ritiene che sia stato dimostrato un uso effettivo e l’insieme o una parte dei prodotti o servizi per i quali tale marchio è registrato, per rendere possibile l’ulteriore valutazione di un rischio di confusione.

Una mancanza di precisione a tal proposito in una decisione dell’UAMI rende impossibile, segnatamente, il controllo sull’applicazione da parte della commissione di ricorso dell’articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento n. 207/2009. Infatti, dall’articolo 42, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento emerge che, qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

Quindi, nel caso in cui la prova dell’uso venga addotta solo per una parte dei prodotti e dei servizi rientranti in una categoria per la quale il marchio anteriore è registrato e sulla quale l’opposizione si fonda, spetta alla commissione di ricorso dell’UAMI valutare se detta categoria includa delle sottocategorie autonome nelle quali rientrino i prodotti e i servizi per i quali l’uso è dimostrato, così da dover considerare che tale prova è stata addotta unicamente per tale sottocategoria di prodotti o servizi o, invece, se simili sottocategorie non siano ipotizzabili.

(v. punti 23‑25)

4.      In assenza di una sufficiente motivazione che consenta di esaminarne la legittimità, non spetta al Tribunale condurre un’analisi fondata sulla motivazione che non risulta dalla decisione impugnata. Infatti, incombe all’UAMI istruire la domanda di registrazione di un marchio comunitario e prendere una decisione al riguardo. Spetta poi al Tribunale esercitare, eventualmente, un controllo giurisdizionale sulla valutazione effettuata dalla commissione di ricorso nella decisione adottata, in base alla motivazione dedotta da quest’ultima a sostegno della propria conclusione. Non compete invece al Tribunale sostituirsi all’UAMI nell’esercizio delle competenze a quest’ultimo devolute dal regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.

(v. punto 34)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 42‑48, 94)