Sag T-477/04

Aktieselskabet af 21. november 2001

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om TDK som EF-ordmærke – ældre EF-figurmærke TDK – ældre nationale ord- eller figurmærker TDK – relativ registreringshindring – renommé – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94«

Sammendrag af dom

1.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

2.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

3.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)

1.      For at opfylde betingelsen om renommé i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art, skal et ældre nationalt varemærke eller EF-varemærke være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, som er dækket af dette varemærke. Ved undersøgelsen af denne betingelse skal der tages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket.

(jf. præmis 48 og 49)

2.      Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som har et renommé, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af forskellig art, giver bl.a. indehaveren af et ældre renommeret varemærke mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen af varemærker, der utilbørligt kan udnytte det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Denne utilbørlige udnyttelse må antages at omfatte tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé. Jo større det ældre varemærkes særpræg og renommé er i denne henseende, desto lettere vil en krænkelse kunne antages at foreligge.

(jf. præmis 65)

3.      Der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at brugen af ordmærket TDK, der er søgt registreret som EF-varemærke for »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning« i klasse 25 i Nice-arrangementet, vil udnytte det omdømme, som figurmærket TDK, der tidligere er registreret som EF-varemærke, har, samt det omdømme, som ordmærket TDK og ord- og figurmærket TDK, der tidligere er registreret i 12 medlemsstater for varer i klasse 9 i Nice-arrangementet (bl.a. »apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede«), har, utilbørligt i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker. Da de ældre varemærker har en øget grad af særpræg på grund af deres renommé, må det således på grund af varemærkeindehaverens sponsoraktiviteter, navnlig de sportslige, antages, at brugen af det ansøgte varemærke på sportsbeklædning, hvilket ikke ville kunne udelukkes, ville føre til den opfattelse, at sådanne beklædningsgenstande var fabrikeret af den pågældende indehaver eller med licens fra denne.

(jf. præmis 66 og 67)