Asia T-140/08
Ferrero SpA
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki TiMi KiNDERJOGHURT – Aikaisempi sanamerkki KINDER – Suhteellinen hylkäysperuste – Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen – Aikaisempi väitemenettely – Oikeusvoiman puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta sekä 52 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta sekä 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)
Tuomion tiivistelmä
1. Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Mitättömyysvaatimus – Väiteasian lopullisen päätöksen ja mitättömyysvaatimuksen välinen suhde – Oikeusvoima – Soveltamisala
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 4 kohta ja 96 artiklan 2 kohta)
2. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)
3. Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan vastaisesti
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)
1. Oikeusvoiman periaatetta, joka edellyttää, ettei oikeuden päätöksen lopullista luonnetta aseteta kyseenalaiseksi, ei sovelleta väiteasian lopullisen päätöksen ja mitättömyysvaatimuksen välisessä suhteessa, koska yhtäältä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) menettelyt ovat luonteeltaan hallinnollisia eivätkä oikeudenkäyntejä ja koska toisaalta yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 merkityksellisissä säännöksissä, eli 52 artiklan 4 kohdassa ja 96 artiklan 2 kohdassa, ei säädetä tätä koskevasta säännöstä.
Lisäksi lopullisessa väitepäätöksessä tehtyjä toteamuksia ei voida jättää täysin ottamatta huomioon, kun lausutaan samojen osapuolten välisestä mitättömyysmenettelystä, joka koskee samaa asiaa ja perustuu samoihin perusteisiin, kunhan uudet tosiseikat, todisteet tai perusteet eivät vaikuta näihin toteamuksiin tai ratkaiseviin seikkoihin. Tämä kanta on nimittäin vain erityinen ilmaus oikeuskäytännöstä, jonka mukaan SMHV:n aikaisempi päätöskäytäntö on tekijä, joka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa, voidaanko merkki rekisteröidä.
Sitä vastoin mitättömyysmenettelyn yhteydessä SMHV:n toimielimiä eivät sido väitemenettelyssä tehdyn lopullisen päätöksen toteamukset nemo potest venire contra factum proprium -säännön, saavutettujen oikeuksien suojan sekä oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden nojalla. Koska nimittäin yhtäältä väitemenettelyssä tehty päätös ei ole oikeusvoimainen, vaikka se olisi lopullinen, se ei voi luoda saavutettuja oikeuksia eikä perusteltua luottamusta myöhemmän mitättömyysmenettelyn tuloksen osalta. Toisaalta päinvastaisessa tapauksessa yhteisön tavaramerkin, joka on ollut väitemenettelyn kohteena, riitauttamisella samojen osapuolten välillä mitättömyysvaatimuksella, joka koskee samaa asiaa ja perustuu samoihin perusteisiin, ei olisi lainkaan tehokasta vaikutusta, vaikka vaatimus on asetuksen N:o 40/94 nojalla mahdollinen.
(ks. 34–36 kohta)
2. Jotta yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa, jossa säädetään aikaisemman laajalti tunnetun rekisteröidyn tavaramerkin suojan ulottamisesta tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia, asetettu tavaramerkkien samankaltaisuuteen liittyvä edellytys täytettäisiin, ei ole välttämätöntä osoittaa, että kyseisen yleisön mielissä on olemassa sekaannusvaara aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja riitautetun tavaramerkin välillä. On riittävää, että näiden tavaramerkkien välinen samankaltaisuuden aste saa kyseisen yleisön muodostamaan yhteyden niiden välille. Tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon kaikki esillä olevassa asiassa merkitykselliset tekijät. Merkkien vertailun on niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ottaen huomioon erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat tekijät.
(ks. 54 kohta)
3. Kuviomerkkiä TiMi KiNDERJOGHURT, joka on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten, joita ovat ”jogurtit, hedelmäjogurtit, jogurttijuomat, hedelmiä sisältävät jogurttijuomat; pääasiassa jogurtti- tai jogurttituotepohjaiset puolivalmiit ruoat ja valmisruoat; jogurttivaahdot”, ei voida julistaa mitättömäksi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa mainitun suhteellisen hylkäysperusteen perusteella, koska tämä tavaramerkki ja aikaisempi Italiassa mainitun sopimuksen mukaiseen luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki KINDER eivät ole samankaltaisia.
Ensiksi sana ”kinder” liittyy sanaan ”joghurt”, minkä vuoksi sillä ei ole erityistä itsenäistä luonnetta. Yhtäältä nimittäin osilla ”kinder” ja ”joghurt” on yhtäläinen merkitys ulkoasussa, ja lisäksi osan ”kinderjoghurt” tanssahtelevien ja aaltoilevien kirjaisimien tyylitellyt epäsäännönmukaisuudet tekevät siitä harmonisen kokonaisuuden, jossa kahdesta sen muodostavasta osasta on tullut tuskin havaittavia. Nämä erityisyydet osoittavat, että osaa ”kinder” ei ole pelkästään liitetty osaan ”joghurt”. Toisaalta riidanalaisessa tavaramerkissä sana ”kinder” ei siinä käytetyn tyylitellyn kirjasintyypin vuoksi muistuta ulkoasultaan aikaisempaa sanamerkkiä, johon mitättömyys perustuu ja joka on kirjoitettu klassisella kirjasintyypillä.
Toiseksi on todettava, että riidanalaisen tavaramerkin sana ”kinder” on pelkästään osa sanaa ”kinderjoghurt”, jolla on vain toissijainen merkitys sanaan ”timi” nähden.
Kolmanneksi poiketen sen paikasta aikaisemmassa sanamerkissä, johon mitättömyysvaatimus perustuu, sana ”kinder” on riidanalaisessa tavaramerkissä muiden sanojen joukossa, joita ovat yhtäältä sana ”timi” ja toisaalta sana ”joghurt”. Tällainen ero heikentää huomattavasti paitsi lausuntatavan samankaltaisuutta, joka voi olla kyseessä kyseisten kahden merkin välillä niiden yhteisen osan vuoksi, myös mahdollista ulkoasun samankaltaisuutta, joka voi olla kyseessä tämän yhteisen osan vuoksi. Näin ollen sana ”kinder” on merkityksetön osa kyseisen tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.
(ks. 56–58 kohta)