Causa T‑140/08

Ferrero SpA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo TiMi KiNDERJOGHURT — Marchio denominativo anteriore KINDER — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza dei segni — Opposizione anteriore — Assenza di autorità di cosa giudicata — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, nonché art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, nonché art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Domanda di dichiarazione di nullità — Relazione sussistente tra una decisione definitiva in materia di opposizione e una domanda di dichiarazione di nullità — Autorità di cosa giudicata — Portata

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 52, n. 4, e 96, n. 2)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

3.      Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Registrazione in contrasto con l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 5, e 52, n. 1, lett. a)]

1.      Il principio dell’autorità della cosa giudicata, il quale richiede che non sia rimesso in discussione il carattere definitivo di una decisione giudiziaria, non è applicabile nell’ambito della relazione sussistente tra una decisione definitiva in materia di opposizione e una domanda di dichiarazione di nullità, dal momento che, in particolare, da un lato, i procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) hanno natura amministrativa e non giurisdizionale e, dall’altro, le disposizioni pertinenti del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, vale a dire l’art. 52, n. 4, e l’art. 96, n. 2, non prevedono una norma in tal senso.

Inoltre, le constatazioni contenute nella decisione definitiva in materia di opposizione non possono essere del tutto ignorate in sede di statuizione sulla domanda di dichiarazione di nullità che vede contrapposte le stesse parti, relativa allo stesso oggetto e fondata sugli stessi motivi, a condizione che tali constatazioni ovvero i punti decisi non siano inficiati da nuovi elementi di fatto, nuove prove o nuovi motivi. Infatti, tale affermazione è soltanto un’espressione specifica della giurisprudenza secondo la quale la prassi decisionale anteriore dell’Ufficio costituisce un elemento che può essere preso in considerazione per valutare se un segno sia idoneo alla registrazione.

Per contro, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, gli organi dell’Ufficio non sono vincolati dalle constatazioni contenute nella decisione definitiva resa nell’ambito del procedimento di opposizione, in virtù del principio nemo potest venire contra factum proprium, della tutela dei diritti acquisiti, nonché dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Infatti, da un lato, se nessuna autorità di giudicato può attribuirsi alla decisione, anche se definitiva, resa nell’ambito di un procedimento di opposizione, la medesima decisione non può creare diritti acquisiti né un legittimo affidamento per quanto attiene all’esito di un successivo procedimento di dichiarazione di nullità. D’altro lato, in caso contrario, la contestazione della registrazione di un marchio comunitario che sia stata oggetto di una decisione in materia di opposizione mediante una domanda di dichiarazione di nullità che vede contrapposte le stesse parti, relativa allo stesso oggetto e fondata sugli stessi motivi, sarebbe privata di qualsiasi effetto utile, pur essendo possibile ai sensi del regolamento n. 40/94.

(v. punti 34-36)

2.      Per soddisfare la condizione relativa alla somiglianza dei marchi stabilita dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in cui si prevede una tutela del marchio registrato anteriormente che gode di una notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, non è necessario dimostrare l’esistenza, nel pubblico di riferimento, di un rischio di confusione tra il marchio anteriore che gode di notorietà e il marchio contestato. È sufficiente che il grado di somiglianza fra tali marchi abbia l’effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi. L’esistenza di un siffatto nesso deve essere oggetto di valutazione globale, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, il confronto dei segni deve essere fondato sull’impressione globale prodotta dai marchi, tenuto conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

(v. punto 54)

3.      Il marchio figurativo TiMi KiNDERJOGHURT, registrato quale marchio comunitario per «Yogurt, yogurt alla frutta, bevande allo yogurt, bevande allo yogurt contenenti frutta; alimenti pronti e semipronti a base prevalentemente di yogurt o di prodotti allo yogurt; creme allo yogurt», prodotti rientranti nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza, non può essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario a motivo dell’esistenza dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’art. 8, n. 5, di tale regolamento, in quanto detto marchio e il marchio KINDER, già registrato in Italia per prodotti della classe 30 ai sensi di tale Accordo, non sono simili.

In primo luogo, l’elemento «kinder» costituisce un tutt’uno con l’elemento «joghurt», con la conseguenza che essi sono privi di un’esistenza autonoma specifica. Infatti, da un lato, non soltanto gli elementi «kinder» e «joghurt» hanno la stessa importanza dal punto di vista visivo, ma le irregolarità stilizzate del carattere di scrittura danzante e ondulante dell’elemento «kinderjoghurt» producono un’unità armoniosa nella quale i due elementi costitutivi divengono a stento percettibili. Tali particolarità dimostrano che l’elemento «kinder» non è semplicemente unito all’elemento «joghurt». D’altro lato, il carattere di scrittura stilizzato dell’elemento «kinder» utilizzato nel marchio contestato fa sì che quest’ultimo non assomigli dal punto di vista visivo al marchio denominativo anteriore sul quale si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, che è invece rappresentato da un carattere di scrittura di tipo classico.

In secondo luogo, è giocoforza constatare che l’elemento «kinder» nel marchio contestato fa semplicemente parte dell’elemento «kinderjoghurt», il quale riveste un’importanza soltanto secondaria rispetto all’elemento «timi».

In terzo luogo, contrariamente alla sua posizione nel marchio denominativo anteriore sul quale si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, nel marchio contestato l’elemento «kinder» si trova tra due altri elementi, che sono, da un lato, l’elemento «timi» e, dall’altro, l’elemento «joghurt». Una siffatta differenza attenua sostanzialmente non soltanto la somiglianza fonetica che può esistere tra i due segni per via dell’elemento che condividono, ma anche l’eventuale somiglianza visiva dovuta a tale elemento comune. Pertanto, l’elemento «kinder» rappresenta un elemento trascurabile nell’impressione globale prodotta dal marchio in questione.

(v. punti 56-58)