ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer – uitgebreid)
29 juni 2022 (*)
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk La Irlandesa 1943 – Absolute nietigheidsgronden – Nietigverklaring door de grote kamer van beroep van het EUIPO – Voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijzen – Relevante datum voor het onderzoek van een absolute nietigheidsgrond – Merk dat het publiek kan misleiden – Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EU) 2017/1001] – Kwade trouw – Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”
In zaak T‑306/20,
Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, gevestigd te Las Palmas de Gran Canaria (Spanje), Vertegenwoordigd door J. García Domínguez, advocaat,
verzoekende partij,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral, D. Hanf en E. Markakis, als gemachtigden,
verwerende partij,
andere partij in de procedure voor de grote kamer van beroep van het EUIPO:
Ierland,
en
andere partij in de procedure voor de grote kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
Ornua Co-operative Ltd, gevestigd te Dublin (Ierland), vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri en A. Sanz Cerralbo, advocaten,
wijst
HET GERECHT (Zesde kamer – uitgebreid),
samengesteld als volgt: A. Marcoulli, president, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (rapporteur), C. Iliopoulos en R. Norkus, rechters,
griffier: A. Juhász-Tóth, administrateur,
gezien de stukken,
na de terechtzitting op 3 februari 2022,
het navolgende
Arrest
1 Met zijn beroep krachtens artikel 263 VWEU verzoekt verzoekster, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, om vernietiging van de beslissing van de grote kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 2 maart 2020 (zaak R 1499/2016-G) (hierna: „bestreden beslissing”).
Voorgeschiedenis van het geding
2 Op 6 augustus 2013 heeft verzoekster bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].
3 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het volgende beeldteken:
4 Op 3 januari 2014 is het aangevraagde merk ingeschreven voor de volgende waren van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren; melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”.
5 Op 7 januari 2015 hebben Ierland en interveniënte, Ornua Co-operative (voorheen Irish Dairy Board Co-operative Ltd genaamd), een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld voor alle in punt 4 hierboven genoemde waren.
6 In het kader van de vordering tot nietigverklaring werd aangevoerd dat het merk misleidend was in de zin van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 2017/1001] en dat de inschrijving ervan te kwader trouw was aangevraagd in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001].
7 Bij beslissing van 15 juni 2016 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO de vordering tot nietigverklaring in haar geheel afgewezen. Zij was van oordeel dat artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 niet van toepassing was, aangezien het misleidende karakter van het litigieuze merk op de datum van indiening van de aanvraag moest worden vastgesteld. In casu vloeide elke eventuele misleiding voort uit het gebruik van dit merk na de beëindiging van de zakelijke overeenkomst tussen verzoekster en interveniënte, die van 1967 tot 2011 van kracht was. De grond van verval als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001] ziet specifiek op een dergelijke situatie. De nietigheidsafdeling heeft ook het argument ontleend aan artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening verworpen, op grond dat geen enkele conclusie inzake de kwade trouw kon worden getrokken uit het feit dat de inschrijving van het litigieuze merk na de beëindiging van de zakelijke relatie met interveniënte was aangevraagd.
8 Op 12 augustus 2016 hebben Ierland en interveniënte bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
9 Bij beslissing van 6 december 2017 heeft het presidium van de kamers van beroep de zaak verwezen naar de grote kamer van beroep.
10 In de bestreden beslissing heeft de grote kamer van beroep van het EUIPO geoordeeld dat het litigieuze merk op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag op misleidende wijze werd gebruikt. Daarnaast heeft zij vastgesteld dat de inschrijving te kwader trouw was aangevraagd. Bijgevolg heeft zij de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en het litigieuze merk nietig verklaard.
Conclusies van partijen
11 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.
12 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
13 Ierland heeft geen memorie van antwoord ingediend en heeft in deze zaak dus geen conclusie geformuleerd.
In rechte
14 Gelet op de datum waarop de betrokken inschrijvingsaanvraag is ingediend, namelijk 6 augustus 2013, welke datum beslissend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht, gelden voor de feiten van de onderhavige zaak de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009 [zie in die zin arrest van 29 september 2021, Univers Agro/EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T‑592/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:633, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Voorts worden volgens vaste rechtspraak de procedureregels in het algemeen geacht te gelden vanaf de datum waarop zij in werking treden [zie in die zin arrest van 8 september 2021, Qx World/EUIPO – Mandelay (EDUCTOR), T‑84/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:555, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak], zodat de procedurele bepalingen van verordening 2017/1001 op het onderhavige geding van toepassing zijn.
15 Bijgevolg dienen in casu, wat de materiële regels betreft, de verwijzingen van de grote kamer van beroep in de bestreden beslissing en van de partijen in het geding naar artikel 59, lid 1, onder a) en b), en artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 2017/1001, te worden opgevat als verwijzingen naar artikel 52, lid 1, onder a) en b), en artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009, waarvan de bewoordingen identiek zijn.
Voor het eerst voor het Gerecht overgelegde stukken
16 Het EUIPO en interveniënte voeren aan dat de bijlagen A.6 tot en met A.8 bij het verzoekschrift niet-ontvankelijk zijn. Zij stellen dat deze bijlagen documenten bevatten die niet eerder in het kader van de administratieve procedure voor het EUIPO zijn overgelegd en die dus volgens vaste rechtspraak niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.
17 Vastgesteld moet worden dat de bijlagen A.6 tot en met A.8 bij het verzoekschrift, zoals het EUIPO en interveniënte betogen, voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd. De bijlagen A.6 en A.7 bevatten documenten betreffende reclame-uitgaven en bepaalde facturen en gegevens over de jaarlijkse verkoop onder het litigieuze merk. Met deze bijlagen wordt beoogd de omvang van het marktaandeel en de bekendheid van dit merk op de Canarische Eilanden (Spanje), alsmede het door dit merk verkregen onderscheidend vermogen aan te tonen. Bijlage A.8 bestaat in een verklaring onder ede die is afgelegd door een van de vertegenwoordigers van verzoekster op 15 mei 2020, dus na de bestreden beslissing van 2 maart 2020.
18 Deze documenten, die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, kunnen niet in aanmerking worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO in de zin van artikel 72 van verordening 2017/1001, zodat het Gerecht niet tot taak heeft de feiten opnieuw te onderzoeken op basis van stukken die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd. Bovengenoemde documenten dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan behoeft niet te worden onderzocht [zie in die zin arresten van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 18 maart 2016, Karl-May-Verlag/BHIM – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, punt 17].
Ten gronde
Inleidende opmerkingen over de door verzoekster aangevoerde middelen en over de structuur van de bestreden beslissing
19 Verzoekster voert twee middelen aan. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009, waarbij deze bepalingen betrekking hebben op merken die het publiek kunnen misleiden. Het tweede middel betreft schending van artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening, dat ziet op te kwader trouw ingediende merkaanvragen.
20 De redenering van de bestreden beslissing berust op twee pijlers, die overeenkomen met het eerste en het tweede middel.
21 Wanneer de redenering van het dispositief van een beslissing is gebaseerd op meerdere pijlers die elk op zich als grondslag voor dat dispositief zouden volstaan, kan die beslissing in beginsel alleen worden vernietigd indien elk van die pijlers onrechtmatig is. In een dergelijk geval kan een fout of een andere onrechtmatigheid die slechts een van die pijlers aantast, vernietiging van de bestreden beslissing niet rechtvaardigen wanneer die fout geen beslissende invloed zou kunnen hebben gehad op het dispositief van de beslissing van de instelling die de beslissing heeft gegeven [arrest van 20 januari 2021, Jareš Procházková en Jareš/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T‑656/18, niet gepubliceerd, EU:T:2021:17, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie in die zin ook arrest van 29 januari 2020, Vinos de Arganza/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO), T‑239/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:12, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
22 Bijgevolg kan de bestreden beslissing enkel worden vernietigd indien beide pijlers van de redenering van de grote kamer van beroep onrechtmatig zijn.
23 Bovendien moet worden vastgesteld dat de grote kamer van beroep, voordat zij bepaalde of het litigieuze merk misleidend was en of het te kwader trouw was aangevraagd, de intrinsieke kenmerken van het merk heeft onderzocht, die als basis voor de redenering in de bestreden beslissing hebben gediend. Alvorens uitspraak te doen over de twee door verzoekster aangevoerde middelen moet dus eerst worden nagegaan of dit onderzoek juist is verricht.
Intrinsieke kenmerken van het litigieuze merk en de door het merk aangeduide waren
24 De grote kamer van beroep heeft vastgesteld dat het litigieuze merk een beeldteken was, bestaande uit de woorden „la” en „irlandesa” in witte letters op een groen etiket met een gele rand en onder die woorden een eveneens geel motief met de inscriptie „1943” in kleine letters.
25 Uit het feit dat de in het merk opgenomen woorden Spaans waren, heeft de grote kamer voorts afgeleid dat het relevante publiek de gemiddelde Spaanstalige consument was voor wie de betrokken waren, namelijk levensmiddelen van klasse 29, bestemd waren. Volgens deze kamer was het woordelement van het litigieuze merk het dominerende bestanddeel en betekende dit voor die consument duidelijk dat iemand (een vrouw) of iets uit Ierland afkomstig was.
26 De grote kamer van beroep heeft daaraan toegevoegd dat het algemeen bekend was dat de kleur groen wordt gebruikt om Ierland te symboliseren, bijvoorbeeld tijdens internationale festiviteiten zoals St. Patrick’s Day. Zij merkte op dat Ierland bekend was onder de naam „eiland van smaragd”, als verwijzing naar de groene landschappen ervan. Zij oordeelde dat deze kleur de perceptie van het publiek bevestigde dat onder het litigieuze merk verkochte waren uit Ierland afkomstig waren, temeer daar het levensmiddelen betrof die in Ierland konden worden geproduceerd en waarvan sommige, zoals vlees, vis en boter, bekendstonden om hun kwaliteit als zij uit Ierland afkomstig waren.
27 Geen enkel element kan afbreuk doen aan de analyse van de grote kamer van beroep inzake de intrinsieke kenmerken van het litigieuze merk en de betekenis van het merk voor het relevante publiek.
28 Door zijn relatieve grootte en centrale positie domineert het woordelement in het litigieuze merk, met name in vergelijking met de inscriptie „1943”, die in kleine letters is aangebracht. Ook domineert het woordelement in vergelijking met het gele motief dat er direct onder staat. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat wanneer een merk uit woord- én beeldelementen bestaat, zoals in casu het geval is, de eerstgenoemde bestanddelen in beginsel meer onderscheidend zijn dan de tweede, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waar zal verwijzen door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van het beeldelement ervan [zie arresten van 7 mei 2015, Cosmowell/BHIM – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 5 mei 2021, Grangé en Van Strydonck/EUIPO – Nema (âme), T‑442/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:237, punt 38].
29 Verzoekster heeft in haar verzoekschrift voor het Gerecht erkend dat zij het eens was met de partijen die nietigverklaring vorderen, althans wat betreft de volgende betekenissen van het woordelement „la irlandesa” van het litigieuze merk: „uit Ierland, uit het land Ierland afkomstige persoon” of „Ierse vrouw”, waarbij het vrouwelijke bepaalde lidwoord „la” is toegevoegd aan deze woorden. Zij wijst erop dat zowel de Diccionario de la lengua española (woordenboek van de Spaanse taal) van de Koninklijke Spaanse Academie als de Collins English Dictionary (woordenboek van de Engelse taal) deze betekenissen bevat, die volgens haar in de onderhavige zaak relevant zijn.
30 Derhalve moet worden vastgesteld dat het dominerende woordelement van het litigieuze merk in het Spaans een dergelijke betekenis heeft, hetgeen de opvatting van de grote kamer van beroep onderschrijft dat dit element voor de gemiddelde Spaanstalige consument duidelijk wijst op een Ierse herkomst.
31 Met betrekking tot de groene kleur in het litigieuze merk zij eraan herinnerd dat algemeen bekende feiten worden gedefinieerd als feiten die voor eenieder kenbaar zijn of die kenbaar zijn via algemeen toegankelijke bronnen [zie arresten van 13 december 2018, Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR), T‑830/16, EU:T:2018:941, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 10 juni 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Weergave van een ruitmotief), T‑105/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:258, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
32 De grote kamer van beroep heeft terecht vastgesteld dat het algemeen bekend was dat de kleur groen wordt gebruikt om Ierland te symboliseren. Zij heeft op overtuigende wijze uitgelegd dat die kleur deze rol speelde bij de viering van het Ierse feest St. Patrick’s Day en dat Ierland bekend was onder de naam „eiland van smaragd”, als verwijzing naar de groene landschappen.
33 Dat de kleur groen Ierland symboliseert, is wellicht niet noodzakelijkerwijs voor eenieder kenbaar, maar is wel kenbaar via algemeen toegankelijke bronnen.
34 In dit verband verwijst verzoekster in het verzoekschrift naar een argument dat zij voor de nietigheidsafdeling heeft aangevoerd, namelijk dat de kleur groen slechts een onderdeel was van de „zinspeling door het [litigieuze] teken op frisheid (groene weiden) en de zon (geel)”. Dit argument kan evenwel niet slagen omdat, zelfs al zou de groene kleur een dergelijke rol spelen, dit niet afdoet aan het door de grote kamer van beroep vastgestelde algemeen bekende feit dat deze kleur Ierland symboliseert. Voor het overige heeft verzoekster voor het Gerecht geen enkel bewijs aangedragen om de juistheid van dit algemeen bekende feit te betwisten.
35 Zonder uitspraak te hoeven doen over de kwestie van de algemene kwaliteit van uit Ierland afkomstige waren, moet bovendien worden opgemerkt dat verzoekster evenmin heeft betwist dat dit land vlees, vis en melkproducten produceert, welke drie soorten waren door het litigieuze merk worden aangeduid.
36 Gelet op het dominerende woordelement „la irlandesa” en de betekenis ervan voor het relevante publiek, die wordt bevestigd door de groene kleur eromheen, heeft de grote kamer van beroep bijgevolg terecht geoordeeld dat de Spaanstalige consument, wanneer het litigieuze merk was aangebracht op de waren waarop het betrekking had, zonder enige andere aanduiding, op het eerste gezicht en zonder verder nadenken een direct verband zou leggen tussen de betekenis van dat woordelement en een eigenschap van die waren, namelijk de plaats van herkomst ervan, en dat hij bij het zien van het merk op die waren dus zou denken dat deze uit Ierland afkomstig waren.
Eerste middel: schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009
37 Het eerste middel bestaat uit drie onderdelen. In het kader van het eerste onderdeel verwijt verzoekster de grote kamer van beroep dat zij op een nietigheidsprocedure de op de gronden van verval toepasselijke voorwaarden heeft toegepast. Vervolgens betoogt zij met het tweede onderdeel dat in de bestreden beslissing artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 onjuist is toegepast. Ten slotte stelt zij in het kader van het derde onderdeel van het eerste middel dat de grote kamer van beroep rekening had moeten houden met het door het litigieuze merk verkregen onderscheidend vermogen.
38 Eerst moet het derde onderdeel van het eerste middel worden onderzocht, en vervolgens dienen het eerste en het tweede onderdeel ervan gezamenlijk te worden beoordeeld.
– Derde onderdeel van het eerste middel, ontleend aan het feit dat de grote kamer van beroep rekening had moeten houden met het door het litigieuze merk verkregen onderscheidend vermogen
39 Verzoekster verwijt de grote kamer van beroep dat zij geen rekening heeft gehouden met bepaalde elementen die erop wijzen dat het litigieuze merk in de loop van de tijd onderscheidend vermogen had verkregen. In dit verband beroept zij zich op de periode van ononderbroken gebruik van het merk sinds 1967, op het feit dat zij als enige dit merk in Spanje heeft gebruikt en op het aanzienlijke marktaandeel dat zij sinds geruime tijd op de Canarische Eilanden heeft voor onder dit merk verkochte boter.
40 Het EUIPO en interveniënte betwisten deze argumenten van verzoekster.
41 Vastgesteld moet worden dat, zoals het EUIPO terecht opmerkt, de bepalingen van verordening nr. 207/2009 betreffende het onderscheidend vermogen dat een merk door het gebruik ervan heeft verkregen, als uitzondering op bepaalde absolute weigerings- of nietigheidsgronden, niet van toepassing zijn op merken die als misleidend worden beschouwd. Noch artikel 7, lid 3, noch artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 7, lid 3, en artikel 59, lid 2, van verordening 2017/1001) verwijzen immers naar artikel 7, lid 1, onder g), van deze verordening. Deze twee bepalingen verwijzen enkel naar de gronden van artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), van die verordening [thans artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), van verordening 2017/1001].
42 Het derde onderdeel van het eerste middel kan dan ook niet slagen.
– Eerste onderdeel van het eerste middel, ontleend aan het feit dat de grote kamer van beroep de op de gronden van verval toepasselijke voorwaarden niet had mogen toepassen op een nietigheidsprocedure, en tweede onderdeel van het eerste middel, ontleend aan onjuiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009
43 In het kader van het eerste onderdeel van het eerste middel merkt verzoekster op dat de Uniewetgeving inzake merken onderscheid maakt tussen nietigheidsgronden en gronden van verval. In casu heeft de grote kamer van beroep ten onrechte de regels betreffende verval toegepast op een nietigheidsprocedure, hetgeen tot rechtsonzekerheid leidt.
44 Verzoekster merkt op dat een nietigheidsprocedure een onderzoek van de situatie op de datum van indiening van de merkaanvraag vereist, waarbij dit onderzoek met name betrekking heeft op de aard van het merk, de bestanddelen ervan en waren waarop het betrekking had, terwijl bij een procedure tot vervallenverklaring het gebruik van het merk door de houder na de inschrijving van het merk wordt onderzocht. De grote kamer van beroep heeft zich voor de nietigheid van het litigieuze merk ten onrechte gebaseerd op het gebruik van het merk na de inschrijving ervan, in plaats van de situatie op de datum van indiening van de aanvraag in aanmerking te nemen.
45 Volgens verzoekster heeft de nietigheidsafdeling terecht overwogen dat de partijen die nietigverklaring hadden gevorderd, hadden getracht het misleidende karakter van het litigieuze merk aan te tonen op basis van handelingen van na de indiening van de aanvraag bij het EUIPO, dat die handelingen relevant hadden kunnen zijn in een procedure tot vervallenverklaring maar niet in een nietigheidsprocedure en dat er op de relevante datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag geen sprake was van kennelijke tegenstrijdigheid tussen het litigieuze merk en de waren waarop het betrekking had, zodat er van enig misleidend karakter geen sprake was.
46 Verzoekster wijst erop dat moet worden verondersteld dat het litigieuze merk eerlijk is gebruikt, behoudens bewijs van het tegendeel, welk bewijs verband moet houden met de datum van indiening van de merkaanvraag en niet enkel met het latere gebruik ervan door de houder.
47 In antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel van verzoekster betoogt het EUIPO dat de grote kamer van beroep bij het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring overeenkomstig het toepasselijke recht is uitgegaan van de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk. Volgens het EUIPO is dit merk intrinsiek misleidend, gelet op met name de kleuren en de beeldelementen van het merk en het feit dat Ierland bekendstaat om de landbouwproducten die door het litigieuze merk worden aangeduid. Doordat in de opgave van die waren niet uitdrukkelijk alleen uit Ierland afkomstige waren zijn opgenomen, wordt het relevante publiek misleid door het litigieuze merk wat de plaats van herkomst ervan betreft. De bewijzen die dateren van na de indiening van de merkaanvraag, zoals de catalogus van 2014, bevestigen enkel het door de grote kamer van beroep verrichte onderzoek waarbij zij – zoals het hoort –is uitgegaan van de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.
48 Wat betreft het eerste onderdeel van het eerste middel sluiten de argumenten van interveniënte in wezen aan bij die van het EUIPO.
49 In het kader van het tweede onderdeel van het eerste middel wijst verzoekster erop dat de band van het litigieuze merk met Ierland op zich niet volstaat om de consument te misleiden over de aard van de waren of de plaats van herkomst ervan, omdat het teken als suggestief wordt opgevat, met name doordat het getallen en beeldelementen bevat. Het teken wordt dus opgevat als merk en niet als aanduiding van de plaats van herkomst.
50 Bovendien komt verzoekster op tegen de bestreden beslissing voor zover deze is gebaseerd op eerdere beslissingen van de Oficina Española de Patentes y Marcas (Spaans octrooi- en merkenbureau) waarbij door verzoekster ingediende aanvragen voor overeenstemmende merken met het element „la irlandesa” werden afgewezen, alsmede op een beslissing van de nietigheidsafdeling van het EUIPO waarbij een dergelijk merk nietig werd verklaard. Volgens verzoekster hebben die beslissingen betrekking op merken die verschillend zijn en die specifiek boter aanduiden, en in sommige gevallen ook melkproducten, terwijl het in de onderhavige zaak aan de orde zijnde merk alle waren van klasse 29 aanduidt.
51 In antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel is het EUIPO van mening dat verzoeksters argument dat het litigieuze merk suggestief is, niet overtuigend is. Wat betreft de eerdere beslissingen die in de bestreden beslissing worden aangehaald, repliceert het EUIPO dat deze beslissingen relevant waren wat betreft de perceptie van het relevante publiek en dat de grote kamer van beroep naar deze beslissingen mocht verwijzen om haar eigen oordeel te bevestigen.
52 Interveniënte is het in grote lijnen eens met de argumenten van het EUIPO inzake het tweede onderdeel van het eerste middel.
53 In herinnering zij gebracht dat een ingeschreven merk volgens artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 nietig wordt verklaard wanneer het het publiek kan misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten.
54 Volgens vaste rechtspraak is de enige voor het onderzoek van een vordering tot nietigverklaring relevante datum, de datum van indiening van de litigieuze merkaanvraag (beschikkingen van 24 september 2009, Bateaux mouches/BHIM, C‑78/09 P, niet gepubliceerd, EU:C:2009:584, punt 18, en 23 april 2010, BHIM/Frosch Touristik, C‑332/09 P, niet gepubliceerd, EU:C:2010:225, punt 41). In de rechtspraak wordt evenwel erkend dat elementen die dateren van na deze datum, in aanmerking mogen worden genomen op voorwaarde dat zij de situatie op de datum van indiening van de merkaanvraag betreffen [arrest van 3 juni 2009, Frosch Touristik/BHIM – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T‑189/07, EU:T:2009:172, punten 19 en 28].
55 De gevallen waarop artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 betrekking heeft, veronderstellen dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld [zie arrest van 26 oktober 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T‑844/16, EU:T:2017:759, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
56 De beoordeling van de grond als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 kan enkel zien op, ten eerste, de betrokken waren of diensten en, ten tweede, de perceptie van het merk door het relevante publiek [zie arrest van 22 maart 2018, Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK), T‑60/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:164, punt 63 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
57 Bovendien vereist artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 een voldoende specifieke omschrijving van de mogelijke kenmerken van de waren en diensten die door het merk worden aangeduid. Pas als de beoogde consument ertoe wordt gebracht te geloven dat de waren en diensten bepaalde kenmerken bezitten die zij in werkelijkheid niet bezitten, wordt hij door het merk misleid [zie arrest van 29 november 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T‑683/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:860, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
58 Krachtens artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 7, lid 2, van verordening 2017/1001) is artikel 7, lid 1, van deze verordening ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Unie bestaan.
59 In casu heeft de grote kamer van beroep eerst de intrinsieke kenmerken van het litigieuze merk onderzocht om de betekenis van dit merk voor het relevante publiek vast te stellen, rekening houdend met de in de merkaanvraag opgegeven waren. Zij heeft geoordeeld dat de Spaanstalige consument bij het zien van het litigieuze merk op de betrokken waren zou geloven dat die waren uit Ierland afkomstig waren.
60 De grote kamer van beroep heeft uit dit onderzoek van het litigieuze merk afgeleid dat dit merk „reeds op het moment van indiening van de aanvraag” misleidend was voor het relevante publiek. Ter „bevestiging” hiervan heeft zij de bewijzen in aanmerking genomen die waren overgelegd door de partijen die nietigverklaring vorderen, met name een beslissing van de nietigheidsafdeling van het EUIPO van 25 september 2002 waarbij een met het litigieuze merk overeenstemmend merk dat het element „la irlandesa” bevatte, nietig was verklaard. Tot de bewijzen behoorden ook de volgende stukken, die dateren van na de datum van indiening van de merkaanvraag:
– verzoeksters onlinecatalogus van 2014;
– foto’s van levensmiddelen waarop het litigieuze merk is aangebracht en die in 2016 zijn geproduceerd en in hetzelfde jaar in Spanje zijn gekocht.
61 Volgens de grote kamer van beroep bleek uit deze bewijzen, in het bijzonder de informatie op de productverpakkingen en de etiketten, in zeer kleine letters of in de vorm van landcodes of cijfers betreffende de gezondheid, dat deze waren in andere landen dan Ierland waren geproduceerd. Verzoekster erkende overigens in haar opmerkingen voor de grote kamer van beroep dat het litigieuze merk „zich niet [beperkte] tot enkel uit Ierland afkomstige waren”.
62 De grote kamer van beroep heeft zich tevens beroepen op Spaanse rechterlijke beslissingen en een beslissing van het Spaanse octrooi- en merkenbureau, die alle dateren van vóór de datum van indiening van de litigieuze merkaanvraag, om het misleidende karakter van dit merk te „bevestigen”.
63 Opgemerkt moet worden dat de artikelen 52 tot en met 54 van verordening nr. 207/2009 (waarbij de artikelen 53 en 54 thans de artikelen 60 en 61 van verordening 2017/1001 zijn) de gronden voor nietigverklaring van een Uniemerk regelen, terwijl een afzonderlijke bepaling, namelijk artikel 51 van die verordening, betrekking heeft op de gronden van verval.
64 Voorts zij erop gewezen dat het misleidende karakter van een merk een absolute nietigheidsgrond vormt krachtens artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 en bovendien een grond van verval krachtens artikel 51, lid 1, onder c), van deze verordening.
65 Artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 bepaalt uitdrukkelijk dat het misleidende karakter van een ingeschreven merk, op grond waarvan de rechten van de houder ervan vervallen kunnen worden verklaard, voortvloeit uit het gebruik dat ervan wordt gemaakt, terwijl artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder g), van deze verordening, op grond waarvan een merk nietig wordt verklaard dat ondanks het misleidende karakter ervan is ingeschreven, niet naar een dergelijk gebruik verwijzen.
66 Uit het voorgaande vloeit voort dat in beginsel bij het onderzoek van een vordering tot vervallenverklaring in de zin van artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 het daadwerkelijke gebruik van het merk, dus elementen die dateren van na de indiening van de aanvraag, in aanmerking moet worden genomen, terwijl dit niet het geval is bij het onderzoek van een vordering tot nietigverklaring die wordt ingesteld krachtens artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009. Bij het onderzoek van een dergelijke vordering tot nietigverklaring moet namelijk worden aangetoond dat het als merk aangevraagde teken als zodanig de consument kon misleiden op het moment van indiening van de inschrijvingsaanvraag, waarbij het irrelevant is hoe het betrokken teken nadien is geëxploiteerd (zie in die zin arrest van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punten 55 en 56).
67 Dit beginsel wordt bevestigd door de rechtspraak volgens welke de enige voor het onderzoek van een vordering tot nietigverklaring relevante datum, de datum van indiening van de litigieuze merkaanvraag is (beschikkingen van 24 september 2009, Bateaux mouches/BHIM, C‑78/09 P, niet gepubliceerd, EU:C:2009:584, punt 18, en 23 april 2010, BHIM/Frosch Touristik, C‑332/09 P, niet gepubliceerd, EU:C:2010:225, punt 41) en volgens welke elementen die dateren van na deze datum uitsluitend in aanmerking kunnen worden genomen indien zij betrekking hebben op de situatie op die datum (arrest van 3 juni 2009, FLUGBÖRSE, T‑189/07, EU:T:2009:172, punten 19 en 28).
68 Met andere woorden, bij vorderingen tot nietigverklaring rijst de vraag of het merk ab initio niet had mogen worden ingeschreven op gronden die reeds bestonden op de datum van de merkaanvraag, waarbij met latere elementen slechts rekening mag worden gehouden om opheldering te verschaffen over de omstandigheden zoals die op die datum waren.
69 In het licht van deze overwegingen moet worden bepaald of de grote kamer van beroep het litigieuze merk terecht heeft nietig verklaard op grond dat dit merk het publiek kon misleiden over de plaats van herkomst van de waren in kwestie.
70 Zoals in punt 36 hierboven is vastgesteld, heeft de grote kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het relevante publiek het litigieuze merk zou opvatten als aanduiding dat de waren waarop dit merk betrekking had, uit Ierland afkomstig waren.
71 Zoals verzoekster terecht opmerkt, diende de kamer van beroep voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 daarentegen na te gaan of er op de datum van de inschrijvingsaanvraag een tegenstrijdigheid bestond tussen de informatie die het litigieuze merk overbracht en de kenmerken van de in die aanvraag aangeduide waren [zie in die zin arresten van 27 oktober 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑29/16, niet gepubliceerd, EU:T:2016:635, punten 45‑50, en 13 mei 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T‑86/19, EU:T:2020:199, punten 70‑87]. Opgemerkt moet worden dat de opgave van de door het litigieuze merk aangeduide waren geen aanwijzing bevatte over hun plaats van herkomst en dus betrekking kon hebben op uit Ierland afkomstige waren. Anders dan in de situatie waarover het Gerecht zich heeft uitgesproken in voornoemde zaken CAFFÈ NERO (T‑29/16, niet gepubliceerd, EU:T:2016:635) en BIO-INSECT Shocker (T‑86/19, EU:T:2020:199), bestond er in casu op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk geen tegenstrijdigheid tussen dit merk en de aangeduide waren, zodat niet kon worden vastgesteld dat dit merk op die datum misleidend was.
72 Aangezien er op de datum van de inschrijvingsaanvraag geen tegenstrijdigheid bestond tussen het litigieuze merk en de waren waarop het betrekking had, heeft de grote kamer van beroep verzoekster derhalve ten onrechte verweten dat zij in de opgave van deze waren niet uitsluitend uit Ierland afkomstige waren had opgenomen. Een dergelijke beperking van die opgave was namelijk niet vereist krachtens artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009, dat tot doel heeft de inschrijving te verhinderen van merken die het publiek kunnen misleiden.
73 Aangezien het litigieuze merk niet misleidend kan worden geacht op de datum van de inschrijvingsaanvraag, in 2013, konden voorts de latere bewijzen van 2014 en van 2016 die de grote kamer van beroep in aanmerking heeft genomen, een dergelijk misleidend karakter niet bevestigen. Gelet op het dossier van de zaak is niet aangetoond dat die latere bewijzen betrekking hadden op de situatie op de datum van indiening van de merkaanvraag en bijgevolg kon de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest van 3 juni 2009, FLUGBÖRSE (T‑189/07, EU:T:2009:172), op grond waarvan dergelijke bewijzen in aanmerking hadden kunnen worden genomen, in casu niet worden toegepast.
74 Bovendien heeft de grote kamer van beroep opgemerkt dat „[was] aangetoond – en niet door [verzoekster] ontkend – dat het merk reeds voor de datum van indiening van de aanvraag werd gebruikt”. Zij legt evenwel niet uit op welke wijze dit gebruik van het litigieuze merk vóór de indiening van de aanvraag „is aangetoond” en hoe uit een dergelijk eerder gebruik de misleidende aard van dit merk zou blijken.
75 Wat betreft de beslissing van de nietigheidsafdeling van het EUIPO van 25 september 2002, alsmede de Spaanse rechterlijke beslissingen en een beslissing van het Spaanse octrooi- en merkenbureau die in de bestreden beslissing zijn vermeld en vóór de datum van indiening van de litigieuze merkaanvraag zijn gegeven, zij eraan herinnerd dat noch de beslissingspraktijk van het EUIPO, noch de beslissingen van nationale autoriteiten het Gerecht kunnen binden [zie in die zin arresten van 9 maart 2012, Ella Valley Vineyards/BHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 28 oktober 2020, Electrolux Home Products/EUIPO – D. Consult (FRIGIDAIRE), T‑583/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:511, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Op grond van deze beslissingen kan niet worden voorbijgegaan aan het in de Uniewetgeving vastgestelde en voor het onderzoek van een vordering tot nietigverklaring – zoals de in casu aan de orde zijnde vordering – vereiste beoordelingskader, waarbij dit kader niet hetzelfde is als het kader dat van toepassing is op het onderzoek van een vordering tot vervallenverklaring.
76 Uit het voorgaande volgt dat het derde onderdeel van het eerste middel ongegrond is, maar dat het eerste en het tweede onderdeel ervan, die gezamenlijk zijn onderzocht, gegrond zijn, daar de grote kamer van beroep artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 onjuist heeft toegepast.
77 Deze onjuiste toepassing doet afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerste pijler van de bestreden beslissing. Zij kan niettemin slechts tot vernietiging van de bestreden beslissing leiden indien ook de tweede pijler ervan onrechtmatig is.
Tweede middel: schending van artikel 52, lid 1, onder b, van verordening nr. 207/2009
78 Verzoekster betoogt dat de grote kamer van beroep niet heeft aangetoond dat zij te kwader trouw was toen zij haar aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk indiende. Zij wijst erop dat zij gedurende ruim veertig jaar overeenstemmende merken met het element „la irlandesa” heeft gebruikt, die nog altijd geldig zijn, en dat haar kwade trouw niet kan worden afgeleid uit het einde van haar zakelijke relatie met interveniënte in 2011. De grote kamer van beroep heeft zich ten onrechte toegespitst op voorbeelden van geschillen of geweigerde inschrijvingen inzake overeenstemmende merken met het element „la irlandesa” en heeft bepaalde kenmerken van het litigieuze merk, met name de beeldelementen, de kleur ervan en het feit dat het merk een plaats van herkomst opriep, ten onrechte beschouwd als aanwijzingen voor de kwade trouw van verzoekster.
79 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
80 Opgemerkt moet worden dat volgens artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 het merk nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.
81 Uit diezelfde bepaling volgt ook dat het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager het moment van indiening van de merkaanvraag door de betrokkene is (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punt 35). Het gebruik van het litigieuze merk kan evenwel een element vormen dat in aanmerking moet worden genomen voor de vaststelling van het oogmerk dat ten grondslag lag aan de merkaanvraag, met inbegrip van gebruik na de datum van die aanvraag [zie in die zin arresten van 1 februari 2012, Carrols/BHIM – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T‑291/09, EU:T:2012:39, punt 76; 8 mei 2014, Simca Europe/BHIM – PSA Peugeot Citroën (SIMCA), T‑327/12, EU:T:2014:240, punt 48, en 23 mei 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR en AT ANN TAYLOR), T‑3/18 en T‑4/18, EU:T:2019:357, punt 126].
82 Het begrip kwade trouw in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is in de wetgeving op geen enkele manier gedefinieerd, afgebakend of ook maar beschreven [zie arresten van 11 juli 2013, SA.PAR./BHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, EU:T:2013:372, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 8 maart 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T‑23/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:149, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Volgens de rechtspraak kan dit begrip niet worden beperkt tot een afgebakende categorie bijzondere omstandigheden. De doelstelling van algemeen belang van deze bepaling, namelijk onrechtmatige of met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel strijdige inschrijvingen van merken tegen te gaan, zou immers in gevaar worden gebracht indien de kwade trouw slechts zou kunnen worden aangetoond aan de hand van limitatief opgesomde omstandigheden [zie arrest van 21 april 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
83 Elke bewering van kwade trouw moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante feitelijke omstandigheden van het concrete geval (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punt 47).
84 Zo kan volgens vaste rechtspraak bij de globale beoordeling op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 ook rekening worden gehouden met de oorsprong van het litigieuze teken en met het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, met de commerciële logica die is gevolgd bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als Uniemerk, alsook met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt [zie arrest van 21 april 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
85 Bovendien moet het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen, welk oogmerk een subjectief gegeven is dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval (arresten van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 41 en 42, en 8 maart 2017, Formata, T‑23/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:149, punt 44). In dit verband moet een onderzoek worden verricht naar het oogmerk van de merkaanvrager zoals dat kan worden afgeleid uit de objectieve omstandigheden en zijn concrete handelingen, uit zijn rol of positie, uit de kennis die hij had van het gebruik van het oudere teken, uit contractuele, precontractuele of postcontractuele banden met de persoon die nietigverklaring vordert, uit het bestaan van wederzijdse verplichtingen en meer in het algemeen uit alle objectieve belangenconflictsituaties waarin de merkaanvrager is opgetreden (arrest van 11 juli 2013, GRUPPO SALINI, T‑321/10, EU:T:2013:372, punt 28).
86 Het staat aan de persoon die nietigverklaring vordert en die zich op deze grond wil baseren, om het bewijs te leveren van de omstandigheden op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de houder van een Uniemerk te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk [zie arrest van 26 februari 2015, Pangyrus/BHIM – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, niet gepubliceerd, EU:T:2015:115, punt 63 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
87 De goede trouw wordt vermoed totdat het tegendeel is bewezen (zie arrest van 8 maart 2017, Formata, T‑23/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:149, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
88 In casu somt de grote kamer van beroep meerdere elementen op die volgens haar tot de conclusie leiden dat verzoekster te kwader trouw was toen zij haar aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk indiende.
89 In de eerste plaats herhaalt de grote kamer van beroep haar vaststelling dat het litigieuze merk de Spaanstalige consument misleidt door een duidelijke geografische link met Ierland te leggen, terwijl de betrokken waren niet uit dat land afkomstig zijn.
90 In de tweede plaats merkt de grote kamer van beroep op dat merken met het element „la irlandesa” die overeenstemmen met het litigieuze merk en die specifiekere lijsten van waren aanduiden op grond van dit misleidende karakter door het EUIPO en door de Spaanse rechterlijke en bestuurlijke autoriteiten nietig zijn verklaard of zijn geweigerd, en dat deze voor verzoekster ongunstige beslissingen in 2000, 2001 en 2002 waren gegeven, dus ruim voor de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk in 2013, zodat verzoekster op die datum daarvan noodzakelijkerwijs kennis had. Die kennis wordt bevestigd door het feit dat verzoekster later Spaanse inschrijvingen van overeenstemmende merken heeft verkregen waarvoor zij in de beschrijving van de waren uitdrukkelijk een geografische beperking met betrekking tot Ierland had opgenomen, hetgeen zij voor het litigieuze merk niet heeft gedaan.
91 In de derde plaats constateert de grote kamer van beroep dat verzoekster gedurende vele jaren de exclusieve vertegenwoordiger van interveniënte was en in bulk Ierse boter bij haar kocht, deze verpakte en op de Canarische Eilanden verkocht. Zij meent dat het Spaanse merk La Irlandesa, dat in 1967 door verzoekster is ingeschreven, tot doel had de verkoop van uit Ierland afkomstige boter in Spanje te bevorderen, dat dit merk is ontstaan uit de contractuele relatie tussen verzoekster en interveniënte en dat het verband hield met de Ierse herkomst van de waren die verzoekster in het kader van die relatie mocht verkopen. Volgens de grote kamer van beroep is verzoekster na het einde van deze zakelijke relatie in 2011 waren blijven verkopen onder merken met de woorden „la” en „irlandesa”, terwijl deze niet meer uit Ierland afkomstig waren. Verzoekster heeft niet aangetoond dat er sprake was van een legitieme commerciële logica die de inschrijving van het litigieuze merk kon verklaren, of van een economische logica wat het gebruik ervan betreft na het einde van de zakelijke relatie met interveniënte in 2011. Verzoekster heeft dus enkel getracht een ongerechtvaardigd voordeel te halen uit een beëindigde zakelijke relatie teneinde voordeel te blijven halen uit het imago van de Ierse waren.
92 In de vierde plaats heeft de grote kamer van beroep overwogen dat verzoekster – gelet op het misleidende gebruik van het litigieuze merk, de eerdere beslissingen van het EUIPO en de Spaanse autoriteiten alsmede de eerdere en inmiddels beëindigde zakelijke relatie met interveniënte – bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk de bedoeling had het publiek te blijven misleiden over de plaats van herkomst van de betrokken waren en voordeel te halen uit het goede imago van de Ierse waren. Verzoekster had dus een oneerlijke bedoeling doordat zij bewust een aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk had ingediend teneinde een associatie met Ierland tot stand te brengen.
93 Gelet op al deze elementen heeft de grote kamer van beroep geoordeeld dat verzoekster bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk te kwader trouw was. Bijgevolg heeft zij het merk ook op die grond nietig verklaard.
94 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat uit de in punt 81 hierboven aangehaalde rechtspraak voortvloeit dat de grote kamer van beroep, om te beslissen of verzoekster bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk te kwader trouw was, zich terecht kon baseren op bewijzen die dateren van na de datum van indiening van die aanvraag, aangezien die bewijzen aanwijzingen vormden voor de situatie op de relevante datum, en zelf op het gebruik van het litigieuze merk na die indiening.
95 Wat in casu in de eerste plaats het misleidende gebruik van het litigieuze merk betreft, staat tussen partijen vast dat verzoekster decennialang uit Ierland afkomstige boter onder dat merk heeft verkocht in het kader van haar contractuele relatie met interveniënte, dat zij na beëindiging van die relatie levensmiddelen onder dat merk is blijven verkopen en dat een niet te verwaarlozen deel daarvan, waaronder melkproducten en vleeswaren, niet uit Ierland afkomstig was. Hoe dan ook heeft verzoekster niet gesteld dat alle waren die zij onder het litigieuze merk verkocht, uit Ierland afkomstig waren.
96 Verzoekster heeft met andere woorden waren onder het litigieuze merk verkocht terwijl een niet te verwaarlozen deel daarvan niet uit Ierland afkomstig was, zodat dit niet overeenstemde met de perceptie die het relevante publiek ervan had.
97 Deze omstandigheid is weliswaar niet ter zake dienend bij het onderzoek van het eerste middel, dat is ontleend aan schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009, maar zij is dit wel bij het onderzoek van het tweede middel, volgens hetwelk verzoekster te kwader trouw was.
98 Toen verzoekster het gebruik van het litigieuze merk uitbreidde tot andere waren dan uit Ierland afkomstige boter, kon de Spaanstalige consument, die het relevante publiek vormt, immers worden misleid over de plaats van herkomst van deze waren, omdat hij er gedurende decennia aan gewend was dat het litigieuze merk was aangebracht op boter uit Ierland. Een dergelijk gedrag vormt een aanwijzing voor kwade trouw omdat daaruit blijkt dat verzoekster bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk het uit de associatie met Ierland gehaalde voordeel op ongerechtvaardigde wijze heeft willen overdragen op waren die niet die plaats van herkomst hadden, met name na het einde van haar zakelijke relatie met interveniënte, die haar de Ierse boter leverde.
99 In dit verband kan de informatie die eventueel is aangebracht op de verpakkingen en de etiketten van de door verzoekster verkochte waren op zichzelf niet het risico wegnemen dat de consument wordt misleid. Wanneer die informatie in kleine letters is aangebracht of in de vorm van landcodes of cijfers betreffende de gezondheid, is het immers niet zeker dat die informatie systematisch door het relevante publiek wordt waargenomen.
100 Wat in de tweede plaats de zaken betreft waarin merken die overeenstemmen met het litigieuze merk en die het element „la irlandesa” bevatten, in 2000, 2001 en 2002 nietig zijn verklaard of de inschrijving ervan is geweigerd door het EUIPO of door de Spaanse rechterlijke en bestuurlijke autoriteiten, is het juist dat deze het Gerecht niet kunnen binden en dat op grond daarvan hoe dan ook niet kan worden bepaald of het litigieuze merk misleidend is in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009, maar zij vormen een bevestiging dat het litigieuze merk door het relevante publiek aldus kon worden opgevat dat het de Ierse herkomst aanduidde van de waren waarop dat merk was aangebracht. Tevens blijkt uit die zaken dat het gebruik van het litigieuze merk voor niet-Ierse waren onderwerp was van controverse omdat het mogelijk misleidend was. Verzoekster was hiervan noodzakelijkerwijs op de hoogte op de datum van de aanvraag tot inschrijving van dit merk, zodat dit de conclusie staaft dat zij op die datum te kwader trouw was.
101 In de derde plaats, ten slotte, kon de grote kamer van beroep zich terecht baseren op de aan haar overgelegde bewijzen, op basis waarvan met name de chronologische volgorde kon worden vastgesteld van de gebeurtenissen die de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk hebben gekenmerkt, om tot de slotsom te komen dat verzoekster een handelsstrategie had ontwikkeld waarbij een associatie werd gewekt met de merken die het element „la irlandesa” bevatten en die aansloten bij haar vroegere zakelijke relatie met interveniënte (zie in die zin arresten van 8 mei 2014, Simca, T‑327/12, EU:T:2014:240, punt 63, en 23 mei 2019, ANN TAYLOR en AT ANN TAYLOR, T‑3/18 en T‑4/18, EU:T:2019:357, punt 164), teneinde een voordeel te kunnen blijven halen uit die beëindigde relatie en de betreffende merken [zie in die zin arrest van 14 mei 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T‑795/17, niet gepubliceerd, EU:T:2019:329, punten 49‑51 en 55].
102 Uit de voorgaande overwegingen kan worden afgeleid dat de inschrijving van het litigieuze merk in strijd was met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De grote kamer van beroep heeft dus terecht vastgesteld dat verzoekster te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.
103 Geen van verzoeksters argumenten kan afdoen aan deze conclusie.
104 Wat betreft de argumenten van verzoekster dat zij ruim veertig jaar gebruik heeft gemaakt van overeenstemmende merken die op Europees of nationaal niveau zijn ingeschreven, het element „la irlandesa” bevatten en nog altijd geldig zijn, en dat de grote kamer van beroep zich niet uitsluitend had mogen toespitsen op geschillen of geweigerde inschrijvingsaanvragen, volstaat het er nogmaals aan te herinneren dat het Gerecht in het kader van zijn toetsing van de rechtmatigheid niet is gebonden door de beslissingspraktijk van het EUIPO (zie in die zin arrest van 28 oktober 2020, FRIGIDAIRE, T‑583/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:511, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak), noch door beslissingen op nationaal niveau waarin wordt vastgesteld dat een teken als nationaal merk kan worden ingeschreven [zie in die zin arrest van 17 november 2021, Jakober/EUIPO (Vorm van een mok), T‑658/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:795, punt 41]. Die argumenten moeten dus worden verworpen.
105 Verzoeksters argument dat haar kwade trouw niet kan worden afgeleid uit het einde van haar zakelijke relatie met interveniënte in 2011 dient van de hand te worden gewezen, omdat de merken met het element „la irlandesa”, zoals het litigieuze merk, verband hielden met die relatie en het einde van die relatie een relevante omstandigheid was voor de beoordeling van het oogmerk van verzoekster bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk [zie in die zin arrest van 30 april 2019, Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K), T‑136/18, niet gepubliceerd, EU:T:2019:265, punt 45]. Verzoekster is het litigieuze merk immers na de beëindiging van die relatie blijven gebruiken, voor waren die niet uit Ierland afkomstig waren, terwijl de Ierse herkomst van de waren een fundamenteel aspect was van die relatie en van het initiële gebruik van dat merk.
106 Wat ten slotte het verwijt betreft dat de grote kamer van beroep bepaalde kenmerken van het litigieuze merk, met name de beeldelementen, de kleur ervan en het feit dat het merk een plaats van herkomst opriep, heeft beschouwd als aanwijzingen voor kwade trouw, zij er ten eerste aan herinnerd dat, zoals is opgemerkt in de punten 24 tot en met 36 hierboven, de grote kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de Spaanstalige consument bij het zien van het litigieuze merk op de betrokken waren zou denken dat deze uit Ierland afkomstig waren, rekening houdend met de kenmerken zelf van dat merk. Ten tweede moest de grote kamer van beroep, overeenkomstig de in punt 83 hierboven aangehaalde rechtspraak, alle relevante feitelijke omstandigheden in aanmerking nemen in het kader van een globale beoordeling van het concrete geval en mocht zij dus als een van die omstandigheden rekening houden met de wijze waarop het relevante publiek het litigieuze merk opvat voor de betrokken waren.
107 Gelet op het voorgaande dient het tweede middel te worden afgewezen.
108 Gelet op een en ander dient te worden geoordeeld dat het feit dat het eerste middel gegrond is, geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing omdat het tweede middel, dat is gericht tegen de tweede pijler van die beslissing, ongegrond is en die tweede pijler op zich volstaat om het dispositief van die beslissing te rechtvaardigen (zie arresten van 29 januari 2020, ENCANTO, T‑239/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:12, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 20 januari 2021, MANUFACTURE PRIM 1949, T‑656/18, niet gepubliceerd, EU:T:2021:17, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
109 Derhalve moet het beroep worden verworpen.
Kosten
110 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
111 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.
HET GERECHT (Zesde kamer – uitgebreid),
rechtdoende, verklaart:
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Hijos de Moisés Rodríguez González, SA wordt verwezen in de kosten.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Schwarcz |
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 29 juni 2022.