UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

5 päivänä heinäkuuta 2016 (*)

Euroopan unionin tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki MACCOFFEE – Aikaisempi EU-sanamerkki McDONALD’S – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 5 kohta – Tavaramerkkiperhe – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö – Mitättömäksi julistaminen

Asiassa T‑518/13,

Future Enterprises Pte Ltd, kotipaikka Singapore (Singapore), edustajanaan aluksi solicitor B. Hitchens, solicitor J. Olsen, solicitor R. Sharma, solicitor M. Henshall ja barrister R. Tritton, sittemmin Hitchens, Olsen, Tritton ja solicitor E. Hughes-Jones,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään L. Rampini,

vastaajana,

joissa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

McDonald’s International Property Co. Ltd, kotipaikka Wilmington, Delaware (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja C. Eckhartt,

jossa on kyse kanteesta EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 13.6.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1178/2012-1), joka liittyy McDonald’s International Property Co:n ja Future Enterprisesin väliseen mitättömyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Kanninen sekä tuomarit I. Pelikánová (esittelevä tuomari) ja E. Buttigieg,

kirjaaja: kirjaaja: hallintovirkamies A. Lamote,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.9.2013 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.1.2014 jätetyt EUIPO:n ja väliintulijan vastineet,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.7.2014 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.11.2014 jätetyn väliintulijan vastauskirjelmän,

on 2.2.2016 pidetyn suullisen käsittelyn johdosta

antanut seuraavan

tuomion

 Asian tausta

1        Kantaja, Future Enterprises Pte Ltd, teki 13.10.2008 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/49 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna (asetus on korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1)).

2        Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki MACCOFFEE.

3        Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, ja ne vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

–        luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, pakastetut, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja ‑rasvat; meijerituotteet; kerma; kermavaahto; valmisteet käytettäväksi kermamaisissa juomissa (maitopohjaiset); meijerituotteista tehdyt vanukkaat; jogurtti; elintarvikkeet välipalaruokien muodossa; hedelmäpohjaiset välipalat; perunapohjaiset välipalat; perunalastut välipalojen muodossa; maidosta valmistetut tai maitoa sisältävät juomat; maitopirtelöt.”

–        luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää; pikkuleivät; aamiaismurot; pakastetut jälkiruoat; voileipäkeksit; jogurttijäädykkeet; jäätelöt; suolarinkilät; makeislastut; sokerista valmistetut makeiset; sokerituotteet; makeispatukat; minttumakeiset; suklaa; suklaamakeiset; kakut; muffinit; popcorn; viljapohjaiset välipalat; mausteiset elintarvikkeet välipalojen muodossa; maissilastut; tortillat; leivonnaiset; leipä; kerrosvoileivät; täytetyt kerrosvoileivät; kääryleet (voileivät); paahdetut leivät; jälkiruokavanukkaat; pikakahvi; pikakahvisekoitukset; kahvipavut; kahvi jauhetussa muodossa; jääkahvi; kahvijuomat maidon kera; maitoa sisältävät kaakaojuomat, suklaapohjaiset juomat, kahvi ja kahvipohjaiset pöytäjuomat, kaakao ja kaakaopohjaiset juomat; teepohjaiset juomat; tee, nimittäin gingseng-tee, musta tee, colong-tee, ohra ja ohranlehtitee; hedelmäteet; yrttitee (muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön); jäätee.”

–        luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; teellä tai kahvilla maustetut hedelmäpohjaiset virvoitusjuomat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); teen tai kahvin makuiset alkoholittomat juomat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin).”

4        EU-tavaramerkkihakemus julkaistiin 12.1.2009 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 1/2009, ja sanamerkki MACCOFFEE rekisteröitiin EU-tavaramerkiksi 29.1.2010 numerolla 7307382 kaikkia edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita varten.

5        Väliintulija McDonald’s International Property Co. Ltd jätti 13.8.2010 riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen kaikkien tavaroiden osalta, joita varten se oli rekisteröity.

6        Mitättömyysvaatimus perustui etenkin seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

–        EU-sanamerkki McDONALD’S, jota haettiin 1.4.1996 ja joka rekisteröitiin 16.7.1999 numerolla 62497 luokkiin 29, 30, 32 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten;

–        EU-sanamerkki McFISH, jota haettiin 18.4.2006 ja joka rekisteröitiin 20.7.2007 numerolla 5056429 luokkiin 29 ja 30 kuuluvia tavaroita varten;

–        EU-sanamerkki McTOAST, jota haettiin 24.10.2005 ja joka rekisteröitiin 20.4.2007 numerolla 4699054 luokkiin 29, 30 ja 43 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten;

–        EU-sanamerkki McMUFFIN, jota haettiin 27.7.2005 ja joka rekisteröitiin 7.8.2006 numerolla 4562419 luokkiin 29, 30 ja 43 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten;

–        EU-sanamerkki McRIB, jota haettiin 19.11.1999 ja joka rekisteröitiin 11.6.2001 numerolla 1391663 luokkiin 29 ja 30 kuuluvia tavaroita varten;

–        EU-sanamerkki McFLURRY, jota haettiin 30.6.1998 ja joka rekisteröitiin 8.9.1999 numerolla 864694 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten;

–        EU-sanamerkki CHICKEN McNUGGETS, jota haettiin 1.4.1996 ja joka rekisteröitiin 4.8.1998 numerolla 16196 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten;

–        EU-sanamerkki McCHICKEN, jota haettiin 1.4.1996 ja joka rekisteröitiin 2.2.1998 numerolla 16188 luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten;

–        EU-sanamerkki EGG McMUFFIN, jota haettiin 1.4.1996 ja joka rekisteröitiin 19.12.1997 numerolla 15966 luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten;

–        EU-sanamerkki McFEAST, jota haettiin 1.4.1996 ja joka rekisteröitiin 27.10.1999 numerolla 15941 luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten;

–        EU-sanamerkki BIG MAC, jota haettiin 1.4.1996 ja joka rekisteröitiin 22.12.1998 numerolla 62638 luokkiin 29, 30 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten;

–        EU-sanamerkki PITAMAC, jota haettiin 1.2.2005 ja joka rekisteröitiin 11.4.2006 numerolla 4264818 luokkiin 29, 30 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten;

–        ja laajalti tunnettu saksalainen tavaramerkki McDonald’s luokkiin 29, 30, 32 ja 43 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

7        Perusteet, joihin väliintulija vetosi, mainitaan asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan, 2 kohdan c alakohdan ja 5 kohdan kanssa.

8        Kantajan, joka on riidanalaisen tavaramerkin haltija, pyynnöstä väliintulijaa pyydettiin asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimittamaan todisteet niiden aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä, joihin sen vaatimus perustuu.

9        Mitättömyysosasto julisti 27.4.2012 tekemällään päätöksellä riidanalaisen tavaramerkin kokonaisuudessaan mitättömäksi asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan kanssa, soveltamalla ja pelkästään numerolla 62497 rekisteröidyn aikaisemman EU-tavaramerkin McDONALD’S perusteella sen vuoksi, että kun otetaan huomioon tavaramerkin McDONALD’S pitkäaikainen laaja tunnettuus ja se, että kohdeyleisö mieltää yhteyden sen ja riidanalaisen tavaramerkin välille, on olemassa vakava vaara siitä, että riidanalaisen tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi tavaramerkin McDONALD’S maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

10      Kantaja valitti mitättömyysosaston päätöksestä 26.6.2012 EUIPO:hon asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

11      EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen kokonaan 13.6.2013 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) yhtyen olennaisin osin mitättömyysosaston argumentaatioon, jonka mukaan kaikki asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen edellytykset täyttyvät käsiteltävässä asiassa. Tältä osin se totesi, että tavaramerkki McDONALD’S on hyvin laajalti tunnettu pikaruokapalveluille. Merkityksellisistä tekijöistä, joiden avulla voidaan arvioida, voiko kohdeyleisö eli Euroopan unionin suuri yleisö, joka myös käyttää väliintulijan tarjoamia pikaruokapalveluja, mieltää yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille, valituslautakunta totesi ensiksi, että kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, toiseksi, että tavaramerkin McDONALD’S saavuttama hyvin laaja tunnettuus ulottuu myös etuliitteen ”mc” ja ruokalistan osan tai elintarvikkeen nimen yhdistelmään, kolmanneksi, että väliintulija on sellaisen tavaramerkkiperheen haltija, jossa etuliite ”mc” yhdistetään ruokalistan osan tai elintarvikkeen nimeen (jäljempänä tavaramerkkiperhe ”Mc”), neljänneksi, että riidanalaisessa tavaramerkissä toistetaan tavaramerkkiperheen ”Mc” yhteinen rakenne ja viidenneksi, että kyseisten tavaramerkkien kattamat palvelut ja tavarat ovat tietyssä määrin samankaltaisia niiden välisten läheisten yhteyksien vuoksi. Arvioimalla kaikkia näitä tekijöitä yhdessä se päätteli, että kohdeyleisö voi muodostaa mentaalisen yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille ja jopa suurelta osin yhdistää riidanalaisen tavaramerkin tavaramerkkiperheeseen ”Mc”. Valituslautakunnan mukaan tällaisen yhteyden muodostaminen kohdeyleisön mielessä voi johtaa tavaramerkin McDONALD’S imagon tai tähän tavaramerkkiin liitettävien ominaisuuksien siirtämiseen riidanalaisen tavaramerkin kattamiin tavaroihin, minkä vuoksi on hyvin todennäköistä, että kantaja käyttää tavaramerkin McDONALD’S mainetta epäoikeutetusti hyväksi. Lopuksi se totesi, että riidanalaisen tavaramerkin käyttämiselle ei ole perusteltua syytä.

 Asianosaisten vaatimukset

12      Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–        kumoaa riidanalaisen päätöksen

–        velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13      EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

–        hylkää kanteen

–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

 Oikeudellinen arviointi

 Oikeussäännöksiin ja riidan kohteeseen liittyvät huomautukset

14      Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella muun muassa, jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki eli tavaramerkki, jonka hakemispäivä on aikaisempi kuin sen EU-tavaramerkin hakemispäivä, jonka mitättömäksi julistamista vaaditaan, ja jos tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään. Viimeksi mainitusta säännöksestä ilmenee, että EU-tavaramerkin mitättömyyttä voidaan vaatia, vaikka tämä tavaramerkki on rekisteröity sellaisille tavaroille tai palveluille, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity.

15      Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa aikaisemmalle tavaramerkille tällä tavoin annettu laajennettu suoja edellyttää useiden edellytysten täyttymistä. Ensiksi aikaisempaa EU-tavaramerkkiä on pitänyt hakea ennen tavaramerkkiä, jonka mitättömyyttä on vaadittu, ja sen on oltava rekisteröity. Toiseksi aikaisemman EU-tavaramerkin ja mitättömäksi vaaditun tavaramerkin pitää olla samoja tai samankaltaisia. Kolmanneksi aikaisemman EU-tavaramerkin pitää olla unionissa laajalti tunnettu. Neljänneksi sen EU-tavaramerkin, jonka mitättömyyttä on vaadittu, käytön ilman perusteltua syytä on aiheutettava vaara siitä, että aikaisemman EU-tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi tai tämän viimeksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle voi aiheutua haittaa. Koska nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, yhden niistä puuttuminen riittää johtamaan siihen, ettei asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa sovelleta (ks. tuomio 6.7.2012, Jackson International v. SMHV – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10, ei julkaistu, EU:T:2012:348, 18 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

16      Käsiteltävässä asiassa kantaja ei riitauta sitä, että tavaramerkkiä McDONALD’S oli haettu ennen riidanalaista tavaramerkkiä 1.4.1996 ja että se oli rekisteröity 16.7.1999 (ks. edellä 6 kohta), tai että tavaramerkki McDONALD’S on unionissa hyvin laajalti tunnettu pikaruokapalveluille, minkä vuoksi edellä 15 kohdassa mainittujen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan ensimmäisen ja kolmannen soveltamisedellytyksen täyttyminen ei ole riidanalaista.

17      Kantaja sitä vastoin riitauttaa tietyt arvioinnit, jotka saivat valituslautakunnan toteamaan riidanalaisessa päätöksessä, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia. Valituslautakunnan mukaan kohdeyleisö voi viimeksi mainitun samankaltaisuuden, tavaramerkkiperheen ”Mc”, etuliitteen ”mc” saavuttaman oman erottamiskyvyn, tavaramerkin McDONALD’S hyvin laajan tunnettuuden, joka ulottuu etuliitteeseen ”mc”, jota käytetään ruokalistan osan tai elintarvikkeen nimen yhteydessä, ja kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen tietyn samankaltaisuuden ja niiden välisten läheisten yhteyksien vuoksi mieltää yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille. Tämän vuoksi on hyvin todennäköistä, että riidanalaisen tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee tavaramerkin McDONALD’S maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Riidan kohde rajoittuu näin ollen kysymykseen siitä, vahvistiko valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessä perustellusti mitättömyysosaston arvioinnit, joiden mukaan edellä 15 kohdassa mainitut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan toinen ja kolmas soveltamisedellytys täyttyvät.

 Kyseisten tavaramerkkien välinen tietty samankaltaisuuden aste

18      Kantaja väittää, että valituslautakunta teki riidanalaisessa päätöksessä arviointivirheen todetessaan, että kyseiset tavaramerkit ovat kokonaisuutena tietyssä määrin samankaltaisia. Se väittää, että oikeuskäytännön mukaan ulkoasun samankaltaisuus on asetettava käsiteltävässä asiassa etusijalle, koska elintarvikkeet ja juomat valitaan ennen kaikkea ulkoasun perusteella. Sen mukaan kyseiset tavaramerkit ovat kuitenkin ulkoasultaan hyvin erilaisia ja valituslautakunta katsoi virheellisesti, että osat ”mac” ja ”mc” ovat ulkoasultaan samankaltaisia. Se väittää myös, että kyseiset tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan hyvin erilaiset. Etuliitteitä ”mac” ja ”mc” ei lausuta samalla tavalla. Koska kirjainta ”c” käytetään kaksi kertaa riidanalaisessa tavaramerkissä, se lausutaan englanniksi ”mac coffi”, kun taas tavaramerkki McDONALD’S lausutaan ”me don alds”, ja kuten englantilaisesta oikeuskäytännöstä, joka on toimitettu tämän menettelyn asiakirjoihin, ilmenee, painotus on toisella tavulla ”don”, mikä tarkoittaa sitä, että osa ”mc” on mainitun tavaramerkin lausuntatavassa toissijainen. Merkityssisällöstä kantaja väittää, että tavaramerkki McDONALD’S ymmärretään sukunimeksi, kun taas riidanalaista tavaramerkkiä, vaikka se sisältääkin osan ”mac”, joka on myös iiriläistä (skotlantilaista ja irlantilaista) alkuperää olevien sukunimien yleinen etuliite, ei ymmärretä yleisesti tällaiseksi nimeksi, koska tämä osa on yhdistetty sanaan ”coffee”, jonka ymmärretään tarkoittavan kahvia eli aromaattista kuumaa juomaa. Tässä yhteydessä riidanalaisen tavaramerkin osan ”mac” ymmärretään luultavasti viittaavan amerikkalaiseen puhekielen sanaan, jolla tervehditään ystävällisesti muukalaista, kuten ilmaisussa ”Hey Mac, you want a coffee?” (”Hei Mac, haluatko kahvin?”). Kantaja väittää, että koska kyseiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia, valituslautakunnan olisi pitänyt hylätä mitättömyysvaatimus, ja huomauttaa, että vaikka näiden tavaramerkkien oletettaisiin olevan heikosti samankaltaisia, EUIPO:n käytännön nojalla ei voida tämän vuoksi todeta, että kohdeyleisö mieltää yhteyden niiden välille.

19      EUIPO ja väliintulija riitauttavat kantajan argumentit ja vaativat, että sen esittämät väitteet hylätään, koska valituslautakunta ei ole tehnyt riidanalaisessa päätöksessä minkäänlaista arviointivirhettä todetessaan, että kyseiset tavaramerkit ovat kokonaisuutena tarkastellen tietyssä määrin samankaltaisia.

20      Tästä on huomattava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa annettu suoja ei riipu siitä, että kyseisten tavaramerkkien todetaan olevan siinä määrin samankaltaisia, että kohdeyleisö mieltää niiden välille sekaannusvaaran. On riittävää, että mainittujen tavaramerkkien samankaltaisuus vaikuttaa siten, että kohdeyleisö mieltää yhteyden niiden välille (ks. vastaavasti tuomio 16.5.2007, La Perla v. SMHV – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑137/05, ei julkaistu, EU:T:2007:142, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 16.12.2010, Rubinstein v. SMHV – Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 ja T‑357/08, ei julkaistu, EU:T:2010:529, 65 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

21      Tällaista samankaltaisuuden astetta, samoin kuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua samankaltaisuuden astetta, on arvioitava kokonaisvaltaisesti, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. Näin ollen tämän kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti tuomio 16.5.2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑137/05, ei julkaistu, EU:T:2007:142, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22      Käsiteltävässä asiassa ei ole riitautettu sitä, että kyseisten tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Riita rajoittuu näin ollen siihen kysymykseen, voidaanko valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemien päätelmien nojalla todeta, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa asetettu edellytys kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden vähimmäisasteesta täyttyy.

23      Aluksi kyseisten tavaramerkkien ulkoasun samankaltaisuudesta on todettava, että mainitut tavaramerkit ovat sanamerkkejä.

24      Kuten kantaja perustellusti toteaa, kyseisten tavaramerkkien ulkoasuissa on suuria eroja, sillä vaikka tavaramerkki McDONALD’S koostuu yhdeksästä kirjaimesta ja typografisesta merkistä ja riitautettu tavaramerkki koostuu yhdeksästä kirjaimesta, niissä on vain neljä samaa kirjainta eli kirjaimet ”m”, ”c”, ”o” ja ”a”, joista kolme eivät edes ole kyseisissä tavaramerkeissä samassa paikassa. Nämä tavaramerkit alkavat tosin molemmat kirjaimella ”m” ja niiden kirjaimet ”c” ja ”o” sijaitsevat toisella ja neljännellä paikalla tavaramerkissä McDONALD’S ja kolmannella ja viidennellä paikalla riidanalaisessa tavaramerkissä. Kirjaimet ”m” ja ”c” sijaitsevat kyseisten tavaramerkkien alkuosassa eli osissa ”mac” ja ”mc”. Lisäksi kyseisten tavaramerkkien eroavuutta toisistaan ei voida johtaa pienten tai suurten kirjainten käytöstä, sillä tällainen seikka ei ole merkityksellinen, koska sanamerkin rekisteröinnin antama suoja koskee rekisteröintihakemuksessa ilmoitettua sanaa eikä mahdollisia graafisia tai tyylillisiä osia, joita tämä tavaramerkki voi myös sisältää (ks. tuomio 29.4.2015, Chair Entertainment Group v. SMHV – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, ei julkaistu, EU:T:2015:242, 50 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Nämä toteamukset eivät kuitenkaan ole riittäviä, jotta kyseisten tavaramerkkien ulkoasujen voidaan todeta olevan edes vähäisessä määrin samankaltaisia.

25      Kantaja väittää siis perustellusti, että valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 38 kohdassa tekemä päätelmä, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan heikosti samankaltaisia, on virheellinen.

26      Kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuudesta on tämän jälkeen todettava, että valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa tekemä arviointi, jonka mukaan mainittujen tavaramerkkien alkuosat eli osat ”mac” ja ”mc” lausutaan molemmat ”mak” tai ”mac”, jolloin kirjain ”a” on ”schwa” tai mumistu vokaali, jonka ainakin osa kohdeyleisöstä lausuu kuten englanninkielisessä sanassa ”ago”, on vahvistettava. Tietyt tämän menettelyn oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenevät seikat voivat tosin kyseenalaistaa valituslautakunnan arvioinnin, jossa viitataan ilmiselvästi kohdeyleisön englanninkieliseen osaan, perusteltavuuden. Kantajan toimittaman High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin (alioikeus, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta), 27.11.2001 asiassa Frank Yu Kwan Yuen v. McDonald’s antaman tuomion 44 kohdan toisesta virkkeestä ilmenee, että ”McCHINAn – – ensimmäinen tavu lausutaan hiukan eri tavalla kuin MAC”. Näin ollen vaikuttaa siltä, että koko englanninkielinen kohdeyleisö tai osa siitä voisi lausua kyseisten tavaramerkkien alkuosan hieman eri tavalla. Vaikka tällainen virhe olisi tehty, sillä ei kuitenkaan olisi vaikutusta riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuteen, koska kuten EUIPO perustellusti toteaa, se osa tästä yleisöstä, joka katsoo etuliitteet ”mc” ja ”mac” iirinkielisten sukunimien etuliitteiksi, lausuu ne samalla tavalla. Mainitut etuliitteet lausutaan perinteisesti samalla tavalla, nimittäin ”mac” (ks. vastaavasti tuomio 5.7.2012, Comercial Losan v. SMHV – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, ei julkaistu, EU:T:2012:346, 37 ja 41 kohta ja tuomio 26.3.2015, Emsibeth v. SMHV – Peek & Cloppenburg (Nael), T‑596/13, ei julkaistu, EU:T:2015:193, 48 ja 50 kohta).

27      Vaikka lisäksi katsottaisiin kantajan väitteen mukaisesti, että koko kohdeyleisö tai sen osa lausuu kokonaan riidanalaisen tavaramerkin alkuosan vokaalin ”a”, kun se taas mumisee tavaramerkin McDONALD’S alkuosan vokaalin ”a”, kyseisten tavaramerkkien alkuosien lausuntatavat pysyvät kuitenkin hyvin samankaltaisina. On totta, että mainittujen tavaramerkkien loppuosat eli osat ”donald’s” ja ”coffee” ovat lausuntatavaltaan erilaisia, eikä sillä ainoalla seikalla, että yksi niiden kirjaimista eli kirjain ”o”, lausutaan samalla tavalla, ole tältä osin merkitystä. Nämä erot eivät kuitenkaan estä sitä, että näiden tavaramerkkien lausuntatavat ovat kokonaisuutena tietyssä määrin samankaltaisia sen vuoksi, että kohdeyleisö lausuu samalla tai ainakin hyvin samankaltaisella tavalla niiden alkuosat eli osat ”mac” ja ”mc”.

28      Näin ollen valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa perustellusti, että kyseiset tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan tietyssä määrin samankaltaisia.

29      Kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuudesta on huomattava, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkit ovat hyvin lähellä toisiaan, kun ne herättävät saman ajatuksen (ks. vastaavasti tuomio 16.5.2007, Merant v. SMHV – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, ei julkaistu, EU:T:2007:141, 57 kohta ja tuomio 11.12.2008, Tomorrow Focus v. SMHV – Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, ei julkaistu, EU:T:2008:567, 35 kohta).

30      Käsiteltävässä asiassa on ensiksi todettava, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 42 ja 66 kohdassa, että kyseisissä tavaramerkeissä olevat osat ”mc” ja ”mac” yhdistyvät kohdeyleisön osan mielessä samaksi ajatukseksi eli iirinkielisen sukunimen etuliitteeksi, jonka kohdeyleisön englanninkielinen osa tunnistaa jopa tarkoittavan ”poikaa”, ja että sillä ei ole erityistä merkitystä muulle kohdeyleisölle (ks. vastaavasti tuomio 5.7.2012, Mc. Baby, T‑466/09, ei julkaistu, EU:T:2012:346, 41 kohta ja tuomio 26.3.2015, Nael, T‑596/13, ei julkaistu, EU:T:2015:193, 41 kohta). Kuten EUIPO perustellusti huomauttaa, sille kohdeyleisön osalle, joka tuntee iirinkielisten sukunimien etuliitteet, on yleisesti tunnettua, että ne kirjoitetaan eri tavalla ”mc” tai ”mac”. Lisäksi valituslautakunta katsoi perustellusti ainakin kohdeyleisön englanninkielisen osan osalta, että riidanalaisen tavaramerkin loppuosa eli osa ”coffee” ymmärretään viittaukseksi aromaattiseen juomaan, joka yleensä tarjoillaan kuumana ja joka on valmistettu kahvipavuista. Se osa kohdeyleisöstä, joka tuntee iirinkielisten sukunimien etuliitteet ja ymmärtää englanninkielisen sanan ”coffee” merkityksen, kykenee havaitsemaan riidanalaisessa tavaramerkissä nämä kaksi osaa yhdessä, etenkin kun, kuten EUIPO perustellusti toteaa, etuliitteen ”mac” tai ”mc” tällainen yhdistäminen yleiskielen sanaan ei ole lainkaan epätavallista (tuomio 5.7.2012, Mc. Baby, T‑466/09, ei julkaistu, EU:T:2012:346). Kohdeyleisö ymmärtää riidanalaisen tavaramerkin iirinkieliseen sukunimeen viittaavan osan ja sen juomaan viittaavan osan yhdistelmän todennäköisemmin viittaukseksi skotlantilaista tai irlantilaista alkuperää olevan henkilön tuottamaan juomaan kuin kantajan väitteen mukaisesti viittaukseksi puhekieliseen ilmaisuun, jossa termiä ”mac” käytetään tuntemattoman ystävälliseen puhutteluun.

31      Edellä esitetyillä perusteilla kyseiset tavaramerkit ovat merkityssisällöltään tietyssä määrin samankaltaisia siltä osin kuin ainakin osa kohdeyleisöstä katsoo niiden viittaavan iirinkielistä alkuperää olevaan sukunimeen. Valituslautakunta totesi siis perustellusti riidanalaisen päätöksen 42 kohdassa, että kyseisten tavaramerkkien merkityssisällöt ovat tietyssä määrin samankaltaisia.

32      Lopuksi se, ovatko kyseiset tavaramerkit kokonaisuutena riittävän samankaltaisia, jotta kohdeyleisö mieltää niiden välille yhteyden, vaikka se ei sekoita niitä toisiinsa, on määriteltävä ottamalla huomioon mainittujen tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuudet sekä tarvittaessa näillä eri seikoilla oleva suhteellinen merkitys, kun otetaan huomioon kyseinen tavara- tai palveluluokka ja myyntiolosuhteet (ks. vastaavasti sekaannusvaaran arvioinnista tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, 27 kohta).

33      Käsiteltävässä asiassa kyseiset tavaramerkit eroavat ulkoasultaan, mutta ne ovat tietyssä määrin samankaltaisia lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään, mikä johtuu niiden alkuosista eli osista ”mac” ja ”mc”. Näitä kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan ja merkityssisällön välisiä samankaltaisuuksia ei voida jättää täysin huomiotta sillä kantajan esittämällä perusteella, että kyseisen tavaramerkin myyntitapa perustuu ennen kaikkea visuaaliseen valintaan. Oikeuskäytännöstä ilmenee, että kun tavaramerkin kattamat tavarat ovat päivittäiskulutustavaroita, joita tavanomaisesti myydään valintamyymälöissä, kohdeyleisö havaitsee niitä ostaessaan kyseisen tavaramerkin tavallisesti visuaalisesti, minkä vuoksi ulkoasulla on suurempi merkitys tämän tavaramerkin ja muun tavaramerkin, jonka kanssa se on ristiriidassa, välisen samankaltaisuuden kokonaisarvioinnissa (ks. vastaavasti sekaannusvaaran arvioinnista tuomio 23.5.2007, Henkel v. SMHV – SERCA (COR), T‑342/05, ei julkaistu, EU:T:2007:152, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 13.12.2007, Cabrera Sánchez v. SMHV – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, ei julkaistu, EU:T:2007:391, 80 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Vaikka lausuntatavan samankaltaisuudella on tällaisessa tapauksessa pienempi merkitys (tuomio 13.12.2007, el charcutero artesano, T‑242/06, ei julkaistu, EU:T:2007:391, 81 kohta), koska kyseisten tavaroiden kuluttaja ei yleensä lausu tavaramerkkiä, siitä ei kuitenkaan tule merkityksetöntä tai se säilyttää koko merkityksensä, koska ei ole poissuljettua, että ostohetkeä on tietyissä tapauksissa edeltänyt suullinen kommunikaatio kyseisistä tuotteista ja tavaramerkistä (ks. vastaavasti tuomio 23.5.2007, COR, T‑342/05, ei julkaistu, EU:T:2007:152, 53 kohta ja tuomio 23.9.2011, NEC Display Solutions Europe v. SMHV – C More Entertainment (see more), T‑501/08, ei julkaistu, EU:T:2011:527, 53 kohta), tai että mainittuja tavaroita mainostetaan suullisesti radiossa tai muiden kuluttajien toimesta (tuomio 23.9.2011, see more, T‑501/08, ei julkaistu, EU:T:2011:527, 53 kohta). Vaikka merkityssisällön merkitys on tällaisessa tapauksessa pienempi sen vuoksi, että kuluttaja käyttää valintamyymälöissä peräkkäisiin ostoksiin vähän aikaa eikä useinkaan lue kaikkia eri tavaroiden sisältämiä merkintöjä, vaan antaa pikemminkin tavaran etikettien tai pakkauksen luoman kokonaisvaltaisen visuaalisen vaikutuksen johtaa itseään (tuomio 2.12.2008, Ebro Puleva v. SMHV – Berenguel (BRILLO’S), T‑275/07, ei julkaistu, EU:T:2008:545, 24 kohta), siitä ei myöskään tule merkityksetön erityisesti siinä tapauksessa, kun kyseiset tavaramerkit ovat sanamerkkejä.

34      Lausuntatapaa ja merkityssisältöä koskevien seikkojen nojalla voidaan todeta, että vaikka kyseiset tavaramerkit eroavat toisistaan ulkoasultaan ja myös niiden merkityssisällössä ja lausuntatavassa on eroja niiden erilaisen loppuosan vuoksi, ne ovat kuitenkin kokonaisuutena tietyssä määrin samankaltaisia niiden alkuosien, nimittäin osien ”mc” ja ”mac”, merkityssisällön ja lausuntatavan samankaltaisuuden vuoksi.

35      Vaikka valituslautakunta siis katsoi virheellisesti, että kyseisten tavaramerkkien ulkoasujen samankaltaisuus on heikko (ks. edellä 25 kohta), se totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 48 kohdassa, että kyseiset tavaramerkit ovat kokonaisuutena tarkastellen tietyssä määrin samankaltaisia. Tämän vuoksi kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioinnissa todettu virhe ei voi johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen.

36      Näin ollen on katsottava, että valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä esittämät arvioinnit, joiden mukaan edellä 15 kohdassa mainittu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan toinen soveltamisedellytys täyttyy käsiteltävässä asiassa, ovat perusteltuja, ja kaikki mainittuja arviointeja vastaan esitetyt väitteet on siis hylättävä.

 Kohdeyleisön kyseisten tavaramerkkien välille mieltämä yhteys

37      Aluksi on huomattava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa mainitut haitat ovat aiheutuessaan seurausta siitä, että kohdeyleisö katsoo kyseiset tavaramerkit läheisiksi eli yhteydestä, jonka se mieltää mainittujen tavaramerkkien välille, vaikka se ei sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. vastaavasti tuomio 6.7.2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, ei julkaistu, EU:T:2012:348, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tällaisen yhteyden muodostamista on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. tuomio 6.7.2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, ei julkaistu, EU:T:2012:348, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Mainittujen tekijöiden joukossa on kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, näiden tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen luonne mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palvelujen läheisyyden tai eroavaisuuden aste sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen laajuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käytössä hankitun erottamiskyvyn aste ja sekaannusvaaran olemassaolo (ks. tuomio 6.7.2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, ei julkaistu, EU:T:2012:348, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

38      Käsiteltävässä asiassa kantaja riitauttaa erityisesti valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemät arvioinnit, joiden mukaan yhtäältä tavaramerkkiperheen ”Mc” olemassaolo on merkityksellinen seikka arvioitaessa sitä, mieltääkö kohdeyleisö yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille, ja toisaalta kyseiset palvelut ja tavarat ovat tietyssä määrin samankaltaisia niiden välisten läheisten yhteyksien vuoksi.

 Tavaramerkkiperheen ”Mc” olemassaolo merkityksellisenä tekijänä, kun arvioidaan sitä, mieltääkö kohdeyleisö yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille

39      Kantaja väittää, että valituslautakunta teki riidanalaisessa päätöksessä arviointivirheen todetessaan, että kohdeyleisö voi riidanalaisessa tavaramerkissä olevan osan ”mac” vuoksi yhdistää sen McDONALD’S ‑tavaramerkistä syntyneeseen tavaramerkkiperheeseen ”Mc”. Sen mukaan tavaramerkkiperhettä koskevaa oikeuskäytäntöä on tulkittava suppeasti, koska siinä poiketaan yleisestä periaatteesta, jonka mukaan kutakin tavaramerkkiä on arvioitava kokonaisuutena. Kantajan mukaan väliintulijan EUIPO:n menettelyn asiakirjoihin toimittamat todisteet eli väliintulijan pikaruokaravintoloiden ruokalistat, vuosina 1991–1992 tehty riippumaton tutkimus ja jäsenvaltioiden tuomioistuinten päätökset eivät ole riittäviä, jotta voitaisiin todeta kohdeyleisön yhdistävän mielessään etuliitteen ”mac” elintarvikkeisiin ja juomiin. Tavaramerkin McDONALD’S mainitsevaa asiakirjaa lukuun ottamatta kaikki nämä asiakirjat ovat peräisin vuodelta 2010 ja ne on siis laadittu myöhemmin kuin 13.10.2008, joka on riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivä. Lisäksi riippumattoman tutkimuksen vuonna 1991 tehty osa osoittaa pelkästään, että haastatellut henkilöt yhdistävät etuliitteen ”mc” tavaramerkkiin McDONALD’s, kun taas tämän saman tutkimuksen vuonna 1992 tehdyn osan, jonka tuloksia on voitu vääristää esitetyn kysymyksen johdattelevalla luonteella, perusteella voidaan pelkästään todeta, että suurin osa haastatelluista henkilöistä on tiennyt, että etuliitettä ”mc” yhdistettynä muihin sanoihin käytetään pikaruoka- tai valintamyymäläpalveluita varten. Kantajan mukaan valituslautakunta ei voinut perustellusti olettaa, että riippumattoman tutkimuksen päätelmät ovat merkityksellisiä yli 16 vuotta myöhemmin ja että niiden merkitys olisi jopa vahvistunut. Valituslautakunnan tarkastelemat jäsenvaltioiden tuomioistuinten päätökset eivät ole todistusvoimaisia, koska ne eivät sido EUIPO:ta ja koska ne koskevat erityistilanteita. Kantaja huomauttaa, että oikeuskäytännöstä ja EUIPO:n menettelyä koskevien suuntaviivojen (jäljempänä EUIPO:n suuntaviivat) C osan 2 jakson 7 luvun 2 kohdan 4 alakohdasta ilmenee, ettei tavaramerkkiperheen käsitettä voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, koska riidanalaisessa tavaramerkissä oleva osa ”mac” ei ole sama kuin osa ”mc”, joka on yhteinen tavaramerkkiperheessä ”Mc”. Riidanalaisessa tavaramerkissä juoman nimeen viittaava osa ”coffee” erottaa mainitun tavaramerkin väliintulijan aikaisemmista tavaramerkeistä, sillä etuliite ”mc” yhdistetään ruokalistan osan tai elintarvikkeen nimeen, joka kirjoitetaan lähtökohtaisesti pienillä kirjaimilla. Kantaja vetoaa siihen, ettei väliintulija myy unionissa juomia etuliitteen ”mc” sisältävällä tavaramerkillä. Sen mukaan riidanalaisen tavaramerkin ja väliintulijan aikaisempien tavaramerkkien väliset erot ovat riittävän suuria, jotta kohdeyleisö havaitsee ne.

40      Toissijaisesti kantaja väittää, ettei tavaramerkillä McDONALD’S ole samaa rakennetta kuin muilla väliintulijan aikaisemmilla tavaramerkeillä, joissa etuliite ”mc” yhdistetään ruokalistan osan tai elintarvikkeen nimeen, eikä se tämän vuoksi kuulu tavaramerkkiperheeseen ”Mc”. Osan ”mc” ja sitä suuremmalla syyllä osan ”mac” käyttöä ei voida kritisoida, koska on kyse iirinkielisissä sukunimissä tavanomaisesta etuliitteestä, jota käytetään useilla tavoilla vastustusta herättämättä.

41      EUIPO ja väliintulija riitauttavat kantajan argumentit ja väittävät, että valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä perustellusti, että tavaramerkkiperheen ”Mc” olemassaolo on huomioon otettava tekijä, kun arvioidaan, mieltääkö kohdeyleisö yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille.

42      Kuten edellä 37 kohdassa on todettu, kohdeyleisön kyseisten tavaramerkkien välille mieltämää yhteyttä on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. tuomio 6.7.2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, ei julkaistu, EU:T:2012:348, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tältä osin merkityksellisten tekijöiden joukossa on aikaisempien tavaramerkkien perheen olemassaolo (ks. vastaavasti tuomio 26.9.2012, IG Communications v. SMHV – Citigroup ja Citibank (CITIGATE), T‑301/09, ei julkaistu, EU:T:2012:473, 106 kohta). Nimittäin siinä tapauksessa, että tavaramerkin mitättömyysvaatimus perustuu sellaisten useiden aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloon, joilla on yhteisiä ominaisuuksia, joiden nojalla niiden voidaan katsoa olevan osa samaa perhettä, kohdeyleisön mieltämä yhteys mitättömäksi vaaditun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä voi johtua siitä seikasta, että ensimmäiseksi mainitussa on ominaisuuksia, jotka voivat yhdistää sen toiseksi mainittujen muodostamaan perheeseen (ks. vastaavasti tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, 62 ja 63 kohta).

43      Useiden tavaramerkkien voidaan katsoa kuuluvan samaan perheeseen etenkin silloin, jos niissä kaikissa on sama erottamiskykyinen elementti ja ne erottuvat toisistaan siihen lisätyn kuvio- tai sanaelementin avulla, tai silloin, jos niille on ominaista sama etuliite tai pääte, joka on alkuperäisen tavaramerkin osa (tuomio 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, 123 kohta). Aikaisempien tavaramerkkien haltijan ei tarvitse toimittaa näyttöä siitä, että kohdeyleisö mieltää näiden tavaramerkkien muodostavan perheen (tuomio 25.11.2014, UniCredit v. SMHV, T‑303/06 RENV ja T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, 65–67 kohta).

44      Kun ei ole käytetty perheen muodostamiseksi riittävää määrää tavaramerkkejä, ei voida kuitenkaan odottaa että kohdeyleisö etsisi tällaisessa perheessä yhteisiä piirteitä ja mieltäisi yhteyden tämän perheen ja muun sellaisen tavaramerkin välille, joka sisältää mainittuja ominaisuuksia muistuttavia osia. Jotta kyseinen yleisö siis voisi muodostaa yhteyden mitättömäksi vaaditun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien ”perheen” välille, viimeksi mainittuun kuuluvien tavaramerkkien on oltava markkinoilla (ks. vastaavasti tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, 64 kohta ja tuomio 23.2.2006, BAINBRIDGE, T‑194/03, EU:T:2006:65, 126 kohta).

45      Aikaisempien tavaramerkkien haltijan, joka vaatii myöhemmän EU-tavaramerkin mitättömyyttä, on siis toimitettava näyttö noiden tavaramerkkien riittävän määrän, jotta ne voivat muodostaa ”perheen”, tosiasiallisesta käytöstä ja siis osoitettava tällaisen perheen olemassaolo, jotta voitaisiin arvioida, muodostaako kohdeyleisö yhteyden mitättömäksi vaaditun tavaramerkin ja mainitun ”perheen” muodostavien aikaisempien tavaramerkkien välille (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, 65 ja 66 kohta ja tuomio 23.2.2006, BAINBRIDGE, T‑194/03, EU:T:2006:65, 126 kohta) tai jopa pelkästään mitättömäksi vaaditun tavaramerkin ja tämän ”perheen” alkuperäisen aikaisemman tavaramerkin välille.

46      Kun otetaan huomioon edellä 42–45 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, on tarkastettava yhtäältä sitä, onko väliintulija toimittanut näytön näiden aikaisempien tavaramerkkien riittävän määrän tosiasiallisesta käytöstä, jotta voidaan todeta niiden yhteiset piirteet huomioon ottaen, muodostavatko ne tavaramerkkien ”perheen”, ja toisaalta sitä, sisältääkö riidanalainen tavaramerkki osia, jotka liittyvät tämän ”perheen” yhteisiin ominaispiirteisiin.

–       Aikaisempien tavaramerkkien riittävän määrän, jotta ne voivat muodostaa tavaramerkkien ”perheen”, tosiasiallinen käyttö

47      Valituslautakunta vahvisti riidanalaisen päätöksen 57 ja 86 kohdassa mitättömyysosaston päätelmät, joiden mukaan väliintulijan toimittamat todisteet riittivät osoittamaan tavaramerkin McDONALD’S tosiasiallisen käytön pikaruokapalveluille. Tältä osin se viittasi erityisesti väliintulijan toimittamiin todisteisiin, jotka osoittavat, että mainittu tavaramerkki on konsulttiyhtiön tekemän maailmanlaajuisen analyysin kuudennella sijalla, ja että tällä tavaramerkillä myytävien palvelujen tuotto on noin 32 000 miljoonaa euroa, ja joita tuettiin lisäksi lausunnoilla, joihin oli liitetty tuotteiden etikettejä, ruokalistoja ja mainosmateriaalia.

48      Lisäksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 58–60 kohdassa, että väliintulijan toimittamat todisteet olivat riittäviä, jotta voidaan todeta tavaramerkkien, joissa etuliite ”mc” liitetään toiseen sanaan kuten tavaramerkeissä McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN ja McFEAST, tosiasiallinen käyttö pikaruokapalveluja ja pikaruokapaikkojen ruokalistoissa olevia tuotteita varten osassa unionin aluetta. Tältä osin se viittasi erityisesti vuosina 1991–1992 tehtyyn riippumattomaan tutkimukseen ja väliintulijan toimittamiin kansallisten tuomioistuinten tuomioihin.

49      Käsiteltävässä asiassa kantaja tyytyy väittämään, etteivät väliintulijan toimittamat todisteet osoita, että etuliitteen ”mc” yhdistettynä toiseen sanaan tosiasiallinen käyttö on ollut merkityksellisinä ajanjaksoina unionin alueella riittävää, jotta kohdeyleisö yhdistää mielessään tämän etuliitteen elintarvikkeisiin ja juomiin. Kantaja ei siis kiistä aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä vaan sen, että tämä käyttö olisi riittävää, jotta etuliite ”mc” yhdistettynä toiseen sanaan olisi saavuttanut oman erottamiskyvyn elintarvikkeita ja juomia varten.

50      Toissijaisesti on todettava, että valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 59 kohdassa pelkästään, että etuliitteen ”mc” yhdistettynä toiseen sanaan tosiasiallinen käyttö on ollut vähintään osassa unionin aluetta riittävää, jotta kohdeyleisö yhdisti mielessään kyseisinä ajanjaksoina tämän etuliitteen pikaruokapalveluihin ja pikaruokapaikkojen ruokalistoilla oleviin tuotteisiin.

51      Käsiteltävässä asiassa on näin ollen tarkastettava, onko väliintulija toimittanut näytön edellä 47 ja 48 kohdassa mainittujen tavaramerkkien sellaisesta tosiasiallisesta käytöstä, että etuliitteestä ”mc” yhdistettynä toiseen sanaan on tullut itsessään erottamiskykyinen pikaruokapalveluita ja pikaruokapaikkojen ruokalistassa esiintyviä tuotteita varten ainakin osassa unionin aluetta.

52      Tästä on huomattava, että tutkittaessa tietyssä tapauksessa sitä, onko tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on arvioitava kokonaisuutena kaikkia toimitettuja todisteita ottaen huomioon kaikki yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät. Tällaisen arvioinnin on perustuttava kaikkiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillä suojataan, sekä näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseisten markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (ks. vastaavasti tuomio 29.2.2012, Certmedica International ja Lehning entreprise v. SMHV – Lehning entreprise ja Certmedica International (L112), T‑77/10 ja T‑78/10, ei julkaistu, EU:T:2012:95, 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

53      Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida osoittaa todennäköisyyksillä tai olettamilla, vaan sen on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin (ks. vastaavasti tuomio 23.9.2009, Cohausz v. SMHV – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, ei julkaistu, EU:T:2009:354, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

54      Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 22 säännön 4 kohdasta, jota sovelletaan mainitun asetuksen 40 säännön 6 kohdan mukaan soveltuvin osin mitättömyysmenettelyissä, kuitenkin seuraa, että todistusaineisto on periaatteessa rajoitettava väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekä asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin valaehtoisiin tai juhlallisiin kirjallisiin vakuutuksiin.

55      Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdasta, luettuna yhdessä tämän saman asetuksen 42 artiklan 2 kohdan kanssa, seuraa, että tavaramerkin McDONALD’S ja sitä suuremmalla syyllä tästä tavaramerkistä johdettujen muiden aikaisempien tavaramerkkien, jotka voivat väliintulijan mukaan muodostaa tavaramerkkien ”perheen”, tosiasiallisen käytön toteamiseksi huomioon otettavat ajanjaksot ovat yhtäältä ajanjakso 12.1.2004–11.1.2009 ja toisaalta ajanjakso 13.8.2005–12.8.2010 (jäljempänä merkitykselliset ajanjaksot). Sovellettavassa säännöstössä tällä tavoin määriteltyjä ajanjaksoja myöhempien tai myös aikaisempien seikkojen huomioon ottaminen on tosin mahdollista, mutta vasta sitten, kun on esitetty sellaisia asiakirjoja, joissa osoitetaan kyseisten tavaramerkkien käyttö mainittujen ajanjaksojen aikana (ks. vastaavasti tuomio 27.9.2012, El Corte Inglés v. SMHV – Pucci International (PUCCI), T‑39/10, ei julkaistu, EU:T:2012:502, 26 kohta). Näin ollen valituslautakunta vahvisti riidanalaisen päätöksen 86 kohdassa perustellusti mitättömyysosaston päätöksen 24 kohdassa olevat toteamukset, joissa määritellään merkitykselliset ajanjaksot edellä esitetyllä tavalla.

56      Väliintulijan käsiteltävässä asiassa esittämät todisteet luetellaan mitättömyysosaston päätöksen 29 ja 30 kohdassa.

57      Kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 57 ja 86 kohdassa, toimitetut merkityksellisiin ajanjaksoihin liittyvät todisteet osoittavat oikeudellisesti riittävällä tavalla tavaramerkin McDONALD’S tosiasiallisen käytön pikaruokapalveluille ainakin osassa unionin aluetta. Todisteet nimittäin osoittavat, että tavaramerkki McDONALD’S oli merkityksellisten ajanjaksojen aikana maailmanlaajuisesti yksi kymmenestä tärkeimmästä tavaramerkistä, ja että sitä on käytetty olennaisessa osassa unionin aluetta intensiivisesti pikaruokapalveluille ja pikaruokapaikkojen ruokalistoilla oleville tuotteille.

58      Kuten valituslautakunta lisäksi totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 58 kohdassa ja kuten lisäksi väliintulijan esittämistä seikoista ilmenee, väliintulija oli jo saanut rekisteröinnin monille tavaramerkeille tai rekisteröinyt kyseisten ajanjaksojen aikana monia tavaramerkkejä, joissa etuliite ”mc” yhdistetään toiseen sanaan, kuten tavaramerkit McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN ja McFEAST, pikaruokapalveluja ja pikaruokapaikkojen ruokalistoissa olevia tuotteita varten. Lisäksi se on käyttänyt tavaramerkkejä McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN ja EGG McMUFFIN Saksassa ja tavaramerkkejä McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN ja EGG McMUFFIN Yhdistyneessä kuningaskunnassa pikaruokapaikkojen ruokalistoilla oleville tuotteille ja mainosmateriaalissa. Vaikka väliintulija ei kantajan huomautuksen mukaisesti ole toimittanut tietoja kullakin kyseessä olevalla tuotteella saadusta liikevaihdosta, se on toimittanut EUIPO:n menettelyn asiakirjoihin todisteita, jotka osoittavat, että sillä oli vuosina 2004 ja 2009 eli merkityksellisinä ajanjaksoina 1 262 ja 1 361 toimipaikkaa Saksassa ja 1 250 ja 1 193 toimipaikkaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisäksi väliintulijan Saksan osalta laatimasta vuoden 2009 kertomuksesta, joka jätettiin EUIPO:n menettelyssä ja joka kuuluu tämän menettelyn asiakirja-aineistoon, ilmenee, että sen saksalaisten toimipaikkojen liikevaihto oli suuri vuosina 2008 ja 2009. Näiden seikkojen nojalla voidaan kokonaisuutena arvioiden ja 17.2.2011 annetussa tuomiossa J & F Participações v. SMHV – Plusfood Wrexham (Friboi) (T‑324/09, ei julkaistu, EU:T:2011:47, 27 ja 31 kohta) puolletun ratkaisun mukaisesti todeta käsiteltävässä asiassa väliintulijan tavaramerkkien McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN ja EGG McMUFFIN tosiasiallinen käyttö Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa eli olennaisessa osassa unionia merkityksellisten ajanjaksojen aikana.

59      Lisäksi kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 59 kohdassa, Saksan, Espanjan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet ovat todenneet merkityksellisten ajanjaksojen aikana, että etuliite ”mc” yhdistettynä toiseen sanaan on tullut itsessään erottamiskykyiseksi pikaruokapalveluja ja pikaruokapaikkojen ruokalistoissa olevia tuotteita varten. Vaikka kansallisten viranomaisten antamat päätökset eivät sido EUIPO:ta ja vaikka, sikäli kuin unionin tavaramerkkioikeuden soveltaminen on itsenäistä kansallisiin järjestelmiin nähden, EUIPO:n päätösten laillisuutta ei voida kyseenalaistaa pelkästään aikaisemmissa kansallisissa tuomioissa olevien arviointien perusteella, EUIPO voi kuitenkin ottaa viimeksi mainitut tuomiot huomioon aihetodisteina tosiseikkoja arvioidessaan (ks. vastaavasti tuomio 21.4.2004, Concept v. SMHV (ECA), T‑127/02, EU:T:2004:110, 70 ja 71 kohta; tuomio 9.7.2008, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, 45 kohta ja tuomio 25.10.2012, riha v. SMHV – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, ei julkaistu, EU:T:2012:576, 66 kohta). Valituslautakunta on näin ollen vastoin kantajan väitettä voinut oman arviointinsa tosiseikoista tehdäkseen ottaa riidanalaisessa päätöksessä huomioon aihetodisteina kansallisten tuomioistuinten kyseisinä ajanjaksoina tekemät päätelmät, joista ilmenee, että niiden toimivallan kattamalla alueella etuliitteen ”mc” yhdistettynä toiseen sanaan käyttö oli ollut sellaista, että siitä oli itsestään voinut tulla erottamiskykyinen pikaruokapalveluja ja pikaruokapaikkojen ruokalistoilla olevia tuotteita varten.

60      Kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 59 kohdassa, kansallisten tuomioistuinten tällä tavoin tekemiä päätelmiä tuettiin lisäksi vuosina 1991 ja 1992 tehdyssä riippumattomassa tutkimuksessa, josta ilmeni, että kohdeyleisön osan mielessä etuliite ”mc” liitettiin laajalti merkkiin McDONALD’S ja että tämä sama etuliite yhdistettynä toiseen sanaan liitettiin laajalti samaan konserniin kuuluviin pikaruokapaikkoihin. Edellä 55 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti valituslautakunta on voinut käyttää näitä todisteita, jotka ovat aikaisempia kuin merkitykselliset ajanjaksot. Riippumattomassa tutkimuksessa esitetyistä kysymyksistä on huomattava, että vastoin kantajan väitettä niiden muotoilu mahdollisti sen objektiivisen tarkastelun, missä määrin kohdeyleisön osan eli pikaruokapalvelujen saksalaisen kuluttajan mielessä etuliite ”mc” liitetään yhtäältä merkkiin McDONALD’S ja toisaalta samaan konserniin kuuluviin pikaruokapalveluihin. Kun otetaan huomioon näiden tulosten erityinen ajankohta on todettava, ettei niiden avulla voida todeta yhteyksiä tavaramerkin McDONALD’S käytön ja aikaisempien tavaramerkkien McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN ja EGG McMUFFIN välillä, joiden tosiasiallinen käyttö on todettu edellä 58 kohdassa. Lisäksi viimeksi mainitut rekisteröitiin kaikki riippumattoman tutkimuksen kattaman ajanjakson jälkeen. Mainitut tulokset joka tapauksessa tukevat sitä seikkaa, että näiden tavaramerkkien käyttämishetkellä etuliite ”mc” yhdistettynä toiseen sanaan oli jo saavuttanut oman erottamiskyvyn pikaruokapalveluille. Kuten EUIPO on perustellusti huomauttanut, käsiteltävän asian olosuhteiden perusteella ei voida todeta, että riippumattomassa tutkimuksessa tehdyt toteamukset olisi jälkeenpäin kumottu, koska valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 86 kohdassa toteamalla tavalla väliintulijan toimittamissa todisteissa osoitetaan, että se jatkoi kyseisinä ajanjaksoina sellaisten tavaramerkkien rekisteröimistä, joissa etuliite ”mc” yhdistetään toiseen sanaan, ja että tavaramerkki McDONALD’S on edelleen yksi maailman merkittävimmistä tavaramerkeistä. Tämä todistaa, että väliintulija on jatkanut investointeja säilyttääkseen tämän tavaramerkin laajan tunnettuuden pikaruokapalveluja varten.

61      Väliintulijan toimittamat todisteet siis osoittavat, että sen tavaramerkkien McDONALD’S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN ja EGG McMUFFIN käyttö on ollut riittävää, jotta etuliite ”mc” yhdistettynä ruokalistan osan tai elintarvikkeen nimeen säilytti kyseisinä ajanjaksoina oman erottamiskykynsä, jonka se oli saavuttanut aikaisemmin pikaruokapalveluja ja pikaruokapaikkojen ruokalistoilla olevia tuotteita varten ainakin osassa unionin aluetta.

62      Näin ollen valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 60 kohdassa perustellusti, että väliintulija oli toimittanut riittävästi aihetodisteita siitä, että edellä 58 kohdassa mainittuja aikaisempia tavaramerkkejä oli käytetty tosiasiallisesti kyseisinä ajanjaksoina.

63      Lisäksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 67–69, 73 ja 74 kohdassa, että väliintulijan toimittamat todisteet osoittavat oikeudellisesti riittävällä tavalla, että kyseisinä ajanjaksoina etuliite ”mc” yhdistettynä ruokalistan osan tai elintarvikkeen nimeen oli tullut erottamiskykyiseksi pikaruokapalveluja ja pikaruokapaikkojen ruokalistoilla olevia tuotteita varten ainakin osassa unionin aluetta, minkä vuoksi tämä etuliite on edellä 43 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan sopiva luonnehtimaan tavaramerkkiperhettä.

64      Lopuksi on huomattava, että tavaramerkit McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN ja EGG McMUFFIN, jotka on johdettu tavaramerkistä McDONALD’S, täyttävät kaikki edellytykset tavaramerkkien ”perheen” muodostamiseksi edellä 43 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, koska niitä on riittävä lukumäärä ja ne sisältävät kaikki saman erottamiskykyisen osan eli osan ”mc”, johon on lisätty sanaosa, joka erottaa ne toisistaan, ja että niille on luonteenomaista saman etuliitteen ”mc” kertautuminen, joka on osa tavaramerkkiä McDONALD’S. Se seikka, että tässä viimeksi mainitussa tavaramerkissä toinen osa viittaa sukunimeen, kun taas tavaramerkkiperheen muodostavissa tavaramerkeissä toinen osa viittaa pikaruokapaikan ruokalistalla olevan tuotteen nimeen, on kantajan väitteen vastaisesti merkityksetöntä. Kuten valituslautakunta nimittäin totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 81 kohdassa, tavaramerkki McDONALD’S, joka on laajalti tunnettu pikaruokapalveluille, on perheen alkuperänä oleva tavaramerkki, johon kaikki johdetut tavaramerkit liittyvät yhteisen piirteen eli etuliitteen ”mc” avulla ja josta ne kaikki erottuvat samantyyppisellä loppuosalla, joka viittaa johonkin väliintulijan pikaruokapaikkojen ruokalistalla olevista elintarvikkeista, kuten riidanalaisen päätöksen 61 kohdassa on todettu.

65      Valituslautakunta on siis myös perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 58 ja 60 kohdassa, että aikaisemmat tavaramerkit muodostavat ”tavaramerkkiperheen” ja että niitä on käytetty ”tavaramerkkiperheenä”.

–       Riidanalaisessa tavaramerkissä olevat osat, jotka voivat liittää sen tavaramerkkiperheeseen ”Mc”

66      Riidanalaisen päätöksen 63 ja 64 kohdassa valituslautakunta totesi, että riidanalaisessa tavaramerkissä on piirteitä, jotka voivat liittää sen tavaramerkkiperheeseen ”Mc”, koska ensiksi tämä tavaramerkki alkaa etuliitteellä ”mac”, joka todennäköisesti katsotaan lähes samaksi kuin tavaramerkkiperheen ”Mc” yhteinen etuliite, toiseksi kyseisen tavaramerkin rakenne on hyvin samankaltainen kuin tavaramerkkiperheen ”Mc” yhteinen rakenne ja kolmanneksi etuliitteillä ”mc” ja ”mac” on riidanalaisessa tavaramerkissä ja tavaramerkkiperheessä ”Mc” sama sijainti ja sama merkityssisältö.

67      Tästä on todettava, että valituslautakunta totesi käsiteltävän asian olosuhteissa perustellusti, että riidanalaisessa tavaramerkissä on piirteitä, jotka voidaan edellä 30 ja 64 kohdassa mainituista syistä liittää tavaramerkkiperheeseen ”Mc”.

68      Kantajan sellaisten ominaispiirteiden riitauttamiseksi esittämät argumentit, jotka voivat liittää riidanalaisen tavaramerkin tavaramerkkiperheeseen ”Mc”, eivät ole vakuuttavia.

69      Argumentista, jonka mukaan riidanalaisen tavaramerkin ensimmäinen osa eli osa ”mac” pelkästään muistuttaa tavaramerkkiperheen ”Mc” yhteistä etuliitettä eli etuliitettä ”mc”, kun taas EUIPO:n suuntaviivojen C osan ”Väite” 2 jakson 7 luvun 2 kohdan 4 alakohdassa todetaan, että riidanalaisen tavaramerkin ja tavaramerkkiperheen yhteisen osan pitää olla ”sama tai hyvin samankaltainen”, on riittävää todeta, että ainakin se kohdeyleisön osa, joka tuntee iirinkielisten sukunimien etuliitteet, katsoo tämän tavaramerkin alkuosan eli osan ”mac” samaksi tai vastaavaksi kuin tavaramerkkiperheen ”Mc” yhteisen alkuosan eli osan ”mc”.

70      Lisäksi riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasun vertailuun perustuvat argumentit ovat merkityksettömiä, koska merkityssisällön samuus ja vähemmässä määrin riidanalaisen tavaramerkin ja tavaramerkkiperheen ”Mc” alkuosien lausuntatavan samuus sekä ensiksi mainitun ja toiseksi mainittujen sama rakenne mahdollistavat riidanalaisen tavaramerkin liittämisen mainittuun tavaramerkkiperheeseen (ks. edellä 69 kohta). Se seikka, että riidanalainen tavaramerkki ja tavaramerkkiperheen aikaisemmat tavaramerkit voitaisiin erottaa toisistaan niiden tosiasiallisessa käytössä pienten tai suurten kirjainten käytön vuoksi, on joka tapauksessa merkityksetön jo edellä 24 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti.

71      Riidanalaisen tavaramerkin ja tavaramerkkiperheen ”Mc” aikaisempien tavaramerkkien erilaiseen rakenteeseen liittyvä argumentti ei myöskään voi kyseenalaistaa valituslautakunnan arvioinnin perusteltavuutta, vaikka sillä onkin tietty merkitys. Valituslautakunta nimittäin totesi riidanalaisen päätöksen 92 kohdassa perustellusti, että ne tavarat, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity ja jotka kattavat sekä elintarvikkeet (mukaan lukien jäätelöt, muffinit, täytetyt kerrosvoileivät ja paahdetut leivät) että juomat, liittyvät läheisesti niihin palveluihin, joita varten tavaramerkki McDONALD’S on laajalti tunnettu, nimittäin pikaruokapalveluihin, joiden yhteydessä asiakkaille toimitetaan elintarvikkeita ja juomia (ks. jäljempänä 76 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Lisäksi siltä osin kuin kantaja toteaa, että se käyttää riidanalaista tavaramerkkiä vain juomien myyntiin, on todettava oikeuskäytännön mukaisesti, ettei huomioon ole otettava niitä tavaroita, joita varten kyseistä tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty markkinoilla, vaan ne tavarat, joita varten se on rekisteröity (ks. vastaavasti tuomio 13.4.2005, Gillette v. SMHV – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, ei julkaistu, EU:T:2005:126, 33 kohta).

72      Lopuksi se argumentti, jonka mukaan riidanalaisessa tavaramerkissä ei toisteta samaa rakennetta kuin tavaramerkissä McDONALD’S, on pätemätön. Merkitystä on nimittäin sillä, että riidanalaisessa tavaramerkissä toistetaan yhteisiä piirteitä, jotka yhdistävät tavaramerkkiperheen ”Mc” aikaisemmat tavaramerkit toisiinsa ja joilla ne eroavat tavaramerkistä McDONALD’S, joka on tämän tavaramerkkiperheen alkuperäinen tavaramerkki.

73      Lopuksi on todettava, että valituslautakunta totesi edellä 42 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö huomioon ottaen perustellusti riidanalaisen päätöksen 99 ja 100 kohdassa, että tavaramerkkiperhe ”Mc” on tekijä, joka on otettava huomioon, kun käsiteltävässä asiassa arvioidaan sitä, mieltääkö kohdeyleisö yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille.

 Kyseisten palvelujen ja tavaroiden tietyn samankaltaisuuden asteen olemassaolo

74      Kantaja väittää, että valituslautakunta teki riidanalaisessa päätöksessä arviointivirheen todetessaan, että kyseiset palvelut ja tavarat ovat tietyssä määrin samankaltaisia niiden välisten läheisten yhteyksien vuoksi. Sen mukaan kyseiset palvelut ja tavarat ovat tavaramerkin McDONALD’S osalta pikaruokapalvelut, joille mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja riidanalaisen tavaramerkin osalta tavarat, joita varten se on rekisteröity eli tietyt elintarvikkeet ja tietyt juomat ja erityisesti kahvi, kahvinkorvikkeet, pikakahvi, pikakahvivalmisteet, kahvipavut ja jauhettu kahvi, jotka kuuluvat luokkaan 30 (jäljempänä kahvipohjaiset tuotteet), joita myydään kyseisellä tavaramerkillä. Kantaja väittää, että EUIPO:n päätöskäytännöstä ilmenee, että yhtäältä ravintolapalvelut ja toisaalta elintarvikkeet ja juomat eivät ole samankaltaisia. Se seikka, että kyseisten palvelujen ja tavaroiden kuluttajat ovat samoja, on merkityksetöntä näiden palvelujen ja tavaroiden samankaltaisuuden arvioinnissa, sillä unionin suuri yleisö ostaa kaikenlaisia palveluja ja tavaroita, jotka voivat olla hyvin samankaltaisia tai hyvin erilaisia. Kahvipohjaiset tuotteet eivät ole lainkaan samankaltaisia pikaruokapalvelujen kanssa sen vuoksi, että niitä myydään supermarketeissa ja ruokakaupoissa eikä pikaruokapaikoissa, ja vaikka niitä myytäisiin niissä, kuluttajat eivät uskoisi, että nämä pikaruokapaikat olisivat valmistaneet ne. Se seikka, että ravintolat käyttävät raakavalmisteita ja tarjoavat elintarvikkeita, ei tarkoita sitä, kuten EUIPO:n suuntaviivojen, sellaisina, kuin ne olivat voimassa tosiseikkojen tapahtumisen ajankohtana, C.2 osan 2.B luvun 5.3.3 osastosta ilmenee, että ravintolapalvelut olisivat samankaltaisia kuin elintarvikkeet. Kantaja mukaan EUIPO:n mainitsema oikeuskäytäntö on merkityksetön, koska se liittyy valmistettuun ruokaan. Kantaja väittää, ettei valituslautakunta voinut väliintulijan EUIPO:n menettelyn asiakirjoihin toimittamien todisteiden nojalla todeta riidanalaisen päätöksen 101 kohdassa, että elintarvikkeita, kuten ketsuppia, olisi myyty tavaramerkillä McDONALD’S saksalaisissa ja italialaisissa supermarketeissa.

75      EUIPO ja väliintulija riitauttavat kantajan argumentit ja väittävät, että valituslautakunta ei tehnyt riidanalaisessa päätöksessä arviointivirhettä todetessaan, että kyseiset palvelut ja tavarat ovat tietyssä määrin samankaltaisia.

76      Aluksi on muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa on tulkittava sillä tavoin, että siihen voidaan vedota mitättömyysvaatimuksen tueksi sekä silloin, kun aikaisemman EU-tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ja ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja tai samankaltaisia, että silloin, kun ne eivät ole samoja tai samankaltaisia (ks. vastaavasti tuomio 22.3.2007, Sigla v. SMHV – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, 33 kohta).

77      Oikeuskäytännön mukaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen läheisyyden tai eroavuuden aste on tässä yhteydessä merkityksellinen tekijä pelkästään arvioitaessa kohdeyleisön mielessään kyseisten tavaramerkkien välille muodostamaa yhteyttä (ks. tuomio 6.7.2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, ei julkaistu, EU:T:2012:348, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

78      Kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden arvioimisessa on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden ja palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat erityisesti niiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (tuomio 29.9.1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, 23 kohta).

79      Kuten edellä 71 kohdassa on huomautettu, käsiteltävässä asiassa vertailtavat palvelut ja tavarat ovat yhtäältä ne palvelut, joille tavaramerkki McDONALD’S on laajalti tunnettu eli pikaruokapalvelut, joiden yhteydessä asiakkaille toimitetaan elintarvikkeita ja juomia, ja toisaalta tavarat, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity ja jotka kattavat tiettyjä elintarvikkeita ja juomia. Edellä 71 kohdassa esitetyillä perusteilla kantaja ei ole perustellusti väittänyt, että mainitun vertailun pitäisi lähtökohtaisesti koskea riidanalaisen tavaramerkin osalta juomia sen vuoksi, että se käytännössä käyttää mainittua tavaramerkkiä etenkin juomien myynnissä.

80      On tosin riidatonta, ettei elintarvikkeilla ja juomilla yhtäältä ja ravintolapalveluilla toisaalta ole samaa luonnetta, käyttötarkoitusta tai käyttötapoja (ks. vastaavasti tuomio 12.12.2014, Comptoir d’Épicure v. SMHV – A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, ei julkaistu, EU:T:2014:1072, 96 kohta). Oikeuskäytännöstä kuitenkin ilmenee, että elintarvikkeet ovat laajassa merkityksessä, mukaan lukien yhtäältä juomat ja toisaalta ravintolapalvelut, niiden eroista huolimatta tietyssä määrin samankaltaisia, koska ensiksi kyseisiä elintarvikkeita käytetään ja tarjotaan ravintolapalvelujen yhteydessä, minkä vuoksi nämä tavarat ja palvelut ovat toisiaan täydentäviä, toiseksi ravintolapalveluita voidaan tarjota samoissa paikoissa kuin missä kyseisiä elintarvikkeita myydään ja kolmanneksi kyseiset elintarvikkeet voivat olla peräisin samoista yrityksistä tai taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä, jotka myyvät pakattuja elintarvikkeita, tai ravintoloista, jotka myyvät take away ‑aterioita (ks. vastaavasti tuomio 12.12.2014, da rosa, T‑405/13, ei julkaistu, EU:T:2014:1072, 97 ja 98 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 4.6.2015, Yoo Holdings v. SMHV – Eckes-Granini Group (YOO), T‑562/14, ei julkaistu, EU:T:2015:363, 25–28 kohta).

81      Se seikka, että EUIPO:n suuntaviivat, jotka kantaja on maininnut, eivät heijasta tältä osin tarkkaan edellä 80 kohdassa mainittua oikeuskäytäntöä, on merkityksetöntä, koska nämä suuntaviivat eivät ole unionin oikeussäännösten tulkitsemisessa sitovia oikeustoimia (tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, 48 kohta).

82      Käsiteltävässä asiassa on aluksi todettava, että riidanalaisen tavaramerkin kattamia elintarvikkeita voidaan laajassa merkityksessä käyttää ja tarjota väliintulijan harjoittamien ravintolapalvelujen yhteydessä. Tietyt riidanalaisen tavaramerkin kattamat elintarvikkeet, kuten jäätelöt, muffinit, täytetyt kerrosvoileivät ja paahdetut leivät eivät sitä paitsi ole pelkkiä ainesosia, jotka ovat pikaruokapaikoissa tarjottavien ruokien perustana, vaan ne vastaavat näiden paikkojen ruokalistoilla tarjottavia tuotteita. Kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 95 kohdassa, kyseiset elintarvikkeet ja ravintolapalvelut suuntautuvat näin ollen samoille asiakkaille. Nämä tavarat ja palvelut ovat siis toisiaan täydentäviä.

83      Tämän jälkeen on todettava, että riidanalaisen tavaramerkin kattamat elintarvikkeet, jotka vastaavat pikaruokapaikkojen ruokalistojen tuotteissa käytettäviä tai ruokalistoilla sellaisenaan tarjottavia tuotteita, voidaan kuluttaa paikan päällä niissä ravintoloissa, joissa väliintulijan pikaruokapalveluja tarjotaan.

84      Lopuksi kuten väliintulija toteaa, sen tarjoamien kaltaisia pikaruokapalveluja suoritetaan myös take away ‑muodossa. Tällaisessa tapauksessa kuluttaja yleensä muodostaa yhteyden take away ‑tuotteiden paikkaukseen asetetun tavaramerkin ja näiden tuotteiden kaupallisen alkuperän välille.

85      Kun otetaan huomioon edellä 82–84 kohdassa esitetyt huomautukset, on todettava, että valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 92, 95 96 ja 101 kohdassa tekemät arvioinnit, joiden mukaan kyseiset palvelut ja tavarat ovat tietyssä määrin samankaltaisia niiden välisten läheisten yhteyksien vuoksi, ovat perusteltuja.

86      Koska nämä perustelut riittävät perustelemaan riidanalaisen päätöksen, ei ole syytä tutkia kantajan väitteitä riidanalaisen päätöksen 102 kohdan toisessa virkkeessä olevasta lisäperusteesta, joka liittyy siihen, että tiettyjä väliintulijan tavaroita (ketsuppi) myydään supermarketeissa Saksassa ja Italiassa. Valituslautakunta on siis perustellusti todennut muun muassa riidanalaisen päätöksen 102 kohdassa, että kohdeyleisö voi muodostaa mentaalisen yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille.

 Vaara siitä, että tavaramerkin McDONALD’S mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi käyttämällä riidanalaista tavaramerkkiä ilman perusteltua syytä

87      Aluksi on huomattava, että yleisön mieltämä yhteys kyseisten tavaramerkkien välille on välttämätön edellytys, mutta se ei sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että olemassa on jokin niistä loukkauksista, joilta laajalti tunnettuja tavaramerkkejä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdalla on tarkoitus suojella (ks. tuomio 7.12.2010, Nute Partecipazioni ja La Perla v. SMHV – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑59/08, EU:T:2010:500, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

88      Saadakseen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa säädettyä suojaa aikaisemman EU-tavaramerkin haltijan on esitettävä näyttö siitä, että mitättömäksi vaaditun tavaramerkin käyttö ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman EU-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi (ks. vastaavasti tuomio 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

89      Pelkästään yksi näistä kolmentyyppisistä haitoista riittää, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa voidaan soveltaa (ks. vastaavasti tuomio 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), kun otetaan huomioon, että sekä mitättömyysosasto että valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessä tyytyivät toteamaan, että tavaramerkin McDONALD’S maineen epäoikeutetusta hyväksikäytöstä on syntynyt haittaa.

90      Kantaja väittää, että valituslautakunta teki riidanalaisessa päätöksessä arviointivirheen todetessaan, että kantaja on voinut käyttää epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin McDONALD’S mainetta käyttämällä riidanalaista tavaramerkkiä ilman perusteltua syytä. Se huomauttaa, että riidanalainen päätös perustuu virheelliseen toteamukseen tavaramerkin McDONALD’S etuliitteen ”mc” yhdistettynä ruokalistan osan tai elintarvikkeen nimeen, saavuttamasta laajasta tunnettuudesta. Näissä olosuhteissa olisi virhe todeta kohdeyleisön katsovan, että riidanalaisessa tavaramerkissä, jossa etuliitteeseen ”mac” yhdistetään sana ”coffee”, toistetaan tavaramerkin McDONALD’S rakenne. Kantajan mukaan valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen 99 kohdassa virheen todetessaan, sikäli kuin se käyttää riidanalaista tavaramerkkiä vain kahville ja kahvipakkauksissa, ettei ole syytä epäillä, että sen tarkoituksena on toistaa tavaramerkkiperheen ”Mc” yhteisen rakenteen kanssa sama rakenne. Tästä se huomauttaa, että EUIPO ja väliintulija eivät lisäksi tässä menettelyssä väitä, että se olisi valinnut riidanalaisen tavaramerkin vilpillisessä mielessä. Lisäksi väliintulija ei ole nostanut sitä vastaan loukkauskannetta. Kantaja väittää, että lausunto, jonka se on toimittanut EUIPO:n menettelyn asiakirjoihin, osoittaa, että riidanalainen tavaramerkki valittiin vilpittömässä mielessä ja että sen käyttö kahvin myymisessä selittyy sillä seikalla, että osa ”kahvi” viittaa tähän tuotteeseen.

91      Lopuksi kantaja väittää, ettei valituslautakunta ole ottanut huomioon markkinatodellisuutta, vaikka on niin, että kun kyseisiä tavaramerkkejä tosiasiallisesti käytetään näillä markkinoilla, aikaisemman EU-tavaramerkin haltijan on toimitettava näyttö siitä, että mitättömäksi vaaditun tavaramerkin haltija todella käyttää epäoikeutetusti hyväksi sen tavaramerkin mainetta. Valituslautakunnalta jäi huomaamatta se seikka, että kyseiset tavaramerkit ovat eläneet rauhanomaisesti rinnakkain Bulgariassa, Virossa, Kyproksella, Latviassa, Unkarissa ja Puolassa ainakin vuodesta 1994 alkaen, vaikka riidanalaisen tavaramerkin käyttö on ollut intensiivistä kuten Puolassa. Kantajan mukaan on oletettava, että markkinatodellisuus on sama koko unionissa. Sitä vastoin sen seikan, että aikaisempien tavaramerkkien haltija on ryhtynyt toimiin mitättömäksi vaaditun tavaramerkin haltijaa vastaan, nojalla ei voida todeta, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara, että se muodostaa yhteyden mainittujen tavaramerkkien välille tai että se siirtää imagon niiden välillä. Kantaja väittää, että riidanalaisen tavaramerkin, joka kattaa kahvipohjaiset tuotteet, intensiivinen, pitkään jatkunut käyttö vilpittömässä mielessä ja rauhanomaisesti tavaramerkin McDONALD’S, joka on laajalti tunnettu pikaruokapalveluille, rinnalla on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu perusteltu syy riidanalaisen tavaramerkin käytölle.

92      EUIPO ja väliintulija riitauttavat kantajan argumentit ja väittävät, että valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä riidanalaisessa päätöksessä todetessaan, että kantajan riidanalaisen tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee tavaramerkin McDONALD’S maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

93      Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisella hyväksikäytöllä tapahtuneen loukkauksen osalta on todettava, että siltä osin kuin on kiellettyä, että myöhemmän tavaramerkin haltija hyötyy aikaisemmasta tavaramerkistä, mainitun loukkauksen olemassaoloa on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten myöhempi tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkökulmasta (ks. vastaavasti tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, EU:C:2008:655, tuomion 35 ja 36 kohta).

94      Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ”aikaisemman [EU-]tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön” olemassaolo ei edellytä sekaannusvaaran eikä tämän tavaramerkin, tai yleisemmin sen haltijan, maineelle aiheutuvan vahingon vaaran olemassaoloa (ks. vastaavasti tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C‑487/07, EU:C:2009:378, 50 kohta). Tämä hyväksikäyttö on seurausta siitä, että kolmas käyttää aikaisemman EU-tavaramerkin kanssa samankaltaista tavaramerkkiä pyrkien tällä käytöllä asettumaan aikaisemman tavaramerkin vanaveteen hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta ja käyttääkseen taloudellista korvausta maksamatta hyväkseen aikaisemman EU-tavaramerkin haltijan markkinointitoimia tavaramerkkinsä imagon luodakseen ja säilyttääkseen (ks. vastaavasti tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C‑487/07, EU:C:2009:378, 50 kohta ja tuomio 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

95      Sitä, onko mitättömäksi vaaditun tavaramerkin käyttö aikaisemman EU-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, on arvioitava kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, kuten aikaisemman EU-tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste. Aikaisemman EU-tavaramerkin maineen laajuudesta ja erottamiskyvyn asteesta on todettava, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tämä tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Lisäksi mitä välittömämmin ja vahvemmin mitättömäksi vaadittu tavaramerkki tuo mieleen aikaisemman EU-tavaramerkin, sitä suurempi vaara on siitä, että merkin nykyinen tai tuleva käyttö merkitsee aikaisemman EU-tavaramerkin maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä (ks. tuomio 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

96      Aikaisemman EU-tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu hänen tavaramerkkiinsä kohdistuva todellinen ja aktuaalinen loukkaus. Kun voidaan olettaa, että tällainen loukkaus saattaa seurata sellaisesta mitättömäksi vaaditun tavaramerkin käytöstä, johon sen haltija voi ryhtyä, aikaisemman EU-tavaramerkin haltijan ei nimittäin tarvitse odottaa loukkauksen tosiasiallista toteutumista voidakseen saada käytön kiellettyä. Aikaisemman EU-tavaramerkin haltijan on kuitenkin osoitettava sellaisten seikkojen olemassaolo, joiden nojalla voidaan todeta, että on olemassa vakava vaara tällaisen loukkauksen aiheutumisesta tulevaisuudessa (ks. tuomio 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, 33 ja 54 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

97      Kun aikaisemman EU-tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiinsä kohdistuva todellinen ja aktuaalinen loukkaus tai vakava vaara siitä, että tällainen loukkaus tapahtuu tulevaisuudessa, mitättömäksi vaaditun tavaramerkin haltijan on osoitettava, että tavaramerkin käytölle on perusteltu syy (ks. tuomio 7.12.2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

98      Edellä 93–97 kohdassa esitetyt säännöt huomioon ottaen on tarkasteltava osapuolten argumentteja niistä perusteista, joiden nojalla valintalautakunta vahvisti riidanalaisessa päätöksessä mitättömyysosaston arvioinnit, joiden mukaan riidanalaisen tavaramerkin käyttö ilman perusteltua syytä tarkoittaa tavaramerkin McDONALD’S maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

99      Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 90 kohdassa, että kohdeyleisö on riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden kohdeyleisö eli unionin suuri yleisö, jonka tarkkaavaisuustaso on keskinkertainen. Se totesi lisäksi riidanalaisen päätöksen 108 kohdassa, että on riittävällä tavalla näytetty toteen, että riidanalaisen tavaramerkin käyttö ilman perusteltua syytä merkitsee tavaramerkin McDONALD’S epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Kuten saman päätöksen 102–108 kohdasta ilmenee, se arvioi tältä osiin, että on hyvin todennäköistä, että riidanalainen tavaramerkki on asetettu tavaramerkin McDONALD’S vanaveteen, jotta se hyötyisi tämän tavaramerkin vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta, ja että sillä käytetään ilman taloudellista korvausta hyväksi väliintulijan markkinointitoimia tavaramerkin McDONALD’S imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi. Valituslautakunnan mukaan nimittäin kaikki käsiteltävän asian tekijät yhdessä osoittavat, että kohdeyleisö tai sen olennainen osa voi muodostaa mentaalisen yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille, koska se voisi nähdessään riidanalaisen tavaramerkin asetettuna väliintulijan tavaroihin läheisesti liittyviin tavaroihin tuntea vetovoimaa sen vuoksi, että tässä tavaramerkissä on käytännössä sama etuliite ja siinä toistetaan sama rakenne kuin tavaramerkissä McDONALD’S, ja liittää mainitun tavaramerkin tavaramerkkiperheeseen ”Mc”, jonka alkuperäinen tavaramerkki on McDONALD’S.

100    Näin ollen valituslautakunta totesi, että riidanalaisen tavaramerkin käyttö voi merkitä tavaramerkin McDONALD’S imagon tai sen heijastamien ominaisuuksien siirtämistä riidanalaisen tavaramerkin kattamiin tavaroihin. Tämän arvioimiseksi merkitykselliset tekijät ovat, kuten riidanalaisen päätöksen 99–101 kohdassa on todettu, ensiksi tavaramerkin McDONALD’S hyvin laaja tunnettuus, toiseksi etuliitteen ”mc”, yhdistettynä ruokalistan osan tai elintarvikkeen nimeen, saavuttama oma erottamiskyky pikaruokapalveluille ja pikaruokapaikkojen ruokalistoilla oleville tuotteille, kolmanneksi se seikka, että riidanalaisessa tavaramerkissä toistetaan sama rakenne kuin tavaramerkkiperheessä ”Mc” ja neljänneksi se seikka, että kyseiset palvelut ja tavarat ovat tietyssä määrin samankaltaisia niiden välisten läheisten yhteyksien vuoksi.

101    Kuten EUIPO perustellusti toteaa, kantaja ei kiistä valituslautakunnan arviointia kohdeyleisöstä. Lisäksi tällainen määritelmä on virheetön ja se on vahvistettava. Riidanalaisen tavaramerkin kattamat tavarat on nimittäin suunnattu unionin suurelle yleisölle, jonka tarkkaavaisuus on keskinkertainen. Lisäksi tavaramerkki McDONALD’S rekisteröitiin 16.7.1999, siihen liittyy aiemmuutta koskeva oikeus 1.4.1996, ja se on unionissa hyvin laajalti tunnettu pikaruokapalveluille, mitä kantaja ei myöskään ole riitauttanut (ks. edellä 16 kohta).

102    Siitä kantajan väitteestä, ettei valituslautakunta voinut todeta riidanalaisessa päätöksessä etuliitteen ”mc”, yhdistettynä ruokalistan osan tai elintarvikkeen nimeen, saavuttamaa tunnettuutta pikaruokapalveluille ja pikaruokaravintoloiden ruokalistoissa oleville tuotteille, on huomattava, että tämä väite on hylätty edellä 63 kohdassa. Valituslautakunta totesi perustellusti, että tavaramerkin McDONALD’S laaja tunnettuus ulottuu tavaramerkkiperheen ”Mc” tyypillisiin osiin, eikä sen tarvinnut, toisin kuin kantaja väittää, tutkia sitä, onko jokainen mainittuun perheeseen kuuluva tavaramerkki laajalti tunnettu tavaramerkki.

103    Kantajan väitteestä, jonka mukaan sillä ei ollut aikomusta toistaa tavaramerkkiperheen ”Mc” yhteistä rakennetta riidanalaisessa tavaramerkissä, edellä 67 kohdassa on todettu, että valituslautakunta on todennut perustellusti riidanalaisen päätöksen 61 ja 99 kohdassa, että riidanalaisessa tavaramerkissä toistetaan tavaramerkkiperheen ”Mc” rakenne. Vaikka valituslautakunnalla ei ollut edellä 79 kohdassa esitetyillä perusteilla mitään syytä riidanalaisen päätöksen 99 kohdassa nojautua argumenttiin siitä, että kantaja myy riidanalaisella tavaramerkillä käytännössä vain kahvia tai päätellyt tästä, että riidanalaisessa tavaramerkissä toistettiin tavaramerkkiperheen ”Mc” rakenne, tällä tavoin tehty virhe ei kuitenkaan vaikuta riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuteen. Kyseessä olevat perusteet ovat nimittäin mainitussa päätöksessä ylimääräisiä perusteita, eivätkä ne muuta päätöksen 61 kohdassa tehtyä päätelmää, jonka mukaan riidanalaisessa tavaramerkissä toistetaan tavaramerkkiperheen ”Mc” yhteinen rakenne. Näin ollen valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 99 kohdassa, että tavaramerkkiperheen ”Mc” olemassaolo on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon epäoikeutetun hyväksikäytön arvioinnissa.

104    Kantajan väitteestä, jonka mukaan kyseisten palvelujen ja tavaroiden välillä ei ole läheistä yhteyttä, on huomattava, kuten edellä 83 kohdassa on jo todettu, että valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 92, 95, 96 ja 101 kohdassa perustellusti, että kyseiset palvelut ja tavarat ovat tietyssä määriin samankaltaisia niiden välillä olevien läheisten yhteyksien vuoksi.

105    Edellä 95 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti ja ottaen huomioon edellä 73 kohdassa esitetyt päätelmät, tavaramerkkiperheen ”Mc” olemassaolon merkitystä koskevasta tekijästä on todettava, että kaikki valituslautakunnan esittämät tekijät ovat merkityksellisiä, kun arvioidaan kokonaisvaltaisesti, merkitseekö riidanalaisen tavaramerkin käyttäminen tavaramerkin McDONALD’S maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

106    Kaikkien näiden tekijöiden kokonaisvaltaisessa arvioinnissa valituslautakunta on, kuten edellä 99 kohdassa on jo huomautettu, todennut, että on hyvin todennäköistä, että riidanalaista tavaramerkkiä käytetään tavaramerkin McDONALD’S vanavedessä, jotta toiseksi mainitun imago tai sen heijastamat ominaisuudet siirrettäisiin ensiksi mainitun kattamiin tavaroihin, minkä kohdeyleisö saattaisi tehdä.

107    Kantajan sitä koskevasta väitteestä, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon markkinatodellisuutta mainitun arvioinnin tehdessään, on huomattava, että valituslautakunnan piti pelkästään tutkia edellä 96 kohdassa jo mainitun oikeuskäytännön mukaisesti, oliko aikaisemman EU-tavaramerkin haltija toimittanut todisteita, joiden nojalla voitiin suoralta kädeltä todeta, että on olemassa tuleva ja varma vaara epäoikeutetusta hyväksikäytöstä. Tällainen päätelmä voidaan tehdä todennäköisyyksien analysoinnista seuraavien loogisten päätelmien perusteella ja ottaen huomioon kyseisellä kaupallisella alalla tyypilliset käytännöt sekä kaikki yksittäistapauksen olosuhteet (tuomio 10.5.2012, Rubinstein ja L’Oréal v. SMHV, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, 95 kohta).

108    Kuten edellä 99 kohdasta johtuu, valituslautakunta totesi merkityksellisten tekijöiden kokonaisarvioinnin perusteella, että on olemassa vakava vaara siitä, että kohdeyleisö voi liittää riidanalaisen tavaramerkin tavaramerkkiperheeseen ”Mc” ja muodostaa mentaalisen yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille, minkä vuoksi on vakava vaara siitä, että riidanalaisen tavaramerkin käyttö tarkoittaa tavaramerkin McDONALD’S maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

109    Siltä osin kuin kantaja syyttää valituslautakuntaa erityisesti siitä, ettei se ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että kyseiset tavaramerkit olivat eläneet rauhanomaisesti rinnakkain Bulgariassa, Virossa, Kyproksella, Latviassa, Unkarissa ja Puolassa ainakin vuodesta 1994 alkaen, sen argumentit on hylättävä. Ei nimittäin voida katsoa, että riidanalaiset tavaramerkit ovat eläneet rauhanomaisesti rinnakkain, koska väliintulija on nimenomaan esittänyt riidanalaisen tavaramerkin mitättömyysvaatimuksen tavaramerkin McDONALD’S perusteella. Lisäksi tämä vaatimus jätettiin alle seitsemän kuukautta riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen, eikä minkäänlaista asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käytön sallimisesta johtuvaa rajoitusta ole voinut tapahtua käsiteltävässä asiassa. Siltä osin kuin kantaja vetoaa tämän väitteen yhteydessä käytännössä tapahtuneeseen tavaramerkin McDONALD’S ja tiettyjen, ei riidanalaisen tavaramerkin mutta sen kanssa samojen kansallisten tavaramerkkien, jotka on rekisteröity Bulgariassa, Virossa, Kyproksella, Latviassa, Unkarissa ja Puolassa, rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ainakin vuodesta 1994 alkaen, on todettava, kuten väliintulija perustellusti huomauttaa, että vaikka oletetaan, että mainitut tavaramerkit elivät rauhanomaisesti rinnakkain kyseisten jäsenvaltioiden unioniin liittymisestä alkaen, tämä ei osoita, että mainittu rinnakkaiselo olisi ollut yleistä ja olisi koskenut kaikkia kansallisia tavaramerkkejä, jotka ovat samoja kuin riidanalainen tavaramerkki ja jotka kantaja on rekisteröinyt unionissa. Käsiteltävässä asiassa väliintulijan EUIPO:n menettelyssä toimittamat asiakirjat osoittavat, että tavaramerkin McDONALD’S ja kantajan riidanalaisen tavaramerkin kanssa samojen kansallisten tavaramerkkien rinnakkaiselo ei ollut ”rauhanomaista” Saksassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska kantajan kansalliset tavaramerkit olivat olleet useiden riitojen kohteena näiden jäsenvaltioiden tuomioistuimissa (ks. vastaavasti tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, 83 kohta ja 8.12.2005, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, 74 kohta).

110    Kuten väliintulija perustellusti huomauttaa, vakavan vaaran puuttumista siitä, että kohdeyleisö kyseisissä jäsenvaltioissa voisi liittää tietyt muut riidanalaisen tavaramerkin kanssa samat kantajan kansalliset tavaramerkit tavaramerkkiperheeseen ”Mc” ja muodostaa mentaalisen yhteyden mainittujen kansallisten tavaramerkkien ja tavaramerkin McDONALD’S välille, ei voida johtaa pelkästään siitä seikasta, ettei väliintulija ole vastustanut rekisteröintiä tai ettei se ole vaatinut mainittujen kansallisten tavaramerkkien mitättömyyttä (ks. vastaavasti sekaannusvaarasta tuomio 11.5.2005, Grupo Sada v. SMHV – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, 85 ja 86 kohta), ja sama pätee, vaikka oletetaan näiden tavaramerkkien käytön olleen huomattavaa, kuten se on kantajan mukaan ollut Puolassa.

111    Tämä riitauttamatta jättäminen voi nimittäin johtua useasta syystä, jotka eivät välttämättä liity kyseisten jäsenvaltioiden kohdeyleisön objektiiviseen käsitykseen kyseisistä tavaramerkeistä. Käsiteltävässä asiassa kantaja ei ole toimittanut mitään seikkaa, jonka nojalla voidaan joka tapauksessa sulkea pois se, että Bulgarian, Viron, Kyproksen, Latvian, Unkarin tai Puolan suuri yleisö voisi yhdistää riidanalaisen tavaramerkin kanssa samat kantajan kansalliset tavaramerkit tavaramerkkiperheeseen ”Mc” ja muodostaa mentaalisen yhteyden mainittujen kansallisten tavaramerkkien ja tavaramerkin McDONALD’S välille (ks. vastaavasti tuomio 26.9.2012, CITIGATE, T‑301/09, ei julkaistu, EU:T:2012:473, 128 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

112    On vielä tarkasteltava kantajan väitettä, jossa se moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ole todennut riidanalaisen päätöksen 114–116 kohdassa, että kantajalla oli perusteltu syy käyttää riidanalaista tavaramerkkiä.

113    Asetuksen 207/2009 8 artiklan 5 kohdasta seuraa, että laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voidaan velvoittaa mainitussa säännöksessä tarkoitetusta ”perustellusta syystä” sietämään sitä, että kolmas käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin mainittu tavaramerkki, sellaista tavaraa varten, joka on sama kuin tavara, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, silloin kun näytetään, että mainittua merkkiä on käytetty ennen tämän saman tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämistä ja kun käyttö samaa tavaraa varten tapahtuu vilpittömässä mielessä (ks. vastaavasti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, 60 kohta).

114    Siltä osin kuin kantaja käsiteltävässä asiassa vetoaa tämän väitteen yhteydessä riidanalaiseen tavaramerkkiin, on huomattava, ettei edellä 113 kohdassa mainittua oikeuskäytäntöä sovelleta, ja näin on kahdesta syystä. Yhtäältä kuten väliintulija perustellusti toteaa, riidanalaista tavaramerkkiä ei ole käytetty ennen tavaramerkkiä McDONALD’S, koska viimeksi mainittu on rekisteröity ennen riidanalaista tavaramerkkiä. Toisaalta kuten edellä 109 kohdassa on jo todettu, ei voida todeta, että kyseiset tavaramerkit olisivat eläneet rauhanomaisesti rinnakkain, koska väliintulija on nimenomaan puolustanut oikeuksiaan tavaramerkkiin McDONALD’S jättämällä vaatimuksen riidanalaisen tavaramerkin mitättömyydestä, ja se on tehnyt näin asetetussa määräajassa.

115    Siltä osin kuin kantaja vetoaa tämän väitteen yhteydessä merkkeihin, jotka ovat riidanalaisen tavaramerkin kanssa samoja kansallisia tavaramerkkejä, jotka se on rekisteröinyt Bulgariassa, Virossa, Kyproksella, Latviassa, Unkarissa ja Puolassa ainakin vuodesta 1994 alkaen, on tarkennettava, että vaikka oletetaan, että mainitut tavaramerkit ovat eläneet tavaramerkin McDONALD’S kanssa rauhanomaisesti rinnakkain kyseisillä kansallisilla markkinoilla, tämä ei tarkoita sitä, kuten edellä 109 kohdassa on todettu, että kantaja suvaitsee tai sen on suvaittava riidanalaisen tavaramerkin käyttö koko unionin markkinoilla.

116    Valituslautakunta on siis todennut perustellusti riidanalaisen päätöksen 114–116 kohdassa, ettei kantajalla ole perusteltua syytä riidanalaisen tavaramerkin käytölle.

117    Koska mikään kantajan esittämistä väitteistä ei ole menestynyt, käsiteltävänä oleva kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

 Oikeudenkäyntikulut

118    Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

119    Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut EUIPO:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Kanne hylätään.

2)      Future Enterprises Pte Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä heinäkuuta 2016.

Sisällys

Asian tausta

Asianosaisten vaatimukset

Oikeudellinen arviointi

Oikeussäännöksiin ja riidan kohteeseen liittyvät huomautukset

Kyseisten tavaramerkkien välinen tietty samankaltaisuuden aste

Kohdeyleisön kyseisten tavaramerkkien välille mieltämä yhteys

Tavaramerkkiperheen ”Mc” olemassaolo merkityksellisenä tekijänä, kun arvioidaan sitä, mieltääkö kohdeyleisö yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille

– Aikaisempien tavaramerkkien riittävän määrän, jotta ne voivat muodostaa tavaramerkkien ”perheen”, tosiasiallinen käyttö

– Riidanalaisessa tavaramerkissä olevat osat, jotka voivat liittää sen tavaramerkkiperheeseen ”Mc”

Kyseisten palvelujen ja tavaroiden tietyn samankaltaisuuden asteen olemassaolo

Vaara siitä, että tavaramerkin McDONALD’S mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi käyttämällä riidanalaista tavaramerkkiä ilman perusteltua syytä

Oikeudenkäyntikulut

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.