Дело T‑518/13
Future Enterprises Pte Ltd
срещу
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „MACCOFFEE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „McDONALD’S“ — Член 53, параграф 1, буква а) и член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Семейство от марки — Неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка — Обявяване на недействителност“
Резюме — Решение на Общия съд (първи състав) от 5 юли 2016 г.
1. Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Наличие на идентична или сходна по-ранна марка с репутация — Защита на по-ранната марка с репутация, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия
(член 8, параграф 5 и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета)
2. Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Наличие на идентична или сходна по-ранна марка с репутация — Защита на по-ранната марка с репутация, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условие — Връзка между марките — Критерии за преценка
(член 8, параграф 5 и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета)
3. Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Наличие на идентична или сходна по-ранна марка с репутация — Словни марки „MACCOFFEE“ и „McDONALD’S“
(член 8, параграф 5 и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета)
4. Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Наличие на идентична или сходна по-ранна марка с репутация — Защита на по-ранната марка с репутация, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условие — Връзка между марките — Критерии за преценка — Наличие на семейство от по-ранни марки — Условия
(член 8, параграф 5 и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета)
5. Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Разглеждане на заявката — Доказателство за използването на по-ранните марки, които могат да представляват семейство от марки — Реално използване — Критерии за преценка
(член 42, параграф 2, член 57, параграф 2 и член 78, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 на Съвета; член 1, правило 22, параграф 4 и правило 40, параграф 6 от Регламент № 2868/95 на Комисията)
6. Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Наличие на идентична или сходна по-ранна марка с репутация — Защита на по-ранната марка с репутация, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка — Критерии за преценка
(член 8, параграф 5 и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета)
7. Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Наличие на идентична или сходна по-ранна марка с репутация — Защита на по-ранната марка с репутация, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка — Понятие
(член 8, параграф 5 и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета)
8. Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Наличие на идентична или сходна по-ранна марка с репутация — Защита на по-ранната марка с репутация, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Доказателства, които следва да представи притежателят — Бъдеща сериозна опасност от неоснователно извлечена полза или от вреда
(член 8, параграф 5 и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета)
1. Вж. текста на решението.
(вж. т. 14 и 15)
2. Вж. текста на решението.
(вж. т. 20, 21 и 37)
3. Съществува сериозна опасност използването без основателна причина на словната марка „MACCOFFEE“, регистрирана като марка на Европейския съюз за стоки от класове 29, 30 и 32 по смисъла на Ницската спогодба, да доведе до неоснователно извличане на полза от репутацията на по-ранната словна марка „McDONALD’S“, регистрирана по-рано като марка на Европейския съюз за стоки и услуги от класове 29, 30, 32 и 42 по смисъла на посочената спогодба.
Марката „McDONALD’S“ има значителна репутация в Съюза в областта на ресторантьорските услуги за бързо хранене. Репутацията ѝ обхваща характерните елементи на семейството от марки „Mc“. Всъщност марката „McDONALD’S“ е в основата на семейството от марки, с която се свързват всички производни марки въз основа на една обща характеристика, а именно представката „mc“, а от тази марка те се различават по един и същ завършващ елемент, който насочва към хранителни продукти, съдържащи се в менюто на заведенията за бързо хранене. По този начин представката „mc“ е придобила собствен отличителен характер по отношение на ресторантьорските услуги за бързо хранене и на продуктите, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене, най-малкото на част от територията на Съюза, така че тази представка може да охарактеризира наличието на семейство от марки.
Марката „MACCOFFEE“, която е концептуално сходна на марката „McDONALD’S“ и възпроизвежда същата структура, може да бъде свързана със семейството от марки „Mc“.
Между стоките и услугите, за които са регистрирани конфликтните марки, е налице определена степен на сходство поради съществуващите между тях тесни връзки.
В това отношение съответните потребители, а именно широкият кръг потребители в Съюза, или съществена част от тях, могат да направят мислено връзка между конфликтните марки, доколкото могат да бъдат привлечени от обстоятелството, че оспорената марка има практически същата представка и възпроизвежда същата структура като марката „McDONALD’S“ и да свържат посочената марка със семейството от марки „Mc“.
(вж. т. 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 и 108)
4. Създаването в съзнанието на съответните потребители на връзка между марките трябва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни за случая фактори. Сред релевантните в това отношение фактори е наличието на семейство от по-ранни марки. Всъщност, в случай че искането за обявяване на недействителност на марка се основава на наличието на няколко по-ранни марки, които имат общи характеристики, позволяващи да се счита, че са част от едно семейство, създаването в съзнанието на съответните потребители на връзка между марката, за която се иска обявяване на недействителност, и по-ранните марки, може да произтича от факта, че първата има характеристики, въз основа на които да бъде свързвана със семейството, състоящо се от по-ранните марки. Няколко марки имат характеристики, позволяващи да се приеме, че спадат към едно и също „семейство“, по-специално когато възпроизвеждат изцяло един и същ отличителен елемент заедно с добавка на графичен или словен елемент, който да ги различи една от друга, или когато се характеризират чрез повтарянето на една и съща представка или наставка, извлечена от първоначалната марка. При липса на използване на марки, чийто брой е достатъчен, за да представляват семейство, не може да се очаква от съответните потребители да открият общи елементи в посоченото семейство и да направят връзка между това семейство и друга марка, съдържаща елементи, доближаващи се до посочените характеристики. При това положение, за да могат съответните потребители да направят връзка между марка, за която се иска обявяване на недействителност, и „семейство“ от по-ранни марки, принадлежащите към последното марки трябва да са налице на пазара. По този начин притежателят на по-ранните марки, който иска обявяването на недействителността на по-късната марка на Европейския съюз, трябва да представи доказателство за действителното използване на такъв брой от тях, който да е достатъчен, за да представлява „семейство“ от марки, и следователно трябва да докаже съществуването на последната с цел да бъде възможно да се прецени дали съответните потребители правят връзка между марката, за която се иска обявяване на недействителност, и по-ранните марки, които съставляват посоченото „семейство“, или дори само между марката, за която се иска обявяване на недействителност, и по-ранната марка, която е в основата на това „семейство“.
(вж. т. 42—45)
5. За да се провери дали реално са използвани марки, които могат да представляват семейство от марки, следва да се направи цялостна преценка на всички представени доказателства, като се имат предвид всички релевантни фактори в съответния случай. Подобна преценка трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, които могат да установят действителното използване за търговски цели на марките, и по-специално тяхното използване, считано за обосновано в съответния икономически сектор за поддържане или създаване на пазарни дялове в полза на защитените от тези марки стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара, обхвата и честотата на използване на марките. Реалното използване на марките не може да се доказва въз основа на вероятности или предположения, а трябва да почива на конкретни и обективни доказателства. Все пак от правило 22, параграф 4 от Регламент № 2868/95 за прилагане на Регламент № 40/94 относно марката на Общността, приложимо mutatis mutandis в производствата за обявяване на недействителност съгласно правило 40, параграф 6 от посочения регламент, следва, че доказателствата за използването се свеждат по принцип до представяне на доказателствени документи, като например опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, фотографии, рекламни съобщения в пресата, както и до писмените клетвени или тържествени декларации, предвидени в член 78, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 относно марката на Европейския съюз.
(вж. т. 52—54)
6. Вж. текста на решението.
(вж. т. 88, 93 и 95)
7. Вж. текста на решението.
(вж. т. 94)
8. Вж. текста на решението.
(вж. т. 96 и 97)