Věc T‑518/13
Future Enterprises Pte Ltd
proti
Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
„Ochranná známka EU – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka EU MACCOFFEE – Starší slovní ochranná známka EU McDONALD’S – Článek 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 – Skupina ochranných známek – Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky – Prohlášení neplatnosti“
Shrnutí – rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 5. července 2016
1. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody neplatnosti – Existence totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a)]
2. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody neplatnosti – Existence totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Spojitost mezi ochrannými známkami – Kritéria pro posouzení
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a)]
3. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody neplatnosti – Existence totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem – Slovní ochranné známky MACCOFFEE a McDONALD’S
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a)]
4. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody neplatnosti – Existence totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínka – Spojitost mezi ochrannými známkami – Kritéria pro posouzení – Existence skupiny starších ochranných známek – Podmínky
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a)]
5. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Průzkum přihlášky – Důkaz o užívání starších ochranných známek, jež mohou tvořit skupinu ochranných známek – Skutečné užívání – Kritéria pro posouzení
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 42 odst. 2, čl. 57 odst. 2 a čl. 78 odst. 1 písm. f); nařízení Komise č. 2868/95, článek 1 pravidlo 22 odst. 4 a pravidlo 40 odst. 6]
6. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody neplatnosti – Existence totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky – Kritéria pro posouzení
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a)]
7. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody neplatnosti – Existence totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky – Pojem
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a)]
8. Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody neplatnosti – Existence totožné nebo podobné starší ochranné známky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Důkazy, které musí předložit majitel – Vážné budoucí nebezpečí neoprávněného prospěchu nebo újmy
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a)]
1. Viz znění rozhodnutí.
(viz body 14, 15)
2. Viz znění rozhodnutí.
(viz body 20, 21, 37)
3. Hrozí vážné nebezpečí, že by užívání slovní ochranné známky MACCOFFEE, jež je zapsána jako ochranná známka Evropské unie pro výrobky náležející do tříd 29, 30 a 32 ve smyslu Niceské dohody, neprávem těžilo z dobrého jména starší slovní ochranné známky McDONALD’S, jež byla zapsána dříve jako ochranná známka Evropské unie pro výrobky a služby náležející do tříd 29, 30, 32 a 42 ve smyslu uvedené dohody.
Ochranná známka McDONALD’S se těší v Unii velmi dobrému jménu ve vztahu ke službám rychlého občerstvení. Její dobré jméno se vztahuje na charakteristické znaky skupiny ochranných známek „Mc“. Ochranná známka McDONALD’S je totiž původní ochrannou známkou skupiny, k níž všechny odvozené ochranné známky pojí společný znak, kterým je předpona „mc“, a od které všechny odlišuje tentýž druh koncového prvku, jenž odkazuje na některý potravinový výrobek nacházející se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení. Předpona „mc“ taj již získala vlastní rozlišovací způsobilost ve vztahu ke službám rychlého občerstvení a k výrobkům nacházejícím se na jídelníčcích provozoven rychlého občerstvení, přinejmenším na části území Unie, takže je tato předpona způsobilá charakterizovat existenci skupiny ochranných známek.
Ochranná známka MACCOFFEE, která je pojmově podobná ochranné známce McDONALD’S a přebírá stejnou strukturu, může být spojena se skupinou ochranných známek „Mc“.
Pokud jde o služby a výrobky, pro které jsou kolidující ochranné známky zapsány, ty vykazují z důvodu úzké souvislosti mezi nimi určitý stupeň podobnosti.
V tomto ohledu si relevantní veřejnost, kterou je široká veřejnost v Unii nebo její podstatná část, může v duchu vytvořit mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost, neboť ji může upoutat to, že napadená ochranná známka má prakticky stejnou předponu a přebírá tutéž strukturu, jakou má ochranná známka McDONALD’S, a uvedenou ochrannou známku si spojit se skupinou ochranných známek „Mc“.
(viz body 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 a 108)
4. Vytvoření si spojitosti mezi dotčenými ochrannými známkami relevantní veřejností musí být posuzováno globálně, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům daného případu. K těmto relevantním faktorům patří existence skupiny starších ochranných známek. V případě, že se návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky zakládá na existenci několika starších ochranných známek, které vykazují společné vlastnosti umožňující považovat je za součást téže skupiny, vytvoření si spojitosti mezi ochrannou známkou, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, a staršími ochrannými známkami u relevantní veřejnosti může totiž vyplývat z toho, že prvně zmíněná ochranná známka vykazuje vlastnosti, kvůli kterým ji lze spojovat se skupinou tvořenou druhými zmíněnými známkami. Několik ochranných známek vykazuje vlastnosti, na jejichž základě lze mít za to, že jsou součástí téže „skupiny“, zejména tehdy, když integrálně zobrazují stejný rozlišující prvek doplněný o prvek grafický nebo slovní, který je odlišuje, nebo když se vyznačují opakováním stejné předpony nebo přípony vycházející z původní ochranné známky. Nelze očekávat, že v případě neužívání dostatečného počtu ochranných známek k tomu, aby mohly tvořit skupinu, rozpozná relevantní veřejnost v uvedené skupině společné vlastnosti a vytvoří si spojitost mezi touto skupinou a jinou ochrannou známkou, jež obsahuje prvky, které se přibližují uvedeným vlastnostem. Aby si tudíž relevantní veřejnost mohla vytvořit spojitost mezi ochrannou známkou, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, a „skupinou“ starších ochranných známek, musí být ochranné známky tvořící součást této skupiny přítomny na trhu. Majitel starších ochranných známek, který navrhuje prohlášení pozdější ochranné známky Evropské unie za neplatnou, musí tedy předložit důkaz o skutečném užívání takového počtu těchto ochranných známek, jaký je dostačující k vytvoření „skupiny“ ochranných známek, a tudíž prokázat existenci této skupiny, aby tak mohla být posouzena otázka, zda si relevantní veřejnost vytvoří spojitost mezi ochrannou známkou, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, a staršími ochrannými známkami tvořícími uvedenou „skupinu“, nebo pouze mezi ochrannou známkou, jejíž prohlášení za neplatnou je navrhováno, a starší původní ochrannou známkou v rámci této „skupiny“.
(viz body 42–45)
5. K přezkumu skutečného užívání ochranných známek, které mohou tvořit skupinu ochranných známek, je třeba provést globální posouzení předložených dokumentů, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Takové posouzení musí být založeno na souhrnu skutečností a okolností způsobilých prokázat skutečné obchodní využívání ochranných známek, zvláště na užívání, která jsou v dotyčném hospodářském odvětví považována za odůvodněná za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné těmito ochrannými známkami, na druhu těchto výrobků nebo služeb, znacích daného trhu a na rozsahu a četnosti užívání ochranných známek. Skutečné užívání ochranných známek nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních okolnostech. Nicméně z pravidla 22 odst. 4 nařízení č. 2868/95, kterým se provádí nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, jež se obdobně uplatní na řízení o prohlášení neplatnosti podle pravidla 40 odst. 6 uvedeného nařízení, vyplývá, že se důkazy o užívání zpravidla omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů, jako jsou například obaly, nálepky, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty a písemná prohlášení učiněná místopřísežně, uvedená v čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie.
(viz body 52–54)
6. Viz znění rozhodnutí.
(viz body 88, 93, 95)
7. Viz znění rozhodnutí.
(viz bod 94)
8. Viz znění rozhodnutí.
(viz body 96, 97)