Language of document : ECLI:EU:T:2016:389

Sag T-518/13

Future Enterprises Pte Ltd

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket MACCOFFEE – det ældre EU-ordmærke McDONALD’S – artikel 53, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 – varemærkefamilie – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – ugyldighedserklæring«

Sammendrag – Rettens dom (Første Afdeling) af 5. juli 2016

1.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – beskyttelse af det ældre varemærke med et renommé udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5, og art. 53, stk. 1, litra a)]

2.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – beskyttelse af det ældre varemærke med et renommé udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelse – forbindelse mellem varemærkerne – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5, og art. 53, stk. 1, litra a)]

3.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – ordmærkerne MACCOFFEE og McDONALD’S

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5, og art. 53, stk. 1, litra a)]

4.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – beskyttelse af det ældre varemærke med et renommé udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelse – forbindelse mellem varemærkerne – bedømmelseskriterier – eksistensen af en ældre varemærkefamilie – betingelser

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5, og art. 53, stk. 1, litra a)]

5.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – bedømmelse af ansøgningen – bevis for brugen af de ældre varemærker, der kan udgøre en varemærkefamilie – faktisk brug – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 42, stk. 2, art. 57, stk. 2, og art. 78, stk. 1, litra f); Kommissionens forordning nr. 2868/95, art. 1, regel 22, stk. 4, og 40, stk. 6]

6.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – beskyttelse af det ældre varemærke med et renommé udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5, og art. 53, stk. 1, litra a)]

7.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – beskyttelse af det ældre varemærke med et renommé udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – begreb

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5, og art. 53, stk. 1, litra a)]

8.      EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – relative ugyldighedsgrunde – eksistensen af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et renommé – beskyttelse af det ældre varemærke med et renommé udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – beviser, der skal fremlægges af indehaveren – alvorlig risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade i fremtiden

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5, og art. 53, stk. 1, litra a)]

1.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 14 og 15)

2.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 20, 21 og 37)

3.      Der er en alvorlig risiko for, at brugen uden rimelig grund af ordmærket MACCOFFEE, der er registreret som EU-varemærke for varer i Nicearrangementets klasse 29, 30 og 32, medfører en utilbørlig udnyttelse af renomméet for det ældre ordmærke McDONALD’s, der er registreret tidligere som EU-varemærke for varer og tjenesteydelser i Nicearrangementets klasse 29, 30, 32 og 42.

Varemærket McDONALD’S har et betydeligt renommé for fastfoodrestaurationstjenesteydelser i Unionen. Dets renommé udstrækker sig til kendetegnene ved varemærkefamilien »Mc«. Varemærket McDONALD’S er nemlig det oprindelige varemærke for familien, til hvilket alle de afledte varemærker er knyttet ved et fælles karaktertræk, nemlig præfikset »mc«, og fra hvilket de allesammen adskiller sig ved den samme type afsluttende bestanddel, der henviser til en af fødevarerne på menuen for fastfoodrestauranter. Præfikset »mc«, havde således opnået et eget særpræg i forhold til fastfoodrestaurationstjenesteydelserne og de varer, der står på menuen i fastfoodrestauranter, i det mindste på en del af Unionens område, således at dette præfiks kan karakterisere tilstedeværelsen af en varemærkefamilie.

Varemærket MACCOFFEE, der begrebsmæssigt ligner varemærket McDONALD’S og har den samme struktur, kan blive knyttet til varemærkefamilien »Mc«.

Hvad angår de varer og tjenesteydelser, for hvilke de omtvistede varemærker er registreret, har disse en vis grad af lighed på grund af de nære forbindelser imellem dem.

I denne henseende bemærkes, at den relevante kundekreds, dvs. den brede offentlighed i Unionen, eller en væsentlig del af denne, mentalt kan skabe en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, for så vidt som denne kan blive tiltrukket på grund af det forhold, at det anfægtede varemærke praktisk set har det samme præfiks og gengiver den samme struktur som varemærket McDONALD’S, og kan forbinde det nævnte varemærke med varemærkefamilien »Mc«.

(jf. præmis 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 og 108)

4.      Der skal foretages en helhedsvurdering af skabelsen i den relevante kundekreds’ bevidsthed af en forbindelse mellem varemærkerne under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Blandt de relevante faktorer i denne henseende indgår eksistensen af en familie af ældre varemærker. I en situation, hvor begæringen om, at et varemærke erklæres ugyldigt, er støttet på tilstedeværelsen af flere ældre varemærker, der frembyder fælles karaktertræk, som gør det muligt at betragte dem som en del af den samme familie, kan skabelsen i den relevante kundekreds’ bevidsthed af en forbindelse mellem det varemærke, der er begæret erklæret ugyldigt, og de ældre varemærker, nemlig følge af det forhold, at det første har karaktertræk, der kan knytte det til den familie, der består af sidstnævnte. Flere varemærker frembyder karaktertræk, der gør det muligt at betragte dem som en del af den samme »familie«, bl.a. når de fuldstændigt gentager samme særprægede bestanddel med tilføjelse af en grafisk eller verbal bestanddel, hvorved de adskiller sig indbyrdes, eller når de er karakteriseret ved at gentage samme præfiks eller suffiks, der stammer fra et originalt varemærke. Det kan ikke forventes af den berørte kundekreds, i mangel af brug af et varemærkenavn, der er tilstrækkeligt til at kunne udgøre en familie, at denne udleder de fælles karaktertræk i den nævnte familie, og at den skaber en forbindelse mellem denne familie og et andet varemærke, der indeholder bestanddele, som ligger tæt på de nævnte karaktertræk. For at den berørte kundekreds kan skabe en forbindelse mellem et varemærke, der er begæret erklæret ugyldigt, og en »familie« af ældre varemærker, skal de varemærker, der tilhører sidstnævnte være til stede på markedet. Det tilkommer således indehaveren af ældre varemærker, der begærer et senere EU-varemærke erklæret ugyldigt, at godtgøre den faktiske brug af et antal af disse ældre varemærker, der er tilstrækkeligt til at udgøre en »familie« af varemærker, og således at godtgøre tilstedeværelsen af sidstnævnte med henblik på at det kan vurderes, om den berørte kundekreds skaber en forbindelse mellem det varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, og de ældre varemærker, der udgør den nævnte »familie«. eller endda blot mellem det varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, og det oprindelige ældre varemærke i denne samme »familie«.

(jf. præmis 42-45)

5.      For at undersøge, om brugen af de varemærker, der kan udgøre en varemærkefamilie, er faktisk, skal der foretages en helhedsbedømmelse af de fremlagte beviser, idet der skal tages hensyn til alle de relevante faktorer i det konkrete tilfælde. En sådan bedømmelse skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærkerne virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af disse varemærker, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærkerne. Den faktiske brug af varemærker kan ikke bevises ved hjælp af sandsynlighedsbetragtninger eller formodninger, men skal hvile på konkrete og objektive omstændigheder. Det følger imidlertid af regel 22, stk. 4, i forordning nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der finder tilsvarende anvendelse på sager om ugyldighed i overensstemmelse med den nævnte forordnings regel 40, stk. 6, at beviser for brug i princippet bør begrænses til underbyggende dokumentation og bevismidler som emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt de skriftlige erklæringer, der er afgivet under ed eller på tro og love, som er omhandlet i artikel 78, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker.

(jf. præmis 52-54)

6.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 88, 93 og 95)

7.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 94)

8.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 96 og 97)