Asunto T‑518/13

Future Enterprises Pte Ltd

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión MACCOFFEE — Marca denominativa anterior de la Unión McDONALD’S — Artículo 53, apartado 1, letra a), y artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Familia de marcas — Ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior — Declaración de nulidad»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 5 de julio de 2016

1.      Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 53, ap. 1, letra a)]

2.      Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisito — Vínculo entre las marcas — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 53, ap. 1, letra a)]

3.      Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Marcas denominativas MACCOFFEE y McDONALD’S

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 53, ap. 1, letra a)]

4.      Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisito — Vínculo entre las marcas — Criterios de apreciación — Existencia de una familia de marcas anteriores — Requisitos

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 53, ap. 1, letra a)]

5.      Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de las marcas anteriores que pueden constituir una familia de marcas — Uso efectivo — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 42, ap. 2, 57, ap. 2, y 78, ap. 1, letra f); Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, art. 1, Reglas 22, ap. 4, y 40, ap. 6]

6.      Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 53, ap. 1, letra a)]

7.      Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior — Concepto

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 53, ap. 1, letra a)]

8.      Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo futuro importante de aprovechamiento indebido o de perjuicio

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 53, ap. 1, letra a)]

1.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 14 y 15)

2.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 20, 21 y 37)

3.      Existe un riesgo serio de que con el uso sin justa causa de la marca denominativa MACCOFFEE registrada como marca de la Unión para los productos comprendidos en las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza se obtenga una ventaja desleal de la notoriedad de la marca denominativa anterior McDONALD’S, registrada con anterioridad como marca de la Unión para los productos y servicios incluidos en las clases 29, 30, 32 y 42 de dicho Arreglo.

La marca McDONALD’S goza en la Unión de una considerable notoriedad en relación con los servicios de comida rápida. Su notoriedad se extiende a los elementos característicos de la familia de marcas «Mc». En efecto, la marca McDONALD’S es la marca originaria de la familia con la que todas las marcas derivadas se relacionan mediante una característica común, el prefijo «mc», y de la que todas se disocian por un mismo tipo de elemento final, que remite a uno de los productos alimenticios que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida. De este modo, el prefijo «mc» había adquirido un carácter distintivo propio en relación con los servicios de comida rápida y con los productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida, al menos en parte del territorio de la Unión, de manera que dicho prefijo es apto para determinar la existencia de una familia de marcas.

Cabe relacionar la marca MACCOFFEE, conceptualmente similar a la marca McDONALD’S y que reproduce la misma estructura, con la familia de marcas «Mc».

Los servicios y productos para los que están registradas las marcas en conflicto presentan cierto grado de similitud como consecuencia de los estrechos vínculos existentes entre ellos.

A este respecto, el público pertinente, a saber, el público en general dentro de la Unión, o parte sustancial del mismo, puede establecer mentalmente un vínculo entre las marcas en conflicto puesto que puede sentirse atraído por el hecho de que la marca impugnada tenga prácticamente el mismo prefijo y reproduzca la misma estructura que la marca McDONALD’S y asociar dicha marca con la familia de marcas «Mc».

(véanse los apartados 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 y 108)

4.      El establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre las marcas debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Entre los factores pertinentes al respecto figura la existencia de una familia de marcas anteriores. En efecto, en el caso en que la demanda de nulidad de una marca se base en la existencia de varias marcas anteriores que presentan características comunes que permiten que se las considere parte de una misma familia, el establecimiento en la mente del público pertinente de un vínculo entre la marca cuya nulidad se solicita y las marcas anteriores puede resultar de que la primera presente características que puedan vincularla a la familia compuesta de las segundas. Varias marcas tienen unas características que permiten que se considere que forman parte de una misma «familia», cuando reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, o cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria. No cabe esperar del público pertinente, si no se usa un número suficiente de marcas que pudiera constituir una familia, que detecte características comunes en dicha familia ni que establezca un vínculo entre esa familia y otra marca que contenga elementos que guarden relación con dichas características. Por consiguiente, para que el público pertinente pueda establecer un vínculo entre la marca cuya anulación se solicita y una «familia» de marcas anteriores, las marcas pertenecientes a ésta deben estar presentes en el mercado. Por consiguiente, corresponde al titular de las marcas anteriores que solicita la nulidad de la marca posterior de la Unión aportar la prueba del uso efectivo de un número de ellas que baste para constituir una «familia» de marcas y, por tanto, demostrar la existencia de ésta para que pueda apreciarse si el público pertinente establece un vínculo entre la marca cuya anulación se solicita y las marcas anteriores que componen dicha «familia» o incluso sólo entre la marca cuya anulación se solicita y la marca anterior originaria de esa misma «familia».

(véanse los apartados 42 a 45)

5.      Para examinar el carácter efectivo del uso de las marcas que pueden constituir una familia de marcas, ha de realizarse una apreciación global de las pruebas presentadas, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto. Tal apreciación debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de las marcas, en particular los usos de las mismas que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por dichas marcas, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de las marcas. El uso efectivo de las marcas no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos. No obstante, de la Regla 22, apartado 4, del Reglamento n.º 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94 sobre la marca comunitaria, aplicable mutatis mutandis en los procedimientos de nulidad de conformidad con la Regla 40, apartado 6, de dicho Reglamento, resulta que la prueba del uso deberá limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y a las declaraciones escritas prestadas bajo juramento o declaraciones solemnes a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea.

(véanse los apartados 52 a 54)

6.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 88, 93 y 95)

7.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 94)

8.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 96 y 97)