Sprawa T‑518/13

Future Enterprises Pte Ltd

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy MACCOFFEE – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy McDONALD’S – Artykuł 53 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Rodzina znaków towarowych – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego – Unieważnienie prawa do znaku towarowego

Streszczenie – wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 5 lipca 2016 r.

1.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego identycznego lub podobnego cieszącego się renomą znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne – Przesłanki

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5, art. 53 ust. 1 lit. a)]

2.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego identycznego lub podobnego cieszącego się renomą znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne – Przesłanka – Związek między znakami towarowymi – Kryteria oceny

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5, art. 53 ust. 1 lit. a)]

3.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego identycznego lub podobnego cieszącego się renomą znaku towarowego – Słowne znaki towarowe MACCOFFEE i McDONALD’S

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5, art. 53 ust. 1 lit. a)]

4.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego identycznego lub podobnego cieszącego się renomą znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne – Przesłanka – Związek między znakami towarowymi – Kryteria oceny – Istnienie rodziny wcześniejszych znaków towarowych – Przesłanki

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5, art. 53 ust. 1 lit. a)]

5.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Rozpatrywanie wniosku – Dowód używania wcześniejszych znaków towarowych mogących stanowić rodzinę znaków towarowych – Faktyczne używanie – Kryteria oceny

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 42 ust. 2, art. 57 ust. 2, art. 78 ust. 1 lit. f); rozporządzenie Komisji nr 2868/95, art. 1, zasada 22 ust. 4, zasada 40 ust. 6]

6.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego identycznego lub podobnego cieszącego się renomą znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne – Przesłanki – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego – Kryteria oceny

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5, art. 53 ust. 1 lit. a)]

7.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego identycznego lub podobnego cieszącego się renomą znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne – Przesłanki – Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego – Pojęcie

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5, art. 53 ust. 1 lit. a)]

8.      Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Względne podstawy unieważnienia – Istnienie wcześniejszego identycznego lub podobnego cieszącego się renomą znaku towarowego – Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne – Dowody, jakie powinien przedstawić właściciel – Przyszłe poważne ryzyko czerpania nienależnej korzyści lub działania na szkodę

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 5, art. 53 ust. 1 lit. a)]

1.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 14, 15)

2.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 20, 21, 37)

3.      Istnieje duże prawdopodobieństwo, że używanie bez uzasadnionej przyczyny słownego znaku towarowego MACCOFFEE, zarejestrowanego jako unijny znak towarowy dla towarów należących do klas 29, 30 i 32 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, powoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego słownego znaku McDONALD’S, zarejestrowanego wcześniej jako unijny znak towarowy dla towarów i usług należących do klas 29, 30, 32 i 42 w rozumieniu tego porozumienia.

Znak towarowy McDONALD’S cieszy się w Unii znaczną renomą w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi. Jego renoma obejmuje elementy charakterystyczne rodziny znaków towarowych „Mc”. Znak towarowy McDONALD’S jest bowiem pierwotnym znakiem towarowym rodziny, z którym związane są wszystkie pochodne znaki towarowe z uwagi na wspólną cechę charakterystyczną, mianowicie przedrostek „mc”, i od którego to znaku wszystkie różnią się ze względu na ten sam rodzaj elementu końcowego, który odsyła do jednego z produktów żywnościowych widniejących w menu barów szybkiej obsługi. Zatem przedrostek „mc” uzyskał własny charakter odróżniający w odniesieniu do usług w zakresie barów szybkiej obsługi i produktów żywnościowych widniejących w menu barów szybkiej obsługi, przynajmniej na części terytorium Unii, tak że przyrostek ten jest w stanie wskazywać na istnienie rodziny znaków towarowych.

Znak towarowy MACCOFFEE, konceptualnie podobny do znaku towarowego McDONALD’S i odtwarzający tę samą strukturę, może być skojarzony z rodziną znaków towarowych „Mc”.

Jeżeli chodzi o usługi i towary, w odniesieniu do których zarejestrowane są kolidujące ze sobą znaki towarowe, to wykazują one pewien stopień podobieństwa ze względu na istniejące między nimi ścisłe związki.

W tym względzie właściwy krąg odbiorców, czyli szeroki krąg odbiorców w Unii Europejskiej lub jego istotna część może dostrzegać mentalnie związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, ponieważ może on być zachęcony faktem, iż sporny znak towarowy ma praktycznie ten sam przedrostek i odtwarza tę samą strukturę co znak towarowy McDONALD’S i kojarzyć rzeczony znak towarowy z rodziną znaków towarowych „Mc”.

(por. pkt 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105, 108)

4.      Występowanie w odczuciu danego kręgu odbiorców związku między znakami towarowymi należy oceniać całościowo, mając na uwadze wszystkie mające znaczenie w danej sprawie czynniki. Do czynników mających znaczenie w tym względzie zalicza się istnienie rodziny wcześniejszych znaków towarowych. Przy założeniu, że wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego opiera się na istnieniu kilku wcześniejszych znaków towarowych, które wykazują wspólne cechy charakterystyczne pozwalające na uznanie ich za należące do tej samej rodziny, występowanie w odczuciu danego kręgu odbiorców związku między znakiem towarowym, w odniesieniu do którego wniesiono o unieważnienie prawa do znaku, a wcześniejszymi znakami towarowymi może bowiem wynikać z okoliczności, że pierwszy z nich wykazuje cechy charakterystyczne, które umożliwiają skojarzenie go z rodziną złożoną z tych drugich znaków. Kilka znaków towarowych wykazuje cechy charakterystyczne pozwalające na uznanie, że należą one do jednej „rodziny”, jeśli w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający z dodaniem elementu graficznego lub słownego, który pozwala na ich odróżnienie, lub też jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka co występujący w znaku pierwotnym. Nie można oczekiwać, by dany krąg odbiorców, w braku używania liczby znaków towarowych wystarczającej do tego, by mogły one stanowić rodzinę, odszukiwał wspólne cechy charakterystyczne w ramach wspomnianej rodziny i dostrzegał związek między tą rodziną i innym znakiem towarowym zawierającym elementy, które kojarzą się ze wspomnianymi cechami charakterystycznymi. Zatem aby dany krąg odbiorców mógł dostrzegać związek między znakiem towarowym, w odniesieniu do którego wniesiono o unieważnienie prawa do znaku, a „rodziną” wcześniejszych znaków towarowych, wcześniejsze znaki towarowe należące do tej „rodziny” muszą być na rynku obecne. Do właściciela wcześniejszych znaków towarowych, który wnosi o unieważnienie prawa do późniejszego unijnego znaku towarowego, należy zatem przedstawienie dowodu faktycznego używania pewnej ich liczby wystarczającej do tego, by stanowić „rodzinę” znaków towarowych, a zatem wykazanie istnienia tej „rodziny”, aby można było ocenić, czy właściwy krąg odbiorców dostrzega związek między znakiem towarowym, w odniesieniu do którego wniesiono o unieważnienie prawa do znaku, a wcześniejszymi znakami towarowymi, które tworzą wspomnianą „rodzinę”, lub nawet tylko między znakiem towarowym, w odniesieniu do którego wniesiono o unieważnienie prawa do znaku, a wcześniejszym znakiem towarowym pochodzącym z tejże „rodziny”.

(por. pkt 42–45)

5.      Aby zbadać rzeczywisty charakter używania znaków towarowych mogących stanowić rodzinę znaków towarowych, należy przeprowadzić całościową ocenę przedstawionych danych, uwzględniając wszystkie istotne czynniki danego przypadku. Taka ocena powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znaki towarowe były faktycznie wykorzystywane handlowo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaków uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych tymi znakami towarowymi, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaków towarowych. Faktyczne używanie znaków towarowych nie może zostać dowiedzione za pomocą prawdopodobieństwa lub domniemań, lecz musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach. Jednakże z zasady 22 ust. 4 rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, stosującej się mutatis mutandis do postępowań w sprawie unieważnienia prawa do znaku zgodnie z zasadą 40 ust. 6 wspomnianego rozporządzenia, wynika, że dowody używania ograniczają się co do zasady do przedłożenia dokumentów i przedmiotów mających znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz pisemne oświadczenia dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone, o których mowa w art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

(por. pkt 52–54)

6.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 88, 93, 95)

7.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 94)

8.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. 96, 97)