Cauza T‑518/13
Future Enterprises Pte Ltd
împotriva
Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene verbală MACCOFFEE – Marca Uniunii Europene verbală anterioară McDONALD’S – Articolul 53 alineatul (1) litera (a) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Familie de mărci – Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare – Declararea nulității”
Sumar – Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 5 iulie 2016
1. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]
2. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiție – Legătură între mărci – Criterii de apreciere
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]
3. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Mărcile verbale MACCOFFEE și McDONALD’S
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]
4. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiție – Legătură între mărci – Criterii de apreciere – Existența unei familii de mărci anterioare – Condiții
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]
5. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Examinarea cererii – Dovada utilizării mărcilor anterioare susceptibile să constituie o familie de mărci – Utilizare efectivă – Criterii de apreciere
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 42 alin. (2), art. 57 alin. (2) și art. 78 alin. (1) lit. (f); Regulamentul nr. 2868/95 al Comisiei, art. 1 norma 22 alin. (4) și art. 40 alin. (6)]
6. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare – Criterii de apreciere
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]
7. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare – Noțiune
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]
8. Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de nulitate relativă – Existența unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Dovezi care trebuie aduse de titular – Risc viitor serios de generare a unui profit necuvenit sau a unui prejudiciu
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5) și art. 53 alin. (1) lit. (a)]
1. A se vedea textul deciziei.
(a se vedea punctele 14 și 15)
2. A se vedea textul deciziei.
(a se vedea punctele 20, 21 și 37)
3. Există un risc serios ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii verbale MACCOFFEE, înregistrată ca marcă a Uniunii Europene pentru produse din clasele 29, 30 și 32 în sensul Aranjamentului de la Nisa, să genereze un profit necuvenit din renumele mărcii verbale anterioare McDONALD’S, înregistrată anterior ca marcă a Uniunii Europene pentru produse și servicii din clase 29, 30, 32 și 42 în sensul aceluiași aranjament.
Marca McDONALD’S se bucură în Uniune de un renume considerabil pentru serviciile de restaurație rapidă. Renumele său se extinde la elementele caracteristice familiei de mărci „Mc”. În fapt, marca McDONALD’S este marca originară a familiei, de care toate mărcile derivate se leagă printr‑o caracteristică comună, și anume prefixul „mc”, și de care toate se disociază prin același tip de element final, care trimite la unul dintre produsele alimentare ce figurează în meniul unităților de restaurație rapidă. Astfel, prefixul „mc” a dobândit un caracter distinctiv propriu în raport cu serviciile de restaurație rapidă și cu produsele care figurează în meniul unităților de restaurație rapidă, cel puțin pe o parte a teritoriului Uniunii, astfel încât acest prefix este în măsură să caracterizeze existența unei familii de mărci.
Marca MACCOFFEE, care este similară din punct de vedere conceptual cu marca McDONALD’S și care reproduce aceeași structură, este susceptibilă de a fi asociată familiei de mărci „Mc”.
Referitor la serviciile și produsele pentru care mărcile în conflict au fost înregistrate, acestea prezintă un anumit grad de similitudine ca urmare a legăturilor strânse existente între ele.
În această privință, publicul relevant, și anume marele public de pe teritoriul Uniunii sau de pe o parte considerabilă a acestuia, poate stabili mental o legătură între mărcile în conflict în măsura în care poate fi atras de faptul că marca contestată are practic același prefix și reproduce aceeași structură ca marca McDONALD’S și poate asocia marca respectivă familiei de mărci „Mc”.
(a se vedea punctele 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 și 108)
4. Stabilirea în percepția publicului vizat a unei legături între mărcile în cauză trebuie apreciată în mod global, ținând cont de toți factorii pertinenți din speță. Printre factorii pertinenți în această privință figurează existența unei familii de mărci anterioare. Astfel, în ipoteza în care cererea de declarare a nulității unei mărci se întemeiază pe existența mai multor mărci anterioare care au caracteristici comune ce permit ca acestea să fie considerate ca făcând parte din aceeași familie, stabilirea în percepția publicului vizat a unei legături între marca a cărei nulitate se solicită și mărcile anterioare poate rezulta din faptul că prima prezintă caracteristici care o pot ratașa familiei alcătuite de cele din urmă. Mai multe mărci prezintă caracteristici care permit să fie considerate ca făcând parte din aceeași „familie” în special atunci când acestea fie reproduc integral același element distinctiv la care se adaugă un element grafic sau verbal care le diferențiază una de cealaltă, fie se caracterizează prin repetarea aceluiași prefix sau sufix extras dintr‑o marcă originară. În lipsa utilizării unui număr suficient de mărci pentru a alcătui o familie, nu s‑ar putea pretinde de la publicul vizat să identifice caracteristici comune la respectiva familie și să stabilească o legătură între această familie și o altă marcă ce conține elemente care se apropie de caracteristicile menționate. Prin urmare, pentru ca publicul vizat să poată stabili o legătură între o marcă a cărei anulare se solicită și o „familie” de mărci anterioare, mărcile care aparțin acesteia din urmă trebuie să fie prezente pe piață. Revine astfel titularului mărcilor anterioare care solicită nulitatea mărcii Uniunii Europene ulterioare sarcina să furnizeze dovada utilizării efective a unui număr suficient dintre acestea pentru a alcătui o „familie” de mărci și deci să demonstreze existența acesteia din urmă pentru a se putea aprecia dacă publicul vizat stabilește o legătură între marca a cărei anulare este solicitată și mărcile anterioare care alcătuiesc „familia” respectivă sau doar între marca a cărei anulare este solicitată și marca anterioară originară din aceeași „familie”.
(a se vedea punctele 42-45)
5. Pentru a examina caracterul efectiv al utilizării mărcilor susceptibile să alcătuiască o familie de mărci, trebuie să se efectueze o apreciere globală a elementelor prezentate, ținând seama de toți factorii pertinenți din speță. O astfel de apreciere trebuie să se întemeieze pe toate faptele și împrejurările capabile să demonstreze exploatarea comercială reală a mărcilor, în special pe utilizările considerate justificate în sectorul economic vizat pentru menținerea sau pentru crearea de cote de piață pentru produsele sau serviciile protejate prin aceste mărci, pe natura acestor produse sau servicii, pe caracteristicile pieței, pe întinderea și pe frecvența utilizării mărcilor. Utilizarea efectivă a mărcilor nu poate fi dovedită prin probabilități sau prin prezumții, ci trebuie să se întemeieze pe elemente concrete și obiective. Cu toate acestea, din norma 22 alineatul (4) din Regulamentul nr. 2868/95 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 40/94 privind marca comunitară, aplicabil mutatis mutandis în procedurile de declarare a nulității în conformitate cu norma 40 alineatul (6) din regulamentul menționat, rezultă că dovezile utilizării se limitează, în principiu, la prezentarea de documente justificative precum ambalaje, etichete, bareme de prețuri, cataloage, facturi, fotografii, anunțuri din ziare, precum și declarații scrise date sub jurământ sau în mod solemn, prevăzute la articolul 78 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene.
(a se vedea punctele 52-54)
6. A se vedea textul deciziei.
(a se vedea punctele 88, 93 și 95)
7. A se vedea textul deciziei.
(a se vedea punctul 94)
8. A se vedea textul deciziei.
(a se vedea punctele 96 și 97)