Language of document : ECLI:EU:T:2016:389

Mål T‑518/13

Future Enterprises Pte Ltd

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket MACCOFFEE – Det äldre EU-ordmärket McDONALD’S – Artiklarna 53.1 a och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 – Varumärkesfamilj – Otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé – Ogiltighetsförklaring”

Sammanfattning – Tribunalens dom (första avdelningen) av den 5 juli 2016

1.      EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.5 och 53.1 a)

2.      EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Samband mellan varumärkena – Bedömningskriterier

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.5 och 53.1 a)

3.      EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Ordmärkena MACCOFFEE och McDONALD’S

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.5 och 53.1 a)

4.      EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Samband mellan varumärkena – Bedömningskriterier – Förekomsten av en äldre varumärkesfamilj – Villkor

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.5 och 53.1 a)

5.      EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Prövning av ansökan – Bevis på användning av äldre varumärken som kan utgöra en varumärkesfamilj – Verkligt bruk – Bedömningskriterier

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 42.2, 57.2 och 78.1 f; kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, reglerna 22.4 och 40.6)

6.      EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé – Bedömningskriterier

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.5 och 53.1 a)

7.      EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé – Begrepp

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.5 och 53.1 a)

8.      EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Bevis som ska läggas fram av varumärkesinnehavaren – Allvarlig framtida risk för obehörig vinst eller skada

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.5 och 53.1 a)

1.      Se domen.

(se punkterna 14 och 15)

2.      Se domen.

(se punkterna 20, 21 och 37)

3.      Det föreligger en allvarlig risk för att användningen utan skälig anledning av ordmärket MACCOFFEE, vilket registrerades som EU-varumärke för varor i klasserna 29, 30 och 32 i Nice-överenskommelsen, skulle dra otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S renommé, vilket varumärke tidigare registrerats som EU-varumärke för varor och tjänster i klasserna 29, 30, 32 och 42 i nämnda överenskommelse.

Varumärket McDONALD’S åtnjuter ett betydande renommé i unionen för sina snabbmatstjänster. Dess renommé utsträckte sig till att omfatta de karakteristiska kännetecknen för varumärkesfamiljen ”Mc”. Varumärket McDONALD’S har nämligen sitt ursprung i en varumärkesfamilj till vilken alla härledda varumärken hör genom ett gemensamt kännetecken, nämligen prefixet ”mc” och från vilket de alla avviker genom samma typ av sista beståndsdel, som syftar på ett av de livsmedel som finns på menyn i snabbmatsrestauranger. Prefixet ”mc” hade på så sätt förvärvat särskiljningsförmåga i fråga om snabbmatstjänster och de livsmedel som förekommer på snabbmatsrestaurangernas menyer, i åtminstone en del av unionen, på så sätt att prefixet kan anses vara betecknande för förekomsten av en varumärkesfamilj.

Varumärket MACCOFFEE, som i begreppsmässigt hänseende liknar varumärket McDONALD’S och uppvisar samma struktur, kan kopplas ihop med varumärkesfamiljen ”Mc”.

Det föreligger en viss likhet mellan de tjänster och varor för vilka de motstående varumärkena har registrerats på grund av de nära banden dem emellan.

Omsättningskretsen, det vill säga den stora allmänheten inom unionen, eller en avsevärd del av den kan uppfatta att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena, eftersom den kan attraheras av att det omtvistade varumärket har praktiskt taget samma prefix och uppvisar samma struktur som varumärket McDONALD’S och associera varumärket i fråga med varumärkesfamiljen ”Mc”.

(se punkterna 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 och 108)

4.      Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling hos allmänheten ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland de i detta avseende relevanta faktorerna återfinns förekomsten av en varumärkesfamilj med äldre varumärken. I en situation där begäran om ogiltighetsförklaring av ett varumärke bygger på att det finns flera äldre varumärken som uppvisar gemensamma kännetecken och därför kan anses ingå i samma familj, kan omsättningskretsen tro att det finns ett samband mellan det varumärke vars upphävande har begärts och de äldre varumärkena och ta miste på ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket, och felaktigt tro att det varumärket ingår i varumärkesfamiljen. Flera varumärken anses ha de kännetecken som krävs för att anses tillhöra samma ”familj” när de återger samma särskiljande del, i dess helhet, med tillägg av ett grafiskt element eller av ett ordelement som skiljer varumärkena åt, eller när varumärken kännetecknas av att de innehåller samma prefix eller suffix som det ursprungliga varumärket. Det kan inte förväntas att omsättningskretsen ska upptäcka en gemensam beståndsdel i denna varumärkesfamilj eller associera den varumärkesfamiljen med ett annat varumärke som innehåller liknande beståndsdelar, såvida inte ett tillräckligt antal varumärken vilka kan utgöra en varumärkesfamilj har använts. För att omsättningskretsen ska kunna uppfatta att det finns ett samband mellan ett varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts och en familj med äldre varumärken, måste följaktligen de äldre varumärken som ingår i varumärkesfamiljen förekomma på marknaden. Det ankommer således på den innehavare av äldre varumärken som begär att ett nyare EU-varumärke ska ogiltigförklaras att tillhandahålla bevis för att ett tillräckligt stort antal av dem faktiskt används för att de ska anses utgöra en varumärkesfamilj och således visa att denna existerar, för att det ska kunna bedömas huruvida omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan det varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts och de äldre varumärken som bildar denna familj.

(se punkterna 42–45)

5.      Vid prövningen av huruvida det aktuella varumärket verkligen har använts, ska det göras en helhetsbedömning av den bevisning som företetts med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. En sådan bedömning ska baseras på samtliga fakta och omständigheter som kan styrka att varumärket har utnyttjats i näringsverksamhet. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts. Antaganden eller presumtioner kan inte utgöra bevisning för att ett varumärke verkligen har använts. Sådan bevisning ska grundas på konkreta och objektiva omständigheter. Det följer emellertid av regel 22.4 i förordning nr 2868/95 om genomförande av förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärke, som är tillämplig efter nödvändiga ändringar i ogiltighetsförfaranden i enlighet med regel 40.6 i förordningen att bevismaterialet till stöd för användningen i princip ska begränsas till uppvisande av bevishandlingar som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser samt till beedigat eller intygat skriftligt utlåtande i enlighet med artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

(se punkterna 52–54)

6.      Se domen.

(se punkterna 88, 93 och 95)

7.      Se domen.

(se punkt 94)

8.      Se domen.

(se punkterna 96 och 97)