Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 23 marzo 2021 – Nokia Technologies Oy / Daimler AG
(Causa C-182/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Nokia Technologies Oy
Resistente: Daimler AG
Intervenienti a sostegno della resistente: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z.o.o., TomTom Sales B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (vormals Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, TomTom International B.V., Sierra Wireless S.A.
Questioni pregiudiziali
A. Se sussista un obbligo di concessione di licenza ai fornitori in via prioritaria.
1. Se un’impresa operante a valle di un sistema economico possa opporsi ad un’azione inibitoria per contraffazione promossa dal titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione (SEP), il quale abbia assunto l’impegno irrevocabile nei confronti dell’organismo medesimo a concedere a terzi una licenza a condizioni FRAND, sollevando l’eccezione di abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, nel caso in cui la norma tecnica, per la quale il brevetto azionato o parti di esso siano essenziali, sia già applicata in un prodotto precedentemente acquisito dal soggetto nei cui confronti sia stata esperita azione di contraffazione, ai cui fornitori che ne facciano richiesta il titolare del brevetto neghi la concessione di una specifica licenza illimitata a condizioni FRAND per i prodotti che applichino la norma tecnica in relazione a tutti gli usi rilevanti ai sensi della normativa in materia di brevetti.
a) Se ciò trovi applicazione, in particolare, nel caso in cui la concessione di licenze ai fornitori, volta alla certezza della tutela dei diritti di proprietà industriale relativi ai brevetti utilizzati dal componente oggetto di fornitura, corrisponda agli usi del settore pertinente del distributore del prodotto finale.
b) Se sussista una priorità nella concessione della licenza ai fornitori in ogni livello della catena di fornitura ovvero al solo fornitore immediatamente a monte del distributore del prodotto finale al termine della catena commerciale e se, a tal riguardo, rilevino parimenti gli usi commerciali.
2. Se il divieto di abuso ai sensi della normativa antitrust imponga la concessione al fornitore di una specifica licenza illimitata a condizioni FRAND per i prodotti che applichino la norma tecnica in relazione a tutti gli usi rilevanti ai sensi della normativa in materia di brevetti, nel senso che non occorra che i distributori finali (ed eventualmente i precedenti acquirenti) ottengano, a loro volta, dal titolare del SEP una specifica licenza separata al fine di evitare la contraffazione del brevetto nell’ipotesi di uso conforme del componente in questione.
3. In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l’articolo 102 TFUE imponga specifici requisiti qualitativi, quantitativi e/o di altra natura ai criteri in base ai quali il titolare di un brevetto essenziale per la norma tecnica individui i potenziali contraffattori nei diversi livelli della medesima catena di produzione e commerciale nei confronti dei quali proporre azione inibitoria per contraffazione.
B. Specificazione dei requisiti desumibili dalla decisione della Corte nella causa Huawei/ZTE 1 (sentenza del 16 luglio 2015, C-170/13):
1. Se, indipendentemente dalla necessità di adempiere, preliminarmente all’azione giurisdizionale, le azioni reciprocamente necessarie (intimazione di contraffazione, richiesta di licenza, proposta di licenza FRAND; proposta al fornitore cui concedere la licenza in via prioritaria) incombenti al titolare e all’utilizzatore del SEP, sia consentito dare attuazione a posteriori, nel corso del procedimento giurisdizionale, agli obblighi di comportamento rimasti inosservati nella fase precontenziosa.
2. Se possa ritenersi rilevante un’effettiva richiesta di licenza proveniente dall’utilizzatore del brevetto nel solo caso in cui, sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti, emerga in modo chiaro e inequivocabile l’intenzione e la volontà dell’utilizzatore del SEP di concludere con il titolare del SEP un contratto di licenza a qualsivoglia condizioni FRAND (allo stato non ancora del tutto prevedibili a causa della mancata formulazione di una proposta di licenza).
a) Se un contraffattore, che non replichi per diversi mesi ad un’intimazione di contraffazione, manifesti in tal modo, di norma, l’assenza di interesse ad ottenere una licenza, cosicché non esisterebbe una licenza – pur essendo stata richiesta verbalmente– con conseguente accoglimento dell’azione inibitoria proposta dal titolare del SEP.
b) Se dalle condizioni di licenza formulate dall’utilizzatore del SEP nella controproposta possa desumersi l’assenza di richiesta di licenza, con la conseguente accoglimento dell’azione inibitoria proposta dal titolare del SEP senza previo esame se la proposta di licenza del titolare del SEP (precedente alla controproposta dell’utilizzatore del SEP) sia conforme alle condizioni FRAND.
c) Se tale conclusione resti comunque esclusa nel caso in cui non risulti manifestamente, né sia stata giurisdizionalmente dichiarata in ultime cure, l’incompatibilità con le condizioni FRAND delle condizioni di concessione di licenza contenute nella controproposta, dalle quali debba desumersi l’assenza di una richiesta di licenza.
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1 C-170/13, EU:C:215:477.