Causa T‑609/15

Repsol YPF, SA

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo BASIC – Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG – Impedimento relativo alla registrazione – Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 settembre 2017

1.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Presupposti – Interpretazione alla luce del diritto dell’Unione – Valutazione in base ai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile al segno rivendicato

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 53, § 1, c)]

2.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Utilizzo del segno nel commercio – Criterio temporale

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, a), e 53, § 1, c)]

3.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Marchio figurativo BASIC e nomi commerciali basic e basic AG

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, e 53, § 1, c)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24‑27)

2.      Per quanto riguarda la prima condizione di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, un segno è utilizzato nella normale prassi commerciale qualora il suo uso si collochi nel quadro di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell’ambito privato.

Riguardo al periodo pertinente ai fini della valutazione di tale condizione, dalla giurisprudenza risulta che il richiedente la nullità deve provare che l’utilizzo del segno invocato nella normale prassi commerciale sia intervenuto prima della presentazione della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea di cui trattasi. Inoltre, secondo la giurisprudenza, tale segno deve ancora essere utilizzato al momento dell’introduzione della domanda di dichiarazione di nullità. In altri termini, deve essere dimostrato che il segno invocato era utilizzato non soltanto alla data della presentazione della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea, ma anche a quella della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fermo restando che, quando una siffatta prova è fornita, si può legittimamente ritenere che detto segno fosse «ancora (...) utilizzato» a tale ultima data ai sensi della giurisprudenza sopra citata.

(v. punti 47, 48)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49‑67)