ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)
8 de Julho de 2010 (*)
«Marca comunitária – Processo de oposição – Pedido de marca nominativa comunitária peerstorm – Marcas nominativas comunitária e nacional anteriores PETER STORM – Motivo relativo de recusa – Risco de confusão – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 [que passou a artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009] – Uso sério das marcas anteriores – Artigos 15.° e 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 (que passaram a artigos 15.° e 42.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009)»
No processo T‑30/09,
Engelhorn KGaA, com sede em Mannheim (Alemanha), representada por W. Göpfert e K. Mende, advogados,
recorrente,
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Folliard‑Monguiral, na qualidade de agente,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral,
The Outdoor Group Ltd, com sede em Northampton (Reino Unido), representada por M. Edenborough, barrister,
que tem por objecto um recurso da decisão da Quinta Câmara de Recurso do IHMI, de 28 de Outubro de 2008 (processo R 167/2008‑5), relativa a um processo de oposição entre The Outdoor Group Ltd e Engelhorn KGaA,
O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção),
composto por: E. Martins Ribeiro, presidente, N. Wahl e A. Dittrich (relator), juízes,
secretário: E. Coulon,
vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 21 de Janeiro de 2009,
vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 9 de Junho de 2009,
vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de Junho de 2009,
visto as partes não terem requerido a marcação de audiência no prazo de um mês a contar da notificação do encerramento da fase escrita, entendendo então, com base no relatório do juiz‑relator e nos termos do artigo 135.°‑A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, decidir sem fase oral,
profere o presente
Acórdão
Antecedentes do litígio
1 Em 12 de Novembro de 1998, a recorrente, Engelhorn KGaA, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo peerstorm.
3 O registo foi pedido para produtos da classe 25, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, que corresponde à descrição seguinte: «Vestuário, calçado e chapelaria».
4 O pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.° 25/2005, de 20 de Junho de 2005.
5 Em 19 de Setembro de 2005, nos termos do artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94 (que passou a artigo 41.° do Regulamento n.° 207/2009), a interveniente, The Outdoor Group Ltd, deduziu oposição ao registo da marca dos produtos acima referidos no n.° 3.
6 A oposição baseava‑se nomeadamente:
– Na marca comunitária nominativa anterior PETER STORM (a seguir «marca anterior»), que designa produtos da classe 25 e que correspondem à seguinte descrição: «Vestuário, calçado, chapelaria, calças, calções, saias, vestidos, casacos, camisas, t‑shirts, sweat‑shirts, camisolas, pull‑overs, casacos de malha, sobretudos, fatos‑macaco, fatos de treino, jardineiras, cintos, calças de ganga, calças de jogging, blusões, roupa interior, roupa de esqui, coletes, calçado, meias e chapelaria»;
– Na marca do Reino Unido nominativa anterior PETER STORM, que designa produtos da classe 18 e que corresponde à seguinte descrição: «Artigos em cabedal ou de imitação de cabedal, malas, mochilas, baús, arcas, malas de viagem, sacos, cintos, carteiras de bolso».
7 O motivo invocado como fundamento da oposição era o mencionado no artigo 8.°, n.° 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.° 40/94 [que passou a artigo 8.°, n.° 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.° 207/2009].
8 A pedido da recorrente de 30 de Maio de 2006, o IHMI convidou a interveniente, em 4 de Julho de 2006, a fazer prova da utilização séria da marca comunitária anterior, de acordo com o artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 (que passou a artigo 42.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009) e a regra 22 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), na versão aplicável aos factos do caso presente, num prazo que expirava em 5 de Setembro de 2006. O IHMI prorrogou esse prazo até 5 de Novembro de 2006. Não foi pedida a prova da utilização séria da marca anterior no Reino Unido.
9 Em 6 de Novembro de 2006, a interveniente juntou um depoimento escrito de um colaborador do escritório de advogados que a representava. Nesse depoimento, o referido colaborador indicava que a interveniente era a sociedade‑mãe das sociedades M. e B. e que a marca anterior tinha sido utilizada no período de cinco anos que precederam a publicação do pedido de marca comunitária. A interveniente apresentou ainda o catálogo de Outono/Inverno de 2002 da sociedade M., divulgado no Reino Unido, no qual se encontra uma colecção de artigos de vestuário vendidos sob a marca PETER STORM, os respectivos preços e ainda uma lista de lojas no Reino Unido onde esses artigos são vendidos. Além disso, a interveniente apresentou o catálogo de Primavera/Verão de 2004 da sociedade M., divulgado no Reino Unido, no qual se encontra a colecção de calçado vendido sob a marca PETER STORM e os respectivos preços.
10 Na sequência das observações da recorrente de 20 de Fevereiro de 2007, segundo as quais era insuficiente a prova da utilização séria da marca anterior, a interveniente, convidada pelo IHMI a apresentar as suas próprias observações, juntou, em 4 de Maio de 2007, um depoimento escrito do seu secretário. Nesse depoimento, o secretário indica que a interveniente opera em todo o Reino Unido a partir das suas cadeias de lojas retalhistas M. e B. e que as vendas dos produtos de vestuário, calçado e chapelaria, identificados pela marca anterior, passaram os 11 milhões de libras esterlinas (GBP), num período de quatro semanas, em Dezembro de 2004. Essa declaração era acompanhada de um relatório financeiro sobre as operações comerciais, que continha a lista das vendas de produtos identificados por um código ao longo das quatro semanas do mês de Dezembro de 2004.
11 Em 30 de Novembro de 2007, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição.
12 Em 14 de Janeiro de 2008, a interveniente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição para o IHMI, nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94 (que passaram a artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009).
13 Por decisão de 28 de Outubro de 2007 (a seguir «decisão recorrida»), a Quinta Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso. Em particular, considerou que estava feita a prova da utilização séria da marca anterior quanto ao vestuário, calçado e chapelaria. Concluiu que, dada a identidade dos produtos designados pela marca pedida e pela marca anterior e a existência de um certo grau de semelhança visual e fonética entre os dois sinais, e tendo em conta o nível médio de atenção do consumidor na compra desses produtos, existia um risco de confusão entre os dois sinais.
Pedidos das partes
14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– anular a decisão recorrida;
– rejeitar a oposição na íntegra;
– condenar o IHMI nas despesas.
15 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar a recorrente nas despesas.
16 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
Quanto à admissibilidade da remissão global pela recorrente para os documentos apresentados no IHMI
17 A recorrente remete para todos os argumentos apresentados por escrito no processo no IHMI.
18 Nos termos do artigo 21.° do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia e do artigo 44.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a petição deve conter uma exposição sumária dos fundamentos invocados. Segundo jurisprudência assente, embora o corpo da petição possa ser apoiado e completado, em pontos específicos, por remissões para excertos de documentos anexos, uma remissão global para outros escritos não sana a falta dos elementos essenciais da argumentação jurídica, que, por força das disposições acima referidas, devem constar da própria petição [acórdãos do Tribunal Geral de 14 de Setembro de 2004, Applied Molecular Evolution/IHMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T‑183/03, Colect., p. II‑3113, n.° 11; de 19 de Outubro de 2006, Bitburger Brauerei/IHMI – Anheuser‑Busch (BUD, American Bud e Anheuser Busch Bud), T‑350/04 a T‑352/04, Colect., p. II‑4255, n.° 33; e de 15 de Outubro de 2008, Air Products and Chemicals/IHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix e Alumix), T‑305/06 a T‑307/06, ainda não publicado na Colectânea, n.° 21].
19 Não cabe ao Tribunal Geral substituir‑se às partes e tentar encontrar os elementos relevantes nos documentos para os quais elas remetem [acórdão do Tribunal Geral de 17 de Abril de 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./IHMI – Pelikan (Representação de um pelicano), T‑389/03, não publicado na Colectânea, n.° 19]. Daí resulta que, na parte em que remete para os documentos apresentados no IHMI, a petição é inadmissível pois a remissão global que contém não tem ligação com os fundamentos e argumentos que nela se desenvolvem.
Quanto ao mérito
20 A recorrente invoca dois fundamentos: a violação do artigo 15.° do Regulamento n.° 40/94 (que passou a artigo 15.° do Regulamento n.° 207/2009) e do artigo 43.°, n.° 2, do mesmo regulamento, por um lado, e do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), desse regulamento, por outro.
Quanto ao primeiro fundamento: violação dos artigos 15.° e 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94
21 A recorrente alega, no essencial, que a interveniente apresentou as suas provas fora de prazo e que estas não eram suficientes para demonstrar que a marca anterior era objecto de utilização séria para os produtos para os quais tinha sido registada e nos quais se baseava a oposição. Em primeiro lugar, quanto às provas apresentadas pela interveniente em 6 de Novembro de 2006, foram‑no fora de prazo, pois este tinha expirado em 5 de Novembro de 2006. Além disso, essas provas não eram suficientes, visto não darem qualquer informação sobre a utilização efectiva da marca anterior. Em segundo lugar, a Câmara de Recurso não deveria ter admitido as provas produzidas pela interveniente em 4 de Maio de 2007, pois tinham sido apresentadas depois de expirar o prazo fixado pelo IHMI para a junção das provas.
22 O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.
23 Segundo jurisprudência assente, resulta do artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 (que passou a artigo 42.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009), lido à luz do nono considerando desse regulamento (que passou a considerando 10 do Regulamento n.° 207/2009), e da regra 22, n.° 3, do Regulamento n.° 2868/95 que a ratio legis do pressuposto de a marca anterior ter sido objecto de uma utilização séria para ser oponível a um pedido de marca comunitária consiste em limitar os conflitos entre duas marcas, na medida em que não exista um motivo económico justo decorrente de uma função efectiva da marca no mercado. Em contrapartida, essas disposições não visam avaliar o sucesso comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa, nem tão‑pouco reservar a protecção das marcas apenas às suas explorações comerciais quantitativamente importantes [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 8 de Julho de 2004, Sunrider/IHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Colect., p. II‑2811, n.os 36 a 38 e jurisprudência aí referida].
24 Uma marca é objecto de utilização séria quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial de garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, com o fim de criar ou conservar um mercado para esses produtos e serviços, com exclusão de utilizações de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Março de 2003, Ansul, C‑40/01, Colect., p. I‑2439, n.° 43). Além disso, o pressuposto da utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território em causa, seja utilizada publicamente e com relevância exterior (acórdão VITAFRUIT, já referido, n.° 39; v. ainda, neste sentido e por analogia, acórdão Ansul, já referido, n.° 37).
25 A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias que permitam determinar a realidade da exploração comercial da marca, em especial nas utilizações consideradas justificadas no sector económico em causa para manter ou criar quotas de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, na natureza desses produtos ou desses serviços, nas características do mercado e no alcance e frequência da utilização da marca (acórdão VITAFRUIT, já referido, n.° 40; v. ainda, por analogia, acórdão Ansul, já referido, n.° 43).
26 Quanto à importância da utilização que foi feita da marca anterior, há que ter em conta, designadamente, o volume comercial de todos os actos de utilização, por um lado, e a duração do período durante o qual os actos de utilização foram praticados, bem como a frequência desses actos, por outro (acórdãos do Tribunal Geral, VITAFRUIT, já referido, n.° 41, e de 8 de Julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Colect., p. II‑2787, n.° 35].
27 Para examinar, num caso concreto, o carácter sério da utilização de uma marca anterior, há que proceder a uma apreciação global, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso. Essa apreciação implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta. Assim, o baixo volume de produtos comercializados sob a referida marca pode ser compensado pela forte intensidade ou pela grande constância da utilização dessa marca no tempo e inversamente (acórdãos, já referidos, VITAFRUIT, n.° 42, e HIPOVITON, n.° 36).
28 Além disso, o volume de negócios realizado bem como a quantidade de vendas de produtos sob a marca anterior não podem ser apreciados de modo absoluto, mas sim em relação a outros factores relevantes, tais como o volume da actividade comercial, as capacidades de produção ou de comercialização ou o grau de diversificação da empresa que explora a marca, bem como as características dos produtos ou serviços no mercado em causa. Por isso, não é necessário que a utilização da marca anterior seja sempre quantitativamente importante para ser qualificada de séria (acórdãos, já referidos, VITAFRUIT, n.° 42, e HIPOVITON, n.° 36).
29 A utilização séria de uma marca não pode ser demonstrada por probabilidades ou presunções, antes devendo assentar em elementos concretos e objectivos que provem uma utilização efectiva e suficiente da marca no mercado em causa [acórdãos do Tribunal Geral de 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Colect., p. II‑5233, n.° 47, e de 6 de Outubro de 2004, Vitakraft‑Werke Wührmann/IHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Colect., p. II‑3445, n.° 28].
30 Além disso, há que precisar que, de acordo com as disposições conjugadas do artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 [que passou a artigo 15.°, n.° 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009] e do artigo 43.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, a prova da utilização séria de uma marca anterior, nacional ou comunitária, que fundamenta a oposição contra um pedido de marca comunitária, abrange também a prova da utilização da marca anterior sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada [v. acórdão do Tribunal Geral de 8 de Dezembro de 2005, Castellblanch/IHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Colect., p. II‑5309, n.° 30 e jurisprudência aí referida].
31 Em face do exposto, há que analisar se a Câmara de Recurso decidiu bem ao considerar que as provas apresentadas pela interveniente no processo no IHMI demonstravam a utilização séria da marca anterior.
32 Tendo o pedido de marca comunitária apresentado pela recorrente sido publicado em 20 de Junho de 2005, o período de cinco anos a que se refere o artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 vai de 20 de Junho de 2000 a 19 de Junho de 2005 (a seguir «período em causa»).
33 Tal como resulta do artigo 15.°, n.° 1, desse mesmo regulamento, apenas estão sob a alçada das sanções nele previstas as marcas cuja utilização séria tenha sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos. Assim, basta que uma marca tenha tido uma utilização séria durante parte do período em causa, para estar excluída da aplicação dessas sanções.
34 Quanto às provas apresentadas pela interveniente em 6 de Novembro de 2006, a recorrente alega, antes de mais, que essas provas foram apresentadas fora de prazo, devendo, portanto, ser julgadas inadmissíveis.
35 A esse respeito, refira‑se que a Divisão de Oposição concedeu à interveniente um prazo que expirava em 5 de Novembro de 2006 para apresentar a prova da utilização séria da marca anterior (v. n.° 8, supra). Nos termos da regra 72, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95, se um prazo expirar em data em que não possam ser apresentados documentos no IHMI ou em data em que o correio normal não seja distribuído na localidade da sede do IHMI, por razões diferentes das indicadas no n.° 2 dessa regra, o prazo é prorrogado até ao primeiro dia em que os documentos possam ser apresentados e em que o correio normal seja distribuído. Visto o dia 5 de Novembro de 2006 ser um domingo, esse prazo foi prorrogado até ao primeiro dia em que os documentos pudessem ser apresentados no IHMI, isto é, segunda‑feira, 6 de Novembro de 2006. Daí resulta que as provas juntas em 6 de Novembro de 2006 foram apresentadas em tempo.
36 A recorrente alega seguidamente que as provas apresentadas em 6 de Novembro de 2006 não eram suficientes, pois não forneciam qualquer informação sobre a utilização efectiva da marca anterior. Afirma que não foi apresentado qualquer documento comprovativo suplementar, tais como embalagens, etiquetas ou desenhos, capaz de demonstrar que os produtos foram efectivamente postos à venda.
37 A esse respeito, refira‑se ainda que, tal como afirma a Câmara de Recurso no n.° 15 da decisão recorrida, as provas juntas pela interveniente em 6 de Novembro de 2006 são suficientes para fazer a prova da utilização séria da marca anterior.
38 A interveniente juntou, nomeadamente, dois catálogos, divulgados no Reino Unido, do retalhista do Reino Unido, a sociedade M. Um era da estação de Outono/Inverno de 2002 e o outro, da estação de Primavera/Verão de 2004. A esse respeito, há que lembrar que, nos termos da regra 22, n.° 4, do Regulamento n.° 2868/95, as provas apresentadas para demonstrar a utilização séria da marca em causa podem incluir catálogos. A recorrente não pôs em dúvida a autenticidade desses catálogos. É, portanto, pacífico que são autênticos e fiáveis.
39 No que respeita ao catálogo de Outono/Inverno de 2002, com 36 páginas, refira‑se que, além de artigos de vestuário designados por diversas marcas, são aí postos à venda mais de 80 artigos diferentes sob a marca PETER STORM. Esses artigos são casacos para homem e senhora, camisolas, calças, t‑shirts, calçado, meias, chapéus e luvas, cujas características são sucintamente descritas. A marca anterior figura em caracteres estilizados, ao lado de cada artigo. Nesse catálogo, são indicados os preços dos artigos em GBP e a referência de cada um. O catálogo contém um talão de encomenda, sendo ainda indicados um número de telefone, um número de telecopiador, um endereço postal e um endereço Internet para as compras por correspondência. Além disso, são dadas informações detalhadas sobre as diversas formas de encomenda e as condições gerais de venda, incluindo nomeadamente informações sobre trocas e devoluções. É ainda fornecida uma lista de mais de 240 lojas no Reino Unido, onde podem ser comprados os artigos de vestuário. São também indicados os seus endereços postais e os respectivos números de telefone.
40 O catálogo de Primavera/Verão de 2004, com seis páginas, apenas contém calçado. Além de artigos propostos sob outras marcas, esse catálogo contém sete artigos postos à venda sob a marca PETER STORM, cujas características são sucintamente descritas. A marca anterior aparece igualmente em caracteres estilizados, ao lado de cada artigo. Nesse catálogo, indicam‑se os preços dos artigos em GBP e a referência de cada artigo. Para as compras por correspondência são indicados um número de telefone e um endereço Internet.
41 Com a apresentação dos catálogos, a interveniente fez prova bastante de que a marca anterior foi utilizada para criar ou conservar um mercado para os produtos em causa, mesmo apesar de, ao contrário do que afirma a Câmara de Recurso no n.° 15 da decisão recorrida, a sociedade M. não ser um terceiro face à interveniente, visto que, na realidade, a interveniente era a sua sociedade‑mãe.
42 Com efeito, resulta claramente desses catálogos do retalhista do Reino Unido, a sociedade M., que contêm também artigos oferecidos sob outras marcas, que a marca PETER STORM foi utilizada no território do Reino Unido para artigos de vestuário, durante uma parte significativa do período em causa, isto é, as estações de Outono/Inverno de 2002 e Primavera/Verão de 2004. A marca foi ligada a um grande número de produtos que podiam ser encomendados por correspondência ou comprados em certas lojas. Esses catálogos, que se destinavam aos consumidores finais, continham informações precisas sobre os produtos postos à venda sob essa marca, os respectivos preços e o seu modo de comercialização no Reino Unido. Em face dos números de telefone e de telecopiador, dos endereços postais e da Internet indicados para a compra por correspondência, bem como dos dados precisos relativos a um grande número de lojas que propunham os produtos em causa no Reino Unido, não se pode deixar de considerar que foram oferecidos para venda artigos de vestuário sob a marca PETER STORM aos consumidores finais.
43 Quanto à importância do uso da marca anterior, é certo que esses catálogos não dão informações sobre a quantidade de produtos efectivamente vendidos pela interveniente sob a marca PETER STORM. Contudo, há que ter em conta, a esse respeito, o facto de muitos artigos designados pela marca PETER STORM terem sido propostos nos catálogos e de esses artigos estarem disponíveis em mais de 240 lojas no Reino Unido, durante grande parte do período em causa. Esses elementos permitem, no âmbito da apreciação global da seriedade da utilização da marca anterior, concluir por uma certa importância dessa utilização. A esse respeito, refira‑se ainda que o pressuposto da utilização séria da marca anterior não tem em vista avaliar o sucesso comercial da empresa em causa (v. n.° 23, supra).
44 Daí resulta que, com a apresentação dos catálogos em causa, a interveniente prestou suficientes informações sobre o lugar, a duração, a natureza e a importância da utilização da marca PETER STORM. Essas informações permitem excluir uma utilização de carácter simbólico com o único objectivo de manutenção dos direitos conferidos pela marca em causa, como acertadamente referiu a Câmara de Recurso no n.° 15 da decisão recorrida.
45 Nestas condições, há que julgar improcedente o primeiro fundamento, sem que seja necessário analisar se a Câmara de Recurso decidiu bem ao admitir as provas juntas pela interveniente em 4 de Maio de 2007.
Quanto ao segundo fundamento: violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94
46 Em apoio deste fundamento, a recorrente alega, no essencial, que os produtos abrangidos pela marca anterior do Reino Unido e pela marca comunitária pedida têm um pequeno grau de semelhança. Além disso, tendo em conta, por um lado, as diferenças fonéticas, visuais e conceptuais entre os sinais em causa e, por outro, o fraco carácter distintivo da marca PETER STORM, não há risco de confusão entre as marcas em conflito.
47 O IHMI e a interveniente contestam a argumentação da recorrente.
48 Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. O risco de confusão inclui o risco de associação com a marca anterior. Por outro lado, por força do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), i) e ii), do Regulamento n.° 40/94 [que passou a artigo 8.°, n.° 2, alínea a), i) e ii), do Regulamento n.° 207/2009], há que entender por marcas anteriores as marcas comunitárias e as marcas registadas num Estado‑Membro.
49 Segundo jurisprudência assente, risco de confusão é o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas. De acordo com esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, e tendo em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal Geral de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Colect., p. II‑2821, n.os 30 a 33 e jurisprudência aí referida].
50 Quanto à definição de público relevante, há que observar que os produtos visados pelas marcas em causa se destinam a todos os consumidores, pelo que o público relevante é o consumidor médio, que se presume estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
51 Quanto ao território em causa, uma vez que a marca anterior tomada em conta pela Câmara de Recurso é uma marca comunitária, o território face ao qual deve ser apreciado o risco de confusão é o da União Europeia.
– Quanto à comparação dos produtos
52 No caso, é pacífico que os produtos abrangidos pela marca anterior e pela marca pedida são idênticos, pois em ambos os casos estão em causa vestuário, calçado e artigos de chapelaria.
53 Em face desta identidade entre os produtos abrangidos pela marca pedida e pela marca anterior, não há que comparar os produtos visados pela marca do anterior do Reino Unido e os produtos visados pela marca pedida.
– Quanto à comparação dos sinais
54 A apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, deve basear‑se na impressão de conjunto produzida por elas, tendo nomeadamente em conta os seus elementos distintivos e dominantes. A percepção que o consumidor médio dos produtos em causa tem das marcas desempenha um papel determinante na apreciação global desse risco. A esse respeito, o consumidor médio apreende em regra a marca como um todo e não faz um exame dos seus diversos pormenores (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker, C‑334/05 P, Colect., p. I‑4529, n.° 35 e jurisprudência aí referida).
55 A Câmara de Recurso considerou, nos n.os 26 a 28 da decisão recorrida, que os dois sinais em causa, isto é, os sinais peerstorm e PETER STORM, apresentavam um certo grau de semelhança visual e fonética. Contudo, entendeu não existir qualquer grau de semelhança conceptual entre os dois sinais.
56 A recorrente assinala, no essencial, que os sinais em conflito apresentam diferenças visuais, fonéticas e conceptuais. A esse respeito, salienta que a marca PETER STORM é constituída por duas palavras, um nome próprio e um apelido, ao passo que a marca pedida é constituída por uma só palavra que não pode ser dividida para formar um nome próprio e um apelido.
57 O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente a este respeito.
58 Em primeiro lugar, quanto à comparação visual das marcas em causa, isto é, a marca anterior e a marca pedida, há que observar que existem entre elas duas diferenças. Com efeito, por um lado, enquanto a marca anterior consiste em duas palavras separadas por um espaço, a marca pedida é constituída por uma única palavra. Por outro lado, no que respeita à parte inicial das marcas em causa, a marca anterior contém, contrariamente à marca pedida, a letra «t» entre as duas letras «e» do primeiro elemento. Com excepção destas diferenças, as duas marcas em conflito contêm as mesmas letras pela mesma ordem e, em particular, o elemento «storm» é idêntico.
59 A este respeito, é certo que a parte inicial das marcas nominativas pode ser susceptível de chamar mais a atenção do consumidor do que as partes seguintes [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 e T‑184/02, Colect., p. II‑965, n.° 81, e de 16 de Março de 2005, L’Oréal/IHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Colect., p. II‑949, n.os 64 e 65]. Contudo, esta consideração não pode ser válida em todos os casos [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 14 de Outubro de 2003, Phillips‑Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Colect., p. II‑4335, n.° 50, e de 6 de Julho de 2004, Grupo El Prado Cervera/IHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Colect., p. II‑2073, n.° 48].
60 Embora, segundo a jurisprudência acima referida no n.° 54, o consumidor médio apreenda normalmente uma marca como um todo e não proceda a uma análise dos seus diversos pormenores, não é menos verdade que, ao deparar com um sinal nominativo, o decompõe em elementos nominativos que lhe sugerem um significado concreto ou que se parecem com palavras que conhece (acórdãos do Tribunal Geral, VITAKRAFT, já referido, n.° 51, e de 13 de Fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Colect., p. II‑449, n.° 57].
61 No caso, há que observar que o elemento «storm», contido nas duas marcas em causa, chamará particularmente a atenção do consumidor médio anglófono pelo aspecto nominativo e pelo facto de ele compreender o seu sentido. Daí resulta que, quanto à marca pedida, esse consumidor decompô‑la‑á em dois elementos, «peer» e «storm», pelo que a diferença resultante do espaço existente na marca anterior passará para segundo plano.
62 No que respeita à diferença resultante da presença da letra «t» na primeira palavra da marca anterior, há que referir que, tal como referiu a Câmara de Recurso no n.° 27 da decisão recorrida, o facto de essa letra ficar entre as duas letras «e» torná‑la‑á menos visível para o consumidor relevante. Assim, a Câmara de Recurso concluiu acertadamente que existia entre as duas marcas em causa, tomadas no seu conjunto, um certo grau de semelhança visual.
63 Em segundo lugar, no que respeita à comparação fonética das marcas em causa, a Câmara de Recurso considerou acertadamente, no n.° 26 da decisão recorrida, que o elemento «storm» se pronunciava de forma idêntica nas duas marcas em causa. Quanto aos elementos «peer» e «peter» que constam, respectivamente, da marca pedida e da marca anterior, refira‑se, como faz a Câmara de Recurso, que o som das letras «ee», no elemento «peer», e da letra «e», na primeira sílaba do elemento «peter», é idêntico em várias línguas, quer se trate do som «ie», em inglês, do som «éé» longo, em neerlandês e em alemão, ou do som «é», em francês. A única diferença resulta da presença da letra «t» no primeiro elemento da marca anterior. Com efeito, devido à presença dessa letra nesse lugar, que produz geralmente um som claro e duro, essa marca inclui três sílabas. Pelo seu lado, a marca pedida tem apenas duas sílabas.
64 A esse respeito, refira‑se que a palavra «peter» se pronuncia colocando o acento tónico na primeira sílaba, de modo que a letra «t» e a segunda sílaba se tornam menos audíveis. O facto de a parte inicial da marca pedida não conter a letra «t» não põe, portanto, em causa a conclusão da Câmara de Recurso de que existe um certo grau de semelhança fonética entre as marcas em causa.
65 Em terceiro lugar, no que respeita à comparação conceptual das marcas em causa, a recorrente salienta que, ao contrário da marca pedida, a marca anterior é constituída por um nome próprio e um apelido. Para os consumidores anglófonos e germanófonos, o elemento «peer» na marca pedida, longe de ser assimilado ao nome próprio nórdico, será entendido no sentido de «lord».
66 A esse respeito, refira‑se que as duas marcas em causa são constituídas por um nome próprio e um apelido. Com efeito, quanto ao elemento «storm» contido nas duas marcas em causa, é pacífico que pode constituir um apelido. Quanto aos elementos «peer» e «peter» que constam, respectivamente, na marca pedida e na marca anterior, a Câmara de Recurso considerou acertadamente, no n.° 28 da decisão recorrida, que constituem nomes próprios. No que respeita ao elemento «peer», é certo que pode ser entendido no sentido de «lord» para um consumidor anglófono. Contudo, nomeadamente nos países nórdicos e na Alemanha, Peer é um nome próprio. O facto de a marca pedida ser escrita numa só palavra não desmente o facto de as duas marcas em causa serem constituídas por um nome próprio e um apelido. Com efeito, a interveniente refere acertadamente que o consumidor relevante está habituado à omissão de espaços entre um nome próprio e um apelido que constituem uma marca, para efeitos de criar endereços Internet.
67 No caso, acrescente‑se que, tal como refere a recorrente, os consumidores anglófonos associarão o apelido Storm ao conceito de intempérie. Tendo em conta a presença do elemento «storm» nas duas marcas em causa, que chamará particularmente a atenção do consumidor médio anglófono, pelo seu aspecto nominativo e pelo facto de este compreender o seu sentido (v. n.os 60 e 61, supra), as marcas em causa sugerem que os produtos visados, isto é, o calçado, o vestuário e a chapelaria, protegem das intempéries.
68 Visto que ambas as marcas em causa são constituídas por um nome próprio e um apelido e sugerem que os produtos em causa protegem das intempéries, há que observar que, ao contrário do que entendeu a Câmara de Recurso no n.° 28 da decisão recorrida, existe um certo grau de semelhança conceptual entre as duas marcas em causa.
69 Em face do exposto, a Câmara de Recurso teve razão ao concluir que existia entre as marcas em causa um certo grau de semelhança visual e fonética. Além disso, contrariamente ao que considerou a Câmara de Recurso, existe também um certo grau de semelhança conceptual entre as marcas em causa.
– Quanto ao risco de confusão
70 A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente, a semelhança das marcas e a dos produtos ou dos serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou os serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e vice‑versa [acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C‑39/97, Colect., p. I‑5507, n.° 17, e acórdão do Tribunal Geral de 14 de Dezembro de 2006, Mast‑Jägermeister/IHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Colect., p. II‑5409, n.° 74].
71 A Câmara de Recurso considerou, no n.° 30 da decisão recorrida, que, dada a identidade dos produtos em causa e a existência de um certo grau de semelhança visual e fonética entre os sinais em causa, existia risco de confusão entre as marcas em conflito para o público relevante.
72 A recorrente alega que a marca PETER STORM tem um fraco grau de carácter distintivo intrínseco, pois, por um lado, o público relevante está habituado a ver marcas compostas por um nome próprio e um apelido, em artigos de vestuário, e, por outro, o nome próprio Peter e o apelido Storm são correntes e não reconhecíveis. Em particular, no que respeita ao apelido Storm, os consumidores anglófonos associá‑lo‑ão ao conceito de intempérie. Não existe, portanto, qualquer risco de confusão.
73 O IHMI e a interveniente contestam a argumentação da recorrente.
74 A esse respeito, refira‑se primeiro que é certo que o risco de confusão é tanto maior quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça, Canon, já referido, n.° 18, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Colect., p. I‑3819, n.° 20). Contudo, o reconhecimento do carácter pouco distintivo da marca anterior não impede que se conclua pela existência de um risco de confusão no caso concreto. Com efeito, embora o carácter distintivo da marca anterior deva ser tomado em consideração para se apreciar o risco de confusão, mais não é do que um elemento entre outros, no momento dessa apreciação. Assim, mesmo em presença de uma marca anterior com fraco carácter distintivo, pode existir um risco de confusão, designadamente, em virtude de uma semelhança dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa [v. acórdão do Tribunal Geral de 13 de Dezembro de 2007, Xentral/IHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Colect., p. II‑5213, n.° 70 e jurisprudência aí referida].
75 Em segundo lugar, refira‑se que, no caso, a recorrente não demonstrou que a marca anterior, utilizada no seu conjunto no sector do vestuário, tenha um fraco grau de carácter distintivo intrínseco no território da União.
76 A este respeito, refira‑se que os critérios de apreciação do carácter distintivo de marcas constituídas pelo nome de uma pessoa são os mesmos que se aplicam às outras categorias de marcas. Não se pode aplicar a essas marcas critérios gerais mais rigorosos, assentes, por exemplo, num número predefinido de pessoas com o mesmo nome, acima do qual esse nome poderia ser considerado sem carácter distintivo, ou na utilização generalizada ou não de apelidos no sector em causa. O carácter distintivo de uma marca, seja qual for a sua categoria, deve ser apreciado em concreto (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Setembro de 2004, Nichols, C‑404/02, Colect., p. I‑8499, n.os 25 a 27).
77 Embora a utilização de sinais constituídos por um nome próprio e um apelido seja corrente no sector do vestuário, os argumentos da recorrente relativos ao termo «peter» e ao termo «storm» não permitem concluir pela existência de um fraco grau de carácter distintivo intrínseco da marca anterior. Com efeito, a marca anterior em causa é o sinal PETER STORM, que, apesar de composto por dois elementos, deve ser tido em conta no seu conjunto. A este respeito, há que lembrar que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não faz um exame dos seus diversos pormenores (v. a jurisprudência acima referida no n.° 54). O facto de o consumidor médio decompor um sinal nominativo em elementos nominativos que lhe sugerem um significado concreto ou que se assemelham a palavras que conhece (v., neste sentido, a jurisprudência acima referida no n.° 60) não significa, porém, que esse consumidor terá esses elementos em consideração como elementos separados. Ao afirmar que as palavras «peter» e «storm» são correntes e não reconhecíveis e que a palavra «storm» é utilizada na formação de marcas, a recorrente não tem em conta o facto de os elementos «peter» e «storm» formarem efectivamente um só sinal. Os argumentos da recorrente que respeitam separadamente à palavra «peter» e à palavra «storm» não bastam, portanto, para demonstrar a existência de um fraco carácter distintivo da marca anterior PETER STORM.
78 Por outro lado, há que lembrar que a Câmara de Recurso concluiu acertadamente que havia um certo grau de semelhança visual e fonética entre as marcas em causa. Quanto aos artigos de vestuário em causa, isto é, vestuário propriamente dito, calçado e chapelaria, a semelhança visual tem particular importância no caso concreto, uma vez que, em geral, se reconhece que a compra de vestuário implica o exame visual das marcas [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 12 de Julho de 2006, Rossi/IHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, não publicado na Colectânea, n.° 45 e jurisprudência aí referida].
79 Mesmo admitindo que a marca anterior tivesse fraco carácter distintivo, dada a identidade dos produtos visados pela marca anterior e pela marca pedida (v. n.° 52, supra) e ainda os elementos de semelhança entre os sinais em causa referidos pela Câmara de Recurso, nomeadamente no plano visual, esta concluiu acertadamente, no n.° 30 da decisão recorrida, que não se podia excluir, para o público relevante, o risco de confusão entre as marcas em conflito.
80 Isso é ainda mais assim quando, ao contrário do que considerou a Câmara de Recurso, há também um certo grau de semelhança conceptual entre as marcas em causa. A esse respeito, refira‑se que o Tribunal Geral não está vinculado pela errada apreciação da Câmara de Recurso sobre a semelhança conceptual entre as duas marcas em causa, uma vez que essa apreciação faz parte das conclusões cuja legalidade é impugnada em juízo (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Dezembro de 2008, Éditions Albert René/IHMI, C‑16/06 P, Colect., p. I‑10053, n.° 48).
81 Nestas condições, resulta do exposto que, sem que seja necessário uma decisão sobre a admissibilidade do pedido da recorrente de rejeição da oposição na íntegra, há que negar provimento ao recurso [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 22 de Maio de 2008, NewSoft Technology/IHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, não publicado na Colectânea, n.° 70, e de 11 de Junho de 2009, Hedgefund Intelligence/IHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, não publicado na Colectânea, n.° 58].
Quanto às despesas
82 Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, deve ser condenada nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI e da interveniente.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)
decide:
1) É negado provimento ao recurso.
2) A Engelhorn KGaA é condenada nas suas próprias despesas e nas despesas do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) e da The Outdoor Group Ltd.
Martins Ribeiro | Wahl | Dittrich |
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 8 de Julho de 2010.
Assinaturas