Language of document : ECLI:EU:T:2014:829

Sag T-445/12

Koscher + Würtz GmbH

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

(KHIM)

»EF-varemærker – indsigelsessag – international registrering, der designerer Det Europæiske Fællesskab – figurmærket KW SURGICAL INSTRUMENTS – det ældre nationale ordmærke Ka We – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 – klagesag – omfanget af den undersøgelse, som appelkammeret skal foretage – bevis for reel brug af det ældre varemærke – begæring indgivet til indsigelsesafdelingen – afslag på registrering af det ansøgte varemærke uden forudgående undersøgelse af betingelsen om reel brug af det ældre varemærke – retlig fejl – beføjelse til at omgøre en afgørelse«

Sammendrag – Rettens dom (Anden Afdeling) af 26. september 2014

1.      EF-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens adgang til at omgøre den anfægtede afgørelse – grænser – anbringender vedrørende spørgsmål bedømt af appelkammeret i den anfægtede afgørelse – konsekvenser af forkastelsen af sådanne anbringender

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65, stk. 3)

2.      EF-varemærker – klagesag – søgsmål anlagt til prøvelse af en afgørelse, der er truffet af en afdeling ved Harmoniseringskontoret som første instans og fremsendt til appelkammeret – funktionel kontinuitet mellem disse to instanser – appelkammerets undersøgelse af klagen – rækkevidde

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 64, stk. 1)

3.      EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brug af det ældre varemærke – dette spørgsmål skal, når det er rejst af ansøgeren, være afgjort, før der træffes afgørelse om indsigelsen

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 42, stk. 2)

4.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – vurdering af risikoen for forveksling – kriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

5.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – figurmærket KW SURGICAL INSTRUMENTS og ordmærket Ka We

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

6.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

7.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de pågældende varemærker – bedømmelseskriterier – sammensat varemærke

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

8.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de pågældende varemærker – mulighed for visuel lighed mellem et figurmærke og et ordmærke

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

9.      EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – det ældre varemærkes svage grad af særpræg – indvirkning

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

10.    EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – vægtning af tegnenes ligheds- eller forskelsbestanddele – hensyntagen til andre situationer end den, der omhandler den relevante kundekreds’ køb af de pågældende varer eller tjenesteydelser

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

1.      Den beføjelse til at omgøre en afgørelse, som er tillagt Retten i medfør af artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker, bevirker ikke, at denne tillægges en beføjelse til at foretage en bedømmelse, som appelkammeret endnu ikke har taget stilling til. Udøvelsen af beføjelsen til at omgøre en afgørelse bør således principielt begrænses til tilfælde, hvor Retten efter at have prøvet appelkammerets vurdering er i stand til på baggrund af de faktiske og retlige omstændigheder, der er fastslået, at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe.

I denne henseende kan et anbringende om en retlig fejl, som appelkammeret har begået med hensyn til artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, idet det har taget indsigelsen til følge uden at undersøge, om det ældre varemærke havde været genstand for reel brug, kun føre til annullation af appelkammerets afgørelse og til en hjemvisning af sagen til dette. Retten kan nemlig ikke foretage en vurdering af den reelle brug af det ældre varemærke, fordi appelkammeret ikke har taget stilling til dette punkt.

Derimod kunne et andet anbringende vedrørende den manglende risiko for forveksling, såfremt dette fandtes begrundet, gøre det muligt for sagsøgeren at opnå en fuldstændig afgørelse af tvisten. Det tilkommer således Retten at undersøge dette anbringende.

Hvis det følger af Rettens undersøgelse, at det andet anbringende skal forkastes, og at sagsøgerens påstand om omgørelse skal afvises, tilkommer det Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), efter at det har undersøgt spørgsmålet om den reelle brug af det ældre varemærke, i givet fald på ny at træffe afgørelse om risikoen for forveksling mellem de to omtvistede varemærker. Det tilkommer herefter Harmoniseringskontoret på grundlag af sammenligningen af disse to varemærker at drage konsekvenserne af en eventuel manglende reel brug af det ældre varemærke for bestemte varer, der er omfattet af dette.

(jf. præmis 19, 39-41, 82 og 83)

2.      Jf. afgørelsens tekst.

(pf. præmis 28 og 29)

3.      Begæringen om, at indsigeren skal godtgøre den reelle brug af det ældre varemærke, indebærer, at bevisbyrden for, at reel brug af varemærket har fundet sted, pålægges denne, da han ellers risikerer, at indsigelsen forkastes. Spørgsmålet om den reelle brug af det ældre varemærke skal derfor, når det er rejst af varemærkeansøgeren, i princippet være afgjort, før der kan træffes afgørelse om indsigelsen i egentlig forstand. Begæringen om bevis for reel brug af det ældre varemærke indbringer derfor i indsigelsesproceduren et specifikt og forudgående spørgsmål og ændrer således dens indhold.

Appelkammeret begår således en retlig fejl ved at give ansøgeren afslag på beskyttelsen i henhold til den internationale registrering, som denne har opnået, for Fællesskabet, uden at spørgsmålet om den reelle brug af det ældre varemærke forudgående er blevet undersøgt, selv om ansøgeren har indgivet en begæring vedrørende den reelle brug af det ældre varemærke til indsigelsesafdelingen.

(jf. præmis 30 og 34)

4.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 43, 44, 49 og 67)

5.      For en tysk professionel kundekreds, der besidder ekspertviden på det medicinske område, og hvis opmærksomhedsniveau er særligt højt, foreligger der en risiko for forveksling i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 207/2009 om EF-varemærker, mellem figurtegnet KW SURGICAL INSTRUMENTS, der er ansøgt registreret som EF-varemærke for »kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; og kirurgisk udstyr«, der henhører under klasse 10 i Nicearrangementet, og ordmærket Ka We, der tidligere er blevet registreret i Tyskland for »medicinske og sanitære instrumenter og apparater, høreapparater, hygiejniske bandager, kunstige lemmer (dog ikke varer af gummi eller i forbindelse med gummi)«, der henhører under samme klasse i Nicearrangementet.

Selv om det er korrekt, at ordene »surgical« og »instruments« og de figurative bestanddele i form af en halvcirkel og gengivelsen af et kirurgisk instrument kun fremgår af det ansøgte varemærke, er disse forskelle nemlig ikke tilstrækkelige til hos den relevante forbruger at fjerne det indtryk, at disse varemærker ud fra en helhedsbetragtning har en svag grad af lighed på det visuelle plan og er identiske eller har en høj grad af lighed på det fonetiske plan. Det forhold, at ordbestanddelene »surgical instruments« kun er til stede i det ansøgte varemærke, kan under alle omstændigheder ikke opveje de konstaterede visuelle og fonetiske ligheder mellem tegnene i de to omhandlede varemærker. Selv hvis det ikke skulle være fastslået, at der var identitet mellem de varer, der er omfattet af de to omtvistede varemærker, er den grad af lighed, der i det mindste foreligger imellem dem, når alle de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, tages i betragtning, tilstrækkelig til, at det kan konstateres, at der er risiko for forveksling.

(jf. præmis 45 og 71-74)

6.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 46)

7.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 50)

8.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 51)

9.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 69)

10.    Den omstændighed, at de omhandlede varer, der henvender sig til en professionel kundekreds, kun undtagelsesvis tilbydes, markedsføres eller promoveres telefonisk, gør det ikke muligt at udelukke enhver risiko for forveksling mellem to tegn, der er identiske eller i høj grad ligner hinanden på det fonetiske plan, idet brugen af tegnet på dette plan ikke begrænser sig til situationer, hvor de omhandlede varer markedsføres, men ligeledes kan vedrøre andre situationer, hvor de pågældende fagfolk mundligt henviser til disse varer, f.eks. i forbindelse med brugen af dem eller i diskussioner i relation til denne brug og vedrørende bl.a. fordelene og ulemperne ved de nævnte varer.

Selv om det i denne henseende ikke kan kræves af den myndighed, der skal vurdere, om der er risiko for forveksling, at den for hver kategori af varer fastslår et gennemsnitligt opmærksomhedsniveau for forbrugeren ud fra det opmærksomhedsniveau, som denne kan forventes at udvise i forskellige situationer, og at den skal tage hensyn til den laveste grad af opmærksomhed, som kundekredsen kan tænkes at udvise, når den er stillet over for en vare og et varemærke, er det dog ikke udelukket, at der ved vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, kan tages hensyn til andre situationer end den, der omhandler købet.

(jf. præmis 79-81)