Causa T‑445/12
Koscher + Würtz GmbH
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio figurativo KW SURGICAL INSTRUMENTS – Marchio nazionale denominativo anteriore Ka We – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Procedimento di ricorso – Portata dell’esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Ricorso presentato alla divisione di opposizione – Diniego di registrazione del marchio richiesto senza previo esame del presupposto dell’uso effettivo del marchio anteriore – Errore di diritto – Potere di riforma»
Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2014
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti – Motivi concernenti questioni valutate dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata – Conseguenze del rigetto di tali motivi
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)
2. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, § 1)
3. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Questione che, quando sollevata dal richiedente, deve essere risolta prima di decidere sull’opposizione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
5. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo KW SURGICAL INSTRUMENTS e marchio denominativo Ka We
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
6. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
7. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
8. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Possibilità di una somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un marchio denominativo
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
9. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
10. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Ponderazione degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni – Presa in considerazione di situazioni diverse da quella dell’acquisto dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
1. Il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. L’esercizio del potere di riforma deve pertanto, in linea di principio, essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto quali risultano accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere.
A tal riguardo, un motivo vertente su un errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la commissione di ricorso, alla luce dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, nell’accogliere l’opposizione senza esaminare se il marchio anteriore avesse formato oggetto di un uso effettivo conduce inevitabilmente a un annullamento della decisione della commissione di ricorso e a un rinvio della causa dinanzi a quest’ultima. Infatti, il Tribunale non può compiere nessuna valutazione in merito all’uso effettivo del marchio anteriore, poiché la commissione di ricorso non si è pronunciata su tale punto.
Al contrario, un secondo motivo, relativo all’assenza di rischio di confusione, potrebbe consentire al ricorrente, se fosse riconosciuto fondato, di ottenere una soluzione completa della controversia. Spetta dunque al Tribunale esaminare tale motivo.
Ove dall’esame del Tribunale risulti che il secondo motivo deve essere respinto e che la domanda di riforma presentata dal ricorrente deve essere respinta, spetterà all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dopo che la questione dell’uso effettivo del marchio anteriore sarà stata esaminata, pronunciarsi nuovamente, se del caso, sul rischio di confusione tra i due marchi in conflitto. Spetterà ad esso quindi trarre le conseguenze, ai fini del confronto tra tali due marchi, da un’eventuale assenza di uso effettivo del marchio anteriore per alcuni dei prodotti da esso contrassegnati.
(v. punti 19, 39‑41, 82, 83)
2. V. il testo della decisione.
(v. punti 28, 29)
3. L’istanza diretta ad ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore da parte dell’opponente produce l’effetto di accollare a quest’ultimo l’onere della prova dell’uso effettivo del suo marchio pena il rigetto della sua opposizione. L’uso effettivo del marchio anteriore costituisce quindi una questione che, una volta sollevata dal richiedente il marchio, in linea di principio, dev’essere risolta prima di decidere sull’opposizione vera e propria. L’istanza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore aggiunge dunque al procedimento d’opposizione una questione specifica e preliminare e, in tal senso, ne modifica il contenuto.
Pertanto, negando al richiedente la protezione, per la Comunità, della registrazione internazionale che esso aveva ottenuto, senza il previo esame della questione dell’uso effettivo del marchio anteriore, sebbene un’istanza relativa all’uso effettivo del marchio anteriore sia stata presentata dal richiedente dinanzi alla divisione di opposizione, la commissione di ricorso commette un errore di diritto.
(v. punti 30, 34)
4. V. il testo della decisione.
(v. punti 43, 44, 49, 67)
5. Per il pubblico di professionisti tedeschi con competenze nel settore medico e un livello di attenzione particolarmente elevato sussiste un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, tra il segno figurativo KW SURGICAL INSTRUMENTS, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura» rientranti nella classe 10 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo Ka We, registrato anteriormente in Germania per «Apparecchi e strumenti medici e sanitari, protesi uditive, bende e fasciature igieniche, membra artificiali (ad eccezione dei prodotti in gomma o associati alla gomma)» rientranti nella medesima classe del suddetto Accordo.
Infatti, se è pur vero che le parole «surgical» e «instruments» nonché gli elementi figurativi costituiti da un semicerchio e dalla riproduzione di uno strumento chirurgico appaiono soltanto nel marchio richiesto, tali differenze non sono però sufficienti ad evitare nel consumatore di riferimento l’impressione che tali marchi, valutati globalmente, siano lievemente simili sul piano visivo e identici o molto simili sul piano fonetico. La presenza, soltanto nel marchio richiesto, dell’elemento denominativo «surgical instruments» non è, in ogni caso, idonea a neutralizzare le somiglianze sul piano visivo e fonetico tra i segni dei due marchi di cui trattasi. Anche a ritenere che non sia dimostrata l’identità tra i prodotti contrassegnati dai due marchi in conflitto, il grado, per lo meno, di somiglianza che esiste tra di loro quando si considera l’insieme dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore è sufficiente per poter accertare l’esistenza di un rischio di confusione.
(v. punti 45, 71‑74)
6. V. il testo della decisione.
(v. punto 46)
7. V. il testo della decisione.
(v. punto 50)
8. V. il testo della decisione.
(v. punto 51)
9. V. il testo della decisione.
(v. punto 69)
10. La circostanza che i prodotti di cui trattasi, essendo rivolti a un pubblico di professionisti, siano soltanto eccezionalmente proposti, commercializzati o promossi per telefono non consente di escludere qualsiasi rischio di confusione tra due segni identici o molto simili sul piano fonetico, poiché l’uso del segno, su tale piano, non si limita alle situazioni in cui i prodotti in questione sono commercializzati, ma può riguardare anche altre situazioni in cui i professionisti in questione fanno riferimento a tali prodotti verbalmente, ad esempio in occasione del loro utilizzo o nel corso delle discussioni relative a tale utilizzo e vertenti, in particolare, sui vantaggi e sugli inconvenienti dei suddetti prodotti.
A tal riguardo, se è pur vero che non potrebbe pretendersi dall’autorità chiamata a valutare l’esistenza di un rischio di confusione che essa determini, per ciascuna categoria di prodotti, un valore medio di attenzione del consumatore a partire dal grado di attenzione di cui quest’ultimo può dar prova nelle diverse situazioni e che essa tenga conto del grado di attenzione minimo che il pubblico può esercitare in presenza di un prodotto e di un marchio, non è tuttavia escluso che si possano prendere in considerazione situazioni diverse da quella dell’atto di acquisto per valutare la sussistenza di un rischio di confusione.
(v. punti 79‑81)