Mål T‑445/12
Koscher + Würtz GmbH
mot
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller (harmoniseringsbyrån)
”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen – Figurmärket KW SURGICAL INSTRUMENTS – Det äldre nationella ordmärket Ka We – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 – Överklagande – Omfattningen av överklagandenämndernas prövning – Bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts – Ansökan som getts in till invändningsenheten – Avslag på ansökan om registrering av det sökta varumärket utan föregående prövning av villkoret att det äldre varumärket verkligen ska ha använts – Felaktig rättstillämpning – Tribunalens behörighet att ändra beslut”
Sammanfattning – Tribunalens dom (andra avdelningen) av den 26 september 2014
1. Gemenskapsvarumärke – Överklagande – Talan vid unionsdomstolen – Tribunalens möjlighet att ändra det angripna beslutet – Gränser – Grunder avseende frågor som överklagandenämnden har bedömt i det angripna beslutet – Konsekvenserna av att talan inte kan vinna bifall såvitt avser sådana grunder
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 65.3)
2. Gemenskapsvarumärke – Överklagande – Överklagandet av beslutet från den enhet inom harmoniseringsbyrån som avgjort saken i första instans har överlämnats till överklagandenämnden – Funktionell kontinuitet mellan dessa två instanser – Överklagandenämndens prövning av överklagandet – Räckvidd
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 64.1)
3. Gemenskapsvarumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Prövning av invändning – Bevis på användning av det äldre varumärket – Fråga om det, när sökanden har tagit upp frågan huruvida det äldre varumärket har använts, är nödvändigt att ta ställning till frågan om användningen innan det meddelas beslut med anledning av invändningen
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 42.2)
4. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Bedömning av risken för förväxling – Kriterier
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)
5. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Figurmärket KW SURGICAL INSTRUMENTS och ordmärket Ka We
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)
6. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varorna eller tjänsterna – Bedömningskriterier
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)
7. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena – Bedömningskriterier – Sammansatt varumärke
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)
8. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena – Fråga om ett figurmärke och ett ordmärke kan likna varandra i visuellt hänseende
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)
9. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga – Av betydelse
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)
10. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Viktning av likheter och skillnader mellan kännetecknen – Beaktande av andra situationer än den där omsättningskretsen köper de aktuella varorna eller tjänsterna
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)
1. Tribunalens behörighet, enligt artikel 65.3 i förordning nr 207/2009, att ändra överklagandenämndens beslut innebär inte att tribunalen får göra bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där tribunalen – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta.
I detta hänseende kan en grund varigenom det görs gällande att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning vad gäller artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 genom att bifalla invändningen utan att pröva huruvida det äldre varumärket verkligen har använts endast leda till att det angripna beslutet ogiltigförklaras och att målet återförvisas till överklagandenämnden. Tribunalen ska nämligen inte göra någon bedömning av huruvida det äldre varumärket verkligen har använts när överklagandenämnden inte har tagit ställning i denna fråga.
En andra grund, genom vilken det görs gällande att det inte finns någon risk för förväxling, kan däremot – om sökanden vinner framgång med denna grund – medföra en fullständig lösning av tvisten. Tribunalen ska således pröva en sådan grund.
Om tribunalen vid sin prövning kommer fram till att talan inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden och att sökandens ändringsyrkande ska ogillas ankommer det på harmoniseringsbyrån att – efter det att byrån har prövat frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts – vid behov på nytt ta ställning till frågan huruvida det föreligger risk för förväxling mellan de båda motstående varumärkena. Det ankommer således på byrån att, på grundval av en jämförelse mellan de båda varumärkena, dra konsekvenserna av att det äldre varumärket eventuellt inte har använts för vissa av de varor som avses med detta varumärke.
(se punkterna 19, 39–41, 82 och 83)
2. Se domen.
(se punkterna 28 och 29)
3. En begäran om att invändaren ska styrka verklig användning av det äldre varumärket medför att bevisbördan för att varumärket verkligen har använts läggs på invändaren, vid äventyr av att invändningen avslås. Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts måste således, när den väl har väckts av varumärkessökanden, i princip besvaras innan det fattas beslut om invändningen som sådan. En begäran om att invändaren ska styrka verklig användning av det äldre varumärket innebär således att det uppkommer ytterligare en specifik fråga i invändningsförfarandet, vilken ska avgöras först. Begäran förändrar därigenom innehållet i detta förfarande.
Överklagandenämnden gör sig således skyldig till felaktig rättstillämpning om den, trots att sökanden redan vid invändningsenheten har framställt en begäran med avseende på frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts, beslutar att inte bevilja sökanden skydd, i gemenskapen, för dess internationella registrering, utan att dessförinnan pröva frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts.
(se punkterna 30 och 34)
4. Se domen.
(se punkterna 43, 44, 49 och 67)
5. Det finns – för den omsättningskrets som består av tyska fackmän med specialistkompetens inom medicin, vilken är uppmärksam i särskilt hög utsträckning – en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken mellan figurmärket KW SURGICAL INSTRUMENTS, vilket söks registrerat som gemenskapsvarumärke för ”kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; kirurgiskt material” i klass 10 i Niceöverenskommelsen, och ordmärket Ka We, vilket tidigare registrerats i Tyskland för ”medicinska och sanitära instrument och apparater, hörselhjälpmedel, hygieniska bandage, konstgjorda lemmar (ej varor tillverkade av gummi eller varor förbundna med gummi)” i samma klass i Niceöverenskommelsen.
Även om det är riktigt att orden ”surgical” och ”instruments” – liksom figurelementen, det vill säga halvcirkeln och återgivningen av det kirurgiska instrumentet – endast ingår i det sökta varumärket är dessa skillnader nämligen inte tillräckliga för att eliminera omsättningskretsens uppfattning att de båda motstående varumärkena, vid en helhetsbedömning, liknar varandra i liten utsträckning i visuellt hänseende och är identiska eller mycket lika i fonetiskt hänseende. Under alla omständigheter kan det faktum att ordelementet ”surgical instruments” endast finns med i det sökta varumärket inte förta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan de aktuella varumärkena. Även om de varor som avses med de båda motstående varumärkena inte skulle anses vara identiska, är den grad av likhet som – med beaktande av alla de varor som avses med det äldre varumärket – i alla fall finns mellan varorna tillräcklig för att det ska kunna konstateras att risk för förväxling föreligger.
(se punkterna 45 och 71–74)
6. Se domen.
(se punkt 46)
7. Se domen.
(se punkt 50)
8. Se domen.
(se punkt 51)
9. Se domen.
(se punkt 69)
10. Den omständigheten att de aktuella varorna, vilka riktar sig till fackmän, endast undantagsvis utbjuds, saluförs eller marknadsförs per telefon kan inte läggas till grund för slutsatsen att risk för förväxling saknas mellan två kännetecken som är identiska eller mycket lika i fonetiskt hänseende. Kännetecknet används nämligen i fonetiskt hänseende inte bara vid saluföringen av de aktuella varorna, utan även i andra situationer där de aktuella fackmännen hänvisar muntligen till varorna. Detta kan exempelvis ske när varorna används, eller när fackmännen diskuterar sin användning av varorna, bland annat varornas fördelar och nackdelar.
Det kan inte krävas av den myndighet som ska bedöma om det föreligger risk för förväxling att den, för varje varukategori, ska fastställa ett genomsnittligt värde vad gäller konsumentens uppmärksamhet, utifrån den grad av uppmärksamhet som konsumenten kan visa prov på i olika situationer, och att myndigheten beaktar den allra lägsta grad av uppmärksamhet som omsättningskretsen kan tänkas uppvisa när den ställs inför en vara och ett varumärke. Det är emellertid inte uteslutet att andra situationer än inköpssituationen kan beaktas vid bedömningen av huruvida det finns risk för förväxling.
(se punkterna 79–81)