РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (първи състав)

5 юли 2016 година(*)

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „MACCOFFEE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „McDONALD’S“ — Член 53, параграф 1, буква а) и член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Семейство от марки — Неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка — Обявяване на недействителност“

По дело T‑518/13

Future Enterprises Pte Ltd, установено в Сингапур (Сингапур), за което се явяват първоначално B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors, и R. Tritton, barrister, впоследствие B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton и E. Hughes-Jones, solicitor,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явява L. Rampini, в качеството на представител,

ответник,

другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е

McDonald’s International Property Co. Ltd, установено в Уилмингтън, Делауеър (Съединени американски щати), за което се явява C. Eckhartt, адвокат,

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 13 юни 2013 г. (преписка R 1178/2012‑1) относно производство за обявяване на недействителност между McDonald’s International Property Co. и Future Enterprises,

ОБЩИЯТ СЪД (първи състав),

състоящ се от: H. Kanninen, председател, I. Pelikánová (докладчик) и E. Buttigieg, съдии,

секретар: A. Lamote, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 23 септември 2013 г.,

предвид писмените отговори на EUIPO и на встъпилата страна, подадени в секретариата на Общия съд на 22 януари 2014 г.,

предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 1 юли 2014 г.,

предвид писмената дуплика на встъпилата страна, подадена в секретариата на Общия съд на 24 ноември 2014 г.,

след съдебното заседание от 2 февруари 2016 г.,

постанови настоящото

Решение

 Обстоятелства, предхождащи спора

1        На 13 октомври 2008 г. жалбоподателят, Future Enterprises Pte Ltd, подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на основание на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, стр. 1).

2        Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „MACCOFFEE“.

3        Стоките, за които се иска регистрация, спадат към класове 29, 30 и 32 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:

–        клас 29: „Месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца; мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини; млечни храни; сметана [млечен продукт]; бита сметана; продукти за приготвяне на млечни напитки (на млечна основа); млечни пудинги; кисели млека; храни под формата на леки закуски; леки закуски на плодова основа; леки закуски на картофена основа; картофени чипсове под формата на леки закуски; напитки на млечна основа или съдържащи мляко; млечни шейкове“;

–        клас 30: „Кафе, чай, какао, захар, ориз; тапиока, саго и заместители на кафе; брашно и произведения от зърнени храни; хляб, сладкиши и захарни изделия; сладоледи; мед, меласа; мая, бакпулвер; сол; горчица; оцет, сосове (подправки); подправки; лед за освежаване; бисквити; зърнени храни за закуска; сладоледени сладкарски изделия; солени бисквити; замразени кисели млека; сладоледи; бретцели; сладкиши на листчета, захарни изделия; сладкарски изделия; десертни блокчета; ментови бонбони; шоколад; шоколадови бонбони; торти; кексчета; пуканки, леки закуски на зърнена основа; солени храни под формата на лека закуска; царевични чипсове; тортиля, сладкиши; хляб; гарнирани сандвичи; завити сандвичи (сандвичи); препечени сандвичи; десерти; пудинги; разтворимо кафе; разтворими смеси за приготвяне на кафе; кафе на зърна; мляно кафе; айс-кафе; кафе с мляко; напитки на какаова основа с мляко, напитки на шоколадова основа, кафе и напитки на основата на кафе, какао и напитки на какаова основа; напитки на основата на чай; чай, включително чай от женшен; черен чай, чай оолонг, чай от ечемик и чай с листа от ечемик; плодов чай; билков чай (различен от чай за лечебни цели); студен чай“;

–        клас 32: „Бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки; освежаващи напитки на плодова основа, ароматизирани с чай или кафе (невключени в други класове); безалкохолни напитки, ароматизирани с чай или кафе (невключени в други класове)“.

4        Заявката за марка на Европейския съюз е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 1/2009 от 12 януари 2009 г. и на 29 януари 2010 г. словният знак „MACCOFFEE“ е регистриран като марка на Европейския съюз под номер 7307382 за всички посочени в точка 3 по-горе стоки.

5        На 13 август 2010 г. встъпилата страна McDonald’s International Property Co. Ltd подава искане за обявяване на недействителността на оспорената марка за стоките, за които тя е регистрирана.

6        Искането за обявяване на недействителност се основава по-специално на следните по-ранни марки:

–        словна марка на Европейския съюз „McDONALD’S“, заявена на 1 април 1996 г. и регистрирана на 16 юли 1999 г. под № 62497 за стоки и услуги от класове 29, 30, 32 и 42,

–        словна марка на Европейския съюз „McFISH“, заявена на 18 април 2006 г. и регистрирана на 20 юли 2007 г. под № 5056429 за стоки от класове 29 и 30,

–        словна марка на Европейския съюз „McTOAST“, заявена на 24 октомври 2005 г. и регистрирана на 20 април 2007 г. под № 4699054 за стоки и услуги от класове 29, 30 и 43,

–        словна марка на Европейския съюз „McMUFFIN“, заявена на 27 юли 2005 г. и регистрирана на 7 август 2006 г. под № 4562419 за стоки и услуги от класове 29, 30 и 43,

–        словна марка на Европейския съюз „McRIB“, заявена на 19 ноември 1999 г. и регистрирана на 11 юни 2001 г. под № 1391663 за стоки от класове 29 и 30,

–        словна марка на Европейския съюз „McFLURRY“, заявена на 30 юни 1998 г. и регистрирана на 8 септември 1999 г. под № 864694 за стоки от клас 29,

–        словна марка на Европейския съюз „CHICKEN McNUGGETS“, заявена на 1 април 1996 г. и регистрирана на 4 август 1998 г. под № 16196 за стоки от клас 29,

–        словна марка на Европейския съюз „McCHICKEN“, заявена на 1 април 1996 г. и регистрирана на 2 февруари 1998 г. под № 16188 за стоки от клас 30,

–        словна марка на Европейския съюз „EGG McMUFFIN“, заявена на 1 април 1996 г. и регистрирана на 19 декември 1997 г. под № 15966 за стоки от клас 30,

–        словна марка на Европейския съюз „McFEAST“, заявена на 1 април 1996 г. и регистрирана на 27 октомври 1999 г. под № 15941 за стоки от клас 30,

–        словна марка на Европейския съюз „BIG MAC“, заявена на 1 април 1996 г. и регистрирана на 22 декември 1998 г. под № 62638 за стоки и услуги от класове 29, 30 и 42,

–        словна марка на Европейския съюз „PITAMAC“, заявена на 1 февруари 2005 г. и регистрирана на 11 април 2006 г. под № 4264818 за стоки и услуги от класове 29, 30 и 42,

–        и общоизвестната германска марка „McDonald’s“ за стоки и услуги от класове 29, 30, 32 и 43.

7        Встъпилата страна е изтъкнала основанията по член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 1, букви а) и б), параграф 2, буква в) и параграф 5 от същия регламент.

8        По искане на жалбоподателя — притежател на оспорената марка, встъпилата страна е приканена да представи доказателство за реалното използване на по-ранните марки, на които основава искането си, в съответствие с член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009.

9        С решение от 27 април 2012 г. отделът по отмяна обявява, че оспорената марка е изцяло невалидна съгласно член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 5 от същия регламент при това само въз основа на по-ранната словна марка на Европейския съюз „McDONALD’S“, регистрирана под № 62497, с мотива, че предвид придобитата от марка „McDONALD’S“ дългогодишна репутация и създаването на връзка в съзнанието на съответните потребители между тази марка и оспорената марка, съществува сериозна опасност използването без основателна причина на оспорената марка да доведе до неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“.

10      На 26 юни 2012 г. жалбоподателят подава жалба до EUIPO на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решението на отдела по отмяна.

11      С решение от 13 юни 2013 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на EUIPO отхвърля изцяло жалбата на жалбоподателя, като по същество потвърждава доводите на отдела по отмяна, според които в случая са изпълнени всички условия за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. В това отношение апелативният състав установява, че марката „McDONALD’S“ има значителна репутация в областта на ресторантьорските услуги за бързо хранене. Като релевантни фактори, които позволяват да се прецени дали съответните потребители, а именно широкият кръг потребители в Европейския съюз, които използват предоставяните от встъпилата страна ресторантьорски услуги за бързо хранене, могат да направят връзка между конфликтните марки, апелативният състав посочва, първо, че конфликтните марки са сходни, второ, че придобитата от марката „McDONALD’S“ значителна репутация обхваща и съчетанието на представката „mc“ с наименованието на елемент от меню или на хранителен продукт, трето, че встъпилата страна е собственик на семейство от марки, в което представката „mc“ се съчетава с наименованието на елемент от меню или на хранителен продукт (наричано по-нататък „семейството от марки „Mc“), четвърто, че оспорената марка възпроизвежда общата структура на семейството от марки „Mc“, и пето, че е налице определена степен на сходство между обхванатите от конфликтните марки стоки и услуги поради съществуващите между тях тесни връзки. Въз основа на цялостна преценка на всички тези фактори апелативният състав стига до извода, че съответните потребители могат да направят мислено връзка между конфликтните марки и дори, до голяма степен, да свържат оспорената марка със семейството от марки „Mc“. Впрочем според апелативния състав създаването на подобна връзка може да доведе до пренасяне на образа на марката „McDONALD’S“ или на свързани с нея характеристики към обхванатите от оспорената марка продукти, така че има голяма вероятност жалбоподателят да извлече неоснователно полза от значителната репутация на марката „McDONALD’S“. Накрая, апелативният състав установява, че използването на оспорената марка е без основателна причина.

 Искания на страните

12      Жалбоподателят по същество иска от Общия съд:

–        да отмени обжалваното решение,

–        да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

13      EUIPO и встъпилата страна искат от Общия съд:

–        да отхвърли жалбата,

–        да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

 От правна страна

 Предварителни бележки по правната уредба и по предмета на спора

14      По силата член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 марката на Европейския съюз се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до EUIPO, по-специално когато съществува по-ранна марка по смисъла на член 8, параграф 2 от посочения регламент, а именно марка, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на марката на Европейския съюз, за която е поискано обявяване на недействителност, и са изпълнени условията, посочени в член 8, параграф 5 от същия регламент. От последната разпоредба е видно, че обявяването на недействителност на марка на Европейския съюз може да се иска дори когато тази марка е регистрирана за стоки и услуги, които не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка.

15      По този начин по-широката защита, предоставяна на по-ранната марка с член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, предполага наличието на няколко предпоставки. Първо, по-ранната марка на Европейския съюз трябва да е заявена преди тази, за която е поискано обявяване на недействителност, и трябва да бъде регистрирана. Второ, по-ранната марка на Европейския съюз и марката, за която е поискано обявяване на недействителност, трябва да бъдат идентични или сходни. Трето, по-ранната марка на Европейския съюз трябва да има репутация в Съюза. Четвърто, използването без основателна причина на марката на Европейския съюз, за която е поискано обявяване на недействителност, води до опасност да бъде извлечена неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка на Европейския съюз или да бъдат увредени отличителният характер или репутацията на последната марка. Тъй като тези условия са кумулативни, при липса на някое от тях разпоредбата на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 става неприложима (вж. решение от 6 юли 2012 г., Jackson International/СХВП — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10, непубликувано, EU:T:2012:348, т. 18 и цитираната съдебна практика).

16      В случая жалбоподателят не оспорва, че марката „McDONALD’S“ е заявена на 1 април 1996 г. преди оспорената марка и е регистрирана на 16 юли 1999 г. (вж. т. 6 по-горе), нито че марката „McDONALD’S“ има значителна репутация в Съюза за ресторантьорските услуги за бързо хранене, така че няма спор, че са изпълнени припомнените в точка 15 по-горе първо и трето условие за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

17      В замяна на това жалбоподателят оспорва някои преценки на апелативния състав, въз основа на които той е стигнал до констатацията в обжалваното решение, че между конфликтните марки е налице определена степен на сходство. Според апелативния състав поради това сходство от наличието на семейството от марки „Mc“, придобития собствен отличителен характер на представката „mc“, значителната репутация, която има марката „McDONALD’S“, обхващаща представката „mc“, използвана в съчетание с наименованието на елемент от меню или на хранителен продукт, определената степен на сходство между обхванатите от конфликтните марки стоки и услуги вследствие на съществуващите между тях тесни връзки, в съзнанието на съответните потребители може да се създаде връзка между конфликтните марки. Следователно имало голяма вероятност използването без основателна причина на оспорената марка да доведе до неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“. По този начин предметът на спора се свеждал до въпроса дали в обжалваното решение апелативният състав правилно е потвърдил преценката на отдела по отмяна, според която в случая са изпълнени припомнените в точка 15 по-горе второ и четвърто условие за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

 По наличието на определена степен на сходство между конфликтните марки

18      Жалбоподателят поддържа, че в обжалваното решение апелативният състав е допуснал грешка в преценката, като е приел, че до определена степен конфликтните марки са сходни като цяло. Жалбоподателят твърди, че съгласно съдебната практика в случая трябва да има предимство визуалното сходство, доколкото хранителните продукти и напитките се подбират преди всичко визуално. Все пак според жалбоподателя конфликтните марки са много различни във визуален план и апелативният състав погрешно е приел, че елементите „mac“ и „mc“ са визуално сходни. Жалбоподателят поддържа и че конфликтните марки са много различни във фонетично отношение. Представките „mac“ и „mc“ не се произнасяли по един и същ начин. На английски език поради двойната употреба на буквата „c“ оспорената марка се произнасяла „mac coffi“, докато марката „McDONALD’S“ се произнасяла „me don alds“ и както следвало от приложената към преписката по настоящото дело английска съдебна практика ударението падало върху втората сричка „don“, което означавало, че във фонетичен план елементът „mc“ бил вторичен елемент на посочената марка. В концептуален план жалбоподателят твърди, че марката „McDONALD’S“ се разбира като фамилно име, докато оспорената марка, макар да съдържа елемента „mac“, който е и обичайната представка на фамилните имена от келтски произход (шотландски и ирландски), не се разбира като цяло в смисъл на такова фамилно име, доколкото този елемент е свързан с думата „coffee“, разбиран като обозначаващ кафе, а именно ароматна топла напитка. В този контекст елементът „mac“ на оспорената марка вероятно се разбира като отнасящ се до жаргонна дума на американски английски език за приятелско обръщение към чужденец, както в израза „Hey Mac, you want a coffee?“ („Хей, Мак, искаш ли кафе?“). При липсата на някакво сходство между конфликтните марки жалбоподателят смята, че апелативният състав трябва да отхвърли искането за обявяване на недействителност, и отбелязва, че дори да се приеме, че между тези марки има сходство в ниска степен, с оглед на практиката на EUIPO това не би позволило да се направи извод за създаването на връзка между тях в съзнанието на съответните потребители.

19      EUIPO и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя и искат повдигнатите от него оплаквания да бъдат отхвърлени, тъй като апелативният състав изобщо не е допуснал грешка в преценката в обжалваното решение, като е стигнал до констатацията, че между конфликтните марки като цяло е налице определена степен на сходство.

20      В това отношение следва да се припомни, че за да се предостави защитата по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, не е необходимо да се констатира, че между разглежданите марки е налице степен на сходство, която създава в съзнанието на съответните потребители вероятност от объркване. Достатъчно е вследствие на степента на сходство между посочените марки съответните потребители да правят връзка между тях (вж. по аналогия решения от 16 май 2007 г., La Perla/СХВП — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑137/05, непубликувано, EU:T:2007:142, т. 34 и цитираната съдебна практика, и от 16 декември 2010 г., Rubinstein/СХВП — Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 и T‑357/08, непубликувано, EU:T:2010:529, т. 65 и цитираната съдебна практика.

21      Наличието на подобна степен на сходство, както и наличието на степен на сходство по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 трябва да се преценява цялостно, като се отчитат всички релевантни в конкретния случай фактори. При това положение, що се отнася до визуалното, звуковото или концептуалното сходство между разглежданите марки, тази цялостна преценка трябва да се основава на създаденото от тях общо впечатление, като по-специално се вземат предвид техните отличителни и доминиращи елементи (вж. по аналогия решение от 16 май 2007 г., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑137/05, непубликувано, EU:T:2007:142, т. 35 и цитираната съдебна практика).

22      По настоящото дело не е оспорена липсата на вероятност от объркване. Спорът се свежда до въпроса дали преценката на апелативния състав в обжалваното решение позволява да се направи констатацията, че е изпълнено предвиденото в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 условие относно наличието на минимална степен на сходство между разглежданите марки.

23      Най напред, що се отнася до визуалното сходство между конфликтните марки, следва да се отбележи, че посочените марки са словни.

24      Както правилно посочва жалбоподателят, между конфликтните марки има значителни разлики във визуален план, доколкото, макар марката „McDONALD’S“ да се състои от девет букви и типографски знак и оспорената марка — от девет букви, общи за тях са само четири букви, а именно буквите „m“, „c“, „o“ и „a“, три от които не заемат едно и също място в конфликтните марки. Несъмнено двете марки започват с буквата „m“, а двете букви „c“ и „o“ са разположени съответно на второ и четвърто място в марката „McDONALD’S“ и на трето и пето място в оспорената марка. Освен това буквите „m“ и „c“ се съдържат в началната част на конфликтните марки, а именно в елементите „mac“ и „mc“. От друга страна, за разликата между конфликтните марки не може да се направи извод от използването на малки или главни букви, тъй като това обстоятелство е ирелевантно, доколкото защитата, произтичаща от регистрацията на словна марка, се отнася до посочената в заявката за регистрация дума, а не до специфичния графичен и стилистичен аспект, който евентуално може да има тази марка (вж. решение от 29 април 2015 г., Chair Entertainment Group/СХВП — Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, непубликувано, EU:T:2015:242, т. 50 и цитираната съдебна практика). Тези констатации обаче не са достатъчни, за да се направи извод за визуално сходство, дори в ниска степен, между конфликтните марки.

25      Ето защо е правилно твърдението на жалбоподателя, че изводът, до който е стигнал апелативният състав в точка 38 от обжалваното решение, че конфликтните марки са в ниска степен сходни във визуално отношение, е погрешен.

26      Що се отнася до фонетичното сходство на конфликтните марки, следва да се потвърди преценката на апелативния състав в точка 39 от обжалваното решение, според която двете начални части на посочените марки, а именно елементите „mac“ и „mc“ се произнасят „mak“ или „mac“, като буквата „a“ е „шва“, а именно междинна гласна, произнасяна както в английската дума „ago“ най-малкото от част от съответните потребители. Несъмнено някои от приложените към преписката доказателства могат да хвърлят съмнение върху основателността на преценка, която апелативният състав е направил явно на базата на англоезичната част от тези потребители. Всъщност от второто изречение на точка 44 от представеното от жалбоподателя решение на High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Върховен съд (Англия и Уелс), Обединено кралство) от 27 ноември 2001 г. по дело Frank Yu Kwan Yuen/McDonald’s следва, че „първата сричка на McCHINA […] се произнася „MAC“. От това е видно, че е възможно началната част на конфликтните марки да бъде произнесена малко по-различно от съответните потребители или от англоезичната част от тях. Все пак, дори да се приеме, че е налице подобна грешка, тя е без значение за законосъобразността на обжалваното решение, доколкото, както правилно отбелязва EUIPO, частта от тези потребители, възприемаща представките „mc“ и „mac“ като представки на фамилни имена от келтски произход, ги произнася еднакво. Посочените представки се произнасят традиционно по един и същ начин, а именно „mac“ (вж. в този смисъл решения от 5 юли 2012 г., Comercial Losan/СХВП — McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, непубликувано, EU:T:2012:346, т. 37 и 41, и от 26 март 2015 г., Emsibeth/СХВП — Peek & Cloppenburg (Nael), T‑596/13, непубликувано, EU:T:2015:193, т. 48 и 50.

27      Освен това, дори да се приеме, както поддържа жалбоподателят, че съответните потребители или част от тях произнасят отчетливо гласната „a“, съдържаща се в началната част на оспорената марка, но произнасят тихо тази гласна, съдържаща се в началната част на марката „McDONALD’S“, така или иначе произнасянето на началните части на конфликтните марки остава много сходно. Несъмнено завършващите части на посочените марки, а именно елементите „donald’s“ и „coffee“ са различни във фонетичен план, като е без значение фактът, че една буква в тях, по-конкретно буквата „o“, се произнася по един и същ начин. Все пак тези различия не позволяват да се отрече наличието на известно общо фонетично сходство между тези марки, произтичащо от еднаквото или поне много сходното произнасяне от съответните потребители на началната им част, а именно елементите „mac“ и „mc“.

28      Ето защо апелативният състав правилно е приел в точка 41 от обжалваното решение, че конфликтните марки са фонетично сходни до определена степен.

29      Относно концептуалното сходство между конфликтните марки следва да се припомни, че съгласно съдебната практика марките са достатъчно близки, когато напомнят за една и съща идея (вж. в този смисъл решения от 16 май 2007 г. Merant/СХВП — Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, непубликувано, EU:T:2007:141, т. 57 и от 11 декември 2008 г., Tomorrow Focus/СХВП — Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, непубликувано, EU:T:2008:567, т. 35).

30      В случая е необходимо преди всичко да се отбележи, подобно на апелативния състав в точки 42 и 66 от обжалваното решение, че в съзнанието на съответните потребители съдържащите се в конфликтните марки елементи „mc“ и „mac“ се свързват с една и съща идея, а именно представката на фамилно име от келтски произход, който англоезичната част от съответните потребители идентифицира като означаващ „син на“ и който няма специфично значение от гледна точка на останалата част от съответните потребители (вж. в този смисъл решения от 5 юли 2012 г., Mc. Baby, T‑466/09, непубликувано, EU:T:2012:346, т. 41 и от 26 март 2015 г., Nael, T‑596/13, непубликувано, EU:T:2015:193, т. 41). Както правилно отбелязва EUIPO, за частта от съответните потребители, познаваща представките на фамилните имена от келтски произход, е общоизвестен фактът, че последните се изписват без разлика като „mc“ или „mac“. Освен това, най-малкото от гледна точка на англоезичната част от съответните потребители, апелативният състав правилно е счел, че завършващата част на оспорената марка, а именно елементът „coffee“, се разбира като насочваща към ароматна напитка, традиционно сервирана топла и приготвяна от зърна на кафеено дърво. Частта от съответните потребители, познаваща представките на фамилните имена от келтски произход и разбираща смисъла на английската дума „coffee“, е способна да открие в оспорената марка връзката между тези два елемента, още повече че, както правилно посочва EUIPO, няма нищо необичайно в подобно свързване на представката „mac“ или „mc“ с дума от общоупотребимия език (решение от 5 юли 2012 г., Mc. Baby, T‑466/09, непубликувано, EU:T:2012:346). По-вероятно е свързването в оспорената марка на термин, насочващ към фамилно име от келтски произход и термин, насочващ към напитка, да се разбира от съответните потребители като препратка към напитка, произведена от лице от шотландски или ирландски произход, отколкото, както поддържа жалбоподателят, като препратка към жаргонен израз, в който думата „mac“ е използвана като приятелско обръщение към чужденец.

31      От изложеното по-горе следва, че конфликтните марки имат известно концептуално сходство, доколкото и двете се възприемат, най-малкото от част от съответните потребители, като насочващи към фамилно име от келтски произход. Следователно апелативният състав правилно е приел в точка 42 от обжалваното решение, че конфликтните марки са концептуално сходни до определена степен.

32      Накрая, що се отнася до съществуващото общо сходство между конфликтните марки, което е достатъчно, за да могат съответните потребители да направят връзка между тях, дори да не ги объркват, следва да се припомни, че това сходство следва да се определи, като се вземат предвид визуалното, фонетичното и концептуалното сходство между посочените марки, както и евентуално относителното значение, което трябва да се отдаде на тези различни елементи, и като се отчетат разглежданата категория стоки или услуги и условията, при които те се търгуват (вж. в този смисъл и по аналогия относно преценката за наличието на вероятност от объркване решение от 22 юни 1999 г., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, т. 27).

33      В случая конфликтните марки се различават във визуален план, но са сходни до определена степен във фонетичен и концептуален план, което произтича съответно от началната им част, а именно елементите „mac“ и „mc“. Тези фонетични и концептуални сходства между конфликтните марки не могат да бъдат напълно пренебрегнати с изтъкнатия от жалбоподателя мотив, че начинът на търгуване на обхванатите от съответната марка стоки почива на главно визуален подбор. Несъмнено от съдебната практика следва, че когато обхванатите от марка стоки са такива за ежедневно потребление, които обикновено се продават в магазините на самообслужване, при покупката съответните потребители обикновено възприемат визуално съответната марка, така че визуалният аспект е от по-голямо значение при цялостната преценка на сходството между тази марка и друга марка, с която тя е в конфликт (вж. в този смисъл и по аналогия относно преценката за наличието на вероятност от объркване решения от 23 май 2007 г., Henkel/СХВП — SERCA (COR), T‑342/05, непубликувано, EU:T:2007:152, т. 53 и цитираната съдебна практика, и от 13 декември 2007 г., Cabrera Sánchez/СХВП — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, непубликувано, EU:T:2007:391, т. 80 и цитираната съдебна практика). Макар в такъв случай фонетичното сходство да има ограничено значение (решение от 13 декември 2007 г., el charcutero artesano, T‑242/06, непубликувано, EU:T:2007:391, т. 81), доколкото обикновено не е необходимо марката да бъде произнасяна от потребителя на съответните стоки, все пак това сходство не може да бъде пренебрегнато и дори изцяло запазва своето значение, тъй като в някои случаи не е изключено преди покупката да е имало словесно общуване във връзка със съответните стоки и марка (вж. в този смисъл решения от 23 май 2007 г., COR, T‑342/05, непубликувано, EU:T:2007:152, т. 53 и от 23 септември 2011 г., NEC Display Solutions Europe/СХВП — C More Entertainment (see more), T‑501/08, непубликувано, EU:T:2011:527, т. 53) или посочените стоки да са рекламирани устно, по радиото или от други потребители (решение от 23 септември 2011 г., see more, T‑501/08, непубликувано, EU:T:2011:527, т. 53). Освен това, макар в такъв случай значението на концептуалното сходство да е ограничено, поради факта че в магазините на самообслужване потребителят не губи много време между последователните си покупки и често не чете цялата информация за различните стоки, а се влияе повече от общото визуално впечатление, създавано от етикетите или опаковките (решение от 2 декември 2008 г., Ebro Puleva/СХВП — Berenguel (BRILLO’S), T‑275/07, непубликувано, EU:T:2008:545, т. 24), това сходство не може да бъде пренебрегнато, по-специално в случай че конфликтните марки са словни марки.

34      Впрочем отчитането на фонетичните и концептуалните аспекти позволява да се стигне до извода, че дори конфликтните марки да се различават във визуален план и да имат разлики в концептуален и фонетичен план поради различната им завършваща част, те все пак имат общо сходство до определена степен поради концептуалното и фонетичното сходство на съответната им начална част, а именно елементите „mc“ и „mac“ .

35      Следователно, макар апелативният състав да е счел погрешно, че между конфликтните марки има ниска степен на сходство във визуален план (вж. т. 25 по-горе), в точка 48 от обжалваното решение апелативният състав правилно е приел, че между конфликтните марки има общо сходство до определена степен. Ето защо установената грешка при преценката на сходството между конфликтните марки не може да доведе до отмяната на обжалваното решение.

36      Оттук следва изводът, че е основателна преценката на апелативния състав в обжалваното решение, според която в случая е изпълнено второто условие за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, припомнено в точка 15 по-горе, и поради това следва да се отхвърлят всички оплаквания, насочени срещу тази преценка.

 По създаването на връзка между конфликтните марки в съзнанието на съответните потребители

37      В началото е необходимо да се припомни, че когато са налице, нарушенията, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, са последица от уподобяването от страна на съответните потребители между разглежданите марки, т.е. от връзката, която те правят между посочените марки, дори да не ги объркват (вж. в този смисъл решение от 6 юли 2012 г., ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, непубликувано, EU:T:2012:348, т. 19 и цитираната съдебна практика). Създаването на такава връзка трябва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни за случая фактори (вж. решение от 6 юли 2012 г., ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, непубликувано, EU:T:2012:348, т. 20 и цитираната съдебна практика). Сред посочените фактори са степента на сходство между разглежданите марки, естеството на обхванатите от тези марки стоки и услуги, включително степента на близост или на различие на тези стоки или услуги, както и съответните потребители, значимостта на репутацията на по-ранната марка, степента на отличителност на характера на по-ранната марка, която ѝ е присъща или която е придобила чрез използването ѝ, и наличието на вероятност от объркване (вж. решение от 6 юли 2012 г., ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, непубликувано, EU:T:2012:348, т. 21 и цитираната съдебна практика).

38      В случая жалбоподателят оспорва по-специално преценката на апелативния състав в обжалваното решение, според която, от една страна, наличието на семейството от марки „Mc“ е релевантен фактор, за да се прецени дали в съзнанието на съответните потребители е направена връзка между конфликтните марки, и от друга страна, е налице определена степен на сходство между разглежданите услуги и стоки поради съществуващите между тях тесни връзки.

 По наличието на семейството от марки „Mc“ като релевантен фактор, за да се прецени дали в съзнанието на съответните потребители е направена връзка между конфликтните марки

39      Жалбоподателят поддържа, че в обжалваното решение апелативният състав е допуснал грешка в преценката, като е стигнал до извода, че поради елемента „mac“, съдържащ се в оспорената марка, съответните потребители могат да я свържат със семейството от марки „Mc“, произхождащо от марката „McDONALD’S“. В това отношение апелативният състав е приел, че съдебната практика относно семейството от марки трябва да се тълкува стриктно, тъй като се отклонява от общия принцип, според който всяка марка трябва да се преценява цялостно. Според жалбоподателя доказателствата, приложени от встъпилата страна в процедурата пред EUIPO, а именно менютата на заведенията за бързо хранене на встъпилата страна, независимата анкета, проведена през 1991 г. и 1992 г. и съдебните актове на юрисдикции на държави членки, са недостатъчни, за да се направи изводът, че в съзнанието на потребителите представката „mc“ се свързва с хранителни продукти и с напитки. С изключение на един документ, в който се споменава марката „McDONALD’S“, всички останали доказателства били от 2010 г., така че следвали по време датата на подаване на заявката за регистрация на оспорената марка — 13 октомври 2008 г. Освен това от частта от независимата анкета, проведена през 1991 г., било видно единствено, че анкетираните лица свързвали представката „mc“ с марката „McDONALD’S“, докато частта от същата анкета, проведена през 1992 г., резултатите от която можело да бъдат изопачени с тенденциозна формулировка на поставения въпрос, позволявала само да се направи изводът, че повечето от анкетираните лица знаели, че съчетана с други думи представката „mc“ била използвана за ресторантьорски услуги за бързо хранене или при самообслужване. Според жалбоподателя апелативният състав нямал основание да предположи, че изводите от независимата анкета продължават да бъдат релевантни повече от шестнадесет години по-късно и че дори релевантността им е станала още по-голяма. Накрая, разгледаните от апелативния състав съдебни актове на юрисдикции на държави членки нямали доказателствена стойност, тъй като не обвързвали EUIPO и отразявали специфични положения. Жалбоподателят отбелязва, че от съдебната практика и от част В, раздел 2, глава 7, точка 2, страница 4 от Насоките относно процедурите пред EUIPO (наричани по-нататък „Насоките за EUIPO“) имплицитно следва, че в случая е неприложимо понятието за семейство от марки, доколкото съдържащият се в оспорената марка елемент „mac“, не е идентичен на елемента „mc“, който е общ за семейството от марки „Mc“. Елементът „coffee“, който се съдържа в оспорената марка и препраща към наименованието на напитка, се различавал от по-ранните марки на встъпилата страна, съчетаващи представката „mc“ с наименованието на елемент от меню или на хранителен продукт, изписван главно с малки букви. Жалбоподателят поддържа, че в Европейския съюз встъпилата страна не продава напитки под марка, включваща представката „mc“. Според жалбоподателя съществуващите разлики между оспорената марка и по-ранните марки на встъпилата страна са големи в достатъчна степен, за да бъдат възприети от съответните потребители.

40      При условията на евентуалност жалбоподателят поддържа, че марката „McDONALD’S“ няма същата структура като другите по-ранни марки на встъпилата страна, съчетаващи представката „mc“ с наименованието на елемент от меню или на хранителен продукт, така че тя не принадлежи към семейството от марки „Mc“. Не можело да се отправи упрек срещу използването на елемента „mc“ и a fortiori на елемента „mac“, тъй като ставало въпрос за широко използвана представка във фамилните имена от келтски произход, употребявана по различен начин, без да повдига възражения.

41      EUIPO и встъпилата страна възразяват срещу доводите на жалбоподателя и поддържат, че апелативният състав правилно е приел в обжалваното решение, че наличието на семейството от марки „Mc“ е релевантен фактор, който трябва да се вземе предвид, за да се прецени дали в съзнанието на съответните потребители е направена връзка между конфликтните марки.

42      Както бе отбелязано в точка 37 по-горе, създаването в съзнанието на съответните потребители на връзка между разглежданите марки трябва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни за случая фактори (вж. решение от 6 юли 2012 г., ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, непубликувано, EU:T:2012:348, т. 20 и цитираната съдебна практика). Сред релевантните в това отношение фактори е наличието на семейство от по-ранни марки (вж. в този смисъл решение от 26 септември 2012 г., IG Communications/СХВП — Citigroup и Citibank (CITIGATE), T‑301/09, непубликувано, EU:T:2012:473, т. 106). Всъщност, в случай че искането за обявяване на недействителност на марка се основава на наличието на няколко по-ранни марки, които имат общи характеристики, позволяващи да се счита, че са част от едно семейство, създаването в съзнанието на съответните потребители на връзка между марката, за която се иска обявяване на недействителност и по-ранните марки, може да произтича от факта, че първата има характеристики, въз основа на които да бъде свързвана със семейството, състоящо се от по-ранните марки (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 13 септември 2007 г., Il Ponte Finanziaria/СХВП, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, т. 62 и 63).

43      Няколко марки имат характеристики, позволяващи да се счита, че са част от едно и също „семейство“, по-специално когато възпроизвеждат изцяло един и същ отличителен елемент заедно с добавка на графичен или словен елемент, който да ги различи една от друга, или когато се характеризират чрез повтарянето на една и съща представка или наставка, извлечена от първоначалната марка (решение от 23 февруари 2006 г., Il Ponte Finanziaria/СХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, т. 123). Притежателят на по-ранните марки не е длъжен да доказва факта, че тези марки се възприемат от съответните потребители като съставляващи едно семейство (решение от 25 ноември 2014 г., UniCredit/СХВП, T‑303/06 RENV и T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, т. 65—67).

44      Все пак, при липса на използване на марки, чийто брой е достатъчен, за да представляват семейство, не може да се очаква от съответните потребители да открият общи елементи в посоченото семейство и да направят връзка между това семейство и друга марка, съдържаща елементи, доближаващи се до посочените характеристики. При това положение, за да могат съответните потребители да направят връзка между марка, за която се иска обявяване на недействителност и „семейство“ от по-ранни марки, принадлежащите към последното марки трябва да са налице на пазара (вж. в този смисъл решение от 13 септември 2007 г., Il Ponte Finanziaria/СХВП, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, т. 64 и от 23 февруари 2006 г., BAINBRIDGE, T‑194/03, EU:T:2006:65, т. 126).

45      По този начин притежателят на по-ранните марки, който иска обявяването на недействителността на по-късната марка на Европейския съюз, трябва да представи доказателство за действителното използване на такъв брой от тях, който да е достатъчен, за да представлява „семейство“ от марки, и следователно трябва да докаже съществуването на последната с цел да бъде възможно да се прецени дали съответните потребители могат да направят връзка между марката, за която се иска обявяване на недействителност, и по-ранните марки, които съставляват посоченото „семейство“ (вж. в този смисъл и по аналогия решения от 13 септември 2007 г., Il Ponte Finanziaria/СХВП, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, т. 65 и 66, и от 23 февруари 2006 г., BAINBRIDGE, T‑194/03, EU:T:2006:65, т. 126), или дори само между марката, за която се иска обявяване на недействителност, и по-ранната марка, която е в основата на това „семейство“.

46      Предвид съдебната практика, посочена в точки 42—45 по-горе, следва да се провери, от една страна, дали встъпилата страна е представила доказателство за действителното използване на нейни по-ранни марки, чийто брой е достатъчен, за могат да представляват „семейство“ от марки с оглед на общите им характеристики, и от друга страна, дали оспорената марка сдържа елементи, които се доближават до общите характеристики на това „семейство“.

–       По действителното използване на марки, чийто брой е достатъчен, за да представляват „семейство“ от марки

47      В точки 57 и 86 от обжалваното решение апелативният състав е потвърдил изводите на отдела по отмяна, според които представените от встъпилата страна доказателства са достатъчни, за да се установи реалното използване на марката „McDONALD’S“ за ресторантьорски услуги за бързо хранене. В това отношение апелативният състав препраща към представените от встъпилата страна доказателства, удостоверяващи, че марката заема шесто място в света в глобалния анализ на марките, извършен от консултантско дружество, и че услугите, предлагани под тази марка, генерират приход от около 32 000 милиона евро, доказателства които са подкрепени освен това с декларации, към които са приложени етикети от продукти, листовки с менюта и рекламни материали.

48      От друга страна, в точки 58—60 от обжалваното решение апелативният състав е посочил, че представените от встъпилата страна доказателства са достатъчни, за да се установи реалното използване на пазара на марки, съчетаващи представката „mc“ с друга дума като марките „McFISH“, „McTOAST“, „McMUFFIN“, „McRIB“, „McFLURRY“, „CHICKEN McNUGGETS“, „McCHICKEN“, „EGG McMUFFIN“ и „McFEAST“ за услуги за бързо хранене и за продукти, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене, на територията на Съюза. В това отношение апелативният състав препраща по-специално и към независимата анкета, проведена през 1991 г. и 1992 г., и към представените от встъпилата страна съдебни актове на национални юрисдикции.

49      В случая жалбоподателят само поддържа, че от представените от встъпилата страна доказателства не се установява, че реалното използване на представката „mc“, съчетана с друга дума, е достатъчно на територията на Съюза, за да бъде свързана тази представка в съзнанието на съответните потребители за релевантните периоди с хранителни продукти и с напитки. По този начин жалбоподателят не оспорва реалното използване на по-ранните марки, а факта, че това използване е било достатъчно, за да може представката „mc“, съчетана с друга дума, да придобие собствен отличителен характер за хранителни продукти и напитки.

50      В началото следва да се отбележи, че в точка 59 от обжалваното решение апелативният състав само е констатирал, че реалното използване на представката „mc“, съчетана с друга дума, е било достатъчно, най-малкото на част от територията на Съюза, за да бъде свързана тази представка в съзнанието на съответните потребители за релевантните периоди с ресторантьорските услуги за бързо хранене и с продуктите, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене.

51      Ето защо в случая следва да се провери дали встъпилата страна е представила доказателство за реално използване на марките, посочени в точки 47 и 48 по-горе, въз основа на което представката „mc“, съчетана с друга дума, да е придобила собствен отличителен характер по отношение на ресторантьорски услуги за бързо хранене и продукти, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене, най-малкото на част от територията на Съюза.

52      В това отношение следва да се отбележи, че за да се провери дали дадена марка е реално използвана в конкретен случай, следва да се направи цялостна преценка на всички представени доказателства, като се имат предвид всички релевантни фактори в съответния случай. Такава преценка трябва да се основава на съвкупността от факти и обстоятелства, от които може да се установи действителното използване за търговски цели на съответната марка, и по-специално считаното за обосновано в съответния икономически сектор използване за поддържането или създаването на пазарни дялове в полза на защитените от тази марка стоки или услуги, естеството на тези стоки или услуги, характеристиките на пазара, степента и честотата на използване на марката (вж. по аналогия решение от 29 февруари 2012 г., Certmedica International и Lehning entreprise/СХВП — Lehning entreprise и Certmedica International (L112), T‑77/10 и T‑78/10, непубликувано, EU:T:2012:95, т. 40 и цитираната съдебна практика).

53      Реалното използване не може да се доказва въз основа на вероятности или предположения, а трябва да почива на конкретни и обективни доказателства (вж. по аналогия решение от 23 септември 2009 г., Cohausz/СХВП — Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, непубликувано, EU:T:2009:354, т. 36 и цитираната съдебна практика).

54      Все пак от правило 22, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 (ОВ L 303, 1995 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189), приложимо mutatis mutandis в производствата за обявяване на недействителност съгласно правило 40, параграф 6 от посочения регламент, следва, че доказателствата за използването се свеждат по принцип до представяне на доказателствени документи, като например опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, фотографии, рекламни съобщения в пресата, както и до писмените клетвени или тържествени декларации, предвидени в член 78, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009.

55      Освен това от член 57, параграф 2 от Регламент № 207/2009 във връзка с член 42, параграф 2 от същия регламент следва, че периодите, които следва да се вземат предвид, за да се установи наличието на реално използване на марката „McDONALD’S“ и a fortiori на реално използване на другите марки, които произхождат от нея и могат да представляват според встъпилата страна едно „семейство“ от марки, са от една страна, периодът от 12 януари 2004 г. до 11 януари 2009 г., и от друга страна, периодът от 13 август 2005 г. до 12 август 2010 г. (наричани по-нататък „релевантните периоди“). Несъмнено е възможно да се вземат предвид обстоятелства, които предхождат или дори следват по време така определените в приложимата права уредба периоди, но това е обусловено от необходимостта от представянето на документи, доказващи използването на съответните мерки през посочените периоди (вж. по аналогия решение от 27 септември 2012 г., El Corte Inglés/СХВП — Pucci International (PUCCI), T‑39/10, непубликувано, EU:T:2012:502, т. 26). Ето защо в точка 86 от обжалваното решение апелативният състав правилно е потвърдил констатациите, съдържащи се в точка 24 от решението на отдела по отмяна, които определят релевантните периоди по посочения по-горе начин.

56      Доказателствата за използването, представени от встъпилата страна, са изброени в точки 29 и 30 от решението на отдела по отмяна.

57      Както правилно приема апелативният състав в точки 57 и 86 от обжалваното решение, от представените доказателства относно релевантните периоди се установява в достатъчна степен реалното използване, най-малкото на част от територията на Съюза, на марката „McDONALD’S“ за ресторантьорски услуги за бързо хранене. Всъщност тези доказателства удостоверяват, че през релевантните периоди марката „McDONALD’S“ е продължила да бъде една от десетте най-значими в световен мащаб марки и че тя е била използвана интензивно на съществена част от територията на Съюза за обозначаване на ресторантьорски услуги за бързо хранене и на продукти, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене.

58      Освен това, както правилно е установено в точка 58 от обжалваното решение и както е видно впрочем от представените от встъпилата страна доказателства, през релевантните периоди тя вече е притежавала регистрирани или е регистрирала много марки, съчетаващи представката „mc“ с друга дума като марките „McFISH“, „McTOAST“, „McMUFFIN“, „McRIB“, „McFLURRY“, „CHICKEN McNUGGETS“, „McCHICKEN“, „EGG McMUFFIN“ и „McFEAST“, за ресторантьорски услуги за бързо хранене и за продукти, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене. Освен това тя е използвала марките „McMUFFIN“, „McRIB“, „McFLURRY“, „CHICKEN McNUGGETS“, „McCHICKEN“ и „EGG McMUFFIN“ в Германия и марките „McFLURRY“, „CHICKEN McNUGGETS“, „McCHICKEN“ и „EGG McMUFFIN“ в Обединеното кралство за обозначаване на продукти, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене или върху рекламни материали. Въпреки че, както отбелязва жалбоподателят, встъпилата страна не е представила информация за оборота, реализиран за всеки от разглежданите продукти, тя е приложила към преписката по процедурата пред EUIPO документи, от които се установява, че през 2004 г. и 2009 г., т.е. през релевантните периоди, тя е имала съответно 1 262, а впоследствие 1 361 заведения в Германия и 1 250, а впоследствие 1 193 заведения в Обединеното кралство. Освен това от изготвения от встъпилата страна годишен доклад за Германия за 2009 г., който е представен в процедурата пред EUIPO и се съдържа в преписката по настоящото производство, е видно, че заведенията на встъпилата страна в Германия са реализирали значителен оборот през 2008 г. и 2009 г. Преценявани цялостно в съответствие с разрешението, възприето в решение от 17 февруари 2011 г., J & F Participações/СХВП — Plusfood Wrexham (Friboi) (T‑324/09, непубликувано, EU:T:2011:47, т. 27 и 31), тези доказателства позволяват да се установи в случая реалното използване от встъпилата страна на марките „McMUFFIN“, „McRIB“, „McFLURRY“, „CHICKEN McNUGGETS“, „McCHICKEN“ и „EGG McMUFFIN“ в Германия и в Обединеното кралство, а именно на съществена част от територията на Съюза през релевантните периоди.

59      От друга страна, както правилно е отбелязал апелативният състав в точка 59 от обжалваното решение, юрисдикциите в Германия, Испания, Швеция и Обединеното кралство са установили през релевантните периоди, че представката „mc“, съчетана с друга дума, е придобила собствен отличителен характер по отношение на ресторантьорски услуги за бързо хранене и продукти, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене. Макар EUIPO да не е обвързана от постановените от националните органи актове и въпреки че доколкото правото на марките на Съюза се прилага независимо от всяка една национална система, законосъобразността на решенията на EUIPO не може да се поставя под съмнение само въз основа на преценката, съдържаща се в по-ранни национални актове, все пак EUIPO може да вземе предвид тези актове като индиции при преценката на фактите по случая (вж. в този смисъл решения от 21 април 2004 г., Concept/СХВП (ECA), T‑127/02, EU:T:2004:110, т. 70 и 71, от 9 юли 2008 г., Reber/СХВП — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, т. 45 и от 25 октомври 2012 г., riha/СХВП — Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, непубликувано, EU:T:2012:576, т. 66). По този начин, противно на твърдението на жалбоподателя, апелативният състав е имал основание, за целите на собствената си преценка на фактите по случая, да вземе предвид в обжалваното решение като индиции констатациите на националните юрисдикции през релевантните периоди, от които следва, че на териториите, на които се простира тяхната компетентност, в резултат от използването ѝ представката „mc“, съчетана с друга дума, е придобила собствен отличителен характер по отношение на ресторантьорските услуги за бързо хранене и продуктите, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене.

60      Както правилно е посочено от апелативния състав в точка 59 от обжалваното решение, така направените от националните юрисдикции констатации се потвърждават и от независимата анкета, проведена през 1991 г. и 1992 г., от която е видно, че в съзнанието на част от съответните потребители представката „mc“ се свързва в широка степен със знака „McDONALD’S“ и че същата представка, съчетана с друга дума, се свързва в широка степен със заведения за бързо хранене, принадлежащи към една и съща група. В съответствие със съдебната практика, посочена в точка 55 по-горе, тези доказателства, предшестващи по време релевантните периоди, могат да бъдат приети от апелативния състав. Що се отнася до въпросите, поставени в рамките на независимата анкета, следва да се отбележи, че противно на твърдението на жалбоподателя, тяхната формулировка позволява да се провери обективно до каква степен в съзнанието на част от съответните потребители, а именно германските потребители на ресторантьорски услуги за бързо хранене, представката „mc“ се свързва, от една страна, със знака „McDONALD’S“, и от друга страна, с ресторантьорски услуги за бързо хранене, принадлежащи към една и съща група. Относно отдалечеността във времето на тези резултати несъмнено следва да се отбележи, че те не позволяват да се направи връзка между използването на марката „McDONALD’S“ и по-ранните марки „McMUFFIN“, „McRIB“, „McFLURRY“, „CHICKEN McNUGGETS“, „McCHICKEN“ и „EGG McMUFFIN“, чието реално използване е установено в точка 58 по-горе. Впрочем последните са регистрирани след периода, обхванат от независимата анкета. Все пак тези резултати потвърждават факта, че към момента на използването на тези марки представката „mc“, съчетана с друга дума, вече е придобила собствен отличителен характер по отношение на ресторантьорските услуги за бързо хранене. Всъщност, както правилно е отбелязала EUIPO, при обстоятелствата в случая няма никакво основание да се направи изводът, че констатациите в рамките на независимата анкета са изгубили актуалността си впоследствие, доколкото, както посочва апелативният състав в точка 86 от обжалваното решение, представените от встъпилата страна доказателства удостоверяват, че през релевантните периоди тя е продължила да регистрира марки, съчетаващи представката „mc“ с друга дума и че марката „McDONALD’S“ е продължила да бъде една от десетте най-значими в световен мащаб марки. Това доказва, че встъпилата страна е продължила да инвестира, за да запази репутацията на тази марка по отношение на ресторантьорските услуги за бързо хранене.

61      Следователно представените от встъпилата страна доказателства потвърждават, че използването от нейна страна на марките „McDONALD’S“, „McMUFFIN“, „McRIB“, „McFLURRY“, „CHICKEN McNUGGETS“, „McCHICKEN“ и „EGG McMUFFIN“ е било достатъчно, за да може през релевантните периоди представката „mc“, съчетана с друга дума, да запази собствения отличителен характер, който е придобила по-рано по отношение на ресторантьорските услуги за бързо хранене и на продуктите, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене, най-малкото на част от територията на Съюза.

62      Ето защо апелативният състав правилно е приел в точка 60 от обжалваното решение, че встъпилата страна е представила достатъчно данни относно факта, че по-ранните марки, посочени в точка 58 по-горе, са били предмет на реално използване през релевантните периоди.

63      Освен това апелативният състав правилно е приел по същество в точки 67—69, 73 и 74 от обжалваното решение, че представените от встъпилата страна доказателства надлежно потвърждават, че през релевантните периоди представката „mc“, съчетана с наименованието на елемент от меню или на хранителен продукт, е придобила собствен отличителен характер по отношение на ресторантьорските услуги за бързо хранене и на продуктите, съдържащи се в менюто на заведения за бързо хранене, най-малкото на част от територията на Съюза, така че в съответствие със съдебната практика, посочена в точка 43 по-горе, тази представка може да охарактеризира наличието на семейство от марки.

64      Накрая следва да се отбележи, че марките „McMUFFIN“, „McRIB“, „McFLURRY“, „CHICKEN McNUGGETS“, „McCHICKEN“ и „EGG McMUFFIN“, произхождащи от марката „McDONALD’S“, отговарят на всички условия, за да образуват „семейство“ от марки по смисъла на съдебната практика, посочена в точка 43 по-горе, доколкото броят им е достатъчно голям и те възпроизвеждат изцяло един и същ отличителен елемент, а именно елемента „mc“ с добавката на словен елемент, който ги разграничава едни от други и че те се характеризират с повторението на една и съща представка „mc“, изведена от марката „McDONALD’S“. Противно на твърдението на жалбоподателя, фактът, че вторият елемент в последната марка се отнася до фамилно име, докато в марките, от които се състои семейството, той се отнася до продукт, съдържащ се в менюто на заведения за бързо хранене, е ирелевантен. Всъщност, както правилно е отбелязал апелативният състав в точка 81 от обжалваното решение, с марката „McDONALD’S“, която има репутация по отношение на ресторантьорските услуги за бързо хранене и е в основата на семейството от марки, се свързват всички производни марки въз основа на една обща характеристика, а именно представката „mc“, а от тази марка те се различават по един и същ завършващ елемент, който насочва към хранителни продукти, съдържащи се в менюто на заведенията за бързо хранене на встъпилата страна, както е посочено в точка 61 от обжалваното решение.

65      Ето защо в точки 58 и 60 от обжалваното решение апелативният състав правилно е приел, че по-ранните марки образуват „семейство от марки“ и че те са използвани „като „семейство от марки“.

–       По наличието на елементи в оспорената марка, по които тя може да бъде свързана със семейството от марки „Mc“.

66      В точки 63 и 64 от обжалваното решение апелативният състав е счел, че оспорената марка има характеристики, по които тя може да бъде свързана със семейството от марки „Mc“, доколкото, първо, тази марка започва с представката „mac“, която вероятно може да бъде възприета като почти идентична на общата представка на семейството от марки „Mc“, второ, структурата на въпросната марка е много сходна с тази, която е обща за семейството от марки „Mc“, и трето, представките „mc“ и „mac“ заемат едно и също положение в оспорената марка и в семейството от марки „Mc“, и имат едно и също семантично съдържание.

67      В това отношение следва да се отбележи, че при обстоятелствата в случая апелативният състав правилно е установил, че оспорената марка има характеристики, по които тя може да бъде свързана със семейството от марки „Mc“ по съображенията, изложени в точки 30 и 64 по-горе.

68      Доводите, с които жалбоподателят оспорва наличието на характеристики, по които оспорената марка може да бъде свързана със семейството от марки „Mc“, не са убедителни.

69      Що се отнася до довода, че началният елемент на оспорената марка, а именно елементът „mac“ е просто подобен на общата за семейството от марки „Mc“ представка, а именно представката „mc“, докато в част В „Възражение“ от Насоките за EUIPO на страница 4, глава 7, раздел 2, точка 2 се предвижда, че елементът, който е общ за оспорената марка и за семейството от марки, трябва да бъде „идентичен или много сходен“, достатъчно е да се отбележи, че най-малкото за частта от съответните потребители, познаваща фамилните имена от келтски произход, началният елемент на тази марка, а именно елементът „mac“ се възприема като идентичен или равнозначен на началния елемент, който е общ за семейството от марки „Mc“, а именно елементът „mc“.

70      От друга страна, относно доводите, основаващи се на визуалното сравнение между конфликтните марки, тези доводи са неотносими, доколкото концептуалната идентичност, и в по-малка степен, фонетичната идентичност между началните елементи на оспорената марка и на семейството от марки „Mc“, както и идентичната структура на първата и вторите, позволяват оспорената марка да бъде свързана с посоченото семейство от марки (вж. т. 69 по-горе). Във всички случаи в съответствие с вече посочената в точка 24 по-горе съдебна практика обстоятелството, че при реалното им използване оспорената марка и по-ранните марки от това семейство от марки могат да се разграничат по използването на малки или главни букви, е ирелевантно.

71      Освен това, макар да е относим до определена степен, доводът, изведен от различната структура на оспорената марка и на по-ранните марки от семейството от марки „Mc“, не може да постави под съмнение основателността на преценката на апелативния състав. Всъщност в точка 92 от обжалваното решение апелативният състав правилно е приел, че стоките, за които е регистрирана оспорената марка и които обхващат както хранителни продукти (включително сладоледи, кексчета, гарнирани сандвичи и препечени сандвичи), така и напитки, са тясно свързани с услугите, за които има репутация марката „McDONALD’S“, а именно ресторантьорските услуги за бързо хранене, в рамките на които на клиентите се предлагат хранителни продукти и напитки (вж. по-нататък точка 76 и следващите). Освен това, доколкото жалбоподателят посочва, че използва оспорената марка само за търгуването на напитки, следва да се отбележи, че съгласно съдебната практика трябва да се вземат предвид не стоките, за които разглежданата марка е използвана реално на пазара, а тези, за които тя е регистрирана (вж. в този смисъл решение от 13 април 2005 г., Gillette/СХВП — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, непубликувано, EU:T:2005:126, т. 33).

72      Накрая, относно довода, че оспорената марка не възпроизвежда същата структура като тази на марката „McDONALD’S“, този довод е неотносим. Всъщност е от значение обстоятелството, че оспорената марка възпроизвежда общите характеристики, с които се свързват по-ранните марки от семейството от марки „Mc“ и по които тези марки се разграничават от марката „McDONALD’S“, която е в основата на това семейство от марки.

73      В заключение следва да се приеме, че с оглед на съдебната практика, посочена в точка 42 по-горе, апелативният състав основателно е приел в точки 99 и 100 от обжалваното решение, че в случая наличието на семейството от марки „Mc“ е релевантен фактор, който трябва да се вземе предвид, за да се прецени дали в съзнанието на съответните потребители е създадена връзка между конфликтните марки.

 По наличието на определена степен на сходство между разглежданите услуги и стоки

74      Жалбоподателят поддържа, че в обжалваното решение апелативният състав е допуснал грешка в преценката, като е приел, че е налице определена степен на сходство между разглежданите услуги и стоки поради съществуващите между тях тесни връзки. Според жалбоподателя по отношение на марката „McDONALD’S“ разглежданите стоки и услуги са ресторантьорските услуги за бързо хранене, за които посочената марка има репутация, докато по отношение на оспорената марка това са стоките, за които тя е регистрирана, а именно някои хранителни продукти и някои напитки, и по-специално кафе, заместители на кафе, разтворимо кафе, разтворими смеси за приготвяне на кафе, кафе на зърна и мляно кафе от клас 30 (наричани по-нататък „продукти на основата на кафе“), продавани под съответната марка. Жалбоподателят поддържа, че от практиката на EUIPO е видно, че ресторантьорските услуги, от една страна, и хранителните продукти и напитките, от друга страна, не са сходни. Фактът, че потребителите на разглежданите стоки и услуги са едни и същи, било без значение за преценката за наличието на сходство между тези стоки и тези услуги, тъй като широкият кръг потребители в Съюза би купувал всеки вид стоки и услуги, които можело да са както много сходни, така и много различни. Продуктите на основата на кафе изобщо не били сходни с ресторантьорските услуги за бързо хранене, тъй като били продавани в супермаркетите и в магазините за хранителни стоки, а не в заведения за бързо хранене, но дори да се продавали в тях, потребителите не биха сметнали, че тези заведения носят отговорност за производството им. Фактът, че заведенията за бързо хранене използват хранителни продукти в сурово състояние и предлагат хранителни продукти, не означавал, че ресторантьорските услуги били сходни на хранителните продукти, както било видно от съдебната практика и от част В.2, глава 2.Б, раздел 5.3.3 от Насоките за EUIPO, действащи към момента на настъпване на фактите. Според жалбоподателя цитираната от EUIPO съдебна практика е неотносима, тъй като тя се отнася до приготвена храна. Жалбоподателят смята, че доказателствата, приложени от встъпилата страна към преписката по процедурата пред EUIPO, не позволяват на апелативния състав да стигне до извода в точка 101 от обжалваното решение, че хранителни продукти като кетчуп били продавани под марката „McDONALD’S“ в германски и италиански супермаркети.

75      EUIPO и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя и поддържат, че апелативният състав не е допуснал грешка в преценката в обжалваното решение, като е установил, че между разглежданите услуги и стоки е налице определена степен на сходство.

76      В началото следва да се припомни, че член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че на него може да се направи позоваване в подкрепа на искане за обявяване недействителност, както когато обхванатите от по-ранната марка на Европейския съюз стоки и услуги, за които е регистрирана марка на Европейския съюз, са идентични или сходни, така и когато те не са нито идентични, нито сходни (вж. в този смисъл решение от 22 март 2007 г., Sigla/СХВП — Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, т. 33).

77      Съгласно съдебната практика в този контекст степента на близост или на различие на съответните стоки или услуги е само релевантен фактор, за се прецени дали в съзнанието на съответните потребители е създадена връзка между разглежданите марки (вж. решение от 6 юли 2012 г., ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, непубликувано, EU:T:2012:348, т. 21 и цитираната съдебна практика).

78      За да се прецени сходството между съответните стоки и услуги, следва да се вземат предвид всички фактори, които характеризират връзката между тези стоки и тези услуги и които включват по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техния конкурентен или допълващ се характер (решение от 29 септември 1998 г., Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, т. 23).

79      Както бе отбелязано в точка 71 по-горе, услугите и стоките, които трябва да се сравнят в случая, са, от една страна, услугите, за които марката „McDONALD’S“ има репутация, а именно ресторантьорските услуги за бързо хранене, в рамките на които на клиентите се предлагат хранителни продукти и напитки, и от друга страна, стоките, за които е регистрирана оспорената марка, които обхващат някои хранителни продукти и някои напитки. По изложените в точка 71 по-горе съображения жалбоподателят няма основание да претендира, че относно оспорената марка посоченото сравнение трябва да се отнася главно до напитките, доколкото на практика той използва посочената марка най-вече за търгуването на напитки.

80      Безспорно е наистина, че хранителните продукти и напитките, от една страна, и ресторантьорските услуги, от друга страна, нямат едно и също естество, предназначение или използване (вж. в този смисъл решение от 12 декември 2014 г., Comptoir d’Épicure/СХВП — A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, непубликувано, EU:T:2014:1072, т. 96). От съдебната практика обаче е видно, че независимо от разликите между тях, хранителните продукти в широк смисъл, включително напитките, от една страна, и ресторантьорските услуги, от друга страна, имат определена степен на сходство, тъй като, първо, съответните хранителни продукти се използват и предлагат в рамките на ресторантьорски услуги, така че е налице допълване между тези стоки и тези услуги, второ, ресторантьорските услуги могат да бъдат предлагани на същите места, като тези, в които се продават съответните хранителни продукти, трето, съответните хранителни продукти могат да произхождат от едни и същи предприятия или от икономически свързани предприятия, които търгуват с опаковани хранителни продукти, или от ресторанти, които продават приготвени ястия за вкъщи (вж. в този смисъл решения от 12 декември 2014 г., da rosa, T‑405/13, непубликувано, EU:T:2014:1072, т. 97 и 98 и цитираната съдебна практика, и от 4 юни 2015 г., Yoo Holdings/СХВП — Eckes-Granini Group (YOO), T‑562/14, непубликувано, EU:T:2015:363, т. 25—28).

81      Без значение е фактът, че в това отношение посочените от жалбоподателя Насоки за EUIPO не отразяват точно съдебната практика, посочена в точка 80 по-горе, тъй като тези насоки не представляват обвързващи правни актове за тълкуването на разпоредбите на правото на Съюза (решение от 19 декември 2012 г., Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, т. 48).

82      Преди всичко в случая следва да се отбележи, че обхванатите от оспорената марка хранителни стоки в широк смисъл могат да се използват и предлагат в рамките на предоставяните от встъпилата страна ресторантьорски услуги за бързо хранене. Впрочем някои от обхванатите от оспорената марка хранителни продукти като сладоледите, кексчетата, гарнираните сандвичи и препечените сандвичи, не са обикновени съставки, служещи като основа за ястия, предлагани в заведенията за бързо хранене, а съответстват на така посочените в менюто на тези заведения продукти. По този начин, както правилно е приел апелативният състав в точка 95 от обжалваното решение, разглежданите хранителни продукти и ресторантьорски услуги са насочени към едни и същи потребители. Следователно е налице допълване между тези стоки и тези услуги.

83      По-нататък, що се отнася до хранителните продукти, които са обхванати от оспорената марка и съответстват на така използваните и посочени в менюто на заведения за бързо хранене продукти, следва да се подчертае, че те могат да бъдат консумирани на място в същите заведения, в които се предлагат ресторантьорските услуги на встъпилата страна за бързо хранене.

84      Накрая, както отбелязва встъпилата страна, ресторантьорските услуги за бързо хранене, които тя предоставя, се предлагат и под формата на продажби на продукти за вкъщи. В този случай обаче потребителят е склонен да направи връзка между марката, поставена на опаковката на продукти за вкъщи, и търговския произход на тези продукти.

85      По изложените в точки 82—84 по-горе съображения следва да се приеме, че е основателна преценката на апелативния състав в точки 92, 95, 96 и 101 от обжалваното решение, според която е налице определена степен на сходство между разглежданите услуги и стоки поради съществуващите между тях тесни връзки.

86      Тъй като тези мотиви са достатъчни, за да се обоснове обжалваното решение, не следва да се разглеждат оплакванията на жалбоподателя срещу мотива, изложен за изчерпателност в точка 102, второ изречение от обжалваното решение, който е изведен от обстоятелството, че някои продукти на встъпилата страна (кетчуп) се продават в супермаркетите в Германия и Италия. Следователно апелативният състав правилно е приел в точка 102 от обжалваното решение, че съответните потребители могат да направят мислено връзка между конфликтните марки.

 По опасността от неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“ посредством използването без основателна причина на оспорената марка

87      В началото следва да се припомни, че създаването на връзка в съзнанието на съответните потребители между разглежданите марки представлява необходимо, но само по себе си недостатъчно условие, за да се приеме, че е налице някое от уврежданията, срещу които член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 предоставя защита на марките с репутация (вж. решение от 7 декември 2010 г., Nute Partecipazioni и La Perla/СХВП — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑59/08, EU:T:2010:500, т. 30 и цитираната съдебна практика).

88      Всъщност, за да се ползва от предвидената в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 защита, притежателят на по-ранната марка на Европейския съюз трябва да докаже, че използването без основателна причина на марката, за която се иска обявяване на недействителност, би довело до неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка на Европейския съюз или би ги увредило (вж. по аналогия решение от 7 декември 2010 г., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, т. 31 и цитираната съдебна практика).

89      Едно от тези три вида увреждания е достатъчно за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (вж. по аналогия решение от 7 декември 2010 г., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, т. 32 и цитираната съдебна практика), като следва да се отбележи, че както отделът по отмяна, така и апелативният състав в обжалваното решение, само са констатирали наличието на засягане, състоящо се в неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“.

90      Жалбоподателят поддържа, че в обжалваното решение апелативният състав е допуснал грешка в преценката, като е приел, че жалбоподателят е имал възможност да извлече неоснователно полза от репутацията на марката „McDONALD’S“ посредством използване без основателна причина на оспорената марка. Жалбоподателят отбелязва, че обжалваното решение почива на неправилната констатация за репутацията, придобита от представката „mc“, съчетана с наименованието на елемент от меню или на хранителен продукт. При тези обстоятелства било неправилно да се твърди, че оспорената марка, съчетаваща представката „mac“ с думата „coffee“, е възприемана от съответните потребители като възпроизвеждаща структурата на марката „McDONALD’S“. Според жалбоподателя апелативният състав е допуснал грешка в точка 99 от обжалваното решение, като е приел, че доколкото поставя оспорената марка само върху кафе и опаковки на кафе, няма съмнение, че жалбоподателят се стреми да възпроизведе идентично общата структура на семейството от марки „Mc“. Впрочем в това отношение жалбоподателят отбелязва, че в настоящото производство EUIPO и встъпилата страна не твърдят, че жалбоподателят е избрал оспорената марка недобросъвестно. Освен това встъпилата страна изобщо не е предявила срещу него иск за установяване на нарушение. Жалбоподателят поддържа, че свидетелските показания, които е приложил към преписката по процедурата пред EUIPO, удостоверяват, че марката е избрана добросъвестно и че използването ѝ за продажбата на кафе се обяснява с обстоятелството, че елементът „coffee“ препраща към този продукт.

91      Накрая, жалбоподателят упреква апелативния състав, че не е взел предвид реалностите на пазара, тъй като, когато съответните марки не са реално използвани на пазара, притежателят на по-ранната марка на Европейския съюз трябва да докаже, че притежателят на марката, за която се иска обявяване на недействителност, действително извлича неоснователно полза от репутацията на неговата марка. Апелативният състав не е отчел факта, че в България, Естония, Кипър, Латвия, Унгария и Полша, най-малкото от 1994 г., конфликтните марки са съжителствали спокойно, като при това в Полша оспорената марка е била използвана интензивно. Според жалбоподателя следва да се предположи, че реалностите на пазара са едни и същи в целия Съюз. За сметка на това, от факта, че притежателят на по-ранните марки е предявил искове срещу притежателя на марката, за която се иска обявяване на недействителност, не можело да се направи извод, че в съзнанието на съответните потребители е налице объркване, създаване на връзка или пренасяне на образа между посочените марки. Жалбоподателят поддържа, че интензивното, продължително, добросъвестно и спокойно използване на оспорената марка, обхващаща продукти на основата на кафе, успоредно с марката „McDONALD’S“, която има репутация за ресторантьорските услуги за бързо хранене, представлява основателна причина за използването на оспорената марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

92      EUIPO и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя и поддържат, че апелативният състав не е допуснал грешка в преценката в обжалваното решение, като е приел, че използването от жалбоподателя без основателна причина на оспорената марка води до неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“.

93      В това отношение е необходимо да се припомни, че съществуването на увреждането, изразяващо се в неоснователното извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, доколкото е забранено предимството, извлечено от тази марка от притежателя на по-късната марка, трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-късната марка, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен (вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, т. 35 и 36).

94      Наличието на „неоснователно [извличане на] полза от […] репутацията на по-ранна[…] марка [на Европейския съюз]“ по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, не предполага съществуването на вероятност от объркване, нито на опасност от увреждане на репутацията на тази марка, нито по-общо на опасност от причиняване на вреда на нейния притежател (вж. по аналогия решение от 18 юни 2009 г., L’Oréal и др., C‑252/07, EU:C:2008:655, т. 50). Наличието на такова неоснователно извличане на полза произтича от използването от трето лице на марка, сходна с по-ранна марка на Европейския съюз, когато посредством това използване се прави опит да се следва примерът на последната с цел възползване от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и с цел използване без финансова компенсация на положените от притежателя на по-ранната марка на Европейския съюз търговски усилия за създаването и поддържането на нейния образ (вж. в този смисъл решения от 18 юни 2009 г., L’Oréal и др., C‑252/07, EU:C:2008:655, т. 50 и от 7 декември 2010 г., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, т. 44 и цитираната съдебна практика).

95      За да се установи дали използването на марката, за която се иска обявяване на недействителност, води до неоснователно извличане на полза от репутацията на по-ранната марка на Европейския съюз, следва да се направи цялостна преценка, която да отчита всички релевантни за случая фактори, сред които по-специално са значимостта на репутацията и степента на отличителност на характера на по-ранната марка на Европейския съюз, степента на сходство между разглежданите марки, както и естеството и степента на близост между съответните стоки или услуги. Що се отнася до значимостта на репутацията и степента на отличителност на характера на по-ранната марка на Европейския съюз, колкото отличителният характер и репутацията на марката са по-силно изразени, толкова по-лесно е да се приеме, че съществува увреждане. Освен това, колкото по-непосредствено и силно марката, за която се иска обявяване на недействителност, наподобява на по-ранната марка на Европейския съюз, толкова по-голяма е опасността настоящото или бъдещото използване на знака да доведе до неоснователно извличане на полза от репутацията на по-ранната марка на Европейския съюз (вж. по аналогия решение от 7 декември 2010 г., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, т. 42 и цитираната съдебна практика).

96      Притежателят на по-ранната марка на Европейския съюз не е длъжен да доказва съществуването на действително и настоящо увреждане на неговата марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. Всъщност, когато от начина, по който притежателят на марката, за която се иска обявяване на недействителност, би могъл да я използва, е възможно да се предвиди, че ще последва подобно нарушение, притежателят на по-ранната марка на Европейския съюз не следва да бъде задължен да изчака това действително да се случи, за да може да забрани посоченото използване. Все пак притежателят на по-ранната марка на Европейския съюз трябва да докаже наличието на обстоятелства, които позволяват да се направи изводът за сериозен риск от настъпването на подобно нарушение в бъдеще (вж. решение от 7 декември 2010 г., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, т. 33 и 54 и цитираната съдебна практика).

97      Когато притежателят на по-ранната марка на Европейския съюз успее да докаже, че съществува действително и настоящо увреждане на неговата марка или — при липсата на такова увреждане — че съществува сериозна опасност от настъпването му в бъдеще, притежателят на марката, за която се иска обявяване на недействителност, следва да докаже, че има основателна причина да използва марката (вж. решение от 7 декември 2010 г., NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, т. 34 и цитираната съдебна практика).

98      С оглед на правилата, изложени в точки 93—97 по-горе, следва да се разгледат доводите на страните срещу мотивите, въз основа на които апелативният състав е потвърдил в обжалваното решение преценката на отдела по отмяна, според която използването без основателна причина на оспорената марка би довело до неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“.

99      В случая в точка 90 от обжалваното решение апелативният състав е стигнал до извода, че съответните потребители са тези, които имат отношение към обхванатите от оспорената марка стоки, а именно широкият кръг потребители в Съюза, проявяващ средно равнище на внимание. Освен това в точка 108 от обжалваното решение апелативният състав е стигнал до извода, че е надлежно доказано, че използването без основателна причина на оспорената марка би довело до неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“. Всъщност, както е видно от точки 102—108 от същото решение, апелативният състав е приел, че има голяма вероятност оспорената марка да следва примера на марката „McDONALD’S“ с цел възползване от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и с цел използване без финансова компенсация на положените от встъпилата страна търговски усилия за създаването и поддържането на образа на марката „McDONALD’S“. Според апелативния състав съвкупността от фактори в случая позволява всъщност да се стигне до извода, че съответните потребители или съществена част от тях могат да направят мислено връзка между конфликтните марки, доколкото виждайки оспорената марка, поставена върху продукти, тясно свързани с тези на встъпилата страна, те могат да бъдат привлечени от обстоятелството, че тази марка има практически същата представка и възпроизвежда същата структура като марката „McDONALD’S“ и да свържат посочената марка със семейството от марки „Mc“, в основата на което е марката „McDONALD’S“.

100    Ето защо апелативният състав е стигнал до извода, че използването на оспорената марка може да доведе до пренасяне на образа на марката „McDONALD’S“ или на свързани с нея характеристики към обхванатите от оспорената марка продукти. Както е посочено в точки 99—101 от обжалваното решение, релевантните фактори за неговата преценка са, първо, значителната репутация на марката „McDONALD’S“, второ, придобитият собствен отличителен характер на представката „mc“, съчетана с наименованието на елемент от меню или на хранителен продукт, по отношение на ресторантьорските услуги за бързо хранене и продуктите, съдържащи се в менюто на заведенията за бързо хранене, трето, фактът, че оспорената марка възпроизвежда същата структура като семейството от марки „Mc“, и четвърто, фактът, че е налице определена степен на сходство между разглежданите услуги и стоки поради съществуващите между тях тесни връзки.

101    Както правилно е отбелязала EUIPO, жалбоподателят не оспорва преценката на апелативния състав относно съответните потребители. Впрочем при това определяне не е допусната грешка и то трябва да бъде потвърдено. Всъщност обхванатите от оспорената марка стоки са предназначени за широкия кръг потребители в Съюза, проявяващи средно равнище на внимание. От друга страна, марката „McDONALD’S“ е регистрирана на 16 юли 1999 г. с право да се счита за по-ранна марка от 1 април 1996 г. и има значителната репутация в Съюза за ресторантьорските услуги за бързо хранене, което впрочем не се оспорва от жалбоподателя (вж. т. 16 по-горе).

102    Що се отнася до оплакването на жалбоподателя, че апелативният състав не е имал основание да констатира в обжалваното решение значителната репутация на представката „mc“, съчетана с наименованието на елемент от меню или на хранителен продукт, по отношение на ресторантьорските услуги за бързо хранене и продуктите, съдържащи се в менюто на заведенията за бързо хранене, следва да се отбележи, че това оплакване е отхвърлено в точка 63 по-горе. Апелативният състав има основание да направи извода, че значителната репутация на марката „McDONALD’S“ обхваща характерните елементи на семейството от марки „Mc“, без да е необходимо да се проверява, както поддържа жалбоподателят, дали всяка от съставляващите посоченото семейство марки е марка с репутация.

103    Относно довода на жалбоподателя, че не е имал намерение да възпроизведе в оспорената марка общата структура на семейството от марки „Mc“, в точка 67 по-горе бе отбелязано, че апелативният състав правилно е приел в точки 61 и 99 от обжалваното решение, че оспорената марка възпроизвежда структурата на семейството от марки „Mc“. Въпреки че по съображенията, изложени в точка 79 по-горе, апелативният състав несъмнено не е имал основание в точка 99 от обжалваното решение да изведе довод от обстоятелството, че на практика жалбоподателят е търгувал само с кафе под оспорената марка, нито въз основа на това да направи извод, че целта на оспорената марка е била да възпроизведе структурата на семейството от марки „Mc“, така допуснатата грешка не се отразява на законосъобразността на обжалваното решение. Всъщност разглежданите мотиви са изложени за изчерпателност в обжалваното решение и не променят извода, направен в точка 61 от него, че оспорената марка възпроизвежда общата структура на семейството от марки „Mc“. Ето защо в точка 99 от обжалваното решение апелативният състав правилно е приел, че съществуването на семейство от марки „Mc“ е решаващ фактор, който трябва да се вземе предвид, за да се прецени дали е налице неоснователно извличане на полза.

104    По отношение на довода на жалбоподателя за липсата на тясна връзка между разглежданите услуги и стоки следва да се припомни, че както вече бе отбелязано в точка 83 по-горе, апелативният състав правилно е приел в точки 92, 95, 96 и 101 от обжалваното решение, че е налице определена степен на сходство между разглежданите услуги и стоки поради съществуващите между тях тесни връзки.

105    Съгласно съдебната практика, посочена в точка 95 по-горе, и с оглед на направените в точка 73 по-горе изводи относно релевантността на фактора, изведен от съществуването на семейство от марки „Mc“, всички посочени от апелативния състав фактори са релевантни за целите на цялостната преценка за наличието на неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“ посредством използването на оспорената марка.

106    Както вече бе отбелязано в точка 99 по-горе, в рамките на цялостна преценка на всички тези фактори апелативният състав е установил, че има голяма вероятност оспорената марка да е използвана по примера на марката „McDONALD’S“ поради възможността в съзнанието на съответните потребители да се пренесе образът на последната или на свързани с нея характеристики към обхванатите от първата продукти.

107    Относно оплакването на жалбоподателя, че при формулиране на посочената преценка апелативният състав не е взел предвид реалностите на пазара, следва да се отбележи, че съгласно посочената вече в точка 96 по-горе съдебна практика апелативният състав трябва само да провери дали притежателят на по-ранната марка на Европейския съюз е представил доказателства, позволяващи му prima facie да стигне до извода за бъдеща нехипотетична опасност от неоснователно извличане на полза. Подобно заключение може да се направи въз основа на логически изводи от анализ на вероятностите и при отчитане на обичайните практики в съответния търговски сектор, както и на всяко друго обстоятелство в конкретния случай (решение от 10 май 2012 г., Rubinstein и L’Oréal/СХВП, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, т. 95).

108    Както следва от точка 99 по-горе, след цялостен анализ на релевантните в случая фактори апелативният състав е стигнал до извода за наличието на сериозна опасност съответните потребители да свържат оспорената марка със семейството от марки „Mc“ и да направят мислено връзка между конфликтните марки, така че съществува сериозна опасност използването на оспорената марката да доведе до неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“.

109    Доколкото жалбоподателят упреква апелативния състав по-специално че не е взел предвид обстоятелството, че конфликтните марки са съжителствали спокойно в България, Естония, Кипър, Латвия, Унгария и Полша, най-малкото от 1994 г., тези доводи трябва да бъдат отхвърлени. Всъщност не може да се счита, че конфликтните марки съжителстват или са съжителствали спокойно, именно защото встъпилата страна е подала искане за обявяване на недействителност на оспорената марка, като се е позовала на марката „McDONALD’S“. Освен това, тъй като това искане е подадено по-малко от седем месеца след регистрирането на оспорената марка, в случая изобщо не е могло да се стигне до изгубване на права вследствие на търпимост по смисъла на член 54, параграф 1 от Регламент № 207/2009. Доколкото в рамките на настоящото оплакване жалбоподателят се позовава на практика на спокойното съжителство на марката „McDONALD’S“ не с оспорената марка, а с някои национални марки, идентични на оспорената, регистрирани в България, Естония, Кипър, Латвия, Унгария и Полша, най-малкото от 1994 г., следва да се напомни, както правилно отбелязва встъпилата страна, че дори да се приеме, че посочените марки са съжителствали спокойно след съответното присъединяване на съответните държави членки към Съюза, това не доказва, че посоченото съжителство е било общо и се е отнасяло до всички национални марки, които са идентични на оспорената марка и са регистрирани от жалбоподателя в Съюза. Напротив, в случая националните актове, приложени от встъпилата страна към преписката по процедурата пред EUIPO доказват, че съжителството на марката „McDONALD’S“ и на националните марки на жалбоподателя, идентични на оспорената марка, не е било „спокойно“ в Германия, Испания, Швеция и Обединеното кралство, тъй като националните марки на жалбоподателя са оспорвани многократно пред юрисдикциите на тези държави членки (вж. в този смисъл и по аналогия решения от 3 септември 2009 г., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, т. 83 и от 8 декември 2005 г., Castellblanch/СХВП — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, т. 74).

110    Във всички случаи, както правилно отбелязва встъпилата страна, за липсата на сериозна опасност съответните потребители в разглежданите държави членки да свържат някои други национални марки на жалбоподателя, идентични на оспорената марка, със семейството от марки „Mc“ и да направят мислено връзка между посочените национални марки и марката „McDONALD’S“, не може да се заключава само от обстоятелството, че встъпилата страна не се е противопоставила на регистрацията или не е поискала обявяване на недействителността на посочените национални марки (вж. в този смисъл и по аналогия относно наличието на вероятност от объркване решение от 11 май 2005 г., Grupo Sada/СХВП — Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, т. 85 и 86) дори в хипотезата, при която тези марки са използвани в значителна степен, какъвто според жалбоподателя бил случаят в Полша.

111    Всъщност липсата на оспорване може да се дължи на много причини, които не са непременно свързани с обективното възприемане на въпросните марки от съответните потребители в разглежданите държави членки. Впрочем в случая жалбоподателят изобщо не е представил относимо доказателство, въз основа на което да се изключи във всички случаи възможността широкият кръг български, естонски, кипърски, латвийски, унгарски и полски потребители да свърже националните марки на жалбоподателя, идентични на оспорената марка, със семейството от марки „Mc“ и да направи мислено връзка между посочените национални марки и марката „McDONALD’S“ (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 26 септември 2012 г., CITIGATE, T‑301/09, непубликувано, EU:T:2012:473, т. 128 и цитираната съдебна практика).

112    Остава да се разгледа оплакването на жалбоподателя по същество, че в точки 114—116 апелативният състав не е установил, че жалбоподателят е имал основателна причина за използването на оспорената марка.

113    От член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 следва, че при наличие на „основателна причина“ по смисъла на тази разпоредба притежателят на марка с репутация може да бъде задължен да търпи използването от трето лице на знак, който е сходен с посочената марка, за стока, идентична със стоката, за която е регистрирана тази марка, ако се окаже, че този знак е използван, преди марката с репутация да бъде заявена за регистрация, и че идентичната стока се използва добросъвестно (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 6 февруари 2014 г., Leidseplein Beheer и de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, т. 60).

114    В случая, доколкото знакът, на който се позовава жалбоподателят в рамките на настоящото оплакване, съответства на оспорената марка, следва да се отбележи, че посочената в точка 113 по-горе съдебна практика не е приложима, при това по две причини. От една страна, както правилно отбелязва встъпилата страна, оспорената марка не е използвана преди марката „McDONALD’S“, тъй като последната е регистрирана преди оспорената марка. От друга страна, като вече бе отбелязано в точка 109 по-горе, не може да се установи, че конфликтните марки са съжителствали спокойно, именно защото встъпилата страна е защитила правата си върху марката „McDONALD’S“, като е подала искане за обявяване на недействителност на оспорената марка, при това в предвидения срок.

115    Доколкото знаците, на които се позовава жалбоподателят в рамките на настоящото оплакване, съответстват на национални марки, идентични на оспорената, които жалбоподателят е регистрирал в България, Естония, Кипър, Латвия, Унгария и Полша, най-малкото от 1994 г., следва да се уточни, че дори да се приеме, че посочените марки са съжителствали спокойно с марката „McDONALD’S“ на съответните национални пазари, това не означава, че както бе отбелязано в точка 109 по-горе, жалбоподателят търпи или трябва да търпи използването на оспорената марка в рамките на целия пазар на Съюза.

116    Следователно апелативният състав правилно е приел в точки 114—116 от обжалваното решение, че жалбоподателят няма основателна причина за използването на оспорената марка.

117    Тъй като не е уважено нито едно от оплакванията на жалбоподателя, настоящата жалба следва да се отхвърли изцяло.

 По съдебните разноски

118    Съгласно член 134 параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

119    Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на EUIPO и встъпилата страна.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (първи състав),

реши:

1)      Отхвърля жалбата.

2)      Осъжда Future Enterprises Pte Ltd да заплати съдебните разноски.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 5 юли 2016 година.

Подписи

Съдържание

Обстоятелства, предхождащи спора

Искания на страните

От правна страна

Предварителни бележки по правната уредба и по предмета на спора

По наличието на определена степен на сходство между конфликтните марки

По създаването на връзка между конфликтните марки в съзнанието на съответните потребители

По наличието на семейството от марки „Mc“ като релевантен фактор, за да се прецени дали в съзнанието на съответните потребители е направена връзка между конфликтните марки

– По действителното използване на марки, чийто брой е достатъчен, за да представляват „семейство“ от марки

– По наличието на елементи в оспорената марка, по които тя може да бъде свързана със семейството от марки „Mc“.

По наличието на определена степен на сходство между разглежданите услуги и стоки

По опасността от неоснователно извличане на полза от репутацията на марката „McDONALD’S“ посредством използването без основателна причина на оспорената марка

По съдебните разноски

* Език на производството: английски.