Mål T‑435/12

Bacardi Co. Ltd

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket 42 BELOW – Det äldre nationella icke registrerade figurmärket VODKA 42 – Relativt registreringshinder – Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning (EU) 2017/1001) – Användning i näringsverksamhet – EUIPO:s tillämpning av nationell rätt”

Sammanfattning – Tribunalens dom (första avdelningen) av den 24 oktober 2018

1.      Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Kortfattad framställning av de grunder som åberopas

(Tribunalens rättegångsregler, artikel 76 d)

2.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Villkor – Tolkning mot bakgrund av unionsrätten – Bedömningen ska ske med beaktande av kriterier som föreskrivs i den nationella lagstiftning som gäller för det åberopade kännetecknet

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4)

3.      EU-varumärke – Överklagande – Talan vid unionsdomstolen – Tribunalens behörighet – Prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut – Omprövning av de faktiska omständigheterna mot bakgrund av bevisning som inte tidigare lagts fram för immaterialrättsmyndighetens instanser – Omfattas inte

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 65)

4.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Användning av kännetecknet i näringsverksamhet – Tidsmässigt kriterium

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4 a)

5.      EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Användning av varumärket kan förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet – Kontroll som utförs av immaterialrättsmyndighetens behöriga instanser och av tribunalen vad avser tillämplig nationell rätt – Räckvidd

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 65.1 och 65.2; kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, regel 37)

6.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Kännetecken som ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke – Bevisbörda

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4 b)

7.      EU-varumärke – Förfarandebestämmelser – Prövning av sakförhållandena på eget initiativ – Invändningsförfarande – Prövning begränsad till de grunder som åberopas – Immaterialrättsmyndighetens prövning av om de faktiska omständigheterna är för handen och av bevisningens bevisvärde – Räckvidd

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 76)

8.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Figurmärket 42 BELOW – Det icke registrerade figurmärket VODKA 42

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4)

9.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet – Villkor – Förekomst av en äldre rättighet som inte har ogiltigförklarats genom en lagakraftvunnen dom

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.4)

1.      Se domen.

(se punkt 29)

2.      Se domen.

(se punkterna 43–45 och 59)

3.      Se domen.

(se punkt 52)

4.      På villkoret om användning i näringslivet av det kännetecken som gjorts gällande till stöd för invändningen ska samma tidsmässiga kriterium tillämpas som det som uttryckligen föreskrivs i artikel 8.4 a i förordning nr 207/2009 om EU-varumärken när det gäller erhållandet av rätten till detta kännetecken, nämligen dagen för inlämnandet av ansökan om registrering av EU-varumärket.

(se punkt 60)

5.      Se domen.

(se punkterna 78–82)

6.      Se domen.

(se punkt 84)

7.      Det åligger Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet att i samband med ett invändningsförfarande undersöka om villkoren för att tillämpa ett registreringshinder föreligger. EUIPO är i detta samband skyldig att bedöma om de åberopade faktiska omständigheterna föreligger och bedöma bevisvärdet av den bevisning som parterna förebringat. Det kan vara nödvändigt för EUIPO att beakta bland annat den nationella rätten i den medlemsstat där det äldre varumärket är skyddat som invändningen grundas på. EUIPO ska i detta fall och på det sätt som förefaller lämpligt på eget initiativ inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten om sådana upplysningar är nödvändiga för bedömningen av om villkoren för att tillämpa ett registreringshinder är uppfyllda och särskilt om de åberopade faktiska omständigheterna och bevisvärdet av den förebringade bevisningen föreligger.

(se punkt 85)

8.      Se domen.

(se punkterna 89–105)

9.      Av rättspraxis följer att det för att en invändare ska kunna hindra registreringen av ett EU-varumärke med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 om EU-varumärken krävs – och är tillräckligt – att en äldre rättighet som inte har ogiltigförklarats genom en lagakraftvunnen dom kan göras gällande vid den tidpunkt då Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) kontrollerar att samtliga villkor för invändningen är uppfyllda.

Även om det under dessa omständigheter åligger EUIPO att, i samband med att den uttalar sig om en invändning som görs med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, beakta avgöranden från de berörda medlemsstaternas domstolar avseende giltigheten eller kvalificeringen av åberopade äldre rättigheter för att försäkra sig om att dessa fortfarande har den verkan som krävs enligt denna bestämmelse, ankommer det inte på EUIPO att ersätta de behöriga nationella domstolarnas bedömning med sin egen. EUIPO tillerkänns för övrigt inte någon sådan behörighet i förordning nr 207/2009.

Giltigheten av ett nationellt varumärke kan vidare inte bestridas inom ramen för ett förfarande för registrering av ett EU-varumärke utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten. Även om det ankommer på EUIPO att – på grundval av de bevis som det åligger invändaren att lägga fram – kontrollera huruvida det nationella varumärke som åberopats till stöd för invändningen existerar, så ankommer det inte på EUIPO att pröva en tvist där detta varumärke står i konflikt med ett annat nationellt varumärke. Det är en tvist som endast de nationella myndigheterna har behörighet att pröva.

Så länge det äldre nationella varumärket faktiskt är skyddat, är den omständigheten att det finns en äldre nationell registrering eller annan rättighet som är äldre än detta inte relevant vid en invändning mot en ansökan om registrering av ett EU-varumärke, även om det sökta EU-varumärket är identiskt med ett äldre nationellt varumärke som ägs av det företag som ansökt om registrering eller med en annan rättighet som är äldre än det nationella varumärke som lagts till grund för invändningen.

(se punkterna 108–111)