РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)
18 януари 2012 година(*)
„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността „BASmALI“ — По-ранна нерегистрирана марка и по-ранен знак „BASMATI“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009)“
По дело T‑304/09,
Tilda Riceland Private Ltd, установено в Gurgaon (Индия), за което се явяват г‑н S. Malynicz, barrister, г‑н N. Urwin и г‑н D. Sills, solicitors,
жалбоподател,
срещу
Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г‑н P. Geroulakos, в качеството на представител,
ответник,
като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд, е
Siam Grains Co. Ltd, установено в Банкок (Тайланд), за което се явява C. Thomas-Raquin, avocat,
с предмет жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 19 март 2009 г. (преписка R 513/2008‑1) относно производство по възражение между Tilda Riceland Private Ltd и Siam Grains Co. Ltd,
ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),
състоящ се от: г‑н N. J. Forwood, председател, г‑н F. Dehousse (докладчик) и г‑н A. Popescu, съдии,
секретар: г‑жа C. Heeren, администратор,
предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 31 юли 2009 г.,
предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 14 януари 2010 г.,
предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 7 декември 2009 г.,
предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 31 март 2010 г.,
предвид писмената дуплика, подадена в секретариата на Общия съд на 7 юли 2010 г.,
предвид писмените въпроси на Общия съд към страните,
предвид становищата, представени от страните в секретариата на Общия съд на 11, 13 и 14 юли 2011 г.,
след съдебното заседание от 7 септември 2011 г.
постанови настоящото
Решение
Обстоятелства, предхождащи спора
1 На 4 ноември 2003 г. встъпилата страна Siam Grains Co. Ltd подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).
2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:
3 Стоката, за която е поискана регистрация на марката, спада към клас 30 по смисъла на изменената и допълнена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и съответства на следното описание: „ориз с дълги зърна“.
4 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 37/2004 от 13 септември 2004 г.
5 На 10 декември 2004 г. United Riceland Private Ltd (понастоящем Tilda Riceland Private Ltd, наричано по-нататък „жалбоподателят“) прави възражение на основание член 42 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка за посочената в точка 3 по-горе стока.
6 Възражението се основава на по-ранната нерегистрирана марка или на по-ранния знак „BASMATI“, използван в процеса на търговия във връзка с ориза.
7 В подкрепа на възражението е изтъкнато основанието, посочено в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009). Жалбоподателят твърди по-конкретно че по силата на приложимото в Обединеното кралство право може да попречи на използването на заявената марка чрез иска при злоупотреба с наименование (action for passing off).
8 На 28 януари 2008 г. отделът по споровете отхвърля възражението в неговата цялост. По-конкретно той приема, че жалбоподателят не е представил документи, описващи начина, по който оризът, изнасян от него към Обединеното кралство, е предлаган на пазара. При тези условия жалбоподателят не доказал, че е придобил необходимата „goodwill“ [положителна репутация], за да бъде уважено възражението му по силата на приложимото в Обединеното кралство право относно злоупотребата с наименование.
9 На 20 март 2008 г. жалбоподателят подава жалба до СХВП на основание на членове 57—62 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 58—64 от Регламент № 207/2009) срещу решението на отдела по споровете.
10 С решение от 19 март 2009 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. По същество той приема, че по силата на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 възразяващият е трябвало да докаже, че е притежател на правото, на което се основава възражението. В настоящия случай обаче жалбоподателят не доказал, че е притежател на правото, на което е направено позоваване. По-конкретно апелативният състав приема, че думата „basmati“ не е марка или знак, обхваната или обхванат от правата на собственост, а само ежедневното наименование на сорт ориз. Думата „basmati“ била родова. Освен това апелативният състав подчертава, че защитеното с иска при злоупотреба с наименование право се отнася не до съответния знак, а до „goodwill“. Апелативният състав заключава, че жалбоподателят не е доказал, че притежава права по отношение на думата „basmati“, и че следователно възражението не отговаря на предвиденото от Регламент № 40/94 условие относно съществуването на право на собственост.
Искания на страните
11 Жалбоподателят моли Общия съд:
– да отмени обжалваното решение,
– да осъди СХВП и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.
12 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:
– да отхвърли жалбата,
– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
От правна страна
13 Жалбоподателят изтъква по същество едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, което се състои от четири твърдения за нарушения. Първо, като се основал изключително на буквално тълкуване на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, апелативният състав неправилно опитал да наложи „общностно понятие за „собственост“ върху по-ранната марка или по-ранния знак, на който е направено позоваване. Второ, апелативният състав допуснал грешка, като направил разграничение между „разширената“ форма на иска при злоупотреба с наименование в Обединеното кралство, на който се основава възражението, и член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, който според апелативния състав трябвало да се отнася до изключително право, което само един оператор притежавал. Трето, жалбоподателят счита, че апелативният състав допуснал грешка, като поискал възразяващият да докаже, освен притежаването на нематериално право, и притежаването на по-ранния знак. Четвърто, апелативният състав допуснал грешка, като приел, че думата „basmati“ е родова.
14 Що се отнася до първото и четвъртото твърдение за нарушение, посочени от жалбоподателя, СХВП поддържа, че знаците, за които се отнася член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, трябва да отговарят на „единни европейски критерии“. Апелативният състав правилно приел, че думата „basmati“, използвана във връзка с ориза, не представлява право по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. При тези условия не било необходимо да се приложи националното право, на което е направено позоваване в подкрепа на възражението. По-конкретно знакът „BASMATI“ не позволявал упражняването на основната функция на марката, а именно установяването на произхода на стоките, които той обозначава. Що се отнася до второто и третото твърдение за нарушение, посочени от жалбоподателя, СХВП отбелязва, че като заключава, че думата „basmati“ не представлява право по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, апелативният състав основателно е отхвърлил жалбата въз основа на тази констатация, без да е необходимо да разглежда изискванията по националното право.
15 Встъпилата страна посочва, че условието възразяващият да е притежател на знака представлява „самостоятелно условие“, което трябва да се тълкува независимо от изискваните по националното право условия. Тя твърди, че според нейното тълкуване на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 той допуска възраженията, основани на иска при злоупотреба с наименование, щом като възразяващият се позовава на знак, който само той използва на пазара и който му позволява, поради придобитата от него репутация сред клиентите му, да разграничава своите продукти или дейности от тези на другите предприятия. Накрая, встъпилата страна напомня, че знакът „BASMATI“ е родово наименование за сорт ориз и не представлява знак, който позволява да се разграничат стоките на едно предприятие от тези на друго предприятие. При тези условия апелативният състав просто заключил от родовия характер на знака „BASMATI“, че жалбоподателят не е „притежател“ на този знак.
16 По силата на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 притежателят на нерегистрирана марка или на друг знак, използван(а) в процеса на търговия с по-голямо значение от местното, може да направи възражение срещу регистрацията на марка на Общността, когато и доколкото, съгласно законодателството на държавата членка, което е приложимо за този знак, от една страна, правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността или, според случая, приоритетната дата, претендирана със заявката за регистриране на марка на Общността, и от друга страна, този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка.
17 От това следва, че едно от условията за прилагане на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 е възразяващият да докаже, че е притежател на знака, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението му. Това условие предполага възразяващият да докаже придобиването на права по отношение на посочения знак (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 28 октомври 2009 г. по дело BCS/СХВП — Deere (Съчетание от зелен и жълт цвят), T‑137/08, Сборник, стр. II‑4047, точка 73 и Решение на Общия съд от 22 юни 2010 г. по дело Montero Padilla/СХВП — Padilla Requena (JOSE PADILLA), T‑255/08, Сборник, стр. II‑2551, точка 63). Съгласно член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 тези права трябва да позволяват да се забрани използването на една по-късно регистрирана марка.
18 Освен това и доколкото жалбоподателят се позовава в подкрепа на възражението си на предвидения в правото на Обединеното кралство иск при злоупотреба с наименование, следва да се напомни, че в случая приложимото право на държавата членка е Trade Marks Act от 1994 г. (Закон на Обединеното кралство за марките), член 5, параграф 4 от който гласи по-специално:
„Марка не може да бъде регистрирана, ако или доколкото използването ѝ в Обединеното кралство може да бъде възпрепятствано:
a) по силата на правна норма (по-конкретно по силата на правото относно злоупотреба с наименование (law of passing off), която дава защита на нерегистрирана марка или всякакъв друг знак, използван в процеса на търговия […]“.
19 От тълкуването на този текст от националните юрисдикции следва, че възразяващият трябва да докаже в съответствие с правния режим на предвидения в правото на Обединеното кралство иск при злоупотреба с наименование, че са изпълнени три условия, а именно придобитата goodwill [положителна репутация] (тоест притегателна сила за клиентелата), заблуждаващото представяне и нанесената на goodwill вреда (вж. в този смисъл Решение на Общия съд от 9 декември 2010 г. по дело Tresplain Investments/СХВП — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Сборник, стр. II‑5659, точки 93 и 101 и цитираните решения на националните юрисдикции).
20 В настоящия случай от обжалваното решение е видно, че апелативният състав е отхвърлил възражението единствено поради това че жалбоподателят не е доказал, че е притежател на знака, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението. Така апелативният състав посочва, че „[ж]албата не е основателна“, че „[в]ъзразяващият не е притежател на знака, на който основава възражението си“ и че „[м]отивите са изложени по-долу“ (съображение 14 от обжалваното решение). След обосновката си апелативният състав заключава, че „[т]ъй като възразяващият не доказа, че както твърди, притежава права по отношение на наименованието [„]Basmati[“], направеното съгласно член 8, параграф 4 от [Регламент № 40/94] възражение не е основателно, и [че] жалбата трябва да бъде отхвърлена“ (съображение 29 от обжалваното решение). За да стигне до този извод, апелативният състав приема, че разглежданият знак не е марка, по-специално тъй като има родов характер, и че „собствеността“, на която се позовава жалбоподателят, се отнася само до goodwill. Апелативният състав обаче не отхвърля възражението, с мотива че сам по себе си разглежданият знак не може да служи за основание на възражение по член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. По-конкретно от обжалваното решение не се установява, че апелативният състав е приел, че думата „basmati“, използвана във връзка с ориза, „не представлява право по смисъла на член 8, параграф 4 от [Регламент № 40/94]“, както посочва СХВП в писмените си изявления. Следователно изтъкнатите от СХВП и встъпилата страна доводи, с които те искат да обосноват твърдението, че разглежданият знак не попада в приложното поле на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, са неотносими.
21 Първо, макар обжалваното решение да е двусмислено в това отношение, апелативният състав изглежда приема, че жалбоподателят е трябвало да докаже, че притежава формално „собствеността“ върху знака, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението. Както обаче бе напомнено в точка 17 по-горе, условието възразяващият да е притежател на знака, на който е направено позоваване, означава да се докаже придобиването на права по отношение на посочения знак. Член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 не уточнява формата, под която трябва да бъдат придобити тези права. Впрочем очевидно ограничителният подход, възприет от апелативният състав, противоречи на обстоятелството, споменато от СХВП в писмените ѝ изявления пред Общия съд, че посочените в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 знаци най-често са по-скоро обект на използване, отколкото на регистрация.
22 Второ, следва да се приеме, че отговорът на въпроса дали възразяващият е придобил права по отношение на нерегистрирана марка или знак, използван в процеса на търговия — и следователно дали е притежател на знака, на който е направено позоваване, по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, — не може да не бъде съобразен с националното право, на което е направено позоваване в подкрепа на възражението. Всъщност във връзка с това приложимото национално право е от значение по-специално за определяне на реда и условията за придобиването на правата по отношение на знака, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението по член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.
23 Впрочем в съображение 24 от обжалваното решение самият апелативен състав изрично препраща към националното право, за да приеме, че свързаното с иска при злоупотреба с наименование право се отнася единствено до goodwill. Освен това следва да се посочи, че СХВП е публикувала в приложение към насоките относно производствата пред СХВП (част В, озаглавена „Производството по възражение“, глава 4, озаглавена „Права по силата на член 8, параграф 4 от [Регламент № 40/94]“) списък на „националните права, представляващи „по-ранни права“ по смисъла на член 8, параграф 4 от [Регламент № 40/94]“. В това приложение се уточняват естеството на съответните „национални права“, както и редът и условията на тяхното придобиване. Така относно Обединеното кралство са посочени нерегистрираните марки и знаците, използвани в процеса на търговия, „защитени с правна норма, включително с [иска при злоупотреба с наименование] („passing off“)“.
24 Доводите на СХВП относно член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 2 от Регламент № 207/2009) не могат да променят този извод. Всъщност, дори да се предположи, че е вярно, както твърди СХВП, че не на всички по-ранни права може да се прави позоваване в рамките на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, това не означава, от една страна, разглежданият знак да се изключи a priori от знаците, попадащи в приложното поле на тази разпоредба — което апелативният състав не е възприел, — и от друга страна, че в настоящия случай националното право не е релевантно за определянето на реда и условията за придобиване на права по отношение на знака, на който е направено позоваване.
25 Трето, следва да се подчертае, че член 5, параграф 4, втора алинея от Trade Marks Act от 1994 г. уточнява също, че лице, което може да попречи на използването на дадена марка, трябва да се разглежда като „притежател на по-ранно право“. От това следва, че съгласно приложимото в Обединеното кралство право в рамките на иск при злоупотреба с наименование качеството на притежател на по-ранно право не може да бъде определено самостоятелно — както апелативният състав прави по същество в обжалваното решение, — без да се вземе предвид възможността възразяващият да попречи на използването на дадена марка.
26 Обстоятелството, че правото, защитавано чрез иска при злоупотреба с наименование, не се отнася до дума или име, чието използване от трети лица е ограничено, а до самата клиентела, засегната от спорното използване (Решение на Общия съд от 11 юни 2009 г. по дело Last Minute Network/СХВП — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 и T‑115/07, Сборник, стр. II‑1919, точка 61), както апелативният състав по същество посочва в съображение 24 от обжалваното решение, не може да промени този извод. Всъщност обстоятелството, че възразяващият притежава формално права само по отношение на клиентелата, която е засегната, не означава обаче, че не е придобил права по отношение на знака, на който е направено позоваване — права, които му позволяват евентуално да попречи на използването на по-късно регистрирана марка. В това отношение следва да се подчертае, че в рамките на иск при злоупотреба с наименование именно знакът, служещ за обозначаване на стоки или услуги, придобива репутация на пазара (вж. в този смисъл Решение по дело „LAST MINUTE TOUR“, посочено по-горе, точка 84). Освен това именно използването на съответния знак позволява на физическо или юридическо лице да бъде „притежател на по-ранно право“ по смисъла на правото, приложимо в Обединеното кралство.
27 Що се отнася до обстоятелството, посочено от встъпилата страна в отговор на писмен въпрос на Общия съд, че жалбоподателят не се е позовал на член 5, параграф 4, втора алинея от Trade Marks Act от 1994 г. в писмените си изявления пред Общия съд, достатъчно е да се посочи, че предвиденият в правото на Обединеното кралство иск при злоупотреба с наименование служи за основание на възражението, повдигнато от жалбоподателя пред СХВП. Поради това приложимото в Обединеното кралство право е неразделна част от спора пред апелативния състав. Следователно то е част от фактическата и правната рамка, с оглед на които Общият съд трябва да осъществи контрол.
28 Четвърто, фактът, че жалбоподателят е могъл в мотивите в подкрепа на своето възражение да свърже термина „марка“ със знака, на който е направено позоваване, както посочва апелативният състав в съображение 19 от обжалваното решение, освен че това обстоятелство може да следва от позоваването на нерегистрирана марка в подкрепа на възражението, то не може да се разглежда отделно от факта, че възражението се основава именно на знак, използван в процеса на търговия. Впрочем апелативният състав е посочил това основание на възражението в съображение 16 от обжалваното решение. В този контекст следва да се приеме, че изтъкнатото от апелативния състав обстоятелство, че знакът „BASMATI“ не е марка, не означава обаче, че жалбоподателят не е придобил права по отношение на този знак по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, тълкуван във връзка с приложимото в настоящия случай национално право. По-конкретно що се отнася до твърдението на апелативния състав, че думата „basmati“ е родова, от националната съдебна практика следва, че знак, служещ за обозначаване на стоки или услуги, може да придобие репутация на пазара по смисъла на правото, приложимо към иска при злоупотреба с наименование, дори когато първоначално е имал описателен характер или е бил лишен от отличителен характер (Решение по дело „LAST MINUTE TOUR“, точка 26 по-горе, точка 84). Освен това от националната съдебна практика следва, че знак, служещ за обозначаване на стоки или услуги, може да е придобил репутация на пазара по смисъла на правото, приложимо към иска при злоупотреба с наименование, дори когато е използван от няколко оператори в рамките на тяхната търговска дейност (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors/Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Тази т.нар. „разширена“ форма на иска при злоупотреба с наименование, призната от националната съдебна практика, позволява по този начин на няколко оператори да разполагат с права по отношение на знак, придобил репутация на пазара. Следователно, дори ако посоченото от апелативния състав обстоятелство се приеме за установено, то не може в светлината на приложимото национално право да опровергае факта, че възразяващият може да е придобил права по отношение на знака, на който е направено позоваване.
29 От всички изложени съображения следва, че апелативният състав е допуснал грешка, като е отхвърлил възражението, с мотива че жалбоподателят не е доказал, че е притежател на разглеждания знак, без да анализира точно дали жалбоподателят е придобил права по отношение на посочения знак в приложение на правото на Обединеното кралство.
30 При този условия следва да се уважи единственото правно основание на жалбоподателя и да се отмени обжалваното решение.
По съдебните разноски
31 Съгласно член 87 параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Когато има няколко загубили делото страни, Общият съд взема решение по разпределянето на съдебните разноски.
32 В настоящия случай СХВП и встъпилата страна са загубили делото. Освен това жалбоподателят е направил искане за осъждане на СХВП и на встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.
33 При тези обстоятелства СХВП следва да се осъди да заплати, наред с направените от нея съдебни разноски, и две трети от съдебните разноски на жалбоподателя, а встъпилата страна — да се осъди да заплати, наред с направените от нея съдебни разноски, и една трета от съдебните разноски на жалбоподателя.
По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (втори състав)
реши:
1) Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 19 март 2009 г. (преписка R 513/2008-1).
2) Осъжда СХВП да заплати, наред с направените от нея съдебни разноски, и две трети от съдебните разноски на Tilda Riceland Private Ltd.
3) Осъжда Siam Grains Co. Ltd да заплати, наред с направените от него съдебни разноски, и една трета от съдебните разноски на Tilda Riceland Private.
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 18 януари 2012 година.
Подписи