ARREST VAN HET GERECHT (Negende kamer)
13 mei 2020 (*)
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk BIO‑INSECT Shocker – Absolute weigeringsgrond – Merk dat het publiek kan misleiden – Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EG) nr. 207/2009”
In zaak T‑86/19,
SolNova AG, gevestigd te Zollikon (Zwitserland), vertegenwoordigd door P. Lee, advocaat,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door A. Söder als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure bij de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
Canina Pharma GmbH, gevestigd te Hamm (Duitsland), vertegenwoordigd door O. Bischof, advocaat,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 december 2018 (zaak R 276/2018‑2) inzake de nietigheidsprocedure tussen SolNova en Canina Pharma,
wijst
HET GERECHT (Negende kamer),
samengesteld als volgt: M. J. Costeira, president, B. Berke (rapporteur) en T. Perišin, rechters,
griffier: E. Coulon,
gezien het op 15 februari 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 30 april 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 24 april 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gelet op het feit dat de partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van drie weken nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling is betekend en na te hebben besloten op grond van artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 26 november 2015 heeft interveniënte, Canina Pharma GmbH, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].
2 De inschrijvingsaanvraag betrof het woordteken BIO‑INSECT Shocker.
3 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 1, 5 en 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
– klasse 1: „Biocidepreparaten voor fabricagedoeleinden; chemische preparaten voor gebruik bij de vervaardiging van biociden; chemische additieven voor insecticiden”;
– klasse 5: „Desinfectiemiddelen; producten voor het verdelgen van ongedierte; parasietenverdelgende middelen; bacteriologische preparaten voor medisch of veterinair gebruik; voedingssupplementen; medicinale sprays; antibacteriële sprays; ontstekingsremmende sprays; insectenverdelgingsmiddelen; lokmiddelen voor insecten; anti-insectenspray; insectenwerende middelen; insectenverdelgingsmiddelen; insectengroeiremmers; doekjes geïmpregneerd met insectenwerende middelen; vlooienpoeders; vlooiensprays; vlooienbanden; vlooienverdelgende middelen; vlooienbanden voor dieren; poeders voor het doden van vlooien op dieren; biociden; afstotende middelen voor dieren; veterinaire producten; diergeneeskundige diagnostische reagentia; diergeneeskundige vaccins; voedingssupplementen voor veterinaire doeleinden; hygiënische preparaten voor diergeneeskundige doeleinden”;
– klasse 31: „Levende dieren; vers fruit en verse groenten; mout; dranken voor huisdieren; voedingsmiddelen en voer voor dieren”.
4 De merkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 2015/229 van 2 december 2015 gepubliceerd en het litigieuze merk is op 10 maart 2016 onder het nummer 014837553 ingeschreven.
5 Op 12 mei 2016 heeft verzoekster, SolNova AG, opmerkingen van derden ingediend tegen de inschrijving van het litigieuze merk, op grond dat artikel 7, lid 1, onder b), c) en f), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), c) en f), van verordening 2017/1001] zich verzette tegen de inschrijving van dit merk. Aangezien deze opmerkingen werden ingediend nadat het litigieuze merk reeds was ingeschreven, werden zij niet in aanmerking genomen door het EUIPO.
6 Op 25 juli 2016 heeft verzoekster krachtens artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001] een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld op grond van artikel 7, lid 1, onder b), c), f) en g), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), c), f) en g), van verordening 2017/1001] voor alle waren waarop dit merk betrekking had.
7 Op 20 december 2017 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Om te beginnen was zij van mening dat het litigieuze merk de ingeschreven waren niet beschreef in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001, en in het bijzonder dat het ongebruikelijk was om voor die waren de term „shocker” te hanteren.
8 Verder heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat het litigieuze merk voldoende onderscheidend vermogen had in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.
9 Ten slotte heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat het litigieuze merk niet in strijd was met de openbare orde in de zin van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening 2017/1001 en dat het niet misleidend was in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), van die verordening.
10 Op 7 februari 2018 heeft verzoekster krachtens de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
11 Bij beslissing van 11 december 2018 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen.
12 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep het middel afgewezen dat was ontleend aan artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 en volgens hetwelk het litigieuze merk de erdoor aangeduide waren beschreef. Ten eerste was zij van oordeel dat het relevante publiek deels bestond uit het grote publiek en vaklui en deels uitsluitend bestond uit vaklui. Verder was zij van mening dat het aandachtsniveau van de consument gemiddeld tot hoog was afhankelijk van het type waren en dat de in aanmerking te nemen relevante consument Engelstalig was, aangezien het merk bestond uit Engelse termen.
13 Ten tweede heeft de kamer van beroep erop gewezen dat bepaalde door het litigieuze merk aangeduide waren verband hielden met insectenverdelgings‑ of insectenbestrijdingsmiddelen (hierna: „waren die verband houden met insectenverdelgingsmiddelen”), terwijl andere waren geen enkel verband daarmee hielden, en dat verzoekster had nagelaten om middelen en argumenten uiteen te zetten die pleiten voor het beschrijvend karakter van het litigieuze merk voor laatstgenoemde waren.
14 Ten derde heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat de Engelse term „bio insect shocker” de kenmerken van de waren die verband houden met insectenverdelgingsmiddelen niet rechtstreeks beschreef, dat deze term slechts zinspelend en suggestief was en dat de relevante consument, om te komen tot de door verzoekster veronderstelde betekenis van het litigieuze merk – te weten een ecologisch product ter bestrijding van insecten door deze in een shocktoestand te brengen – een denkoefening in verschillende stappen diende te maken en een intellectuele inspanning moest leveren. In deze context heeft de kamer van beroep erop gewezen dat de Engelse term „shocker” „iets dat schokkend is” betekende en dat deze betekenis verschilde van die van „doden” of „afweren”.
15 Ten vierde was de kamer van beroep van oordeel dat verzoekster geen wijdverbreid verbruik van de term „insect shocker” in het economische verkeer had aangetoond. In dit verband heeft zij geoordeeld dat een deel van de door verzoekster overgelegde bewijzen niet relevant was omdat het betrekking had op gebruik na de indiening van de merkaanvraag of op ondernemingen die het litigieuze merk met toestemming van interveniënte gebruikten, en dat de overige bewijzen niet volstonden voor de vaststelling van een gangbaar gebruik.
16 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep het middel afgewezen dat was ontleend aan artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 en volgens hetwelk het litigieuze merk elk onderscheidend vermogen miste. Volgens haar was dit middel uitsluitend gebaseerd op het vermeende beschrijvend karakter van dat merk.
17 In de derde plaats heeft de kamer van beroep het middel afgewezen dat was ontleend aan artikel 7, lid 1, onder f), van verordening 2017/1001 en volgens hetwelk het litigieuze merk in strijd was met de openbare orde. Verzoekster had immers niet aangetoond dat dit merk op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag noodzakelijkerwijs in strijd was met verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB 2012, L 167, blz. 1).
18 In de vierde plaats heeft de kamer van beroep het middel afgewezen dat was ontleend aan artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 2017/1001 en volgens hetwelk het litigieuze merk het publiek kon misleiden. Verzoekster had immers niet aangetoond dat het merk als misleidend kon worden aangemerkt, hetgeen zij had afgeleid uit de vermeende schending van verordening nr. 528/2012. Bovendien was een niet-misleidend gebruik van het litigieuze merk mogelijk.
Conclusies van partijen
19 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 15 februari 2019, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.
20 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– interveniënte te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die voor verzoekster in de procedure bij de kamer van beroep zijn opgekomen.
21 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
22 Interveniënte verzoekt het Gerecht:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
Toepasselijk recht
23 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat blijkens vaste rechtspraak de instanties van het EUIPO, voor het onderzoek of de absolute gronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 in de weg staan aan de inschrijving van een merk of moeten leiden tot de nietigverklaring van een reeds ingeschreven merk, moeten uitgaan van de datum waarop de inschrijvingsaanvraag werd ingediend [zie arresten van 21 november 2013, Heede/BHIM (Matrix-Energetics), T‑313/11, niet gepubliceerd, EU:T:2013:603, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 8 mei 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Vorm van een gouden fles), T‑324/18, niet gepubliceerd, EU:T:2019:297, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
24 Verordening 2017/1001 is krachtens artikel 212 ervan van toepassing vanaf 1 oktober 2017 en uit de bewoordingen, doelstelling en opzet ervan blijkt niet dat artikel 7 dient te worden toegepast op rechtsposities die zijn verworven vóór de inwerkingtreding ervan.
25 Aangezien in casu de inschrijving van het litigieuze merk werd aangevraagd op 26 november 2015, is artikel 7 van verordening nr. 207/2009 van toepassing.
26 Zoals blijkt uit punt 12 van de bestreden beslissing, heeft de kamer van beroep zich evenwel gebaseerd op de bepalingen van verordening 2017/1001, net als verzoekster, die naar deze verordening heeft verwezen in haar verzoekschrift.
27 Aangezien artikel 7, lid 1, onder b), c), f) en g), van verordening nr. 207/2009 niet werd gewijzigd door verordening 2017/1001, heeft het feit dat de kamer van beroep en verzoekster artikel 7 van verordening 2017/1001 hebben aangevoerd, echter geen gevolgen voor de onderhavige zaak. Derhalve dienen de bestreden beslissing en het verzoekschrift aldus te worden opgevat dat zij verwijzen naar verordening nr. 207/2009.
Ten gronde
28 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009, het tweede schending van artikel 7, lid 1, onder f), van deze verordening en het derde schending van artikel 7, lid 1, onder g), van deze verordening.
29 Volgens het Gerecht is het passend om eerst het eerste middel en vervolgens het derde middel te onderzoeken.
Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009
30 In het kader van haar eerste middel komt verzoekster op tegen de wijze waarop de kamer van beroep het ontbreken van onderscheidend vermogen en het beschrijvend karakter van het litigieuze merk in de zin van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 heeft beoordeeld voor de waren die verband houden met insectenverdelgingsmiddelen.
31 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
32 Volgens artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 wordt inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Volgens lid 2 van dit artikel is lid 1 ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Europese Unie bestaan.
33 Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 verhindert aldus dat de daarin bedoelde tekens of aanduidingen als gevolg van de inschrijving ervan als merk voorbehouden blijven aan één enkele onderneming. Deze bepaling streeft derhalve een doel van algemeen belang na, te weten dat dergelijke tekens of aanduidingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt [arresten van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, punt 31, en 27 februari 2015, Universal Utility International/BHIM (Greenworld), T‑106/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:123, punt 14].
34 Voorts kan het beschrijvend karakter van een teken slechts worden beoordeeld uitgaande van de wijze waarop het door het betrokken publiek wordt opgevat, en met betrekking tot de bedoelde waren of diensten [zie arrest van 14 juli 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:498, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
35 Hieruit volgt dat een teken alleen onder het verbod van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 valt wanneer er met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat, waardoor het betrokken publiek daarin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van deze waren of diensten of van een van de kenmerken ervan kan zien (zie arrest van 14 juli 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:498, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
36 In dit verband heeft de kamer van beroep om te beginnen geoordeeld dat het relevante publiek deels bestond uit het grote publiek en vaklui en deels uitsluitend bestond uit vaklui, dat het aandachtsniveau gemiddeld tot hoog was afhankelijk van de waren en dat er diende te worden uitgegaan van het Engelstalige publiek, aangezien het betrokken merk bestond uit Engelse woorden.
37 Deze beoordeling van de kamer van beroep wordt door verzoekster niet betwist.
38 Vervolgens heeft de kamer van beroep erop gewezen dat de Engelse term „shocker” volgens de Oxford English Dictionary eigenlijk de betekenis had van iets dat schokkend is, in het bijzonder omdat het onaanvaardbaar of opzienbarend is, en dat het Engelse daaraan verwante werkwoord „to shock” betekende „iemand ertoe brengen zich verrast en geschokt te voelen” of „iemand een fysiologische of elektrische schok bezorgen”.
39 Na in wezen te hebben vastgesteld dat de waren waarvoor het litigieuze merk was ingeschreven en die verband houden met insectenverdelgingsmiddelen tot doel hadden om insecten te doden of af te weren, en niet om deze een elektrische schok te geven of in een shocktoestand te brengen, kwam de kamer van beroep tot de conclusie dat een denkoefening in verschillende stappen nodig was om een verband te leggen tussen de term „bio insect shocker” en de door verzoekster veronderstelde betekenis, en dat het merk dus geen beschrijvend teken was maar een suggestief of zinspelend teken.
40 Tevens heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat verzoekster niet het bewijs had geleverd van een wijdverbreid gebruik van de term „insect shocker” in het economische verkeer. Dienaangaande heeft zij geoordeeld dat een deel van de door verzoekster overgelegde bewijzen niet relevant was omdat het betrekking had op gebruik na de indiening van de merkaanvraag of op ondernemingen die het litigieuze merk met toestemming van interveniënte gebruikten, en dat de twee overige bewijzen niet volstonden voor de vaststelling van een gangbaar gebruik.
41 In de eerste plaats voert verzoekster aan dat de term „shocker” een duidelijke, mogelijke of gewenste insectenwerende handelswijze beschrijft en dat het zeker mogelijk is dat insectenwerende chemische producten insecten in een shocktoestand brengen of hen afweren, zodat de consument zonder verder nadenken een rechtstreeks en concreet verband zal leggen tussen het litigieuze merk en de erdoor aangeduide waren.
42 Verzoekster komt niet op tegen de door de kamer van beroep vastgestelde betekenis van de term „shocker” volgens welke deze term verwijst naar de idee van iets dat schokkend is, maar voegt eraan toe dat die term ook gemakkelijk zal worden begrepen als een verwijzing naar de idee van een afwerend of insectenwerend middel.
43 Evenwel dient op dit punt te worden vastgesteld dat er, gelet op de definitie in de Oxford English Dictionary, geen basis is om vast te stellen dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de term „shocker” en afwerende of insectenwerende middelen.
44 Aangezien de betekenis van de term ziet op de idee van iets dat schokkend is en niet van iets dat doodt of afweert, is een denkoefening in verschillende stappen immers nodig opdat het relevante publiek het litigieuze merk opvat als een beschrijving van de betrokken waren of van een van de kenmerken ervan.
45 Derhalve is er geen sprake van een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen het teken en de betrokken waren in de zin van de in punt 35 supra aangehaalde rechtspraak waardoor het betrokken publiek daarin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van deze waren of van een van de kenmerken ervan kan zien.
46 In de tweede plaats betoogt verzoekster dat de termen „shocker” en „insect shocker” vóór de datum van indiening van de litigieuze merkaanvraag werden gebruikt ter beschrijving van verschillende waren die behoren tot de algemene categorie van insectenwerende middelen. Bijgevolg zal de relevante consument de term niet in verbinding brengen met een specifieke herkomst van de verschillende waren, maar enkel met een algemene term die wordt gebruikt ter aanduiding van insectenwerende middelen.
47 Bovendien worden volgens verzoekster insectenwerende middelen van verschillende fabrikanten in de handel gebracht onder de benaming Bio Insect Shocker en heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat twee van de overgelegde bewijzen betrekking hadden op ondernemingen die het litigieuze merk hadden gebruikt met toestemming van interveniënte.
48 Ten bewijze van de gebruikelijke aard van de term „shocker” voor insectenwerende middelen legt verzoekster ten eerste drie bewijzen over als bijlagen L 5, L 6 en L 7 bij het verzoekschrift.
49 Zoals het EUIPO aanvoert, werden deze documenten voor het eerst voor het Gerecht overgelegd.
50 Een beroep bij het Gerecht is echter gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO in de zin van artikel 72 van verordening 2017/1001, zodat het Gerecht niet tot taak heeft de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van de stukken die voor het eerst voor hem zijn overgelegd. Bovengenoemde documenten dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan behoeft niet te worden onderzocht [zie in die zin arrest van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
51 Ten tweede heeft verzoekster voor de nietigheidsafdeling een op 11 maart 2017 gemaakte afdruk van de website „amazon.co.uk” overgelegd waarop een insectenwerende geranium met de naam „Mosquito-Shocker” wordt weergegeven. Uit dit document blijkt dat de waar beschikbaar was op deze website vanaf 31 maart 2014.
52 Verder heeft verzoekster voor de nietigheidsafdeling een afschrift van een advertentie van 11 maart 2017 voor de waar „Dr. Obermann’s Insect shocker spray for dogs and cats” overgelegd.
53 Verzoekster heeft voor de nietigheidsafdeling ook een op 11 maart 2017 gemaakte afdruk van de website „sk‑snakes.de” overgelegd waarop de „Bio Insect Shocker 150 ml – Milbenspray” van de fabrikant Dragon te zien is.
54 Verder heeft zij voor de nietigheidsafdeling een op 11 maart 2017 gemaakte afdruk van de website „www.aponeo.de” overgelegd waarop de „Bio Insect Shocker flüssig” te zien is die wordt geproduceerd door organicVet GmbH, gevestigd te Gutenbergstr. 11, 26632 Ihlow.
55 Ten slotte heeft verzoekster voor de nietigheidsafdeling een op 14 maart 2017 gemaakte afdruk overgelegd van de website „www.canina.de”, die betrekking heeft op de „Petvital Bio‑Insect-Shocker”, een biologische antiparasitaire aerosol tegen vlooien, luizen, vachtluizen, mijten en teken.
56 Ten derde heeft verzoekster voor de kamer van beroep een niet-gedateerde screenshot van de website „Dr. Obermann’s” en van de website „Dr. Obermann’s” met daarop de „Dr. Obermann’s Insect shocker spray for dogs and cats”, een niet-gedateerde screenshot van de website „Amazon” waarop waren onder het merk Dr. Obermann’s werden aangeboden en een niet-gedateerde screenshot van een zoekopdracht via Google met de zoekterm „Fahrrad [fiets]” overgelegd.
57 De kamer van beroep was van oordeel dat de overgelegde bewijzen ontoereikend waren omdat, met uitzondering van de afdruk van de website „amazon.co.uk” die als bijlage L 2 bij het dossier van het EUIPO is overgelegd, de voorgestelde bewijzen dateerden van na de indiening van de inschrijvingsaanvraag of niet gedateerd waren, twee van de vier voorbeelden afkomstig waren van ondernemingen die het teken Bio Insect Shocker gebruiken met toestemming van interveniënte en het derde voorbeeld afkomstig was van een onderneming waartegen interveniënte een rechtsvordering wegens inbreuk op het litigieuze merk had ingesteld.
58 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat krachtens de rechtspraak de instanties van het EUIPO, voor het onderzoek of de absolute gronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 in de weg staan aan de inschrijving van een merk of moeten leiden tot de nietigverklaring van een reeds ingeschreven merk, moeten uitgaan van de datum waarop de inschrijvingsaanvraag werd ingediend [zie arresten van 21 november 2013, Matrix-Energetics, T‑313/11, niet gepubliceerd, EU:T:2013:603, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 8 mei 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Vorm van een gouden fles), T‑324/18, niet gepubliceerd, EU:T:2019:297, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
59 Een dergelijke verplichting sluit evenwel niet uit dat de instanties van het EUIPO in voorkomend geval rekening mogen houden met gegevens die dateren van na de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum (zie arrest van 6 maart 2014, Pi‑Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P–C‑340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
60 De bewijzen van het beschrijvend karakter van het litigieuze merk moeten dus betrekking hebben op het tijdstip waarop de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, te weten 26 november 2015, of moeten het mogelijk maken om daaruit conclusies te trekken over de situatie die zich voordeed op die datum.
61 Alleen de voor de nietigheidsafdeling overgelegde bijlage L 2, waarin melding wordt gemaakt van het gebruik van het element „shocker” voor een insectenwerend middel vanaf 2014, maakt het mogelijk om daaruit conclusies te trekken over de situatie die zich voordeed op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag.
62 Geoordeeld dient dus te worden dat de kamer van beroep, zonder blijk te geven van een onjuiste beoordeling, kon oordelen dat de overgelegde bewijzen niet volstonden als bewijs van een algemeen geworden gebruik van de term „shocker” ter aanduiding van insectenwerende middelen.
63 Hieruit volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het litigieuze merk was ingeschreven in overeenstemming met artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.
64 In de derde plaats voert verzoekster in het kader van haar eerste middel aan dat het litigieuze merk elk onderscheidend vermogen mist omdat het relevante publiek niet zal moeten overgaan tot een denkoefening in verschillende stappen om zich een beeld te vormen van de gezochte handelswijze.
65 Aangezien haar betoog inzake het ontbreken van onderscheidend vermogen van het litigieuze merk overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 uitsluitend is gebaseerd op het vermeende beschrijvend karakter ervan en het litigieuze merk de betrokken waren niet beschrijft, kan dit betoog niet slagen.
66 Het eerste middel is dus ongegrond en moet worden afgewezen.
Derde middel: schending van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009
67 Met haar derde middel voert verzoekster in wezen aan dat het litigieuze merk de consument kan misleiden ten aanzien van de soort of de kwaliteit van de waren in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009, aangezien het merk door het relevante publiek zal worden opgevat als betrekking hebbend op biologische producten of in verbinding zal worden gebracht met eerbied voor het milieu.
68 Allereerst dient erop te worden gewezen dat verzoekster met haar derde middel enkel opkomt tegen de beoordeling van de misleidende aard van het merk wat de waren betreft die de kamer van beroep als biociden heeft aangemerkt in de punten 48 en 49 van de bestreden beslissing.
69 Het EUIPO en interveniënte stellen in wezen dat er onvoldoende gevaar voor misleiding bestaat, aangezien het relevante publiek de term „bio” niet zal associëren met het feit dat de waren milieuvriendelijk of onschadelijk zijn, en voorts een niet-misleidend gebruik van het teken mogelijk is.
70 Volgens artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 wordt inschrijving geweigerd van merken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten.
71 Uit vaste rechtspraak blijkt dat voor de weigering als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 vereist is dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument kan worden vastgesteld [zie arrest van 29 november 2018, Khadi and Village Industries Commissie/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T‑683/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:860, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
72 In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat de wezenlijke functie van een merk daarin is gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. Een merk verliest echter deze waarborgfunctie indien de erin vervatte informatie het publiek kan misleiden (zie arrest van 29 november 2018, Khadi Ayurveda, T‑683/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:860, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
73 In punt 58 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep met betrekking tot de als biociden aangemerkte waren geoordeeld dat er, aangezien verzoekster niet had aangetoond dat het litigieuze merk in strijd was met artikel 69, lid 2, en artikel 72, lid 3, van verordening nr. 528/2012, geen sprake kon zijn van schending van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009.
74 Tevens heeft zij gepreciseerd dat schending van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 uitgesloten was omdat een niet-misleidend gebruik van het teken mogelijk was.
75 Artikel 3, lid 1, onder a), van verordening nr. 528/2012 omschrijft biociden als alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, uit een of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden.
76 Artikel 69, lid 2, van verordening nr. 528/2012 luidt als volgt:
„[...] [H]ouders van toelatingen [zorgen] ervoor dat een etiket niet misleidend is met betrekking tot de gevaren van het product voor de gezondheid van mens en dier of het milieu, of de doeltreffendheid ervan, en in geen geval de vermeldingen ‚biocide met een gering risico’, ‚niet-giftig’, ‚ongevaarlijk’, ‚natuurlijk’, ‚milieuvriendelijk’, ‚diervriendelijk’ of dergelijke [draagt].”
77 Voorts bepaalt artikel 72, lid 3, van verordening nr. 528/2012:
„In reclame voor biociden mag niet naar het product worden verwezen op een manier die misleidend is met betrekking tot de gevaren van het product voor de gezondheid van mens en dier of het milieu, of de doeltreffendheid ervan. In geen geval mogen in de reclame voor biociden vermeldingen als ‚biocide met een gering risico’, ‚niet-giftig’, ‚onschadelijk’, ‚natuurlijk’, ‚milieuvriendelijk’, ‚diervriendelijk’ en dergelijke voorkomen.”
78 Om te beginnen volgt uit deze bepalingen dat vermeldingen op een biocide – zoals de biociden waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven – die doen geloven dat dit product natuurlijk, onschadelijk of milieuvriendelijk is, de consument kunnen misleiden.
79 Derhalve volstaat de aanwezigheid van een dergelijke vermelding op een biocide als bewijs dat er een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument in de zin van de in punt 71 supra aangehaalde rechtspraak bestaat.
80 In dit verband heeft het Gerecht reeds geoordeeld dat het woordelement „bio” thans een zeer suggestieve strekking heeft verkregen, die eventueel anders kan worden opgevat naargelang van de te koop aangeboden waar waarvoor het woordelement wordt gebruikt, maar die over het algemeen verwijst naar de idee van milieuvriendelijkheid of naar het gebruik van natuurlijke materialen of zelfs van ecologische fabricageprocedés [zie in die zin arresten van 29 april 2010, Kerma/BHIM (BIOPIETRA), T‑586/08, niet gepubliceerd, EU:T:2010:171, punt 25; 21 februari 2013, Laboratoire Bioderma/BHIM – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, niet gepubliceerd, EU:T:2013:92, punten 45 en 46, en 10 september 2015, Laverana/BHIM (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION), T‑568/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:625, punt 17].
81 Verder volgt uit artikel 2, onder c), van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB 2007, L 189, blz. 1) dat de term „biologisch” wijst op producten die afkomstig zijn van of verband houden met biologische productie. Uit overweging 1 van deze verordening blijkt dat deze term betrekking heeft op begrippen als milieubescherming, biodiversiteit en producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en procedés. Artikel 23, lid 1, van deze verordening wijst erop dat die definitie tevens ziet op verkortingen zoals „bio” [arrest van 5 juni 2019, Biolatte/EUIPO (Biolatte), T‑229/18, niet gepubliceerd, EU:T:2019:375, punt 49].
82 Dergelijke vaststellingen kunnen in casu ook worden verricht met betrekking tot de perceptie van het woordelement „bio” door het relevante Engelstalige publiek.
83 De vermelding van de term „bio” op de biociden waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven, volstaat dus als bewijs dat er een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument bestaat.
84 Verder heeft het Gerecht reeds geoordeeld dat artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 van toepassing was ook al was een niet-misleidend gebruik van het betrokken merk mogelijk [zie in die zin arrest van 27 oktober 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑29/16, niet gepubliceerd, EU:T:2016:635, punten 48 en 49].
85 Dat een niet-misleidend gebruik van het merk mogelijk is, gesteld dat dit is aangetoond, belet dus niet dat er sprake is van schending van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009.
86 Ten slotte is het irrelevant dat interveniënte geen houder van een toelating in de zin van verordening nr. 528/2012 is, aangezien dit niet wegneemt dat de op biociden aangebrachte term „bio” misleidend is in de zin van die verordening.
87 Hieruit volgt dat de kamer van beroep een beoordelingsfout heeft gemaakt door te oordelen dat het litigieuze merk niet misleidend was voor de waren die zij als biociden had aangemerkt.
88 Bijgevolg dient het derde middel te worden toegewezen en de bestreden beslissing te worden vernietigd voor zover deze betrekking heeft op „biocidepreparaten voor fabricagedoeleinden; chemische preparaten voor gebruik bij de vervaardiging van biociden; chemische additieven voor insecticiden” van klasse 1, en „desinfectiemiddelen; producten voor het verdelgen van ongedierte; parasietenverdelgende middelen; bacteriologische preparaten voor medisch of veterinair gebruik; medicinale sprays; antibacteriële sprays; insectenverdelgingsmiddelen; lokmiddelen voor insecten; anti-insectenspray; insectenwerende middelen; insectenverdelgingsmiddelen; insectengroeiremmers; doekjes geïmpregneerd met insectenwerende middelen; vlooienpoeders; vlooiensprays; vlooienbanden; vlooienverdelgende middelen; vlooienbanden voor dieren; poeders voor het doden van vlooien op dieren; biociden; afstotende middelen voor dieren; veterinaire producten; diergeneeskundige vaccins; hygiënische preparaten voor diergeneeskundige doeleinden” van klasse 5.
89 Gelet op het voorgaande en op het feit dat het tweede middel betrekking heeft op dezelfde waren als het derde middel, hoeft het tweede middel niet te worden onderzocht.
Kosten
90 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Bovendien bepaalt het Gerecht, volgens artikel 134, lid 2, van dit Reglement, indien meerdere partijen in het ongelijk zijn gesteld, het door elk van hen te dragen deel van de proceskosten.
91 In casu zijn het EUIPO en interveniënte op de wezenlijke punten in het ongelijk gesteld, maar heeft verzoekster enkel gevorderd dat interveniënte wordt verwezen in de kosten.
92 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het Gerecht volgens artikel 135, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering, wanneer de billijkheid dit vergt, kan beslissen dat een in het ongelijk gestelde partij, behalve in haar eigen kosten, slechts ten dele wordt verwezen in de kosten van de andere partij of daarin zelfs niet dient te worden verwezen. Derhalve zal interveniënte, naast haar eigen kosten, de helft van de kosten van verzoekster voor het Gerecht dragen. Verzoekster zal de helft van haar eigen kosten dragen. Het EUIPO zal zijn eigen kosten dragen.
93 Verzoekster heeft tevens gevorderd dat interveniënte wordt verwezen in de kosten die zij in de procedure bij de kamer van beroep heeft gemaakt. In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure bij de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt in verband met de procedure bij de nietigheidsafdeling. Derhalve dient interveniënte te worden verwezen in de kosten die verzoekster voor de kamer van beroep heeft gemaakt.
HET GERECHT (Negende kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 11 december 2018 (zaak R 276/2018‑2) wordt vernietigd voor zover zij betrekking heeft op „biocidepreparaten voor fabricagedoeleinden; chemische preparaten voor gebruik bij de vervaardiging van biociden; chemische additieven voor insecticiden” van klasse 1 en „desinfectiemiddelen; producten voor het verdelgen van ongedierte; parasietenverdelgende middelen; bacteriologische preparaten voor medisch of veterinair gebruik; medicinale sprays; antibacteriële sprays; insectenverdelgingsmiddelen; lokmiddelen voor insecten; anti-insectenspray; insectenwerende middelen; insectenverdelgingsmiddelen; insectengroeiremmers; doekjes geïmpregneerd met insectenwerende middelen; vlooienpoeders; vlooiensprays; vlooienbanden; vlooienverdelgende middelen; vlooienbanden voor dieren; poeders voor het doden van vlooien op dieren; biociden; afstotende middelen voor dieren; veterinaire producten; diergeneeskundige vaccins; hygiënische preparaten voor diergeneeskundige doeleinden” van klasse 5.
2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3) Canina Pharma GmbH wordt naast haar eigen kosten verwezen in de helft van de kosten die SolNova AG voor het Gerecht heeft gemaakt en in de door SolNova in verband met de procedure bij de kamer van beroep van het EUIPO gemaakte noodzakelijke kosten.
4) SolNova zal de helft van haar eigen kosten voor het Gerecht dragen.
5) Het EUIPO zal zijn eigen kosten dragen.
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 mei 2020.
ondertekeningen